Jedro

Manjša razlikovalnost prejšnje znamke zahteva manjšo razlikovalnost poznejšega znaka, da se bo že štel za nepodobnega prejšnji znamki. Nizka stopnja podobnosti med blagom se nadomesti z visoko podobnostjo med znakom in znamko ter obratno.

Izrek

Tožbi se ugodi, odločba Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. 31207-121/2009-8 z dne 10. 8. 2010 se odpravi in zadeva vrne Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino v ponovni postopek.

Tožena stranka je dolžna tožeči stranka povrniti stroške postopka v višini 350 EUR, povečani za 20 % DDV, v roku 15 dni od vročitve sodbe toženi stranki, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Zahtevek stranke z interesom A., za povrnitev stroškov postopka se zavrne.

Obrazložitev

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (upravni organ) je z izpodbijano odločbo zavrnil ugovor z dne 22. 7. 2009 zoper registracijo znamke „printis vam omogoča MCA“ št. Z-200970121. V obrazložitvi navaja, da je dne 27. 1. 2009 prejel prijavo znamke za navedeni znak za blago, po Nicejski klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (v nadaljevanju NK), razvrščeno v razred 16. V zakonitem roku je B. vložil ugovor zoper registracijo znamke, v katerem je navajal, da je imetnik starejše znamke Skupnosti (CTM) št. 005661087 „Printus“ (znak v besedi z običajnimi črkami) za blago iz razredov 2, 9 in 16 NK in figurativne znamke CTM št. 005164298 za znak „Printus 24 Home“. Ugovarjal je, da je najdominantnejši del prijavljenega znaka, beseda PRINTIS, v vizualnem, predvsem pa fonetičnem in pomenskem smislu zamenljivo podoben znaku njegove znamke. Prijavitelj je ugovor prerekal kot neutemeljen in neargumentiran. Upravni organ je ugovor presodil za neutemeljen. Pojasnjuje, da se podobnost znaka ugotavlja s primerjavo znakov kot celote, z upoštevanjem njihovih najbolj dominantnih delov, če jih je mogoče določiti. Pri besednih ali kombiniranih znakih so to praviloma besede. Znaki se primerjajo z vizualnega, fonetičnega in pomenskega vidika. Pri tekstualnih znakih se ugotavlja vizualna podobnost tudi s pomočjo črkovne analize. Pri črkovni analizi, pri kateri upravni organ PRINTIS in PRINTUS obravnava kot eno besedo, ugotovi, da se besedi razlikujeta le v predzadnji črki in sta si v tem smislu zelo podobni. Upravni organ prijavljeni znak opiše kot figurativni barvni znak z najdominantnejšim delom besedo PRINTIS (grafično razdeljeno na besedi PRINT in IS). Znak znamke vložnika ugovora je znak v besedi z običajnimi črkami, najdominantnejši del je beseda PRINTUS. Nadalje ugotavlja, da prijavljeni znak vsebuje še tekst „vam omogoča MCA“ (MCA obkrožata dve polkrožni črti, odebeljeni v srednjem delu, ki tvorita neke vrste elipso). Črke v besedi PRINTIS so male tiskane črke, beseda PRINT je poudarjena z močnejšo zamolklo rdečo, besedica IS pa s svetlejšo oranžno barvo. Drugi deli teksta so v črni in v plavi barvi in bistveno manjših dimenzij. Znak znamke vložnika ugovora, ki je v besedi z običajnimi črkami, se po veljavni praksi lahko uporabi tudi v različnih grafičnih izvedbah in barvah. Upravni organ zaključuje, da je prijavljeni znak, ker ima toliko dodatnih elementov in pri najdominantnejšem delu zadostno grafično različnost, toliko različen od znamke vložnika ugovora, da povprečni potrošnik ne bo zmeden glede izvora blaga obeh znamk, niti ju ne bo povezoval. Fonetično oceni upravni organ znaka za zelo podobna, saj je različen le njun zadnji zlog (črki oziroma samoglasnika I in U). Glede pomenske primerjave pa navaja, da imata znaka pomensko podobno, če že ne enako konotacijo. Beseda PRINT je generična ali vsaj zelo opisovalna za blago, ki ga označuje. Ni jasno, kako jo pomensko dopolnjuje končnica IS, nima namreč jasnega pomena, zato deluje bolj ali manj fantazijsko. Pomensko se tekstualni del znaka nadaljuje s tem, da napotuje na izvir blaga – na proizvajalca. Beseda PRINTUS je izmišljena beseda in ima dovolj razlikovalne moči, da je lahko bila registrirana kot znamka v besedi z običajnimi črkami. Obe besedi sta povezani z besedo PRINT, vendar ni mogoče reči, da sta pomensko zato identični. Upravni organ zaključuje, da imata primerjana znaka isti koren, besedo PRINT, ki je pri prijavljenem znaku bolj izrazita. Ta znak ima še druge grafične elemente. Znaka sta si najbolj podobna v fonetičnem smislu. Prijavljeni znak pa je grafično tako izrazit in ima toliko razlikovalnih elementov, da ga povprečni potrošnik ne bo zamenjal z znamko vložnika ugovora. V pomenskem vidiku imata oba znaka isto pomensko konotacijo oziroma isti koren najdominantnejšega elementa (PRINT), ki pa je generični oziroma opisovalni in ga zato ne more absolutno monopolizirati noben tržni subjekt. Podobnost znakov je v skupnem korenu najdominantnejšega dela, ne pa v znakih kot celotah. Prijavljeni znak nima enakega skupnega elementa z znakom znamke vložnika ugovora. Upravni organ nadalje ugotavlja, da sta obe znamki znamki za blago v razredu 16 NK, ki je deloma enako, deloma podobno. Zaradi načela ekonomičnosti pa ni naredil popolnega preiskusa enakosti ali podobnosti blaga. Upravni organ zaključuje, da ni enakosti ali podobnosti znakov, vsaj ne takšne podobnosti, da bi bila podana verjetnost zmede v javnosti ali verjetnosti povezave znamk. Glede znamke „Printus 24 Home“ upravni organ pojasnjuje, da ni naredil preizkusa enakosti oziroma podobnosti, saj jo vložnik ugovora ni navajal kot znamko, ki bi ji bila prijavljena znamka podobna, pač pa kot opozorilo, da ima dve znamki (družina znamk Printus) in bi zato lahko bila podana večja verjetnost zmede v javnosti.

Tožeča stranka vlaga tožbo zaradi nepravilno in nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja, bistvene kršitve pravil postopka in nepravilne uporabe materialnega prava. Dejansko stanje je upravni organ nepravilno ugotovil, saj sta si znaka vizualno, v dominantnih delih, besedah Printus in Printis zamenljivo podobna. Dodatni razlikovali elementi v dominantnem delu izpodbijane znamke so zgolj nevpadljivi in med seboj bistveno nerazlikujoči rdeča in oranžna barva ter rahla stiliziranost pisave. To pa ne ustreza standardu zadostne grafične razlikovalnosti. Neizraziti grafični elementi ne prevladajo nad že na prvi pogled zamenljivo podobnostjo tekstualnih delov. Dominantna dela znakov sta črkovno gledano identična v šestih od sedmih črk. Besedilo VAM OMOGOČA MCA je vizualno manj opazno in mu povprečni potrošnik ne bi posvečal pozornosti. Ne bi ga štel za del znamke, temveč zgolj kot informacijo, da je družba MCA tista, ki blago pod znamko printis daje na trg. To bi nedvomno vodilo v neupravičeno in zavajajoče povezovanje znamk ter v zmedo na trgu. Znak v besedi v skladu z ustaljeno sodno prakso (sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št. Ip s 85/2002 z dne 10. 4. 2003) uživa širšo zaščito, saj se na trgu lahko uporablja v različnih barvnih oziroma grafičnih različicah. V tej luči bi moral upravni organ pretehtati stopnjo razlikovalnosti in pri tem ugotoviti, da dodatni elementi v znaku izpodbijane znamke nimajo zadostne intenzitete razlikovalnosti, da bi presegli meje manevrskega prostora za različne grafične izraze, ki jih znamka tožeče stranke kot znamka v besedi lahko prevzame. Dodatna okoliščina za stališče, da bi pri povprečnem potrošniku prišlo do zmede glede povezanosti znamk, pa je njena znamka v sliki „Printus 24 Home“, ki je predstavljena v rdeči barvi. Znak izpodbijane znamke je tako vizualno zamenljivo podoben tudi grafični predstavitvi njene družine znamk. Upravni organ se v izpodbijani odločbi do njenih navedb v ugovoru o večji verjetnosti zmede zaradi družine znamk ni opredelil. Znaka obeh znamk sta si fonetično zamenljivo podobna. Imata tudi pomensko identično osnovno konotacijo, vendar upravni organ napačno zaključuje, da skupna povezava z besedo PRINT oziroma njenim pomenom, ker je beseda opisovalna za blago, ki ga ščiti, še ne pomeni pomenske identičnosti. Iz obrazložitve je mogoče razumeti, da naj bi bili besedi PRINTIS in PRINTUS po pomenu različni, kar ne drži. Tožeča stranka meni, da koren obeh znamk, beseda PRINT, pri povprečnem potrošniku vzbudi asociacijo na nekaj natisnjenega. Razlika v pomenu bi torej lahko nastala zgolj na podlagi različnih končnic -IS in -US, vendar upravni organ pri svojem zaključku o pomenski neenakosti ni izhajal iz različnih končnic. Po mnenju tožeče stranke ni mogoče istočasno trditi, da imata znaka pomensko identično osnovno konotacijo, kljub temu pa ne bi bila pomensko zamenljivo podobna. O tem je odločba neobrazložena. Upravni organ je tudi neupravičeno kot povsem ločen element primerjave zanemaril prijavo blaga, ki ga znamki ščitita. V skladno s prakso Sodišča EU pa to ni povsem ločeno vprašanje (sodbi C 39/97, C 342/97 in tudi sodba tega sodišča opr. št. U 1684/09). Blago, ki ga znamki ščitita, je deloma popolno identično, deloma zamenljivo podobno (tožeča stranka navaja, kaj šteje za identično in kaj za zamenljivo podobno blago). V skladu s prakso upravnega organa je blago podobno, če se prodaja se v istih trgovinah, na istih policah, se proizvaja na enak način, iz istih materialov ter ima iste potrošnike. Tožeča stranka zaključuje, da sta znaka njene znamke št. 005661087 in izpodbijane znamke št. 200970121 vizualno in fonetično zamenljivo podobna, po pomenu pa sta identična, torej sta si podobna do te mere, da bi v primeru registracije izpodbijane znamke nastala zmeda med potrošniki. V razredu 16 NK ščitita deloma identično, deloma pa zamenljivo podobno blago. Podane so okoliščine po točki b prvega odstavka 44. člena ZIL. Tožeča stranka predlaga, da sodišče izpodbijano odločbo odpravi, ugodi njenemu ugovoru in zavrne postopek registracije znamke št. 200970121 v razredu 16 NK, ter toženi stranki naloži povračilo stroškov postopka z zakonskimi zamudnimi obrestmi, podrejeno pa, da izpodbijano odločbo odpravi in zadevo vrne v ponovno odločanje ter toženi stranki naloži plačilo stroškov z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo prereka tožbene navedbe. Odgovarja, da ob ugotovitvi, da si znaka primerjanih znamk nista zamenljivo podobna, ni naredila preizkusa enakosti oziroma podobnosti blaga, vsaj ne popolnega (v izpodbijani odločbi je navedla, da gre za enako ali vsaj podobno blago). Eksplicitno ni navedla, da ugotovljena enakost ali podobnost blaga ne bi spremenila končne odločitve glede zamenljive podobnosti primerjanih znamk, ker pa je navedla, da je blago enako ali vsaj podobno, je bilo to implicitno vključeno v končno odločitev. Meni, da enakost ali podobnost blaga ne vpliva na dojemanje znamk v javnosti, ker si znaka nista zamenljivo podobna. Nimata nobenega (v celoti) skupnega elementa, temveč je skupini le koren obeh dominantnih delov, to je besedica oziroma pojem PRINT, kar pa ne šteje kot skupni element znakov, saj predstavlja le del konstitutivnih elementov obeh znakov. Poleg tega je to opisna beseda za večino blaga pri obeh znamkah in je ne more monopolizirati noben tržni subjekt. Ker znaka nimata nobenega skupnega elementa, je navedba tožeče stranke, da bi javnost kasnejši znak znamke doživljala kot eno v družini njenih znamk, nesmiselna in neprepričljiva. Družine znamk imajo povsem identične skupne elemente (identične po vsebini in obliki). Tožena stranka pripominja, da se znaki znamk primerjajo kot celote. V primerjanih znakih je skupen element le koren obeh besed, ki je opisen pojem in predstavlja šibek element v znaku. Ob šibkih elementih pa je pomen drugih delov znaka toliko večji (tožena stranka se sklicuje na sodbo opr. št. I U 2161/2009).

Stranka z interesom A. se v odgovoru na tožbo sklicuje na odgovor na ugovor. Dodaja, da besedico PRINT ni mogoče zavarovati, saj gre za angleško besedo, ki označuje vse oblike printanja. Besedica PRINTIS se uporablja pri besedicah teleprintis in teleprintiska, torej ima svoj pomen in koren. Beseda PRINTUS ne označuje ničesar. Dejavnosti, ki jih opravlja ne samo tožeča stranka pač pa tudi imetnik pravice in številne druge družbe, so za obravnavano zadevo brezpredmetne, saj ni moč prepovedati uporabo besedice PRINTIS zgolj zato, ker imajo različne družbe registrirane dejavnosti, ki jih določa Standardna klasifikacija dejavnosti. Neprimerno je tudi sklicevanje tožeče stranke na povprečnega potrošnika. (Stranka se pri tem sklicuje na sklep tega sodišča opr. št. U 315/2009). Stranka z interesom meni, da tožba ni utemeljena in zahteva povrnitev stroškov postopka.

Tožeča stranka v pripravljalni vlogi, v kateri odgovarja na odgovor na tožbo stranke z interesom, navaja, da ta stranka napačno navaja, da sta dominantna znaka obeh znamk identična v prvih petih črkah, v končnici pa sta različna. Razlikujeta se le po predzadnji črki. Znaka sta si tako fonetično kot po črkovni primerjavi zelo podobna, zato različni predzadnji črki, samoglasnika i in u pri prepoznavanju celotne besede ne predstavljata bistvene fonetične ali vizualne razlike. Dejstvo, da se beseda printis v Slovarju slovenskega knjižnega jezika pojavi v besedicah teleprintist in teleprintistka, ne predstavlja razlikovalnega elementa pri prepoznavanju znamke v javnosti, saj se besedi uporabljata zelo redko. Tožeča stranka nadalje meni, da se stranka z interesom zmotno sklicuje na dejavnosti družb, saj gre pri presoji, ali znak izpolnjuje pogoje za registracijo, za primerjavo blaga in storitev, ne pa dejavnosti družb. Izpodbijana znamka pa ščiti enako ali podobno blago v razredu 16 NK, kot ga ščiti znamka tožeče stranke in zaradi tega lahko pride do zmede v javnosti, zlasti do povezovanja proizvodov, označenih z izpodbijano znamko, s prejšnjo registrirano znamko tožeče stranke. Glede navedb o povprečnem potrošniku, ki naj bi bil zaveden, pa odgovarja, da je verjetnost ustvarjanja zmede tretji element, ki mora biti izpolnjen za zavrnitev registracije znamke na temelju pravila podobnosti, in se presoja z vidika povprečnega potrošnika. Tožeča stranka vztraja, da sta si znaka, ki ju je upravni organ primerjal, vizualno in fonetično zamenljivo podobna, po pomenu pa identična. Podobna sta si do te mere, da bi v primeru registracije izpodbijane znamke nastala zmeda med potrošniki.

Tožba je utemeljena.

Po določbi točke b) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, v nadaljevanju ZIL-1) se kot znamka ne sme registrirati znak, če zaradi njegove enakosti ali podobnosti prejšnji znamki druge osebe in enakosti ali podobnosti blagu ali storitvam, na katere se nanašata znak in znamka, obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Verjetnost zmede je treba presojati celovito, glede na to, kako upoštevna javnost, to pa je povprečen potrošnik zadevne kategorije blaga ali storitev, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, zazna znake in zadevno blago ali storitve.

Podlaga za presojo verjetnosti zmede glede znakov je njihova vizualna, slušna in pomenska primerjava. Temeljiti mora na celotnem vtisu, ki ga znak daje.

Težišče izpodbijane odločbe je v oceni, da prijavljeni znak „printis vam omogoča MCA“ in znak znamke „Printus“ nista vizualno zamenljivo podobna. Upravni organ navaja, da imata znaka isti koren, besedo „print“, ki je opisna, vendar je temu opisnemu elementu v prijavljenem znaku dodanih dovolj razlikovalnih elementov. To je grafični prikaz znaka „printis vam omogoča MCA“, in sicer izpis besede „print“ z rdečo, „is“ pa z oranžno barvo ter dodani tekst „vam omogoča MCA“ v črni in plavi barvi bistveno manjših dimenzij. Ob pojasnjevanju upravnega organa, da znak „printus“, ker je v običajnih črkah, uživa varstvo tudi v različnih grafičnih izvedbah in barvah, pa se postavi vprašanje, ali grafični elementi v prijavljenem znaku ustvarjajo zadostno razlikovalnost glede na predhodno znamko in je v tem delu tožbeni ugovor, s katerim tožeča stranka izpodbija zaključek upravnega organa o vizualni nepodobnosti primerjanih znakov utemeljen. Upravni organ namreč konkretneje ni opisal možnih oblik varstva znamke „printus“, temveč se le na splošno sklicuje na veljavno prakso v zvezi z besednimi znamkami. Zato sodišče v tem obsegu ne more preveriti, ali je dejansko stanje glede vizualne podobnosti popolno ugotovljeno. Kolikor pa se tožeča stranka v tožbi glede obsega varstva svoje znamke „printus“ opira na sodbo Vrhovnega sodišča RS, opr. št. III Ips 85/2002 z dne 10. 4. 2003, pa sodišče ugotavlja, da je bila ta sodba sprejeta na podlagi Zakona o industrijski lastnini iz leta 1993, ki je v 20. členu določal, da so z varstvom znaka, sestavljenega iz besed ali črk ali njune kombinacije obsežene te besede, črke ali kombinacije, njihove transkripcije ali transliteracije, napisane v kakršnikoli pisavi ali barvi ali izražene na kakršenkoli drug način, sedaj veljavni zakon, po katerem se odloča v tem primeru, pa take izrecne določbe nima.

Glede ugovora tožeče stranke, da ima družino znamk, kar upravni organ pri presoji podobnosti znakov ni upošteval oziroma svoje stališče o tem v izpodbijani odločbi ni obrazložil, sodišče navaja, da je v sodni praksi priznano, da je verjetnost zmede, ki jo je treba presojati po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, v takem primeru povečana, ker se potrošnik lahko moti glede izvora ali porekla blaga ali storitev, za katere velja izpodbijana znamka, tako da napačno meni, da je del te družine. Glede na stališče, ki ga je v izpodbijani odločbi zavzel upravni organ, da si primerjana znaka nista podobna, dejstvo družine znamk tožeče stranke ne bi moglo vplivati na odločitev. Če bo upravni organ v ponovnem postopku, ko bo opravil primerjavo znakov, prišel do drugačnega zaključka, se bo moral opredeliti tudi do tega dejstva.

Primerjana znaka ocenjuje upravni organ kot slušno zelo podobna.

V pomenskem vidiku sta po mnenju upravnega organa oba znaka fantazijska. Iz obrazložitve odločbe po mnenju sodišča izhaja njegovo stališče, da ob istem korenu obeh besed, besedici „print“, fantazijskost ustvarita končnici „is“ oziroma „us“. Ista pomenska konotacija, ki jo upravni organ pri pomenski primerjavi ugotavlja, in izpeljuje iz besedice „print“, ki je generična ali vsaj zelo opisovalna za blago, ki ga znamki ščitita, pa po mnenju sodišča pomeni, da ne besede „printis“ in ne besede „printus“ ni mogoče šteti za močno razlikovalno izmišljeno besedo. Torej se po tem elementu primerjana znaka ne moreta bistveno razlikovati.

Da bi stališče upravnega organa o nezamenljivi podobnosti znakov vzdržalo, bi morale vizualne razlike znakov odtehtati določeno stopnjo pomenske, predvsem pa visoko stopnjo slušne podobnosti. V celostnem vtisu, ki ga znaka ustvarita, bi morala biti ta vidika zanemarljiva oziroma bistveno manj pomembna. Upravni organ sicer navaja, da je znaka primerjal v celoti, vendar po mnenju sodišča njegov zaključek, že glede na šibko slušno in pomensko razlikovanje znakov, brez dodatne obrazložitve ni dovolj prepričljiv. Podlago bi moral imeti v analizi okoliščin, v katerih se znamke lahko pojavijo na trgu. Ker pa upravni organ ni pojasnil, kakšen obseg varstva pripisuje besedni znamki „printus“ in zato sodišče ne more pritrditi niti ugotovljeni vizualni razliki, je tak zaključek tudi vsaj preuranjen.

V ponovnem postopku, v katerega sodišče po odpravi izpodbijane odločbe zadevo vrača, bo moral upravni organ dopolniti dejansko stanje v smislu povedanega ter ponovno opraviti presojo znakov. V zvezi s tožbenimi navedbami o podobnosti besednih delov znakov sodišče še pojasnjuje, da v primerih, ko je znak sestavljen iz besednega in figurativnega elementa, to samodejno ne pomeni, da je treba besedni element vedno obravnavati kot prevladujoč, ampak lahko ima tudi figurativni element enako veljavo. Dodaja pa še, da manjša razlikovalnost prejšnje znamke zahteva manjšo razlikovalnost poznejšega znaka, da se bo že štel za nepodobnega prejšnji znamki.

Če bo upravni organ v skladu s pravili primerjave ugotovil, da obstaja določena stopnja podobnosti med znakoma, bo moral upoštevati tudi pravilo o soodvisnosti med podobnostjo znakov in podobnostjo blaga, na katero se znaka nanašata, na kar, sklicujoč se na sodno prakso, opozarja tožeča stranka v tožbi. Po tem pravilu se lahko nizka stopnja podobnosti med blagom nadomesti z visoko podobnostjo med znakom in znamko ter obratno. Presojo podobnosti blaga lahko namreč upravni organ opusti le, če so si znaki tako različni, da tudi zaradi enakega ali podobnega blaga ni verjetnosti nastanka zmede med znamkama.

Sodišče tožbi ugodilo in izpodbijano odločbo odpravilo na podlagi 2. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10, v nadaljevanju ZUS-1), ker je ugotovilo, da na podlagi dejanskega stanja, ki je bilo ugotovljeno v postopku izdaje izpodbijane odločbe, ne more rešiti spora, ker je dejansko stanje v bistvenih točkah nepopolno ugotovljeno. Zadevo je na podlagi tretjega in v smislu četrtega odstavka tega člena vrnilo upravnemu organu v ponovni postopek.

Stroškovnemu zahtevku tožeče stranke je sodišče ugodilo na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUS-1 ter ji priznalo stroške po drugem odstavku 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu (Uradni list RS, št. 24/2007).

Zahtevek za povrnitev stroškov postopka stranke z interesom pa je sodišče moralo zavrniti, ker ZUS-1 povrnitev stroškov tem strankam ne predvideva. Sicer pa stranka z interesom, ki je nasprotovala tožbi, v tem upravnem sporu tudi ni bila uspešna.