Jedro

Učinek uporabe oklepajev je treba v obravnavani zadevi po presoji sodišča, glede na stališča Splošnega sodišča EU, razlagati v smislu omejevanja obsega zahtevane zaščite. Za presojo po kriteriju namena je bistveno, da gre pri primerjanem blagu med drugim za tako podoben namen, da je mogoča zamenjava.

Izrek

I. Tožba se zavrne.

II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

1. Z izpodbijano 1. točko izreka uvodoma navedene odločbe je toženka zavrnila varstvo mednarodne znamke št. ... „STAYER“ z dne 19. 12. 2008 v Republiki Sloveniji za tam navedeno določeno blago oziroma proizvode, razvrščene v razreda 3 in 8 po mednarodni klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (v nadaljevanju NK). Iz obrazložitve izhaja, da je toženka na podlagi ugovora stranke z interesom presodila, da je znak prijavljene znamke podoben znaku prejšnje znamke stranke z interesom in da je nekatero blago, na katerega se nanaša prijavljena znamka, enako in podobno blagu, na katerega se nanaša prejšnja znamka, ter da v javnosti obstaja verjetnost zmede, ki vključuje tudi verjetnost povezovanja prijavljene znamke s prejšnjo znamko. Glede na to je toženka ugotovila, da je za določeno blago oziroma proizvode, navedene v 1. točki izreka izpodbijane odločbe, podan zavrnilni razlog iz točke b) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1), zato je odločila, da se znamke za to blago ne more registrirati.

2. Tožnik vlaga tožbo, v kateri se ne strinja z analizo oziroma oceno podobnosti blaga, kot jo je napravila toženka, in v zvezi s tem pojasnjuje svoja stališča. Meni tudi, da so razlogi za odločitev premalo obrazloženi. Sodišču predlaga, naj tožbi ugodi, izpodbijano odločbo v 1. točki izreka odpravi in vrne zadevo toženki v ponovno odločanje oziroma podrejeno, naj samo odloči o zadevi. Zahteva tudi povračilo stroškov postopka.

3. Toženka v odgovoru na tožbo nasprotuje tožbenim navedbam, vztraja pri svojih stališčih iz izpodbijane odločbe in sodišču predlaga, naj tožbo zavrne.

4. Stranka z interesom v odgovoru nasprotuje tožbi in predlaga njeno zavrnitev. Zahteva tudi povrnitev stroškov postopka.

5. Tožba ni utemeljena.

6. V obravnavani zadevi je sporna analiza podobnosti med blagom, ki ga ščiti predhodna znamka, in blagom, navedenim v 1. točki izreka izpodbijane odločbe, za katerega želi pridobiti zaščito zadevna (prijavljena) znamka. Z opravljeno primerjavo znakov znamk, kot izhaja iz izpodbijane odločbe, pa se tožnik strinja in ji v tožbi ne nasprotuje.

7. Če je vložen ugovor, se kot znamka ne registrira znak, če zaradi enakosti ali podobnosti z znakom prejšnje znamke in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, na katere se nanašata znak in znamka, obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko (točka b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1). Funkcija znamke je namreč ravno razlikovanje blaga in storitev enega podjetja od blaga in storitev drugega.1

8. Presoja, ali se znak lahko registrira kot znamka, torej ali izpolnjuje pravila iz prej citirane točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, obsega oceno: ali (1) je enak ali podoben prehodni znamki, ali (2) so blago ali storitve, na katere se nanašajo znak in predhodna znamka, enaki ali podobni, in ali (3) zaradi tega obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s predhodno znamko.

9. Tožnik ugovarja, da ima prejšnja znamka v razredu 8 po NK ozko zaščito, in sicer, da se nanaša samo na „kolesa in brusilna kolesa“ (tj. predmete, ki so zapisani v oklepaju) in ne na vse „ročne brusilne predmete“ (tj. splošna navedba, zapisana pred oklepajem). Sodišče se s tem, ob upoštevanju sodne prakse Splošnega sodišča, kot obrazloženo v nadaljevanju, strinja.

10. Prejšnja znamka je v razredu 8 po NK registrirana za blago: „ročni brusilni predmeti (kolesa in brusilna kolesa)“. Besedilu „ročni brusilni predmeti“ sledijo izrazi „kolesa in brusilna kolesa“, ki so zapisani v oklepaju. Učinek uporabe oklepajev pa je treba v obravnavani zadevi tudi po presoji sodišča, glede na stališča Splošnega sodišča v zadevah T-85/22, T-681/18 in T-155/22, ki so uporabljiva tudi za ta primer, razlagati v smislu omejevanja obsega zahtevane zaščite. To pomeni, da se v tem primeru zaščita prejšnje znamke vložnika ugovora v razredu 8 po NK nanaša izključno na „kolesa in brusilna kolesa“, torej na predmete, zapisane v oklepaju, ki so sicer vključena v kategorijo „ročnih brusilnih predmetov“. Znamka vložnika ugovora je torej v razredu 8 po NK registrirana samo za „kolesa in brusilna kolesa“ in ne za vse vrste ročnih brusilnih predmetov, katerih del so lahko kolesa oziroma brusilna kolesa.2

11. Ker je torej, kot rečeno, po presoji sodišča zaščita prejšnje znamke v razredu 8 po NK omejena samo na „kolesa in brusilna kolesa“, je treba navedeno upoštevati pri primerjavi blaga oziroma proizvodov.

12. Pri presoji podobnosti blaga oziroma proizvodov se upoštevajo le tisti, za katere je registrirana (prejšnja) znamka.3

13. Sodišče soglaša s toženko, da je pri oceni podobnosti blaga in storitev treba upoštevati vse pomembne značilnosti (dejavnike), ki se nanašajo na to blago in storitve. Sem spadajo: narava, namen, način uporabe blaga in storitev, kraj proizvodnje in prodaje, distribucijske poti, kot tudi, ali gre za konkurenčno ali dopolnjujoče blago in storitve. V poštev pridejo tudi drugi kriteriji.4

14. Blago, ki ga pokriva prejšnja znamka v razredu 8 po NK, to so „kolesa in brusilna kolesa“, je v obravnavani zadevi po presoji sodišča podobno blagu, navedenemu v 1. točki izreka izpodbijane odločbe, ki ga je (med drugim) prijavil tožnik.

15. Primerjano blago iz razreda 8 po NK ima namreč enako naravo (ročno orodje oziroma izdelki), enak način delovanja oziroma uporabe (mehansko delovanje na površino, ročna uporaba), podoben namen (brušenje, poliranje, rezanje), enak ali podoben kraj prodaje (oddelki ročnih orodij in naprav, specializirane trgovine), podobne sestavine (kovina, brusna zrna, plastika), enakega potrošnika, enako gospodarsko panogo (orodjarstvo), enake ali podobne distribucijske poti.

16. Prijavljena znamka v tem razredu ščiti med drugim „ročna orodja z ročnim upravljanjem“, kar je široka navedba, ki vključuje tudi blago, ki ga pokriva znamka stranke z interesom („kolesa in brusilna kolesa“). Široka kategorija, ki jo ščiti prijavljena znamka so tudi „brusilna orodja (ročna orodja)“, kamor spadajo tudi „kolesa in brusilna kolesa“, ki jih v razredu 8 po NK pokriva prejšnja znamka. Različne vrste „koles in brusilnih koles“ so namreč brusilni predmeti, ki so namenjeni za vstavljanje v različna orodja za rezanje ali brušenje, vključno v ročna orodja,5 kamor sodijo tudi „brusilna orodja (ročna orodja)“ in „ročna orodja z ročnim upravljanjem“, za katera želi zaščito zadevna znamka. Proizvodi „kolesa in brusilna kolesa“ so torej lahko sestavina proizvodov iz razreda 8 po NK, za katere želi pridobiti zaščito prijavljena znamka. Tako bo potrošnik lahko te sestavne dele povezal s proizvodi prijavljene znamke. Če so blago ali storitve, ki jih označuje prejšnja znamka, vključene v splošno označbo ali širšo kategorijo, uporabljeno v prijavljeni znamki, ali če so proizvodi, ki so navedeni v prijavi znamke, vključeni v splošno kategorijo, kot je navedena v prejšnji znamki, je treba to blago ali storitve šteti za enake.6 Prav tako so „kolesa in brusilna kolesa“ glede na prej navedene kriterije podobna „brusnim kamnom, brusom (ročna orodja) in korundnim brusilnim kolesom“, za katere želi v razredu 8 po NK med drugim pridobiti zaščito prijavljena znamka.

17. Tudi proizvodi, tj. „rezila, naprave za strganje (ročna naprava), rezalna orodja (ročna orodja), rezalniki“, ki naj bi jih ščitila prijavljena znamka, so podobni proizvodom, ki jih ščiti predhodna znamka v razredu 8 po NK, saj imajo enako naravo (ročno delovno orodje), enak način delovanja (ročno, mehansko delovanje na površino), podoben namen (rezanje, brušenje, poliranje), enak način uporabe (ročen način), enake ali podobne sestavine, istega potrošnika, enak kraj prodaje, enake distribucijske poti, spadajo v enako gospodarsko panogo (orodjarstvo). Na splošno namreč velja, da so blago oziroma storitve podobni, če imajo nekaj skupnih značilnosti, kar je tudi glede navedenih proizvodov v tem primeru podano.

18. Da je mogoče z nekaterimi proizvodi, ki naj bi jih ščitila prijavljena znamka, ne samo brusiti, ampak tudi strgati, rezati, pa ne pomeni, da je zaradi tega namen primerjanega blaga različen, kot trdi tožnik, ampak je podobnost v namenu teh proizvodov kljub temu podana. Za presojo po kriteriju namena je bistveno, da gre pri primerjanem blagu med drugim za tako podoben namen, da je mogoča zamenjava. Namen pa je prav eden od kriterijev, na podlagi katerega se ugotavlja podobnost zadevnega blaga ali storitev. Da gre v obravnavanem primeru za tako podobnost v namenu, je po presoji sodišča očitno že iz tega, da gre za orodje oziroma njegove sestavne dele, ki so namenjeni obdelovanju materialov. Enako velja glede načina trženja, kraja proizvodnje in prodaje, distribucijskih tokov, na katere se sklicuje tožnik. Tudi za presojo po teh kriterijih zadostuje (vsaj) ugotovljena podobnost primerjanega blaga. Poleg tega gre za dejavnike, ki jih je sicer treba upoštevati pri presoji podobnosti blaga, vendar ne gre za edine ali odločilne kriterije, ki bi se v obravnavanem primeru upoštevali pri primerjavi zadevnih proizvodov. Presojo je treba namreč opraviti na podlagi večih (upoštevnih) dejavnikov v zvezi z obravnavanim blagom in pri izpeljavi končnih materialnopravnih zaključkov upoštevati rezultate tako opravljene analize po vseh (več) kriterijih skupaj. Za ugotovljeno podobnost primerjanega blaga pa zadošča (tudi) podana (vsaj) nizka stopnja podobnosti med blagom.

19. Iz tega sledi, da je blago iz razreda 8 po NK, navedeno v 1. točki izreka izpodbijane odločbe, za katerega želi pridobiti zaščito prijavljena znamka, podobno blagu iz istega razreda po NK, ki ga pokriva prejšnja znamka stranke z interesom.

20. Prav tako je tudi blago iz razreda 3 po NK, navedeno v 1. točki izreka izpodbijane odločbe, po presoji sodišča podobno blagu v razredu 8 po NK, ki ga ščiti znamka stranke z interesom.

21. Proizvodi „kolesa in brusilna kolesa“, ki jih v razredu 8 po NK ščiti predhodna znamka, so sestavljeni iz enakih oziroma podobnih materialov kot blago iz razreda 3 po NK, ki naj bi ga pokrivala prijavljena znamka (tj. brusna zrnca, ki so največkrat sestavljena iz elektro korunda, silicijevega karbida, borovega karbida, diamanta). Prav tako ima primerjano blago enako naravo (ročno orodje oziroma proizvodi), enak način delovanja (ročno), podoben namen (brušenje, poliranje), enak način uporabe (ročno), enak kraj prodaje, enake distribucijske poti, podobne sestavine (papir, plastika, brusna zrna), istega potrošnika, kar pomeni, da je po več kriterijih podobnost med primerjanim blagom podana.

22. Tožbene navedbe, ki se nanašajo na primerjavo blaga iz razreda 3 po NK, ki naj bi ga ščitila prijavljena znamka, z blagom iz razreda 7 po NK, ki ga ščiti prejšnja znamka, pa niso pravno relevantne, saj iz vsebine izpodbijane odločbe jasno izhaja, da je toženka opravila primerjavo proizvodov iz razreda 3 po NK s proizvodi iz razreda 8 po NK, ki jih pokriva prejšnja znamka. Pomota v navedbi številke razreda po NK (tj. 7 namesto pravilno 8) nima vpliva, saj iz vsebine izhaja, katero blago je toženka dejansko primerjala, kakšno analizo je v zvezi s tem napravila in na katerih podlagah je prišla do zaključkov, kot izhajajo iz izpodbijane odločbe. Pri tem sodišče dodaja, da je način trženja le eden od dejavnikov, ki ga je toženka upoštevala pri presoji podobnosti blagi, in ne edini ali odločilni kriterij, na podlagi katerega je opravila primerjavo proizvodov v obravnavanem primeru.

23. Neutemeljen je tožbeni ugovor neobrazloženosti izpodbijane odločbe, saj je toženka ustrezno pojasnila, na podlagi katerih kriterijev je opravila analizo podobnosti zadevnega blaga, svojo odločitev pa je tudi v zadostni meri konkretizirala in obrazložila.

24. Ker je sodišče glede na obrazloženo presodilo, da je tožba neutemeljena, jo je na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 zavrnilo.

25. Sodišče je odločilo brez glavne obravnave, ker so se vse stranke tega upravnega spora skladno z 279.a členom Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 pisno odpovedale glavni obravnavi.

26. Sodišče je odločilo po sodnici posameznici na podlagi sklepa tega sodišča I U 128/2021-20 z dne 19. 1. 2023. 27. Odločitev o zavrnitvi tožnikovega stroškovnega zahtevka temelji na četrtem odstavku 25. člena ZUS-1, po katerem, če sodišče postopek ustavi ali tožbo zavrne ali zavrže, trpi vsaka stranka svoje stroške postopka.

28. Sodišče je zavrnilo tudi stroškovni zahtevek stranke z interesom. Ker ZUS-1 ne ureja povrnitve stroškov postopka strankam z interesom, se uporablja 154. člen ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1. Po prvem odstavku 154. člena ZPP mora stranka, ki v pravdi ne uspe, povrniti nasprotni stranki in njenemu intervenientu stroške. Ker se je stranka z interesom zavzemala za zavrnitev tožbe, je v postopku uspela. Vendar pa se po prvem odstavku 155. člena ZPP povrnejo le potrebni stroški, zato je treba ugotoviti, ali so navedbe stranke z interesom take, ki so bile pomembne za razjasnitev zadeve oziroma ki so vplivale na odločitev sodišča. Po presoji sodišča stranka z interesom takšnih navedb ni podala, saj je v svoji vlogi v bistvenem le povzela bistvo obrazložitve izpodbijane odločbe. Te navedbe pa glede na obrazloženo niso vplivale na odločitev sodišča, zato stranki z interesom stroškov postopka ni mogoče priznati. Tako stališče je zavzelo tudi Vrhovno sodišče RS v sklepu I Up 191/2015 z dne 1. 10. 2015. 1 Glej prvi odstavek 42. člena ZIL-1 in sodbe Sodišča EU, npr. v zadevah C-39/97 z dne 29. 9. 1998, 28. točka obrazložitve, in C-517/99 z dne 4. 10. 2001, 22. točka obrazložitve. Enako tudi Vrhovno sodišče RS v sodbi III Ips 111/2016 z dne 23. 1. 2018, 15. točka obrazložitve. 2 Sodbe Splošnega sodišča v zadevah T-85/22 z dne 30. 11. 2022, 20. točka obrazložitve, T-681/18 z dne 28. 5. 2020, 26. in 31. točka obrazložitve, in T-155/22 z dne 30. 11. 2022, 20. točka obrazložitve. 3 Glej sodbo Vrhovnega sodišča RS III Ips 91/2013 z dne 11. 11. 2014, 13. točka obrazložitve, in sodbi Splošnega sodišča v zadevah T-389/19 z dne 8. 7. 2020, 48. točka obrazložitve, in T-457/15 z dne 15. 6. 2017, 46. točka obrazložitve. 4 Tako Sodišče Evropske unije npr. v zadevah C-39/97 z dne 29. 9. 1998, 23. točka obrazložitve, C-673/15 z dne 20. 9. 2017, 48. točka obrazložitve, in Splošno sodišče npr. v zadevi T-328/19 z dne 8. 7. 2020, 39. točka obrazložitve. 5 Primerjaj s sodbo Splošnega sodišča v zadevi T-681/18, 30. točka obrazložitve. 6 Sodba Splošnega sodišča v zadevi T-133/05 z dne 7. 9. 2006, 29. točka obrazložitve.