Jedro

Z znamko zavarovani znak ne izključuje pravice drugega, da uporablja v gospodarskem prometu enak ali podoben znak za označevanje druge vrste blaga oziroma storitev.

Zgolj uporaba črke A namesto E v drugi besedi besedne zveze DEE JAY TIME (JAY namesto JEY) še ne spreminja razlikovalnega značaja znamke, glede na obliko, v kateri je bila registrirana (DEE JEY TIME), zlasti upoštevaje izgovorjavo besede JAY, ki jo običajni potrošnik prebere "Džej", torej z E-jem.

Pri tem pri ocenjevanju, ali je tožena stranka svojo registrirano znamko uporabljala (glede na načelo specialnosti), ni odločilno razlikovanje z registrirano znamko tožeče stranke, temveč je odločilen kriterij resne in dejanske uporabe njene znamke v obliki, ki ne spreminja razlikovalnega značaja znamke, glede na obliko, v kateri je registrirana in za proizvode in storitve, za katere jo registracija varuje.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se izpodbijana sodba spremeni tako, da se tožbeni zahtevek, ki se glasi: "1. Registrirana znamka "DEE JEY TIME" v besedi, št. 9471659 tožene stranke se razveljavi za proizvode, razvrščene v razred 09 (nosilci zvoka in slike, radijski in televizijski sprejemniki, naprave za snemanje, reprodukcijo, hranjenje in oddajanje zvoka in slike) in razred 16 (tiskarski izdelki, časopisi, revije preriodične publikacije, knjige priročniki, katalogi, albumi, almanahi, koledarji, prospekti; fotografije; materiali za učenje in poučevanje (razen aparatov), zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi), igralne karte) ter storitve, razvrščene v razred 41 (priprava radijskih in televizijskih programov, priprava predstav, storitve diskotek, izposoja posnetih zvočnih in slikovnih nosilcev, razvedrilo, storitve snemalnih medijev) mednarodne klasifikacije blaga in storitev, saj te znamke tožena stranka na območju Republike Slovenije brez upravičenega razloga neprekinjeno več kot pet let pred vložitvijo tožbe z dne 25.4.2003 ni uporabljala za označevanje blaga in storitev, za katere je registrirana v razredih 09, 16 in 41", z a v r n e .

Tožeča stranka nosi sama svoje pravdne stroške in stroške odgovora na pritožbo, toženi stranki pa je dolžna povrniti njene pravdne stroške v višini 146.900,00 SIT v roku 15 dni, v primeru neplačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi od izteka 15-dnevnega roka od vročitve te sodbe dalje do plačila.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo razveljavilo registrirano znamko tožene stranke "DEE JEY TIME" v besedi, št. 9471659, za proizvode, razvrščene v razreda 09 in 16 ter storitve, razvrščene v razred 41 mednarodne klasifikacije blaga in storitev (v nadaljevanju MK), češ da te znamke tožena stranka na območju Republike Slovenije brez upravičenega razloga neprekinjeno več kot pet let pred vložitvijo tožbe z dne 25.4.2003 ni uporabljala za označevanje blaga in storitev, za katere je registrirana v razredih 09, 16 in 41 (1. točka izreka). Toženi stranki je naložilo, da je dolžna povrniti tožeči stranki pravdne stroške v višini 114.200,00 SIT z obrestmi (2. točka izreka).

Tožena stranka je proti sodbi pravočasno vložila pritožbo, iz vseh pritožbenih razlogov. Pritožbenemu sodišču predlaga, da izpodbijano sodbo razveljavi ter zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

Tožeča stranka je na pritožbo odgovorila. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbo zavrne in izpodbijano sodbo potrdi, stroške postopka pa naloži v plačilo toženi stranki.

Pritožba je utemeljena.

Pritožnik očita prvostopnemu sodišču, da je zmotno štelo, da odločitev o zahtevku iz nasprotne tožbe ni povezana z zahtevkom tožeče stranke, češ da odločitev o zahtevku iz nasprotne tožbe predstavlja predhodno vprašanje za odločitev o zahtevku tožeče stranke. Pritožnik s tem zatrjuje, da zahtevek iz nasprotne tožbe predstavlja vmesni ali incidenčni ugotovitveni zahtevek po 3. odst. 181. člena ZPP, ki ga tožena stranka lahko uveljavlja z nasprotno tožbo po 3. točki 1. odst. 183. člena ZPP, če z njo zahteva ugotovitev kakšne pravice ali pravnega razmerja, od katerega obstoja ali neobstoja je v celoti ali deloma odvisna odločba o tožbenem zahtevku.

Tožena stranka je vložila nasprotno tožbo za izbris registrirane znamke tožeče stranke "DEE JAY TIME" št. 9670399, ki je v veljavi od leta 1998 (torej časovno po veljavnosti registracije znamke tožene stranke), za storitve oglasne dejavnosti, storitve s področja reklam in ekonomske propagande, razvrščene v razred 35 MK ter predvajanje radijskih programov, ki je razvrščeno v razred 38 iste klasifikacije, in sicer iz naslova podobnosti, zamenljivosti, nevarnosti morebitnega zavajanja in vnašanja zmede na trg. Poudarila je, da ima veljavno registrirani dve znamki in sicer DEE JEY TIME ter fonetični zapis tega imena DI DŽEJ TAJM. Tožena stranka je v nasprotni tožbi predlagala razveljavitev registrirane znamke tožeče stranke (nasprotno tožene stranke) DEE JAY TIME št. 9670399. S temi trditvami je tožena stranka smiselno zatrjevala razlog za izbris znamke po točki b 1. odst. 119. člena Zakona o industrijski lastnini ( Ur. l. RS št. 45/2001; v nadaljevanju ZIL-1), ki je podan, če je bila znamka ob upoštevanju datuma vložitve prijave registrirana v nasprotju s 44. členom tega zakona (razen v primerih iz 139. člena tega zakona). S trditvami, da tožbo vlaga iz naslova podobnosti, zamenljivosti, nevarnosti morebitnega zavajanja in vnašanja zmede na trg meri na situacijo iz točke b 1. odst. 44. člena ZIL-1 (smiselno enako točka 7

19. člena ZIL/92, ki je veljal v času registracije znamke tožeče stranke) v zvezi s točko b, 1. odst. 119. člena ZIL-1. S takšnim zahtevkom nasprotno tožeča stranka zasleduje izbris znamke tožeče stranke z namenom, da se prepreči zavajanje in zmeda na trgu. O zavajanju javnosti kot razlogu za izbris znamke je govora tudi v točki d, 1. odst. 119. člena, vendar tožena stranka ni konkretno zatrjevala, da tožeča stranka z uporabo znamke zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitev, za katere je registrirana.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da tudi, v kolikor bi se ugotovilo, da je podan dejanski stan, ki ga smiselno zatrjuje tožena stranka in ga ZIL-1 določa kot pogoj za izbris znamke in bi torej tožena stranka z nasprotnim tožbenim zahtevkom uspela, v posledici česar tožeča stranka ne bi bila več registrirana kot imetnica znamke "DEE JAY TIME", navedeno na odločitev o tožbenem zahtevku tožeče stranke ne bi vplivalo. Po določbi 1. odst. 120. člena ZIL-1 (ki se v danem primeru uporablja glede na to, da se je konkretno dejansko stanje, na katerega je tožeča stranka oprla zahtevo za razveljavitev znamke, dokončalo po uveljavitvi ZIL-1 (ki je začel veljati 7.12.2001) in zato v času veljavnosti ZIL/92 še ni pravno učinkovalo), namreč lahko "zainteresirana oseba" s tožbo pri pristojnem sodišču zahteva razveljavitev znamke zaradi neuporabe. Po navedenem določilu je aktivno legitimirana za takšno tožbo vsaka "zainteresirana" oseba, torej oseba, ki ima interes in namerava uporabljati enako ali podobno znamko za enako ali podobno vrsto blaga in storitev, za katere je izpodbijana znamka registrirana, oziroma tisti, ki zatrjuje druga dejstva in okoliščine, s katerimi izkazuje kakšen drug interes za razveljavitev znamke. V danem primeru je tožeča stranka trdila, da sta si znamki DEE JAY TIME tožeče stranke in DEE JEY TIME tožene stranke toliko podobni, da jih povprečni relevantni potrošnik ali javnost lahko zamenjuje in povezuje, zaradi česar ima tožeča stranka povsem izkazan pravni in dejanski interes za razveljavitev znamke tožene stranke št. 9471659. Trdila je, da tožena stranka svoje znamke brez upravičenega razloga neprekinjeno več kot 5 let od datuma pravnomočnosti vpisa znamke v register, oziroma v nepretrganem obdobju zadnjih 5 let pred vložitvijo te tožbe, t.j. od dne 25.4.1998 dalje ne uporablja za označevanje blaga in storitev, za katere je registrirana v razredih 09, 16 in 41 MK. Trdila je, da je prepričana, da bi uporaba izpodbijane znamke tožene stranke, ki se v gospodarskem prometu za označevanje registriranega blaga in storitev sploh ne uporablja, lahko ogrozila ali oslabila uporabo in ugled njene znamke DEE JAY TIME št. 9670399 v Republiki Sloveniji, saj se obe znamki nanašata na takšne proizvode oziroma storitve, ki so v medsebojni tesni povezavi oziroma gre za podobno in enako blago in storitve, pri čemer se ti pojavljajo na istem trgu blaga ali storitev. Ker sta si znamki podobni, bi se zmedi v gospodarskem prometu le stežka izognili. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je tožeča stranka s takšnimi trditvami v zadostni meri izkazala, da je zainteresirana oseba za razveljavitev znamke tožeče stranke zaradi njene neuporabe, saj zatrjuje uporabo lastne znamke DEE JAY TIME za podobno blago in storitve, za katere je registrirana znamka tožene stranke DEE JEY TIME, ki je tako podobna registrirani znamki tožeče stranke, da obstaja verjetnost zmede v javnosti, zaradi česar bi neuporaba znamke tožene stranke lahko ogrozila oziroma oslabila uporabo in ugled znamke tožeče stranke. Registracija znamke daje imetniku znamke izključno pravico do njene uporabe, znamko pa je tudi dolžan uporabljati. Možna sankcija zaradi neuporabe je razveljavitev znamke po 120. členu ZIL-1. Zakon (ZIL-1) torej daje dolžnosti uporabe znamke takšen pomen, da predvideva kot sankcijo zaradi neuporabe njeno razveljavitev. Tožena stranka se navedeni sankciji zaradi opustitve dolžnostnega ravnanja ne more upirati z nasprotnim tožbenim zahtevkom na izbris znamke tožeče stranke zaradi podobnosti, zamenjljivosti in nevarnosti morebitnega zavajanja in vnašanja zmede na trg. Navedene trditve tudi niso pravno relevantne za odločitev o tožbenem zahtevku tožeče stranke (ki temelji na trditvi, da tožena stranka svoje registrirane znamke ni uporabljala) in zatorej odločitev o nasprotnem tožbenem zahtevku tožene stranke ni prejudicialnega pomena za odločitev o zahtevku tožeče stranke, kot to zmotno meni pritožnik. Tožena stranka pa s svojimi trditvami v nasprotni tožbi (o podobnosti, zamenljivosti in nevarnosti morebitnega zavajanja in vnašanja zmede na trg) tožeči stranki ne more odvzeti svojstva zainteresirane osebe v smislu 1. odst. 120. člena ZIL-1. Pravnoodločilo dejstvo za odločitev o tožbenem zahtevku tožeče stranke je, ali tožena stranka res neprekinjeno več kot pet let od datuma pravnomočnosti vpisa znamke v register oziroma od njene zadnje resne in dejanske uporabe te brez upravičenega razloga ni uporabljala.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je tožena stranka trdila, da ne držijo navedbe tožeče stranke, da kot imetnica znamke DEE JEY TIME le-te brez upravičenega razloga neprekinjeno več kot 5 let od datuma pravnomočnosti vpisa znamke v register oziroma v nepretrganem obdobju zadnih 5 let pred vložitvijo te tožbe ne uporablja za označevanja blaga in storitev, za katere je registrirana. Trdila je, da je splošno znano dejstvo, da je do julija 2002 dnevno po več ur emitirala glasbeno oddajo z naslovom D. J. TIME oziroma fonetično DI DŽEJ TAJM. Trdila je, da je do 10.11.1998 izdajala časopis D. J. TIME, od tega datuma dalje pa je ta časopis izdajala le še v elektronski obliki. Poleg navedenega je dne 22.12.2000 organizirala prireditev - koncert D. J. TIME v Hali Tivoli. V okviru omenjene oddaje je tožena stranka že več let zapored izdajala glasbeno kompilacijo D. J. TIME Power Mix. Nadalje je trdila, da je vse to tožeči stranki oziroma njenemu ustanovitelju več kot dobro jasno, saj je pri toženi stranki vsa ta leta sam vodil predmetno oddajo.

Tožeča stranka je prerekala trditve tožene stranke. Oporekala je vsem navedbam, ki se nanašajo na uporabo znakov, ki niso identični znaku, ki je predmet postopka. Trdila je, da gre za navajanja v zvezi z uporabo imena časopisa D. J. TIME, nadalje za uporabo identičnega znaka z dodatkom Power mix na CD-jih, nadalje, da tudi v tem primeru ne gre za znamko, ki je predmet tega postopka ter da lahko z dokazi dokaže, da je v vseh teh primerih, ki jih v vlogi navaja tožena stranka, šlo pravzaprav za uporabo njene registrirane znamke št. 9670399 "DEE JAY TIME". Tožeča stranka je v spis vložila dokumentacijo, ki naj bi izkazovala, da je šlo v vseh teh primerih, ki jih navaja tožena stranka kot uporabo svoje znamke za uporabo znamke tožeče stranke in sicer propagandna gradiva s članki, oglasi, revije in kompilacije CD-jev. Iz priloženega gradiva naj bi bila razvidna uporaba znamke tožeče stranke v slikovnih variantah, ki pa niso pokrite z varstvom znamke kot znamke v besedi v standarnih oblikah, v standardnih črkah kot maksimalna zaščita neke znamke.

Prvostopno sodišče je ocenilo, da tožena stranka kot imetnica znamke DEE JEY TIME v besedi št. 9471659 brez upravičenega razloga neprekinjeno več kot 5 let od datuma pravnomočnosti vpisa znamke v register oziroma v nepretrganem obdobju zadnjih 5 let pred vložitvijo tožbe, t.j. od dne 25.4.1998 dalje, ne uporablja za označevanje blaga in storitev, za katere je registrirana v razredih 09, 16 in 41 MK.

Prvostopno sodišče ni sledilo navedbam tožene stranke, da je splošno znano dejstvo, da je tožena stranka do julija 2002 dnevno po več ur emitirala glasbeno oddajo z naslovom D.J. Time. Ugotovilo je, da tožena stranka ni predložila nobenega dokaza, da je do 10.11.1998 izdajala časopis D.J. Time, od tega datuma dalje pa v elektronski obliki ter da ni predložila dokaza, da je dne 22.12.2000 organizirala prireditev - koncert D.J. Time v Hali Tivoli ter več let zaporedoma izdajala glasbeno kompilacijo D.J. Time Power mix. Nato pa je ocenilo, da dokazi, ki jih je v spis vložila tožeča stranka dokazujejo, da je tožena stranka uporabljala znamko tožeče stranke reg. št. 9670399. Takšni zaključki prvostopnega sodišča pa so zmotni.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je tožeča stranka v dokaz svojih trditev, da tožena stranka uporablja znamko tožeče stranke predložila fotokopije naslovnic časopisa DEE JAY TIME, vabilo na koncert za dne

18.12.1998 v Hali Tivoli, fotokopijo članka "DEE JAY TIME NE MI VEČ BLATA PRODAJAT", fotokopijo vstopnic za koncert dne 19.10.1997, fotokopijo novoletne vizitke, čestitke ter fotokopije naslovnic CD-jev. Navedeno gradivo izkazuje, da je tožena stranka v predloženih primerih uporabljala znamko v obliki DEE JAY TIME, torej znamko v črkovnem (besednem) zapisu, v kakršnem ima registrirano tožeča stranka za storitve oglasne dejavnosti, storitve s področja reklam in ekonomske propagande, vse razvrščene v razred 35 MK ter predvajanja radijskih programov, ki so razvrščene v razred 38 MK. Takšna registracija pa nudi tožeči stranki zaščito (varstvo) njene znamke zgolj za storitve iz teh razredov. Tožena stranka je znamko v zapisu DEE JAY TIME uporabljala za proizvode in storitve iz razredov 09, 16, 41 MK, za katere ima registrirano svojo znamko. Z uporabo znamke v takšni obliki, za proizvode in storitve iz teh razredov, pa tožena stranka ni posegla v okvir pravnega varstva, ki ga tožeči stranki nudi registracija njene znamke. Z znamko zavarovani znak ne izključuje pravice drugega, da uporablja v gospodarskem prometu enak ali podoben znak za označevanje druge vrste blaga oziroma storitev.

Uporaba znamke DEE JAY TIME za storitve iz razredov 09, 16 in 41, ki jih ne zajema registracija tožeče stranke, torej ne pomeni uporabe njene znamke, kot to zmotno meni tožeča stranka. Znamka tožeče stranke namreč varuje uporabo spornega znaka (DEE JAY TIME) zgolj za blago in storitve, za katere je registrirana. Navedeni okvir zaščite je eventualno moč preseči s tožbo za ugotovitev ničnosti znamke (114. člen ZIL-1), s tožbo za izbris znamke iz registra (119. člen ZIL-1) oziroma v fazi preizkusa pogojev za registracijo znamke (44. člen ZIL-1).

Prvostopno sodišče je torej zmotno materialnopravno zaključilo, da dokazi, ki jih je predložila tožeča stranka, dokazujejo, da je tožena stranka uporabljala znamko tožeče stranke. Zmotno pa je tudi ugotovilo, da je tožena stranka uporabljala okrajšave oziroma različice registrirane znamke "DEE JEY TIME", ne pa znamke v celoti, tako kot se glasi. Tožena stranka je v odgovoru na tožbo, ko je konkretizirala trditve, da uporablja registrirano znamko DEE JEY TIME sicer res navajala okrajšave navedenega zapisa (D.J. TIME), vendar pa listine, ki jih je predložila tožeča stranka sama, izkazujejo uporabo polnega zapisa DEE JAY TIME. Ugotovitev prvostopnega sodišča je torej protispisna.

Prvostopno sodišče je nadalje ocenilo, da četudi bi držale navedbe tožene stranke glede uporabe znamke, uporaba le-te v besednem zapisu DEE JAY TIME ne pomeni uporabe njene registrirane znamke.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da se znamki tožeče in tožene stranke razlikujeta zgolj v zapisu druge besede besedne zveze, ki je registrirana kot znamka in sicer DEE JAY TIME kot znamka tožeče stranke, DEE JEY TIME pa kot znamka tožene stranke, to je v zapisu besede JAY oziroma JEY. V znamki tožeče stranke je ta beseda (JAY) zapisana s črko A, v znamki tožene stranke pa s črko E (JEY).

Nekoliko, a zanemarljivo drugačni sta velikost in oblika uporabljenih črk. Prvostopno sodišče je očitno ocenilo, da uporaba besedne zveze DEE JAY TIME, pri čemer je druga beseda JAY zapisana drugače, kot je zapisana v registrirani obliki znamke tožene stranke (JEY), ne pomeni uporabe njene znamke (DEE JEY TIME). Po določbi točke a, 6. odst. 120. člena ZIL-1 se kot uporaba znamke šteje tudi uporaba v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamke. Zakon je torej z navedeno določbo omilil kriterij uporabe znamke, saj pri ocenjevanju, ali se je znamka uporabljala ali ne, dopušča določena odstopanja od registrirane oblike znamke, ki pa morajo biti v okvirih, ki ne spreminjajo temeljne razlikovalne narave znamke.

Pritožbeno sodišče ocenjuje, da zgolj uporaba črke A namesto E v drugi besedi besedne zveze DEE JAY TIME (JAY namesto JEY) še ne spreminja razlikovalnega značaja znamke, glede na obliko, v kateri je bila registrirana (DEE JEY TIME), zlasti upoštevaje izgovorjavo besede JAY, ki jo običajni potrošnik prebere "Džej", torej z E-jem.

Pritožbeno sodišče nadalje ugotavlja, da je tožeča stranka s trditvami, da je "v vseh primerih, ki jih navaja tožena stranka v odgovoru na tožbo", v teh pa je tožena stranka zatrjevala uporabo znamke za proizvode in storitve, razvrščene v razrede 9, 6 in 41 MK, torej razrede, za katere ima registrirano znamko, šlo za uporabo njene registrirane znamke, smiselno priznala, da je tožena stranka uporabljala znamko "DEE JAY TIME", ki pa ob vsem zgoraj navedenem pomeni uporabo njene znamke DEE JEY TIME, saj ne gre za uporabo v tako spremenjeni obliki, ki bi spreminjala razlikovalni namen znamke.

Pri tem pri ocenjevanju, ali je tožena stranka svojo registrirano znamko uporabljala (glede na načelo specialnosti), ni odločilno razlikovanje z registrirano znamko tožeče stranke, temveč je odločilen kriterij resne in dejanske uporabe njene znamke v obliki, ki ne spreminja razlikovalnega značaja znamke, glede na obliko, v kateri je registrirana in za proizvode in storitve, za katere jo registracija varuje. Odločilno v postopku, ki ga ureja 120. člen ZIL-1 je, ali je tožena stranka svojo registrirano znamko DEE JEY TIME uporabljala v obliki, ki glede na obliko, v kateri je registrirana, ne spreminja razlikovalnega značaja znamke. Tega pa tožena stranka z uporabo znamke v obliki DEE JAY TIME ob zgoraj navedenem, ni spremenila.

Tožbeni zahtevek tožeče stranke za razveljavitev znamke tožene stranke zaradi neuporabe, ob nespornem dejstvu, da je tožena stranka uporabljala znak DEE JAY TIME za storitve, za katere ima registrirano znamko DEE JEY TIME in ob ugotovitvi, da uporaba njene znamke v takšni obliki ne spreminja razlikovalnega namena znamke, torej ni utemeljen. Prvostopno sodišče je torej zmotno materialnopravno odločilo, ko je tožbenemu zahtevku tožeče stranke ugodilo.

Pritožbeno sodišče je ob povedanem pritožbi ugodilo in izpodbijano sodbo spremenilo tako, da je tožbeni zahtevek tožeče stranke zavrnilo (2. in 4. točka 358. člena ZPP).

Pritožbeno sodišče je glede na to, da je odločbo sodišča prve stopnje spremenilo, v skladu z določo 2. odst. 165. člena ZPP odločilo o stroških vsega postopka. Ker je tožeča stranka v pravdi propadla, nosi sama svoje pravdne stroške in stroške odgovora na pritožbo.

Toženi stranki pa je dolžna povrniti vse njene pravdne in pritožbene stroške (2. odst. 165. člena ZPP v zvezi s 1. odst. 154. člena ZPP).

Pravdni stroški tožene stranke znašajo 146.900,00 SIT in predstavljajo nagrado njenemu odvetniku za zastopanje na obravnavi (300 odvetniških točk), za sestavo odgovora na tožbo (300 odvetniških točk) in za sestavo pripravljalnega spisa (225 odvetniških točk), v skupni višini 825 odvetniških točk, kar znese 90.750,00 SIT, DDV v znesku 18.150,00 SIT, takso za odgovor na tožbo v znesku 7.600,00 SIT ter takso za pritožbo v znesku 30.400,00 SIT. Stroški so odmerjeni po specificiranem stroškovniku, v skladu z določili Taksne in Odvetniške tarife.