Jedro

Določba 8. bis člena Madridskega aranžmaja o mednarodnem registriranju znamk imetniku znamke ne nalaga, da bi moral o umiku zahteve za varstvo obvestiti neposredno državo, v kateri ne želi več varstva, temveč ga zavezuje, da to sporoči administraciji svoje države, ki to sporoči mednarodnemu uradu. Tožnica je z listinami, ki jih je predložila v upravnem sporu, dokazala, da je bil mednarodni urad obveščen o njenem umiku za varstvo zahteve v Republiki Sloveniji. Seznanjanje upravnega organa v Republiki Sloveniji pa po mnenju sodišča ne more bremeniti tožnice, ki je ravnala v skladu s postopkovnimi pravili za mednarodno registracijo znamk.

Izrek

Tožbi se ugodi, odločba Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. 31212-130/2010-9 z dne 2. 9. 2011 se odpravi in zadeva vrne temu organu v ponovni postopek.

Obrazložitev

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju upravni organ) je z izpodbijano odločbo zavrnil varstvo mednarodne znamke št. 1051133 z dne 10. 9. 2010 v Republiki Sloveniji. V obrazložitvi je navedel, da je Mednarodni urad Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) na podlagi Madridskega aranžmaja o mednarodnem registriranju znamk in Protokola k Madridskemu sporazumu o mednarodnemu registriranju znamk dne 10. 9. 2010 registriral znamko tožnice št. 1051133 z zahtevanim varstvom v Sloveniji, za blago, razvrščeno v razred 32 Nicejske klasifikacije. Ker je ugotovil, da zoper registracijo znamke obstajajo zavrnilni razlogi iz prvega odstavka 43. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1), je v skladu s 70. členom ZIL-1 imetnico znamke pozval k izjavitvi o razlogih za zavrnitev. Podaljšani rok za izjavitev je potekel 10. 8. 2011. Upravni organ ugotavlja, da se imetnica znamke oziroma njen zastopnik ni izrekel o razlogih za zavrnitev znamke. Razloguje, da prijavljenega znaka ne sme registrirati, ker obstajajo zavrnilni razlogi iz točk b), c), h), l) prvega odstavka 43. člena ZIL-1. Prijavljeni znak je registriran v sliki, ki jo sestavljajo različni barvno-grafični elementi ter beseda BAVARIA. Besedilo pomeni, da je blago (pivo) iz Bavarske in ga bo potrošnik dojemal kot podatek o geografskem izvoru blaga. Ker znak z besedo BAVARIA lahko zavaja potrošnika, da pivo prihaja iz nemške pokrajine Bavarske, dejansko pa izhaja iz Nizozemske, je znamka s tem imenom zavajajoča. Nadalje upravni organ ugotavlja, da je bila 5. 7. 2001 registrirana geografska označba Bayerisches Bier, ki je nedvomno uživala zaščito pred prijavljeno znamko št. 1051133, to je 10. 9. 2010 (prioriteta 20. 5. 2010). Zaradi tega obstaja visoka stopnja podobnosti med prijavljeno znamko ter predhodno geografsko označbo Bayerisches Bier. Na podlagi navedenega je upravni organ odločil, da se varstvo mednarodne znamke v Republiki Sloveniji zavrne.

Tožnica s tožbo izpodbija odločbo iz razlogov po 2. in 4. točki prvega odstavka 27. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1). Navaja, da je pri WIPO registrirala mednarodno znamko št. 1051133 z zahtevanim varstvom v Republiki Sloveniji. Toženka je WIPO obvestila o začasni zavrnitvi varstva znamke v Sloveniji. V skladu s točko VII obvestila bi lahko tožnica v roku 3 mesecev od obvestila pri toženki predložila zahtevo za preveritev začasne zavrnitve. Ta rok je toženka podaljšala do 10. 8. 2011. Vendar je tožnica pred potekom roka 29. 7. 2011 pri WIPO preko svojih pooblaščencev vložila umik zahteve za varstvo znamke za področje Republike Slovenije. WIPO je prejem umika potrdil 2. 8. 2011, torej pred iztekom roka 10. 8. 2011. V skladu s prvim odstavkom 27. člena pravila Skupnega pravilnika je umik vpisal v mednarodni register z dnem 29. 7. 2011, umik pa je bil objavljen v uradnem glasilu WIPO dne 6. 10. 2011. Tožnica poudarja, da je svojo zahtevo umaknila 29. 7. 2011, toženka pa je kljub temu 2. 9. 2011 izdala izpodbijano odločbo. Tožnica je že pred tem, v skladu z 8. bis členom Madridskega aranžmaja o mednarodnem registriranju znamke, umaknila zahtevo za varstvo v Sloveniji, in je utemeljeno pričakovala, da bo toženka ravnala v skladu z umikom. Toženka bi namreč lahko odločbo o zavrnitvi izdala le na podlagi zahteve, ki jo je tožnica vložila pri WIPO skladno s 3. členom Madridskega aranžmaja, ni pa mogoče take odločbe izdati po uradni dolžnosti. Izdala jo je torej brez zahteve stranke. Taka odločba je nična. Tožnica predlaga, da se izpodbijana odločba izreče za nično, podredno pa, da se odpravi in vrne toženki v ponovni postopek.

Toženka v odgovoru na tožbo ne prereka navedb tožnice o odpovedi registracije mednarodne znamke za Republiko Slovenijo. Navaja pa, da je bila v času odločanja in izdaje izpodbijane odločbe po podatkih mednarodnega registra Romarin znamka št. 1051133 registrirana za Republiko Slovenijo. V času odločanja toženka ni imela podatka, da bi bila zahteva umaknjena, saj je bila odpoved zahteve za registracijo objavljena šele 6. 10. 2011. Tožnica je na odpoved registracije opozorila toženko šele po izdaji izpodbijane odločbe, z vložitvijo predmetne tožbe. Zato toženka zavrača navedbe, da je odločala brez zahteve tožnice.

Tožba je utemeljena.

Med strankama niso prerekana dejstva, da je tožnica znamko št. 1051133 registrirala na podlagi Madridskega aranžmaja o mednarodnem registriranju znamk, z zahtevanim varstvom v Republiki Sloveniji in da je 29. 7. 2011 zahtevo za varstvo znamke na slovenskem ozemlju umaknila. Sporno pa je, ali je upravni organ, ki je z odločbo z dne 2. 9. 2011 zavrnil varstvo znamke v Republiki Sloveniji, še imel podlago za meritorno odločitev.

Madridski aranžma o mednarodnem registriranju znamk vsebuje določbe o postopku, ki so razdelane še v Skupnem pravilniku po Madridskem aranžmaju o mednarodnem registriranju znamk. V 8. bis členu Madridskega aranžmaja je določeno, da se imetnik pravice do mednarodne registrirane znamke lahko odpove varstvu v posamezni državi ali v več državah pogodbenicah z izjavo, ki jo da administraciji svoje države, da jo ta sporoči mednarodnemu uradu, ki bo to sporočil državam, katerih se tiče ta odpoved.

Navedena določba imetniku znamke ne nalaga, da bi moral o umiku zahteve za varstvo obvestiti neposredno državo, v kateri ne želi več varstva, temveč ga zavezuje, da to sporoči administraciji svoje države, ki to sporoči mednarodnemu uradu. Tožnica je z listinami, ki jih je predložila v upravnem sporu, dokazala, da je bil mednarodni urad obveščen o njenem umiku za varstvo zahteve v Republiki Sloveniji (dopis WIPO z dne 8. 2. 2011). Če z umikom njene zahteve ni bil seznanjen upravni organ v Republiki Sloveniji (kot to navaja v odgovoru na tožbo), po mnenju sodišča to ne more bremeniti tožnice, ki je ravnala v skladu s postopkovnimi pravili za mednarodno registracijo znamk. Na drugačno odločitev tudi ne more vplivati dejstvo, da je mednarodni urad umik tožničine zahteve v svojem uradnem glasilu objavil šele 6. 10. 2011 (pravila objavi umika ne dajejo konstitutivnega pomena), ob tem, da je v objavi navedeno, da je bil umik v mednarodni register vpisan 29. 7. 2011. Glede na takšno dejansko stanje pa upravni organ 2. 9. 2011 ni imel več podlage za vsebinsko odločitev, da tožničini znamki ne prizna varstva v Republiki Sloveniji, saj tega varstva tožnica ni več uveljavljala.

Sodišče je tožbi ugodilo in izpodbijano odločbo odpravilo na podlagi 3. točke prvega odstavka 64. člena ZUS-1, ker v postopku za izdajo odločbe niso bila upoštevana pravila postopka. Zadevo je na podlagi tretjega odstavka istega člena vrnilo upravnemu organu v ponovni postopek, v katerem bo moral upoštevati umik tožničine zahteve.