Jedro

V zvezi z ovrednotenjem prijavljenega znaka v smislu tehtanja besednega in figurativnega dela je toženka menila, da sta si besedni in figurativni element enakovredna. Pri navedeni presoji (tehtanjem obeh delov kombinirane prijavljene znamke) pa je toženka spregledala, da je figurativni element izpodbijane znamke starodavni simbol farmacevtske industrije, iz česar sledi, da bi bil utemeljen ugovor tožnice, da je opisen za relevantno blago in storitve. Sodišče zato ne more slediti trditvi toženke, da lahko figurativni element izpodbijane znamke potrošnikom omogoči, da si takoj in trajno zapomnijo znak, tako da preusmeri njihovo pozornost iz opisnega/nerazlikovalnega sporočila, ki ga izraža besedni element LEKARNA. Praviloma opisni elementi nimajo razlikovalne moči, nedvomno pa vplivajo na zmožnost razlikovanja.

Ni bistveno, da predpona izvira iz latinskega – mrtvega jezika, bistvena je poznanost besede v zvezi z zadevnim blagom.

Izrek

Tožbi se ugodi, odločba Urada RS za intelektualno lastnino št. 31207-139/2013-10 z dne 29. 12. 2014 se odpravi in se zadeva vrne istemu organu v ponoven postopek.

Tožena stranka je dolžna povrniti tožeči stranki stroške postopka v višini 347,70 EUR v 15 dneh od vročitve sodbe toženi stranki, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Obrazložitev

Toženka je z izpodbijano odločbo zavrnila ugovor tožnice zoper registracijo znamke „LEKARNA SANOFARM“, katere prijavo je toženka prejela za blago in storitve po Nicejski klasifikaciji (NK), razvrščeno v razrede 3, 5, 10, 35 in 44. Ob primerjavi kombinirane znamke LEKARNA SANOFARM in v glavnem besednih znamk SANOFI, na podlagi vizualne, fonetične in pomenske primerjave ter pri presoji verjetnosti zmede je navedla, da je skupen element obeh znakov SANO brez razlikovalnega učinka (namiguje na lastnosti blaga in storitev – gre za latinsko besedo, ki pomeni zdrav), zato je presojo verjetnosti zmede osredotočila na vpliv neujemajočih se elementov na splošni vtis znamke ter upoštevala, da ima kasnejši znak figurativne elemente, ki lahko potrošniku omogočijo, da si takoj in trajno zapomnijo znak, tako da preusmeri njihovo pozornost iz opisnega/nerazlikovalnega sporočila, ki ga izraža besedni element LEKARNA. Zato ne obstaja verjetnost zmede pri relevantni javnosti in povezovanju znamk ter izključitveni razlog po točki b) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1). V zvezi z ugovorom, ki ga je tožnica temeljila na točki c) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, pa meni, da s predloženimi dokazi ugleda ni izkazala, v zvezi s točko d) pa, da ni podan kumulativni pogoj iz te točke, torej ugotovljena enakost ali podobnost znakov.

Tožnica v tožbi meni, da je toženka napačno in nepopolno ugotovila dejansko stanje ter napačno uporabila materialno pravo. Kljub začetnemu stališču o pomenu besednih elementov je dala pretiran pomen ter veljavo figurativnemu delu izpodbijane znamke ter menila, da so figurativni ter besedni elementi izpodbijane znamke povsem enakovredni. Namreč figurativni del izpodbijane znamke je opisen in v smislu distinkcije šibak ali ničeln. Nedvomno je dominanten del tožničinih znamk besedni del SANOFI. Izpodbijana znamka pa je kombinirana znamka, njen osrednji del je besedni del, ki je tudi dominanten in sicer koren SANOF, kajti beseda LEKARNA je opisna. Dominantni del izpodbijane znamke SANOFARM skoraj v celoti povzema besedilo starejše znamke vložnika ugovora, zato je toženka napačno ugotovila dejansko stanje. Zaključek, da sta si figurativni ter besedni del enakovredna, je nepravilen, saj je figurativni del opisen za relevantno blago in storitve ter je zato treba posledično pozornost posvetiti besednemu delu izpodbijane znamke. Tožničine predhodne znamke SANOFI imajo povečano razlikovalno moč že zato, ker so na trgu prisotne kot družina znamk. Napačne so ugotovitve tudi v zvezi s fonetično primerjavo. Toženka je ugotovila, da je prijavljena znamka zvočno gledano daljša, vendar pri tem ni upoštevala, da je beseda LEKARNA opisna ter je treba tudi pri fonetični primerjavi upoštevati načelo, da se znamke primerja po njihovem dominantnem delu. V zvezi s pomensko primerjavo pa meni, da ni povsem samoumevno, da bo povprečni potrošnik pomen besede „sanus“ razumel, ker gre za latinski jezik, ki je mrtev in katerega osnov ne pozna veliko ljudi. Nedvomno bo razumel pomen besede LEKARNA ter figurativni simbol kače, ki je starodavni simbol farmacevtske industrije, ki simbolizira grško boginjo higiene in čistoče. Iz izpisa brskalnika …, pri iskanju besedne zveze „lekarna znak“ izhaja, da je podoba kače, ovite okoli keliha, najpogostejša med rezultati iskanja s to besedno zvezo. V zvezi s presojo verjetnosti nastanka zmede meni, da ima njena znamka večjo stopnjo razlikovalnosti, ker gre za homonimno znamko, toženka pa je tudi napačno presodila relevantno javnost, saj se danes kupuje farmacevtske izdelke tudi preko interneta. Napačen je zaključek, da znamka SANOFI nima večjega razlikovalnega učinka od običajnega in ker verjetnost nastanka zmede vključuje tudi verjetnost povezovanja med znamkami, obstaja velika verjetnost, da bo potrošnik v zmoti verjel, da izdelki pod znamko LEKARNA SANOFARM izhajajo iz istega podjetja ali povezanega podjetja družbe A.. Izpodbijani odločitvi očita, da nima argumentov v zvezi z ugovorom, ki je bil vložen tudi na podlagi točk c) in d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Tožnica je predložila ustrezne dokaze o ugledu in poznanosti znamk, ki pa jim je toženka pripisala ničeln pomen oziroma teh dokazil ni ovrednotila v smislu določb zakona. Tožnica v svetovnem merilu spada med večje in bolj poznane farmacevtske družbe (že samo po številu prodaje zdravil na recept sodi na četrto mesto po vsem svetu), kar je bilo podkrepljeno z dokazi v postopku. Zavrnilni argumenti toženke so v zvezi z navedbami tožnice pavšalni in zreducirani. Predlaga odpravo izpodbijane odločbe in zahteva povrnitev stroškov postopka.

Toženka je na tožbo odgovorila in navedla, da figurativni elementi pri prijavljenem znaku nikakor niso povsem zanemarljivi, z vizualnega vidika so dodatni, čeprav le šibki, vendar so element razlikovanja med zadevnimi znaki. Ne soglaša s stališčem, da sta si primerjana znaka, ki imata res skupni element SANO, zamenljiva podobna, saj gre pri elementu SANO za opisni element. V zvezi s točkami c) in d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 in predloženimi dokazili pa meni, da na njihovi podlagi ni bilo možno ugotoviti tržnega deleža, opredeljenega kot odstotek celotne prodaje, ki ga v tržnem sektorju ima znamka SANOFI, ter tudi ne ugleda. Meni, da tožnica ni izkazala dejstev, potrebnih za uporabo zavrnilnih razlogov po točkah c) in d). Predlaga zavrnitev tožbe.

Tožba je utemeljena.

V obravnavani zadevi je toženka zavrnila tožničin ugovor zoper registracijo znamke LEKARNA SANOFARM. Pri presoji utemeljenosti ugovora je primerjala znake tožnice s prijavljeno znamko, opravila vizualno, fonetično in pomensko analizo ter ugotavljala verjetnost zmede v javnosti. Primerjava znakov temelji na celoviti presoji vizualne, zvočne ali pojmovne podobnosti zadevnih znamk ter na celotnem vtisu, ki ga ustvarjajo znamke, ob upoštevanju zlasti njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov.

Bistveno za pravilno opravo posameznih analiz je uvodoma določiti njihove razlikovalne in prevladujoče elemente. Le pravilna ugotovitev teh pravno relevantnih okoliščin privede do pravilnega rezultata in pravilne uporabe prava. Iz opisa znaka prijavljene znamke izhaja, da je znak prijavljene znamke sestavljen iz besedila LEKARNA SANOFARM, beseda LEKARNA je izpisana z velikimi tiskanimi črkami v črni barvi, beseda SANOFARM pa v velikih tiskanih črkah vinsko rdeče barve. Za besedilom so štiri pike oziroma krogci v enaki rdeči barvi. Pod besedilom je podoba sklede z okrog navito kačo. Podoba sklede s kačo je na pikčasti podlagi, ki spominja na mrežo. V zvezi z ovrednotenjem prijavljenega znaka, v smislu tehtanja besednega in figurativnega dela, je toženka menila, da sta si besedni in figurativni element enakovredna. Pri navedeni presoji (tehtanjem obeh delov kombinirane prijavljene znamke) pa je toženka spregledala, da je figurativni element izpodbijane znamke starodavni simbol farmacevtske industrije, iz česar sledi, da bi bil utemeljen ugovor tožnice, da je opisen za relevantno blago in storitve. Sodišče zato ne more slediti trditvi toženke, da lahko figurativni element izpodbijane znamke potrošnikom omogoči, da si takoj in trajno zapomnijo znak, tako da preusmeri njihovo pozornost iz opisnega/nerazlikovalnega sporočila, ki ga izraža besedni element LEKARNA. Praviloma opisni elementi nimajo razlikovalne moči, nedvomno pa vplivajo na zmožnost razlikovanja. Torej, kolikor toženka ni ugotovila opisnosti figurativnega elementa prijavljene znamke, je napačno ugotovila njegovo zmožnost za razlikovanje, kar je vplivalo na celotno analizo podobnosti in rezultat. V ponovnem postopku reševanja zadeve bo zato morala toženka ponovno presoditi distinktivnost figurativnega elementa. V notranjem razmerju, tehtanju besednega in figurativnega dela prijavljene znamke, bo seveda lahko prišla do enakega rezultata, vendar bo pri primerjanju znamk kot celote morala upoštevati navedeno opisnost figurativnega elementa prijavljene znamke.

Na podlagi navedenega stališča sodišče ne more slediti razlogom toženke v zvezi z verjetnostjo zmede v javnosti, ker ne sledi njenemu mnenju glede razlikovalnosti prevladujočih elementov prijavljene znamke in posledično tudi ne njenemu stališču glede podobnosti le-te (oziroma nepodobnosti) v primerjavi z ugovarjanimi, ker je ta primerjava lahko pravilna le, kolikor je predhodno pravilno ugotovljena razlikovalnost primerjanih znakov. V zvezi s tožbenim ugovorom, ki se nanaša na vizualno analizo, da imata primerjani znamki pet enakih črk (toženka je v izpodbijani odločbi ugotovila, da imata primerjani znamki štiri enake črke), pa sodišče meni, da ta sicer pravilna okoliščina ni dovolj za ugotovitev podobnosti med znamkami. Primerjana znaka imata skupni element predpono (SANO), za katero tudi sodišče meni, da je za zadevno blago precej običajna, s tem stališčem toženke sodišče soglaša. Ni bistveno, da predpona izvira iz latinskega – mrtvega jezika, bistvena je poznanost besede v zvezi z zadevnim blagom. To poznanost pa je toženka dovolj utemeljila, da sodišče njenim razlogom glede opisnosti sledi.

V ponovnem postopku reševanja zadeve naj se toženka opredeli tudi do ugovora glede širšega kroga relevantne javnosti, kot je ugotovljen v izpodbijani odločbi (tožnica ima prav, da danes prodaja zdravil poteka tudi prek interneta). Tožnica je vložila ugovor tudi na podlagi točke c) in d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. V zvezi z argumentacijo toženke glede navedenih podlag tožnica neutemeljeno meni, da izpodbijana odločba o tem nima argumentov. V zvezi s točko d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 sodišče soglaša s toženko, da utemeljenost ugovora po tej točki zahteva predhodno ugotovitev podobnosti znakov. Torej, kolikor bo toženka ugotovila, da si znaki niso podobni (oziroma enaki), ugovor po podlagi točke d) že iz tega razloga ne more biti utemeljen. V zvezi z ugovorom po točki c) pa sodišče soglaša s toženko, da mora iz predloženih dokazov, ki jih predloži ugovornik, izhajati, da je znamka vložnika ugovora ugledna. Tožnica v tožbi navaja, da samo po številu prodaje zdravil na recept sodi na 4. mesto po vsem svetu, vendar pa toženka iz predloženih dokazov ni mogla ugotoviti tržnega deleža, opredeljenega kot odstotek celotne prodaje, ki ga v tržnem sektorju ima SANOFI. Kolikor pa podatki – dokazi ne dajejo podlage za ugotovitev tržnega deleža, se tožnica na ugled kot posledico razširjenosti svojih proizvodov ne more sklicevati.

Ker je bilo dejansko stanje v obravnavani zadevi nepravilno ugotovljeno ter je bilo zato posledično tudi napačno uporabljeno materialno pravo, je odločba toženke nezakonita. Sodišče jo je na podlagi 2. in 4. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) odpravilo ter zadevo v smislu tretjega odstavka istega člena vrnilo toženki v ponovni postopek.

Ker je tožnica v tem upravnem sporu uspela, ji je sodišče odmerilo stroške postopka v višini 285,00 EUR, povečane za 22 % DDV (25. člen ZUS-1 v zvezi s Pravilnikom o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu). Stroške ji je dolžna povrniti toženka v roku 15 dni od prejema sodbe.