Jedro

Okoliščina, da naj bi obstajal enoten trg EU za odločanje o obstoju nelojalne konkurence ne more biti pravo merilo. Zamejitev trga je treba opraviti glede na konkretne okoliščine, ne pa glede na normativno odločitev o vzpostavitvi enotnega trga.

Ne glede na fonetično razliko sta tudi po mnenju pritožbenega sodišča ob bolj splošni („globalni“) presoji splošnega vtisa vidnostna in vsebinska podobnost tolikšni, da je zmeda v javnosti verjetna. Upoštevati je bilo treba pri tem povsem enako dejavnost obeh strank. Razlogi za podobnost so zlasti tile: enaka dominantna beseda „wok“, uporaba kvadrata s temeljno živo oranžno barvo in zaobljenimi robovi, beli grafični in besedni elementi, ki so vsi stilizirani in razmeroma preprosti.

Tožeča stranka je ima mednarodno verigo restavracij za hitro prehrano, vendar še ne v Sloveniji. Ta veriga sicer ni tako poznana kot kakšne druge, deluje pa v razmeroma velikem številu držav EU, med njimi pa tudi v večini večjih držav članic EU. Iz tega razloga je v drugačnem položaju, kot če bi na primer nastopala zgolj na enem samem, nemara tudi povsem krajevno omejenem trgu. Kot takšna je prisotna tudi na slovenskem trgu, kjer je lahko ponudnica franšize ali pa lahko sama, preko hčerinske družbe, ponuja blago in storitve. Vendar to ni edini razlog. Povprečen slovenski porabnik, kot tudi povprečen turist lahko pozna verigo restavracij tožeče stranke iz drugih držav. Tega pritožba ne izpodbija. Na takšen način je tožeča stranka prisotna na trgu gostinskih storitev v Ljubljani že sedaj. Tožeča stranka torej nastopa na trgu tudi tako, in torej ne le kot ponudnica franšize.

Prvostopenjsko sodišče je res zavrnilo del zahtevkov tožeče stranke zato, ker tožena stranka ni kršila avtorske pravice tožeče stranke. Avtorskopravno varstvo in varstvo pred nelojalno konkurenco pa imata vsak svoj ločen pravni temelj. Zato je mogoče varovati pred nelojalno konkurenco tudi takšne označbe in podatke, ki jih uporablja tožeča stranka, ki sicer ne uživajo avtorskopravnega varstva. V obrazložitvi prvostopenjske sodbe torej ni nobenega nasprotja.

Izrek

I. Pritožbi tožene stranke zoper točko III. izreka izpodbijane sodbe se delno ugodi in se prvostopenjska sodba spremeni tako, da se tožbeni zahtevek tožeče stranke zavrne v delu, ki se glasi: „katerikoli posamični element ali kombinacijo elementov tržne podobe".

V nespremenjenem delu točke III izreka in v točkah I, II, IV in V izreka pa se pritožba zavrne in se v teh delih izpodbijana sodba potrdi.

II. Tožena stranka mora tožeči stranki povrniti stroške pritožbenega postopka v višini 1.735,33 EUR v 15 dneh od vročitve te sodbe, v primeru zamude še z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bodo začele teči s 16. dnem od vročitve te sodbe.

Obrazložitev

1. Tožeča stranka je s tožbo zahtevala ugotovitev, da je tožena stranka z uporabo znaka The Wok 

v gospodarskem prometu kršila znamko skupnosti št. 010081602. Temu zahtevku je prvostopenjsko sodišče ugodilo (točka I izreka prvostopenjske sodbe).

2. Zahtevala je tudi prepoved uporabe znaka The Wok 

na slovenskem trgu in na trgu Evropske unije za označevanje gostinskih lokalov in storitev, ovojnine za hrano, promocijskega gradiva, tabel, menijev, izveskov in markiz, vse v povezavi z gostinskimi storitvami. Temu zahtevku je prvostopenjska sodba v točki II izreka ugodila.

3. Tožeča stranka je zahtevala, da se toženi stranki v gospodarskem prometu prepove brez soglasja tožeče stranke uporabljati katerikoli posamični element ali kombinacijo elementov tržne podobe za: 

4. Tem zahtevkom je prvostopenjsko sodišče ugodilo v točki III izreka prvostopenjske sodbe.

5. Tožeča stranke je poleg tega zahtevala tudi odškodnino. Odškodninskemu zahtevku je prvostopenjsko sodišče ugodilo le delno. Toženi stranki je namreč naložilo plačilo 95.179,62 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 33.852,00 EUR od 23.12. 2014 do plačila in z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 61.327,62 EUR od 7. 10. 2016 do plačila (točka IV izreka). V presežku je bil zahtevek zavrnjen.

6. Tožeča stranka je poleg tega zahtevala objavo uvoda in izreka sodbe v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Slovenske Novice. Temu zahtevku je prvostopenjsko sodišče delno ugodilo tako, da je naložilo objavo ugodilnega dela sodbe (točka V izreka prvostopenjske sodbe).

7. Ostale zahtevke je prvostopenjsko sodišče zavrnilo. Toženi stranki je naložilo plačilo dela stroškov prvostopenjskega postopka.

8. Prvostopenjsko sodišče je ugotovilo, da je tožeča stranka imetnica naslednjih znamk Skupnosti: 1) figurativne znamke št. 010081602 registrirane 8. 11. 2011 

2) figurativne znamke št. 008366486 registrirane 24. 5. 2011 

3) besedne znamke WOK TO WALK št. 004643938 registrirane 12. 9. 2006. 9. Znamke pokrivajo razred 43 Mednarodne klasifikacije blaga in storitev, in sicer konkretno naslednje storitve: 1) gostinske storitve (restavracije); take-out storitve (hitra hrana); nudenje hrane in pijače (CTM št. 010081602), 2) nudenje hrane in pijače; nudenje začasnih namestitev (CTM št. 004643938), 3) nudenje hrane in pijače; nudenje začasnih namestitev (CTM št. 008366486).

10. Tožena stranka uporablja za označevanje lokala, embalaže za hrano, menijev, promocijskega gradiva, izveskov in drugih gostinskih storitev znak THE WOK 

11. Tožena stranka je po ugotovitvah prvostopenjskega sodišča navedeni znak prijavila in čaka na njegovo registracijo pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (priloga spisa B12). Do zaključka glavne obravnave v tem postopku znak THE WOK po ugotovitvi prvostopenjskega sodišča ni registriran kot znamka. Postopek je še v teku, saj je Upravno sodišče Republike Slovenije s sodbo opr. št. I U 917/2016 z dne 7. 3. 2017 odpravilo odločbo Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. 31207-547/2014-15 z dne 19. 5. 2016 (priloga spisa A49).

12. Prvostopenjsko sodišče je ugotovilo, da obstaja vidnostna podobnost zaradi besede „wok“ in zaradi značilne oranžno bele kombinacije znaka in znamke. Zvočne podobnosti znaka in znamke sicer ni, je pa presodilo, da obstaja pomenska podobnost med znakom in znamko (prvostopenjska sodba, r. št. 32). Znak in znamka se uporabljata za identične storitve (prvostopenjska sodba, r. št. 33). Presodilo je še, da obstaja verjetnost zmede v javnosti (prvostopenjska sodba, r. št. 34) na temelju črke b) 1. odstavka 47. člena ZIL-1). Prvostopenjsko sodišče je odločilo, da je tožena stranka kršila pravice, ki jih ima tožeča stranka na temelju znamke št. 010081602. 13. Prvostopenjsko sodišče je tudi presodilo, da je tožena stranka storila dejanje nelojalne konkurence po 5. in 10. alinei 2. odstavka ZVK v povezavi s 3. odstavkom 4. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence ZPOmK-1F. Primerjalo je logotip

 , meni 

in spletno stran 

Za njih je presodilo, da predstavljajo bistven del tržne podobe, namenjene obiskovalcu lokalov s prehrano in pijačo. Za znak, ki ga tožena stranka uporablja kot znak za označevanje svoje restavracije in gostinskih storitev, embalaže, tabel, menijev, izveskov, markiz, je prvostopenjsko sodišče presodilo, da posnema znamko tožeče stranke v tolikšni meri, da je do potrošnikov zavajujoč, ker pri njih vzbuja občutek o povezanemu izvoru storitev.

14. Po presoji prvostopenjskega sodišča sta podoba menija in spletnih strani (priloga spisa A10, A20) pri toženi stranki praktično enaka kot pri tožeči stranki. Meni in spletne strani posnemata podobo tožeče stranke v njenih bistvenih in za povprečnega potrošnika glavnih razlikovalnih učinkih. Ti so: uporaba barv, način postavitve teksta, grafični elementi in tipografija. Uporabljeni elementi tako po svoji vsebini oziroma obliki, izdelavi, uporabljeni barvni kombinaciji nezgrešljivo spominjajo na elemente tržne podobe tožeče stranke. S strani tožene stranke gre za suženjsko posnemanje tržne podobe, ki jo je ustvarila tožeča stranka.

15. Tudi notranja stenska dekoracija: 

po presoji prvostopenjskega sodišča pri povprečnemu potrošniku vzbuja napačno predstavo o izvoru, saj z navedeno stensko dekoracijo tožena stranka vzbuja vtis, da pripada mednarodni verigi restavracij, ki delujejo po celem svetu. Običajno mednarodne verige s takimi oznakami poudarjajo svojo mednarodno razširjenost in uveljavljenost. Tožena stranka ima poslovalnico le v Ljubljani. Navedba mest skupaj z zamenljivim znakom THE WOK povprečnemu potrošniku zavajajoče sporoča, da je lokal tožene stranke del verige po celem svetu, in ustvarja napačno predstavo o izvoru gostinskih storitev tožene stranke. Navedeno predstavlja okoliščino, ki toženo stranko v očeh povprečnega potrošnika povezuje s tožečo stranko, pri njem ustvarja vtis da sta povezani, da gre za njeno enoto, saj tožeča stranka posluje mednarodno.

16. Notranja stenska dekoracija z uporabo starinskega kolesa 

je po presoji prvostopenjskega sodišča znak, ki ga je tožena stranka v celoti prevzela iz tržne podobe tožeče stranke. Uporaba starinskega kolesa kot stenskega okrasa je nenavadna, zato ima močan razlikovalni učinek pri celostnem vtisu povprečnega obiskovalca restavracije s hitro prehrano. Tako je še zlasti zato, ker gre za dekoracijo v lokalu s hrano in pijačo in ne v prodajalni ali popravljalnici koles, kjer bi jo bilo mogoče pričakovati. Je element, ki si ga povprečen potrošnik zaradi njegove neobičajnosti zapomni.

17. Prvostopenjsko sodišče je dalo prav tožeči stranki, da obstaja možnost nastanka škode. Ta je v tem, da je vstop tožeče stranke na trg otežen, isto pa velja tudi za širjenje mednarodne verige z odpiranjem novih poslovalnic in v izgubi potencialnih franšiznih partnerjev. Dokler namreč tožena stranka posluje brez nadomestila, potencialni partnerji ne bodo pripravljeni plačevati franšizne dajatve. Tudi prihodki tožeče stranke so takšni, da kažejo na resno konkurenco tožeči stranki (prvostopenjska sodba, r. št. 48).

18. Ugotovitvenemu zahtevku je prvostopenjsko sodišče ugodilo na temelju prava znamk, kolikor se je nanašal na znamko Skupnosti št. 010081602. Prepovednemu zahtevku, kolikor se je nanašal na znak The Wok je ugodilo tako na temelju črke a) 1. odstavka 121. člena ZIL-1 kot tudi na temelju 1. odstavka 26. člena ZVK. Kolikor pa se je prepovedni zahtevek nanašal na ostale označbe („elemente tržne podobe“) in je prvostopenjsko sodišče prepovednemu zahtevku ugodilo, pa je bil pravni temelj za ugoditev zahtevkom izključno 5. in 10. alinea v povezavi s 1. odstavkom 26. člena ZVK.

19. Prvostopenjsko sodišče je delno ugodilo tudi zahtevku na povrnitev škode. Tega je tožeča stranka postavila za obdobje od aprila 2014 do oktobra 2016 (brez oktobra 2016). Na temelju licenčne analogije in pa analogije s franšizno dajatvijo je presodilo, da je zahtevek tožeče stranke utemeljen do višine 95.179,62 EUR, v presežku pa neutemeljen. Kot pravni temelj je navedlo 121.a člen ZIL-1. Zahtevku na objavo sodbe je ugodilo na temelju točke g prvega odstavka 121. člena ZIL-1 in drugega odstavka 26. člena ZVK.

20. Zoper ugodilni del prvostopenjske sodbe je vložila pritožbo tožena stranka.

21. Tožena stranka v svoji pritožbi meni, da za ugotovitveni zahtevek ne obstaja pravna podlaga in da v sodbi niti ni obrazložitve, s čim naj bi bile izvršene kršitve znamke tožeče stranke. V sodbi naj bi bilo niti ne navedeno, s čem naj bi tožena stranka sploh izvrševala dejanja nelojalne konkurence in s čim naj bi kršila znamko tožeče stranke. Sodišče naj bi tudi nepravilno presodilo, katera oseba je prijavila znamko THE WOK. Prijavitelj znamke THE WOK naj bi bila tretja oseba in ne tožena stranka.

22. Kolikor se pritožba nanaša na znamko, najprej navaja, da naj bi prvostopenjsko sodišče napačno opravilo presojo videza obeh znamk. Prevladujoči razlikovalni del in sporočilo znaka THE WOK naj bi bila sama posoda za wok. Dominantni del znamke skupnosti tožeče stranke pa naj bi bil človek v gibanju s sloganom WOK TO WALK. Sporočilo znamke naj bi bilo dokaj močno in jasno, njeno bistveno pa naj bi bilo v tem, da je hrano mogoče vzeti s seboj. Same besede wok iz celotnega slogana ni mogoče iztrgati, ker ta z ostalima dvema besedama skupaj sestavlja nerazdružno celoto, to pa je slogan. Tudi oranžna barva obeh znakov naj bi bila dominantni del znakov, ker gre za barvo, ki je pogosto uporabljena v znamkah in znakih različnih imetnikov v povezavi z gostinskimi storitvami. Tožeča stranka naj bi za registracijo svoje znamke ne pridobila monopola nad oranžno barvo. Sodišče bi moralo upoštevati prakso in smernice SEU o dominantnih in nedominantnih razlikovalnih elementih znakov. Tudi s pomenskega vidika naj ne bi bilo nobene podobnosti, saj naj bi bilo sporočilo znaka THE WOK, da gre za vrsto posode wok, znamka WOK TO WALK pa pomeni slogan s povsem drugačnim sporočilom in pomenom. Ta pomen naj bi bil, da je wok mogoče vzeti s seboj.

23. Prvostopenjsko sodišče naj bi ravnalo nepravilno, ker ni vpogledalo v spis registracijskega postopka znamke THE WOK pri URSIL in je vpogledalo le v spis pri Upravnem sodišču, opr. št. I U 917/2016. Upravni spor je tekel le glede zavrnitve ugovora zoper registracijo znamke, ne pa tudi glede odprave odločbe URSIL, s katero je bila znamke THE WOK št. 201470547 registrirana. Ta odločba naj bi bila dokončna in pravnomočna. Zadeva glede odločitve o ugovoru tožeče stranke je trenutno še v fazi odločanja pri URSIL, saj je upravno sodišče s sodbo I U 917/2016 z dne 7. 3. 2017 zadevo vrnilo v ponovno odločanje URSIL in sicer glede ugovora, vendar to ne pomenilo samodejne odprave odločbe o registraciji znamke THE WOK. Sodišče bi moralo prekiniti postopek zaradi kršitve znamke tožeče stranke vse dotlej, dokler se spor zaradi registracije znamke pravnomočno ne konča. Ker znamka THE WOK številka 201470547 velja, ne more biti sploh storjeno dejanje kršitve znamke.

24. Tožena stranka v nadaljevanju pritožbe očita prvostopenjski sodbi, da je njen izrek v točki II preširok in nezadostno definiran. Tožena stranka se namreč ukvarja z gostinsko dejavnostjo, prepovedni zahtevek v sodbi pa se naj bi pavšalno raztezal na prepoved uporabe znaka za proizvode kot so markize, zvezki, meniji in podobno, pri čemer tožena stranka ni izdelovalec ali prodajalec teh izdelkov.

25. Tožena stranka meni, da je pravno nepravilno, ker prvostopenjsko sodišče ni ugotavljalo faktične zmede v gospodarskem prometu med znanko in znakom, temveč le verjetnost nastanka zmede. Sodišče prve stopnje naj bi v ničemer ne utemeljilo svojega mnenja, da obstaja verjetnost nastanka zmede, da bo povprečni potrošnik v EUR ali pa v Sloveniji pomislil, da je znak THE WOK znamka tožeče stranke, in da sta tožeča in tožena stranka kakorkoli medsebojno finančno povezani. Pravdni stranki naj ne bi nastopali na istem homogenem trgu, razdalja med konkurenčnimi lokali naj bi bila prevelika in naj bi znašala 1000 km in več. Edini dokaz, na katerega naj bi sodišče oprlo svoj sklep o verjetnosti zmede je ena sama elektronska pošta iz leta 2014. Ta pošta naj ne bi vzdržala preizkusa avtentičnosti, saj naj ne bi bilo znano niti, kdo jo je napisal in s kakšnim namenom. Vsaj tri priče bi morale potrditi, da so se zmotile o izvoru lokala. Tudi očitki o kopiranju spletne strani naj ne bi bili niti konkretizirani, niti obrazloženi. To oceno bi smel podati le ustrezen izvedenec. Prepovedni zahtevek za celotno območje EU naj ne bi prišel v poštev, ker ima tožena stranka le en sam lokal in ta lokal je v Republiki Sloveniji.

26. Pritožnica meni, da je izrek sodbe v točki III nekonkretiziran in neizvršljiv. Prikazi menija, spletne strani, notranjih dekoracij ne omogočajo izvršljivosti, ker naj bi bili nejasni. Prepoved naj bi bila tudi nejasno opredeljena; tako naj bi se npr. ne vedelo, ali na spletni strani tožena stranka ne sme uporabljati slike, ki je prikazana v izreku ali česa drugega oziroma ali spletne strani sploh ne sme uporabiti. Prepoved bi morala biti jasno definirana, da bi bilo zagotovljeno pravno varstvo toženi stranki. Tožena stranka tudi nasprotuje mnenju prvostopenjskega sodišča, da se naj bi naslanjala na poslovni model tožeče stranke. Tožena stranka naj bi ustvarila svojo podobo in naj bi z njo nastopala na trgu. Glede tega naj ne bi imela nobenih slabih namenov, to naj bi ugotovilo tudi prvostopenjsko sodišče. Za svoje sklepe o kopiranju in posnemanju znaka THE WOK in očitanih dejanj nelojalne konkurence bi moralo sodišče postaviti izvedenca ustrezne oblikovalske stroke. Da bi sodišče lahko napravilo sklepe o suženjskem posnemanju tržne podobe, bi moralo opraviti ogled na kraju samem in primerjavo lokalov pravdnih strank, medtem, ko njegovi sklepi temeljijo na nejasnih ter zasenčenih ter neberljivih fotografijah brez datumov, ki jih je predložila tožeča stranka. Prvostopenjsko sodišče naj bi celo samo ugotovilo, da posamezni sestavni deli tržne podobe niso avtorsko delo. V nasprotju s tem pravnim mnenjem naj bi v okviru preizkusa obstoja nelojalne konkurence sklenilo, da je tožena stranka nelojalno konkurirala. Prepovedalo je uporabo istih elementov, za katere je prvostopenjsko sodišče trdilo, da niso avtorsko delo (logotip, meni, spletna stran, dekoracije na steni). Sodba naj bi bila sama s seboj v nasprotju.

27. Pritožnica tudi ponovno meni, da si stranki tega postopka nista konkurenta. Zgolj verjetnost, da konkurenca lahko nastopi, naj ne bi zadoščalo za obstoj nelojalne konkurence. Upoštevni trg za gostinske storitve ni enak. Lokali tožeče stranke naj bi bili na Nizozemskem, edini lokal tožene stranke pa naj bi bil v Sloveniji. Gostinske storitve naj bi bile lokalnega pomena in so zato svojevrstne, ker so vezane na lokalno območje.

28. Tožena stranka izpodbija tudi odločitev o svoji odškodninski odgovornosti tako po temelju, kot tudi po višini. Pritožnica nasprotuje temu, da bi se premoženjska škoda obračunala na temelju plačila po franšizni pogodbi. Kot razlog navaja, da je v okviru plačila po franšizni pogodbi treba plačati le en del za zakonito rabo. Pritožnica tudi meni, da bi se v okviru licenčne analogije moralo odšteti od bruto prometa tožene stranke vse stroške za plače delavcev, material, elektriko, vodo in podobne izdatke. Le od preostanka bi se lahko izračunavala licenčnina. Tudi odstotek licenčnine (4 %) naj bi bil previsok, ker naj bi sodišče ne upoštevalo nobenih konkretnih okoliščin primera. Licenčnine, ki se uporablja za prodajo hrane in pijače kupcem v trgovinah, se naj ne bi smelo upoštevati kot merilo za odmero odškodnine. Dejavnost tožeče stranke naj bi namreč bila drugačna, in sicer nudenje obrokov gostom.

29. Pritožnica tudi izpodbija sodbo v obrestnem delu "kolikor se nanaša na samo višino v povezavo s prerekano višino škode, kakor tudi glede na to, da je prerekala spremembo tožbe tekom samega postopka“.

30. Pritožba nasprotuje objavi sodbe. Meni namreč, da objava sodbe v slovenskih časopisih ne bo ničesar pomenila slovenskemu potrošniku. Zaradi tega tudi tožeča stranka ne bo pridobila boljšega položaja od sedanjega, ker je sploh ni na trgu v Sloveniji. Objavljen bi moral biti celotni izrek sodbe, saj naj bi tožeča stranka v večjem delu izgubila pravdo.

31. Pritožba še meni, da je bila storjena kršitev določb pravdnega postopka, ker ni bilo ugodeno njenemu predlogu za izdajo vmesne sodbe o temelju.

32. Pritožba izpodbija tudi odločitev o stroških postopka. Tožena stranka navaja, da naj bi v pravdi uspela s 65 %. Skupni stroški postopka naj bi znašali 3.572,50 EUR in 10.887,26 EUR. Ker predstavlja 65 % od vsote obeh prej navedenih zneskov 9.398,00 EUR, bi morala te stroške kriti tožeča stranka sama. Ker pa je tožeča stranka izgubila pravdo v pretežnem delu bi bilo po mnenju tožene stranke pravično, če bi krila sploh kar vse stroške sama, razen dosojenih stroškov tožene stranke. Sodišče naj bi tudi ne upoštevalo in priznalo stroškov v znesku 280,00 EUR in DDV od tega zneska toženi stranki za poseben zahtevek za izdajo zamudne sodbe z dne 3. 11. 2016, in čeprav gre za posebno zahtevo in ne zgolj za eno pripravljalno vlogo.

33. Na pritožbo je tožeča stranka odgovorila. V svojem odgovoru je navedla, da sporna prijava še ni registrirana znamka. Upravno sodišče RS naj bi sicer odpravilo le odločbo o ugovoru tožeče stranke in zadevo vrnilo URSIL v ponovno odločanje. Skladno s tretjim odstavkom 64. člena Zakona o upravnem sporu se naj bi po odpravi odločbe in vrnitvi zadeve v ponovno odločanje, zadeva vrnila v stanje, v katerem je bila preden je bil izdani upravni akt odpravljen. Sicer pa tudi sama registracija znamke, če bi obstajala, po mnenju tožeče stranke ne vpliva na spor v zvezi s kršitvijo starejše znamke. Tožeča stranka se sklicuje na pravno mnenje sodišča Evropske unije v zadevi C-561/11 in na odločitev istega sodišča v zadevi s številko C-491/14. Po mnenju tožeče stranke naj bi bila preizkusa podobnosti in zmede v javnosti materialnopravna preizkusa. Odgovor na pritožbo v nadaljevanju tudi pojasnjuje, zakaj naj bi bila znak tožene stranke in znamka tožeče stranke podobna. Po mnenju tožeče stranke tožeča stranka nastopa na slovenskem trgu. Vsem zainteresiranim osebam ponuja, tudi v Sloveniji, zakonito uporabo znamke tožeče stranke in sicer tako, da odprejo franšizno enoto restavracije tožeče stranke. Prepovedni zahtevek naj ne bi bil preširok, ker je omejen na uporabo spornega znaka v povezavi z gostinskimi storitvami. Navedbe tožene stranke o nejasnih, zasenčenih in neberljivih fotografijah brez datumov naj bi bile pritožbene novote. Tožeča stranka naj bi nastopala tudi na slovenskem trgu, saj naj bi bili tudi slovenski podjetniki vabljeni k odprtju franšizne enote v Sloveniji. Tožeča stranka predlaga zavrnitev pritožbe.

34. Dne 6. 3. 2018 je tožena stranka vložila še eno vlogo. Ta vloga pomeni odgovor na odgovor na pritožbo. Ker je bila vloga vložena že po izteku pritožbenega roka, je pritožbeno sodišče v vsakem primeru ni moglo upoštevati. Poleg tega vložitev odgovora na odgovor na pritožbo po ZPP niti ni dopustna, saj je ZPP ne pozna. Kot takšna je ta vloga neupoštevna.

35. Pritožba je delno utemeljena. Pritožbeno sodišče ji je delno ugodilo in je sodbo delno spremenilo na temelju 355. člena ZPP. V preostanku pa jo je zavrnilo in potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča (353. člen ZPP).

36. Zahtevki tožeče stranke se nanašajo na znamko Skupnosti in na nelojalno konkurenco. Tožeča stranka je pravna oseba s sedežem na Nizozemskem.

37. Glede na to, da gre za spor z mednarodnim elementom, je moralo pritožbeno sodišče odločiti o pristojnosti slovenskega sodišča, in o pravilni uporabi materialnega prava; o obojem po uradni dolžnosti. Pri tem je pritožbeno sodišče moralo ločeno odločiti o zahtevkih na temelju prava znamk in o zahtevkih na temelju pravil o nelojalni konkurenci.

38. Kršitev znamke tožeče stranke se je dogajala v času, ko je sprva še veljala Uredba št. 207/2009, ki je bila kasneje spremenjena z Uredbo št. 2015/2424. Obe uredbi sta bili še kasneje nadomeščeni z Uredbo št. 2017/1011. Vse tri uredbe se nanašajo na blagovno znamko EU. V času kršitve je veljala sprva le prva uredba, ki je bila kasneje spremenjena z Uredbo št. 2015/2424. Zadnja uredba (št. 2017/1011) v obdobju kršitve znamke tožeče stranke še ni veljala. Vsebinsko pa, kolikor se nanašajo te uredbe na obravnavano kršitev, se medsebojno ne razlikujejo.

39. Pristojnost slovenskega sodišča za odločanje o zahtevkih v zvezi s kršitvijo znamke je podana na temelju členov 96 a) in 97 ods. 1 Uredbe 207/2009. Ta ureditev je ostala nespremenjena tudi kasneje, npr. z Uredbo št. 2015/2424. 40. Ker je tožeča stranka imetnica znamke Skupnosti (kasneje preimenovano v znamko EU) št. 010081602 se za odločitev v zadevi, kolikor se nanaša na prepovedni zahtevek, uporabljajo naravnost določbe uredb, kolikor so urejale posamezne zahtevke. Prepovedni in odškodninski zahtevek sta oba urejena v Uredbi št. 207/2009. 41. Prepovedni zahtevek je urejen v 9. ods. 1 (b) v povezavi s členom 102. Prva določba je bila kasneje preštevilčena z Uredbo št. 2015/2014 v čl. 9 ods. 1 in 2 (b). Čl. 102 Uredbe št. 207/2009 je ostal nespremenjen in ni bil preštevilčen. Enak zahtevek je sicer na temelju Uredbe št. 2017/1011 ostal in je njegov pravni temelj sedaj čl. 9 ods. 1 in 2 b).

42. Odškodninski zahtevek je tudi urejala Uredba št. 207/2009 v čl. 9 ods. 3, z Uredbo št. 2015/2424 pa je bil pravni temelj prenesen v čl. 9b ods. 2. Kasnejša ureditev ni pomembna, ker se odškodninski zahtevek nanaša izključno na čas, še preden je začela veljati Uredba št. 2017/1011. 43. Za ugotovitveni zahtevek se uporablja slovensko pravo (181. člen ZPP v povezavi s čl. 102 ods. 2 Uredbe št. 207/2009; določba je ostala nespremenjena tudi z Uredbo št. 2015/2024). Za zahtevek za objavo sodbe se tudi uporablja pravo RS (čl. 102 ods. 2 Uredbe 207/2009; določba je ostala nespremenjena tudi z Uredbo št. 2015/2024). Enaka določba je tudi v Uredbi št. 2017/1011 (čl. 130 ods. 2).

44. Za odločanje o zahtevkih v zvezi z nelojalno konkurenco je pristojno sodišče RS na temelju čl. 5 št. 3 Uredbe 44/2001. Uporablja se materialno pravo RS (čl. 6 ods. 1 Uredbe Rim II = Uredba št. 864/2007).

45. Glede na 3. odstavek 4. člena ZPOmK-1F, ki je bil uveljavljen šele v drugi polovici leta 2015, se za že do uveljavitve tega zakona začete postopke še naprej uporabljata 26. in 27. člen ZVK. Na te določbe je zato oprlo pritožbeno sodišče svojo odločbo. Sicer ZPOmK-1F ničesar ne določa glede tega, da se še naprej uporablja tudi 13. člen ZVK. Toda določbe o pravnih posledicah kršitev (26. in 27. člen ZVK) ni mogoče uporabiti brez določb o pravnem temelju za izrek teh posledic. To pa je prav 13. člen ZVK. Sicer pa je pravilen odgovor na vprašanje, katero materialno pravo se mora uporabiti v danem primeru, dokaj nepomembno. ZPOmK-1F je namreč vsebino členov 13, 26 in 27 ZVK brez vsebinskih sprememb prenesel v ZPOmK-1. Njihova vsebina je sedaj v 63.a in 63.b členu ZPOmK-1. I. ODLOČITEV O PRITOŽBI, KOLIKOR SE NANAŠA NA UGOTOVITVENI ZAHTEVEK

46. Ne držijo pritožbene navedbe, da je prvostopenjska sodba brez obrazložitve, s čimer naj bi bila kršena znamka Skupnosti št. 0100081602, katere imetnica je tožeča stranka. V to se bo tožena stranka prepričala, ko bo prebrala obrazložitev prvostopenjske sodbe v r. št. 20 do 35. Prvostopenjsko sodišče je tudi obrazložilo svojo odločitev glede nelojalnega konkuriranja s strani tožene stranke. Obrazložitev glede tega je v r. št. 36 do 41, 43, 44 in 48. Nepravilna ugotovitev prvostopenjskega sodišča o prijavitelju znamke The Wok (po slovenskem pravu) pri URSIL pa ne vpliva na pravilnost njegove odločitve. Odločilno vprašanje je, katera oseba je z uporabo znaka The Wok kršila pravice imetnika znamke. Imetnik znamke ima namreč pravico „preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo“ kateri koli znak, ki je podoben blagovni znamki EU in se uporablja v zvezi z blagom ali storitvami, ki so enake ali podobne blagu ali storitvam, za katere je registrirana blagovna znamka EU, če obstaja verjetnost zmede v javnosti. Tako določa Uredba št. 207/2009 (čl. 9 ods. 1) in takšna ureditev je, ne glede na vse ostale spremembe besedila ostala enaka do zadnjega naroka za glavno obravnavo. Takšna „tretja oseba“ je lahko imetnik znamke ali pa kdorkoli drug, ki uporablja določen znak.

47. Prvostopenjsko sodišče je tudi pravilno presodilo, da je ugotovitveni zahtevek (181. člen ZPP) dopusten, ker zanj obstaja pravni interes. Tega pritožba ne izpodbija, pritožbeno sodišče pa se na ta del razlogov izrecno sklicuje (prvostopenjska sodba, r. št. 52); sicer pa odločitev prvostopenjskega sodišča ustreza tudi že odločitvi pritožbenega sodišča v zadevi z opr. št. VSL I Cpg 1184/2013. II. ODLOČITEV O PRITOŽBI, KOLIKOR SE NANAŠA NA KRŠITEV ZNAMKE

48. Neutemeljena je pritožba, kolikor se nanaša na kršitev znamke.

49. Pritožbeno sodišče se strinja s presojo prvostopenjskega sodišča, da sta znak The Wok in pa znamka Wok to Walk medsebojno vizualno in pa pomensko podobna.

50. Prvostopenjsko sodišče je tudi ugotovilo, da tožena stranka uporablja znak The Wok za iste storitve, kot jih ima zaščitene tožeča stranka v razredu 43 Nicejske klasifikacije. Te ugotovitve pritožba ne izpodbija. Glede na enakost storitev morata biti znamka tožeče stranke in znak tožene stranke bolj različna, kot če bi bile storitve ene in druge stranke zgolj podobne.

51. Znak tožene stranke in figurativna znamka št. 010081602 sta si podobna v tem, da imata oba obliko kvadrata z zaobljenimi robovi. Oba imata bele slikovne in besedne elemente. Ti so preprosti, stilizirani in sodobni. Oba kvadrata sta v svojem temelju v oranžni barvi. Na znamki tožeče stranke je piktogram človeka v gibanju, ki v roki drži posodo s plameni (pač posodo „wok“). Obstajajo sicer tudi razlike, in sicer zlasti v tem, da je na znamki v ospredju človek s ponvijo kot celota, na znaku tožene stranke pa je to ponev. Enaki sta tudi besedi „wok“, le da je na znamki tožeče stranke tej besedi dodano še: „to walk“. Ne glede na razlike, pa tudi pritožbeno sodišče meni, da od povprečnega porabnika ni mogoče pričakovati, da si bo zapomnil vse različne elemente in zaznal razlike med njimi, razen če so seveda očitne. Odločilen bo splošen, bolj površen vtis. Ta pa je znak v obliki kvadrata z močno oranžno barvo, ki se vtisne v spomin, bele črke in napis „wok“. Od povprečnega potrošnika ni mogoče pričakovati, da si bo zapomnil podrobnosti, kot je, da obstaja razlika med sloganom „Wok to walk“ in pa „The Wok“ in tudi ne, da se bo poglabljal v pomenske razlike. Seveda tožeča stranka nima nobene pravice monopolizirati besede „wok“, vendar pa ima pravico uporabljati svojo znamko, kot je bila registrirana. Očitek toženi stranki pa ni bil, da je uporabljala besedo „wok“ kot takšno, temveč da jo je skupaj z drugimi elementi uporabljala tako, da je kršila znamko tožeče stranke.

52. Pritožba meni tudi, da ni zvočne podobnosti med obema znakoma. S takšno presojo se pritožbeno sodišče strinja. Že prvostopenjsko sodišče je ugotovilo, da sta v znamki in znaku enaka beseda „wok“. Presodilo pa je, da je ritem izgovorjave drugačen, To svojo presojo je omejilo na besedno znamko „Wok to Walk“ št. 004643938. Verjetno gre za pomoto pri označbi znamke, saj je sicer preizkušalo zgolj podobnost znamke št. 010081602. Fonetična podoba sicer ni povsem drugačna, zaradi skupne besede „wok“ in podobnega izgovora obeh besed "wok" in "walk", toda znamka in znak se vendarle zvočno razlikujeta.

53. V znamki in znaku se pojavlja beseda „wok“. V tem je med njima pomenska podobnost. Besedna zveza „wok to walk“ je hkrati tudi besedna igra, in ima določen razlikovalni učinek. Kakršnekoli besedne igre pri znaku tožene stranke ni. Toda tudi po presoji pritožbenega sodišča je obvladujoča značilnost znamke in znaka beseda „wok“. Ta odkazuje na določeno vrsto hrane, medtem ko je „to walk“ v znamki tožeče stranke zgolj v primerjavi z besedo „wok“ manj pomemben dodatek, ki kaže na način prodaje hrane.

54. Ne glede na fonetično razliko sta tudi po mnenju pritožbenega sodišča ob bolj splošni („globalni“) presoji splošnega vtisa1 vidnostna in vsebinska podobnost tolikšni, da je zmeda v javnosti verjetna. Upoštevati je bilo treba pri tem povsem enako dejavnost obeh strank. Razlogi za podobnost so zlasti tile: enaka dominantna beseda „wok“, uporaba kvadrata s temeljno živo oranžno barvo in zaobljenimi robovi, beli grafični in besedni elementi, ki so vsi stilizirani in razmeroma preprosti.

55. Prvostopenjsko sodišče je pravilno ravnalo, ker je preizkušalo, ali obstaja verjetnost zmede. To mu nalaga čl. 9 ods. 1 (b) Uredbe št. 207/2009. Vse kasnejše pravo je glede tega enako. Ugotavljanje, ali je resnično prišlo do zmede v javnosti, ni potrebno. Sodišče je tej svoji dolžnosti zadostilo z obsežno in izčrpno obrazložitvijo v r. št. 34. Elektronsko pošto iz maja 2014 je prvostopenjsko sodišče navedlo zgolj v podkrepitev, da zmeda ni le verjetna, temveč je celo že nastala. Sam po sebi je ta del utemeljitve prvostopenjska sodišča celo odveč, ker zadošča že, da obstaja verjetnost zmede. Morebitni dokaz s pričami bi se nanašal na dokazovanje dejanske zmede v javnosti, to pa iz že prej opisanih razlogov ni potrebno. Smiselno isto velja za kopiranje spletne strani na Facebooku (prvostopenjska sodba, r. št. 34).

56. Sodišče sme, in glede na čl. 8 ods. 1 Uredbe št. 207/2009 celo mora preizkusiti, ali uporabljeni znak, tudi če je že registriran kot znamka, krši pravice imetnika znamke. Tako je odločilo SEU v zadevi, ki se je nanašala na kršitev znamke Skupnosti z drugo znamko Skupnosti (sodba SEU, št. C-561/11). Enako je odločilo tudi v zadevi, ki se je nanašala na dve nacionalni znamki (sodba SEU, št. C-491/14), posredno pa na Direktivo 2008/95/ES. Imetniku starejše znamke ni treba vložiti ničnostne tožbe zoper imetnika novejše znamke. Temu je doslej sledilo že pritožbeno sodišče v zadevi z opr. št. V Cpg 1113/2017 (r. št. 6).

57. V tej zadevi gre sicer kvečjemu za presojo, ali obstaja kršitev znamke Skupnosti v imetništvu tožeče stranke z nacionalno znamko tožene stranke. Sporno je pri tem vsekakor, ali je tožena stranka sploh imetnik znamke. Če ni imetnica znamke, potem se preizkusu tako ali tako ne more upirati.

58. Ureditev po Uredbi št. 207/2009 (in ostalih uredbah) je zelo podobna tisti po navedeni direktivi. Tudi če bi bila tožena stranka imetnica znamke, ni videti nobenega razloga, zaradi katerega ne bi bil v postopku kršitve starejše znamke Skupnosti nedopusten preizkus, ali nacionalna znamka ni podobna znamki Skupnosti, ne da bi bila prej vložena ničnostna tožba.

59. Pritožbenemu sodišču glede na to ni bilo potrebno niti preizkušati, ali je znamka tožene stranke medtem že registrirana, niti se kakorkoli ukvarjati s pritožbenimi navedbami glede stanja, ki ga je ustvarila odločba Upravnega sodišča opr. št. I U 917/2016. Seveda prvostopenjsko sodišče tudi ni bilo dolžno prekiniti postopka do pravnomočnosti odločitve o registraciji znamke. Ker lahko tožeča stranka uveljavlja zahtevke zoper imetnika registrirane znamke, ali zoper kateregakoli drugega uporabnika znamke, lahko toliko bolj uveljavlja zahtevke zoper uporabnika znaka, ki še ni registriran kot znamka, ali pa upravnopravni postopek registracije še ni zaključen.

60. Neutemeljena pa je pritožba tudi, kolikor se nanaša na točko II izreka. Izrek je mogoče razumeti: toženi stranki se prepoveduje uporaba znaka The Wok za označevanje gostinskih lokalov in storitev, embalaže za hrano, promocijskega gradiva, tabel menijev, izveskov, markiz, "vse v povezavi z gostinskimi storitvami". Kljub okornemu besednemu oblikovanju zahtevka, ga je mogoče razumeti: toženi stranki se prepoveduje uporabljati znak The Wok za označevanje lokalov in v izreku podrobnejše naštetih predmetov, če se ti predmeti uporabljajo za gostinske storitve. Toženi stranki se torej ne prepoveduje izdelovanje ali prodaja naštetih predmetov. Ker jih tožena stranka že po svojih trditvah ne izdeluje, je tudi nejasno, kaj je s svojo pritožbo sploh hotela doseči. 61. Ker je tožeča stranka imetnica znamke Skupnosti, lahko doseže prepoved uporabe podobnega znaka ali znamke kjerkoli v EU, ne glede na to, ali tožeča stranka znamko Skupnosti uporablja tudi na slovenskem trgu. Znamka Skupnosti je namreč enotna in ima enoten učinek v celi EU (čl. 1 ods. 2 Uredbe št. 207/2009; kasnejše spremembe v pravu znamke Skupnosti tega niso spremenile; enako tudi že odločba VS RS, opr. št. III Ips 91/2013). Deležna pa je tudi poenotenega varstva, kot bo pritožbeno sodišče v nadaljevanju še obrazložilo.

62. Pritožba se tudi moti, da sodišče v Republiki Sloveniji ne bi smelo izreči prepovedi uporabe znaka The Wok v drugih državah EU. Pravni temelj za takšno ravnanje kateregakoli slovenskega sodišča je v členih 96, 97 ods. 1, 98 ods. 1 a) Uredbe št. 207/2009 (in sedaj v členih 124 črka (a), 125 ods. 1 in 126 ods. 1 (a) Uredbe št. 2017/1011). Da nevarnost kršitve v drugih državah članicah obstaja, pa je tožeča stranka trdila. Na to je opozorila v svojem odgovoru na pritožbo (str. 8 = l. št. 304). Takšne trditve je tožeča stranka sicer že postavila v teku prvostopenjskega postopka. Trdila je namreč, da tožena stranka ponuja svojo franšizo (pripravljalna vloga z dne 24. 8. 2016, str. 6), ponudila pa je tudi dokaz (priloga A47). Teh trditev tožena stranka ni prerekala, in zato veljajo za ugotovljene.

III. ODLOČITEV O PRITOŽBI, KOLIKOR SE NANAŠA NA NELOJALNO KONKURENCO

63. Tožena stranka je tudi po presoji pritožbenega sodišča storila dejanja nelojalne konkurence (5. in 10. alinea 2. odstavka 13. člena ZVK).

64. Tožeča in tožena stranka sta po neizpodbijanih ugotovitvah prvostopenjskega sodišča obe podjetji, ki nastopata na trgu. Tožeča stranka posluje v Veliki Britaniji, na Nizozemskem, v Španiji, na Portugalskem, v Litvi, Latviji, Irski, Nemčiji, Franciji in Bolgariji (prvostopenjska sodba, r. št. 38). Tožena stranka posluje izključno v Sloveniji.

65. Pritožba izpodbija, da bi tožeča stranka delovala na trgu Republike Slovenije. V resnici tožeča stranka v času sojenja ni opravljala storitev v zvezi s prehrano v Republiki Sloveniji, saj v Republiki Sloveniji ni imela nobene restavracije. Ne glede na to pa je nastopala na slovenskem trgu. Pritožbeno sodišče je sicer presodilo, da okoliščina, da naj bi obstajal enoten trg EU za odločanje o obstoju nelojalne konkurence ne more biti pravo merilo. Zamejitev trga je treba opraviti glede na konkretne okoliščine, ne pa glede na normativno odločitev o vzpostavitvi enotnega trga. Konkretne okoliščine pa so v veliki meri odvisne od samega izdelka od storitve, vendar ne le zgolj od njih. Tako je na primer mogoče vzpostaviti enoten trg za nafto ali za električno energijo. Za izdelke za vsakdanjo porabo in tudi za gostinske storitve, na primer, in vsaj praviloma takšnega enotnega trga iz povsem stvarnih razlogov ni in ga tudi v bližnji prihodnosti ni mogoče pričakovati.

66. Ne glede na pomisleke glede opredelitve trga pa je pritožbeno sodišče presodilo, da je prvostopenjsko sodišče odločilo pravilno, glede na dejstva, ki jih je ugotovilo. Pri presoji, ali stranki nastopata na istem trgu, je namreč potrebno poleg konkretnih okoliščin upoštevati tudi podjetniško presojo. Pri takšni presoji pa sta stranki v resnici delovali na istem trgu. Prvostopenjsko sodišče je namreč ugotovilo, da je tožeči stranki oteženo odprtje franšizne enote (prvostopenjska sodba, r. št. 48). Točneje bi bilo zapisati, da je tožeči stranki otežena podelitev franšize s franšizno pogodbo nekomu drugemu. Ker tožena stranka posluje brez franšizne pogodbe in ji ni treba plačevati nadomestila, je težko prepričati mogoče jemalce franšize, naj sklenejo franšizno pogodbo, saj bi bila posledica sklenitve franšizne pogodbe dolžnost plačila franšizne dajatve (prvostopenjska sodba, r. št. 48).

67. Tožeča stranka je ima mednarodno verigo restavracij za hitro prehrano. Ta veriga sicer ni tako poznana kot kakšne druge (npr. McDonald´s), deluje pa v razmeroma velikem številu držav EU, med njimi pa tudi v večini večjih držav članic EU (prvostopenjska sodba, r. št. 38). Iz tega razloga je v drugačnem položaju, kot če bi na primer nastopala zgolj na enem samem, nemara tudi povsem krajevno omejenem trgu. Kot takšna je prisotna tudi na slovenskem trgu, kjer je lahko ponudnica franšize ali pa lahko sama, preko hčerinske družbe, ponuja blago in storitve. Vendar to ni edini razlog. Povprečen slovenski porabnik, kot tudi povprečen turist lahko pozna verigo restavracij tožeče stranke iz drugih držav (prvostopenjska sodba, r. št. 39, konec odstavka). Tega pritožba ne izpodbija. Na takšen način je tožeča stranka prisotna na trgu gostinskih storitev v Ljubljani že sedaj. Tožeča stranka torej nastopa na trgu tudi tako, in torej ne le kot ponudnica franšize.

68. Pritožba končno tudi izpodbija, da bi bilo ravnanje v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji. Pritožba trdi, da tožena stranka ni imela nobenih slabih namenov. To tudi ni znak dejanskega stanu nelojalne konkurence (2. odstavek 13. člena ZVK). Za odločitev v tej zadevi je brez pomena. Tožena stranka tudi meni, da ni kopirala poslovnega modela, izraz pa naj bi tudi ne bil zakonski. Ta pritožbena navedba je sicer pravilna, za odločitev pa je oboje nebistveno. Prvostopenjsko sodišče je namreč ugotovilo, da je tožena stranka opravila vrsto ravnanj, s katerimi je nelojalno konkurirala tožeči stranki. To pa je bistveno za odločitev v tej zadevi. Prvostopenjsko sodišče je namreč obširno utemeljilo svojo odločitev, da so posamezna konkretna ravnanja tožene stranke pomenila kršitev dobrih poslovnih običajev. Pritožba meni, da tožena stranka ni suženjsko posnemala tržne podobe tožeče stranke, sodišče pa bi moralo opraviti ogled in primerjavo obeh lokalov pravdnih strank. Njegova sklepanja naj bi temeljila „na nejasnih/zasenčenih in neberljivih fotografijah brez datumov.“ Očitno pritožba zgolj izpodbija presojo prvostopenjskega sodišča, da je suženjsko posnemala tržno podobo tožeče stranke (prvostopenjska sodba, r. št. 48), njegovih konkretnih ugotovitev o posameznih ravnanjih pa ne izpodbija. Vsekakor ne navaja konkretno, katera po prvostopenjskem sodišču sicer ugotovljena dejstva o konkretnih ravnanjih tožene stranke naj bi bila ugotovljena nepravilno, niti, da je še pravočasno, v teku prvostopenjskega postopka ugovarjala takšnim dokazom.

69. Prvostopenjsko sodišče je res zavrnilo del zahtevkov tožeče stranke zato, ker tožena stranka ni kršila avtorske pravice tožeče stranke. Avtorskopravno varstvo in varstvo pred nelojalno konkurenco pa imata vsak svoj ločen pravni temelj. Zato je mogoče varovati pred nelojalno konkurenco tudi takšne označbe in podatke, ki jih uporablja tožeča stranka, ki sicer ne uživajo avtorskopravnega varstva. V obrazložitvi prvostopenjske sodbe torej ni nobenega nasprotja.

70. Pritožba utemeljitve prvostopenjskega sodišča glede konkretnih dejanj nelojalne konkurence ne izpodbija tako, da bi ponudila svoje, drugačne razmisleke glede teh razlogov. Meni pa, da bi moralo prvostopenjsko sodišče postaviti izvedenca oblikovalske stroke. Takšno mnenje je nepravilno. Izvedenec se lahko postavi le, če je potrebno ugotoviti kakšna dejstva v zvezi s posameznimi dejanji. Preizkus, ali so posamezna dejanja tožene stranke takšna, da so pripeljala do nelojalne konkurence pa že pomeni uporabo 2. odstavka 13. člena ZVK. Subsumpcijo dejanskega stanu pod pravno normo pa opravlja sodišče, saj je to sestavni del uporabe materialnega prava. To pa je pridržano sodišču. 71. Z razlogi prvostopenjskega sodišča, kolikor se nanašajo na posamezna dejanja nelojalne konkurence, se pritožbeno sodišče v celoti strinja in jih bo zato v nadaljevanju kratko povzelo.

72. Da je tožena stranka ravnala v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji je prvostopenjsko sodišče ugotovilo v zvezi z uporabo znaka „The Wok“, ki se je uporabljal za ovojnino, tabele, menije, izveske in markize. Za te je tudi že pritožbeno sodišče obrazložilo, da je podoben znamki tožeče stranke. Tožena stranka ga ne sme uporabljati tako zaradi tega, ker je z njim kršena znamka tožeče stranke, kot tudi zaradi tega, ker utegne znak The Wok“ ustvariti zmedo glede izvora blaga ali storitev tožene stranke.

73. Meni 

in spletne strani 

so pri toženi stranki praktično enaki kot pri tožeči stranki (prvostopenjska sodba, r. št. 41). Glede podrobnosti glede oblike se pritožbeno sodišče sklicuje na obrazložitev prvostopenjskega sodišča. 74. Prvostopenjsko sodišče je presodilo, da takšen stenski okras: 

pri povprečnemu porabniku vzbuja nepravilno predstavo o izvoru, ker z njim nastaja vtis, da pripada gostinski obrat tožene stranke mednarodni verigi restavracij, ki delujejo po celem svetu. To pač toliko bolj, ker so mesta navedena skupaj z znakom „The Wok“, ki tudi sam pomeni kršitev tako znamke, kot tudi dejanje nelojalne konkurence.

75. Okras s starinskim kolesom 

pa je po presoji prvostopenjskega sodišča nenavaden, ker se nahaja v restavraciji s hitro prehrano. Zato ima močan razlikovalni učinek. Ta del oblikovanja gostinskega obrata je napravljen (kopiran) po vzoru, ki ga dajejo lokali tožeče stranke.

76. Pritožba pa je delno utemeljena, kolikor meni, da ni jasno, česa tožena stranka ne sme uporabljati, ker prepoved sploh ni jasno opredeljena.

77. Prvostopenjsko sodišče je v svoji obrazložitvi jasno podalo le razloge, zaradi katerih tožena stranka ne sme uporabljati menija, spletne strani, oblikovanja notranjščine s starinskim kolesom in notranje stenske dekoracije z napisom „The Wok“ in zapisi mest. Ravnanja tožene stranke, ki jih je prvostopenjsko sodišče prepovedalo, je v svojem izreku tudi upodobilo grafično. Sicer povečane, vendar pa enake grafične upodobitve pa je pritožbeno sodišče povzelo v tej obrazložitvi zaradi večje jasnosti obsega prepovedi. V tem delu je pritožba neutemeljena.

78. Prvostopenjsko sodišče pa je toženi stranki tudi prepovedalo uporabljati „katerikoli posamični element ali kombinacijo elementov tržne podobe“. Ker je tožena stranka uporabljala barve, številke, črke, spletne strani, in še marsikaj drugega, bi to lahko pomenilo, da tožena stranka vsega tega ne sme več uporabljati pri označevanju svojega blaga in storitev (pri "ustvarjanju tržne podobe"). Takšna prepoved je v resnici preširoka. Če bi že doslej prišlo do kršitve s „posameznimi elementi tržne podobe“, ali bi bilo mogoče utemeljeno vsaj pričakovati, da se bo kršitev dogodila v prihodnosti, bi moralo prvostopenjsko sodišče kaj takšnega ugotoviti, še prej pa tožeča stranka postaviti ustrezne trditve. Prvostopenjsko sodišče pa v svoji sodbi takšnih ugotovitev ni napravilo. Tožeča stranka tudi ne more vnaprej zahtevati prepovedi vsakršnih mogočih kršitvenih ravnanj, ki so poleg tega v tem konkretnem primeru tudi povsem nedoločena. Prim. glede tega jasno odločitev VS RS v zadevi z opr. št. III Ips 21/2008: „_Vsebina prepovednega zahtevka (in nato tudi sodbe) je vezana na dejansko delovanje kršitelja. Imetnik znamke ne more v naprej in na zalogo doseči sodne prepovedi vseh vrst možnih kršitev, ki se v določeni pojavni obliki (še nikoli) niso zgodile_“. Sicer se ta odločba nanaša na znamko, toda tudi pri nelojalni konkurenci ni položaj v ničemer drugačen. V tem delu je pritožba delno utemeljena. Toženi stranki bo ostalo prepovedano uporaba menija, spletne strani, starinskega kolesa in notranje stenske dekoracije, kot jih je doslej uporabljala, ne pa tudi kateregakoli posamičnega elementa ali kombinacije elementov tržne podobe.

IV. ODLOČITEV O PRITOŽBI, KOLIKOR SE NANAŠA NA VIŠINO ODŠKODNINE

79. Tako določbe ZIL-1, kolikor se nanašajo na podrobnosti o odškodninski odgovornosti (in kolikor se za temelj odgovornosti ne uporablja evropsko pravo), kot tudi ZVK odkazujejo na uporabo določb OZ o odškodninski odgovornosti, torej 131. člena OZ in nasl. (121.a člen ZIL-1 in 27. člen ZVK).

80. Za nastanek odškodninske odgovornosti zadošča že (navadna) malomarnost (1. odstavek 131. člena OZ). Malomarno ravna, kdor ne ravna s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika (1. odstavek 6. člena OZ). Kdor krši pravice iz znamke ali konkurira nelojalno, ravna malomarno, razen v izjemnih primerih. Nasprotno, namreč da tožena stranka ni ravnala malomarno, bi morala trditi in dokazati sama, pa tega ni storila. Sicer pa prvostopenjsko sodišče ni ugotovilo, da bi tožena stranka ravnala namerno, ali „zavestno malomarno“, kot to navaja pritožba, in so zato takšne trditve brez vsakega vpliva na odločitev v tej zadevi.

81. Odločitev glede višine odškodnine je prvostopenjsko sodišče oprlo tako na mnenje sodnega izvedenca mag. AA o višini franšizne dajatve (prvostopenjska sodba, r. št. 72), kot tudi na podatek o licenčnini (prvostopenjska sodba, r. št. 75). Tožena stranka sicer ne nasprotuje temu, da bi se višina premoženjske škode določila glede na plačilo za dovoljeno rabo znamke. Meni, da plačilo po franšizni pogodbi ne more biti samodejno biti primerno nadomestilo, ki bi ga pritožnica morala plačati tožeči stranki ki za zakonito uporabo znamke. Sodišče naj ne bi upoštevalo, da tožena stranka ne uporablja znamke „Wok to Walk“ in da tožena stranka ni dolžna skleniti franšizne pogodbe.

82. Ta del pritožbe je deloma nerazumljiv, deloma pa neutemeljen. Sodišče ni odločilo, da mora tožena stranka skleniti franšizno ali licenčno pogodbo. Drugačno stališče v pritožbi (str. 8 zgoraj) je brez temelja. Ali je tožena stranka sploh kršila znamko Wok to Walk pa je stvar odločitve o utemeljenosti zahtevka kot takšnega. Da je zahtevek utemeljen, je pritožbeno sodišče že obrazložilo. Plačilo po eni ali drugi pogodbi je stvar dogovora med strankama. Višina nadomestila se lahko izračunava od prometa („kosmatega“ ali „bruto“ prometa) ali od za stroške tožene stranke zmanjšanega prometa („kosmatega“ ali „bruto“ dobička). V prvem primeru bo dajatev odmerjena v nižjem odstotku, v drugem primeru v višjem. Prvostopenjsko sodišče pa je izrecno zavrnilo ugovor tožene stranke, da bi se smela odmeriti izključno od bruto dobička (prvostopenjska sodba, r. št. 75). Pritožbeno sodišče ni moglo dognati, odkod jemlje pritožba trditev, da je prvostopenjsko sodišče pritrdilo mnenju tožene stranke.

83. V vsakem primeru lahko sodišče po uradni dolžnosti odloči o višini odškodnine po prostem preudarku (1. odstavek 216. člena ZPP). To pravilo velja ne glede na to, ali gre za kršitev pravil nelojalne konkurence ali pa pravic iz znamke. Nobenega stvarnega razloga pa ni, da bi se smela odškodnina pri uporabi licenčne ali franšizne analogije odmeriti le od dobička. Kar bi morala tožena stranka plačati, je s kršitvijo tujih pravic prihranila. Če takšnega ravnanja tožene stranke ne bi bilo, bi bilo premoženje tožeče stranke večje za ta dohodek. Pomembno pa je, kakšna je relativna višina takšnega dohodka tožeče stranke. V tem delu si je prvostopenjsko sodišče pomagalo z izvedencem.

84. Sodni izvedenec je pač podal svoje mnenje o tem, kolikšna bi lahko bila franšizna dajatev v razponu, ki se je gibal med 4 % in 7 %, vendar računajoč od (bruto) prometa (izvedensko mnenje z dne 13. 3. 2017, str. 4). Tudi če se upošteva, da je lahko za tožečo stranko nastal določen prihranek, ker ji ni bilo treba opravljati določenih običajnih storitev, je odločitev prvostopenjskega sodišča pravilna. Prvostopenjsko sodišče je škodo ocenilo tako, da je ostalo na spodnji meji razpona in je tako dovolj upoštevalo morebitni prihranek. Ostalo pa je blizu zgornje meje razpona za licenčnino zaradi kršitve znamke. Razpon pri zadnji je bil med 1 % in 5 % od (bruto) prometa (prvostopenjska sodba, r št. 75). Odločitev je smiselna, saj tožena stranka ni kršila zgolj znamke tožeče stranke, temveč ji je tudi nelojalno konkurirala. Prvostopenjsko sodišče je tudi po presoji pritožbenega sodišča primerno upoštevalo vse okoliščine, med drugim tudi to, da je tožeča stranka na trgu že 10 let (prvostopenjska sodba, r. št. 76), hkrati pa, da njena znamka in ostale pravice niso zelo poznane, niso pa skoraj neznane. Ali si je tožena stranka prizadevala za mirno ureditev spora pa je nepomembno, saj do nje niti ni prišlo, niti ne do prenehanja kršitve pravic tožeče stranke. Ima pa pritožba prav, da je licenčnina za uporabo znamk v prehranski industriji neprimerno merilo, ker tožena stranka krši pravice tožeče stranke s povsem drugačnimi izdelki in storitvami. To pa na pravilnost same odločitve sicer ne vpliva iz že navedenih razlogov.

85. Prvostopenjsko sodišče je izračunalo, da znaša odškodnina 95.179,62 € (za čas od aprila 2015 do septembra in vključno s septembrom 2016). Od tega je prisodilo še zakonske zamudne obresti v višini 33.852,00 € od vložitve tožbe do plačila, od zneska 61.327,62 pa za čas od prve spremembe tožbe (7. 10. 2016) do plačila.

86. Odločitev o obrestih izpodbija tožena stranka povsem nekonkretizirano, zgolj zato, ker je nasprotovala odškodnini po višini in ker je nasprotovala spremembi tožbe v teku postopka. Pritožbeno sodišče je opravilo le uradni preizkus po uradni dolžnosti. Glede na to, da je tožeča stranka šele s tožbo ali spremembo tožbe zahtevala izpolnitev obveznosti, je tožena stranka v zamudi od vložitve tožbe oziroma od vložitve spremembe tožbe, odločitev prvostopenjskega sodišča pa pravilna (2. odstavek 299. člena OZ).

V. ODLOČITEV O PRITOŽBI, KOLIKOR SE NANAŠA NA ODLOČITEV O OBJAVI SODBE

87. Pravilna je odločitev o objavi sodbe v dnevnem časopisju. Tožena stranka je kršila pravice tožene stranke, ki jih ima na temelju prava znamk in prava nelojalne konkurence. Zahtevek tožeče stranke je utemeljen na določbah črke g) 1. odstavka 121. člena ZIL-1 in 2. odstavka 26. člena ZVK. Ali bo tožeči stranki objava sodbe prinesla kakšno satisfakcijo ali ne, ni okoliščina, od katere bi bila odvisna odločitev o objavi sodbe.

88. Razumljivo pa je, da se objavi sodba le toliko, kolikor je bilo ugodeno zahtevkom tožeče stranke. Sodba se namreč objavi le, če so bile pravice tožeče stranke kršene, kar je neposredno razvidno iz prej navedenih zakonskih določb. Pritožba tožene stranke je tudi sicer protislovna, saj se po eni strani pritožuje nad visokimi stroški objave sodbe, po drugi strani pa si prizadeva celo za objavo zavrnilnega dela sodbe, kar bi stroške še kvečjemu zvišalo.

89. Niti višine ugotovljenih stroškov obeh strank niti odločitve o uspehu tožeče stranke (v višini 35 %) tožena stranka ne izpodbija. Drugače kot meni tožena stranka se stroški tožene in tožeče stranke pri odločitvi o stroških ne seštevajo, temveč lahko vsaka stranka zahteva povrnitev tistega dela svojih stroškov, ki ustrezajo uspehu v pravdi (1. odstavek 154. člena ZPP). Drugačna odločitev je mogoča le, če bi obstajale kakšne posebne okoliščine (2. odstavek 154. člena ZPP). Teh v tem sporu ni bilo. Odločitev o izdaji vmesne sodbe o podlagi tožbenega zahtevka pa je tako ali v pristojnosti sodišča (1. odstavek 315. člena ZPP), na odločitev o plačilu stroškov pa ne vpliva. Sicer pa je prvostopenjsko sodišče ugodilo tožbenemu zahtevku za plačilo odškodnine tudi po višini, tako da bi tudi izdaja vmesne sodbe postopka ne pocenila.

90. Ker je sodišče odločilo o stroških postopka še na temelju ZOdvT, tožena stranka ni upravičena do nagrade za vlogo, s katero je predlagala izdajo zamudne sodbe. Ta je pač vključena v nagrado za postopek (tarif. št. 3100 v povezavi s 1. odstavkom opombe 3).

91. Tožena stranka je s pritožbo delno uspela, in sicer glede prepovedi uporabe posamičnih elementov ali kombinacije elementov tržne podobe. Glede vsega ostalega pa ni bila uspešna. Uspeh je majhen, poleg tega pa tudi sama vrednost teh zahtevkov ni izražena v denarju. Pritožbeno sodišče je presodilo, da zaradi tega ni potrebno spreminjati odločitve prvostopenjskega sodišča o stroških postopka. Iz navedenih razlogov bo morala tožena stranka tožeči stranki v celoti povrniti tudi stroške pritožbenega postopka.

92. Vrednost spornega predmeta v pritožbenem postopku je znašala le še 95.179,62 €. Tožeča stranka je glede na to vrednost spornega predmeta upravičena do povrnitve nagrade za odgovor na pritožbo v višini 1.422,40 € (tar. št. 3210 ZOdvT) in do DDV (tar. št. 6007). Skupaj je upravičena do povrnitve 1.735,33 EUR. Ta znesek bo morala pritožnica povrniti v 15 dneh od vročitve te odločbe. Če bo s plačilom zamudila, bo morala plačati še zakonske zamudne obresti (1. odstavek 299. in 1. odstavek 378. člena OZ). Teči bodo začele z zamudo, torej s šestnajstim dnevom od vročitve te odločbe.

1 Pritožbeno sodišče je pri tem ravnalo v skladu z ustaljenimi merili, ki jih je vzpostavilo SES najkasneje v zadevi Sabel/Puma (zadeva C-251/97, r. št. 23).