Jedro

Primerjani znamki METAFEN in TAFEN, ki sta namenjeni označevanju različnih farmacevtskih oziroma medicinskih pripravkov, sta dovolj različni, da ni podana verjetnost zmede v javnosti oziroma verjetnost povezovanja znamk. Proizvodi obeh znamk so namreč namenjeni lajšanju različnih zdravstvenih težav, pri čemer se izdelki, označeni s starejšo tožnikovo znamko, izdajajo na recept, za razliko od izdelkov, označenih z izpodbijano znamko. Poleg tega pa je pomembno tudi dejstvo, da gre za zdravila, ki se prodajajo v lekarnah oziroma specializiranih trgovinah, s posredovanjem strokovno usposobljene osebe.

Izrek

I. Tožba se zavrne.

II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

Z izpodbijano odločbo je upravni organ zavrnil ugovora tožnika in družbe A., Nemčija z dne 9. 8. 2010 in 31. 8. 2010 zoper registracijo znamke „METAFEN“. V obrazložitvi navaja, da je 12. 1. 2010 prejel prijavo znamke za znak „METAFEN“ za blago po mednarodni Nicejski klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (v nadaljevanju NK), razvrščeno v razred 5 (farmacevtski pripravki, galenski izdelki, namreč analgetiki, protivnetna zdravila in antipiretiki). Ker je prijavljeni znak ustrezal zahtevam iz 99. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1), je 31. 5. 2010 v uradnem glasilu objavil prijavo te znamke. V zakonitem roku treh mesecev pa sta tožnik in družba A. vložila ugovor zoper registracijo navedene znamke. Tožnik je v ugovoru navedel, da je imetnik znamke „TAFEN“ za označevanje blaga iz razreda 5 NK (farmacevtski proizvodi na osnovi budezonida v obliki aerosola in pršila za nos, ki so namenjeni zdravljenju bronhialne astme in rinitisa). Ugovor je tožnik vložil na podlagi točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, saj meni, da sta znamki zamenljivo podobni. Družba A. se sklicuje na svoji prejšnji znamki skupnosti „METAFOLIN“ - znak v besedi z običajnimi črkami in figurativni znak, obe registrirani med drugim tudi za označevanje blaga iz razreda 5 NK (farmacevtski in veterinarski proizvodi, kot tudi pripravki za zdravstveno nego, dietetske snovi za medicinsko uporabo). V zvezi z ugovorom tožnika Urad navaja, da sta oba znaka sestavljena iz ene besede v običajnih črkah, in sicer prijavljeni znak „METAFEN“ in znak znamke tožnika „TAFEN“. Pri obeh je beseda, ki sestavlja znak, tudi najdominantnejši element znaka. Glede vizualne primerjave poudarja, da je pet črk v obeh besedah – znakih (T,A,F,E,N) enakih in na istih pozicijah v besedi, v prijavljenem znaku pa sta na začetku besede še dve črki (M in E). Posledično je beseda METAFEN daljša od besede TAFEN, kar nedvomno predstavlja element različnosti. Pomembnejši element vizualne različnosti pa so po presoji Urada predvsem različne črke na začetku obeh besed. Človekovo oko namreč bolj opazi oziroma je bolj dovzetno za prve črke v besedi kot za naslednje. Sama vizualna percepcija obeh besed zato lahko celo povzroči, da potrošnik celo ne opazi, da je v obeh besedah kar pet od sedmih črk enakih in si v besedah sledijo v enakem vrstnem redu. Tako Urad ugotavlja, da si besedi METAFEN in TAFEN oziroma znaka, ki ju ti besedi sestavljata, vizualno nista pomembno podobni. Pri fonetični primerjavi ugotavlja, da sta si fonetična znaka nekoliko bolj podobna kot vizualno, čeprav je človeško uho bolj dovzetno za prve glasove kot za naslednje. Beseda METAFEN se lahko izgovarja tudi tako, da je nekoliko večji poudarek na zadnjem zlogu, enako pa tudi beseda TAFEN. V tem primeru sta znaka fonetično dokaj podobna. Kolikor pa se besedi izgovarjata tako, da je poudarek na vseh zlogih enak, je fonetična podobnost manjša. Izpostavlja, da je fonetična podobnost pomembna predvsem pri znamkah tistega blaga, ki se praviloma naroča ustno. Farmacevtski in medicinski pripravki se sicer res lahko naročajo tudi ustno, vendar je bolj pomembno naročanje s pomočjo receptov, pri tem pa je bolj pomemben vizualni vidik. V okviru pomenske primerjave navaja, da sta obe besedi METAFEN in TAFEN izmišljeni, vendar vsebujeta elemente, ki so pogosti v znakih, ki se uporabljajo za označevanje medicinskih pripravkov in predstavljajo oznake za vsebnost določenih učinkovin v teh pripravkih. Urad zaključuje, da sta oba znaka za relevantno strokovno javnost dovolj pomensko različna, da ju v tem smislu ne bo zamenjevala. Tako za pripono FEN, kot za predpono META namreč ugotavlja, da relevantna strokovna javnost pozna njun pomen. Za druge potrošnike tovrstnih proizvodov, ljudi, ki jemljejo zdravila, ti pa so najširša populacija, pa seveda oznake za učinkovine v imenih oziroma znamkah proizvodov praviloma niso poznane in so zanje povsem fantazijske. Zato pomenska konotacija znakov ne predstavlja ne elementa podobnosti in ne elementa različnosti, pač pa sta pri razlikovanju znakov pomembnejša druga dva vidika, na osnovi katerih primerjamo (ne)podobnost znakov – vizualni in fonetični. V zvezi s primerjavo blaga Urad navaja, da je znamka tožnika namenjena označevanju blaga iz razreda 5 NK, in sicer za farmacevtske proizvode na osnovi budezonida v obliki aerosola in pršila za nos, ki so namenjeni zdravljenju bronhialne astme in rinitisa. Gre torej za zelo specifične proizvode in ne za kakšno široko skupino farmacevtskih oziroma medicinskih proizvodov oziroma pripravkov. Tudi prijavljena znamka (znak) je namenjena označevanju blaga iz razreda 5 NK, vendar proizvodom za drug specifičen namen – farmacevtskim pripravkom, galenskim izdelkom, namreč analgetikom, protivnetnim zdravilom in antipiretikom. Blago sicer spada v isti razred mednarodne klasifikacije blaga in storitev za potrebe registracije znamk, je proizvod iste gospodarske panoge, lahko tudi istih proizvajalcev, enake ali podobne so tržne poti ter mesto prodaje, ne pa tudi način, saj se eno prodaja izključno na recept, medtem ko je drugo v prosti prodaji. Različen pa je predvsem namen proizvodov – proizvodi so namenjeni različnim boleznim oziroma zdravstvenim težavam. Tako Urad zaključuje, da je sicer podana določena stopnja podobnosti blaga, da pa je pri dokončni presoji glede podanosti zavrnilnih razlogov po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 treba upoštevati še druge okoliščine. Tako v okviru primerjave znamk kot celote navaja, da sta tako znaka primerjanih znamk, kot blago, ki je ali naj bi bilo označeno z njima, do določene mere podobni – znaka sta sestavljena iz kar petih enakih črk, blago pa spada v isto širše opredeljeno skupino blaga (v razred 5 NK). Vendar pa sta znamki namenjeni označevanju farmacevtskih oziroma medicinskih pripravkov. Znamke za to blago pa so zelo pogosto sestavljene tako, da vsebujejo imena oziroma oznake za učinkovine, ki jih vsebujejo pripravki (zdravila). Zaradi teh oznak se v praksi dovoljuje večja podobnost znakov, saj oznak za učinkovine ne moremo šteti za razlikovalne dele znakov in si jih ne more lastiti le en tržni subjekt. Za ugotavljanje različnosti so pomembni drugi deli znakov. Izpostavlja tudi, da znaka vsebujeta označbe učinkovin (META, FEN), ki jih ti pripravki vsebujejo, zato ti deli znakov sami po sebi niso razlikovani – v bazah znamk najdemo veliko število znamk za blago iz razreda 5 NK, ki vsebujejo tako predpono META, kot pripono FEN. Ta dva elementa zato ne moreta biti elementa, zaradi katerih bi Urad lahko ugotavljal podobnost znakov. Prijavljeni znak METAFEN je sestavljen iz obeh omenjenih elementov. Kot celota ne predstavlja generičnega imena za neko določeno učinkovino, zato ima seveda dovolj razlikovalnosti, da je lahko znamka. Znak TAFEN vsebuje pripono FEN, ki označuje v znakih znamk prisotnost fenolne kisline. Ker ta del znaka nima razlikovalnega značaja, ga je treba relativizirati pri celostni primerjavi znakov oziroma le pogojno upoštevati. Kolikor bi se znaka uporabljala za označevanje enakega blaga (namenjenega istim boleznim oziroma zdravstvenim težavam), bi bilo treba znaka primerjati zelo strogo, ker pa je blago namenjeno lajšanju oziroma zdravljenju različnih zdravstvenih težav, je po presoji Urada lahko podobnost znakov večja. Verjetnost zmede bi bila podana kvečjemu pri laičnem potrošniku, nikakor pa ne pri relevantni strokovni javnosti. Ker so proizvodi obeh znamk namenjeni zdravljenju oz. lajšanju različnih bolezni oziroma različnih zdravstvenih težav, pa je verjetnost, da bo končni potrošnik prišel v stik z obema proizvodoma oziroma znamkama hkrati, zelo majhna. Pri zdravilih je tudi povprečni potrošnik nadpovprečno pozoren – o njihovih učinkih je obveščen tako pri predpisovanju, nato pa še pri nakupu. Posebno pomemben faktor pri zdravilih je še, da se v veliki meri predpisujejo na recept – to velja tudi za blago znamke tožnika, zato se kontrola izvaja na različnih mestih (pri zdravniku, pri farmacevtu, zelo pozoren pa je tudi končni potrošnik). Povprečni potrošnik zdravila tudi hrani na posebnem mestu, predvsem pa je zelo pozoren pri uživanju. Verjetnost, da bo zdravila zamenjal, je tako zelo majhna. Tako urad zaključuje, da sta primerjani znamki METAFEN in TAFEN, ki sta, kar je zelo pomembno, namenjeni označevanju različnih farmacevtskih oziroma medicinskih pripravkov, dovolj različni, da ni podana verjetnost zmede oziroma verjetnost povezovanja znamk. Po mnenju Urada tako niso podani zavrnilni razlogi po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Tožnik vlaga tožbo zaradi zmotne uporabe materialnega prava, bistvenih kršitev določb postopka ter zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. V tožbi navaja, da sta njegova – starejša znamka in izpodbijana znamka namenjeni označevanju blaga iz istega razreda – razreda 5 NK. Prepričan je, da so v predmetni zadevi podane vse okoliščine, ki jih določa točka b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, zaradi katerih je potrebno registracijo izpodbijane znamke zavrniti. Pri odločanju so relevantna tudi napotila Urada za harmonizacijo na notranjem trgu. Kljub temu da v predmetni zadevi nobena od obravnavanih znamk ni znamka Skupnosti, meni, da je vizualna primerjava obeh znamk, ki izhaja iz izpodbijane odločbe, napačna. Bolj dominantnih in manj dominantnih delov v predmetni zadevi sploh ni mogoče določiti, saj gre pri obeh znamkah samo za eno besedo. Izpodbijana odločba zanemari, da je celotna starejša znamka na istem mestu vsebovana v izpodbijani znamki, zaradi česar sta obe znamki zamenljivo podobni. Urad zaključuje, da imata prvi dve črki, uporabljeni v sporni znamki, tako močan razlikovalen značaj, da izničita preostalih pet črk, kar pa po njegovem prepričanju ne drži. To je potrjeno tudi v odločitvah Urada za harmonizacijo na notranjem trgu v zadevi UBIMED proti RUBIMED ter TERRA proti BIOTERRA. Dalje navaja, da izpodbijana odločba ne vsebuje razlogov, ali sta fonetično obe znamki podobni v takšni meri, da obstaja verjetnost zmede v javnosti. Ta podobnost po prepričanju tožnika nedvomno obstaja. Urad namreč sam ugotavlja, da sta si znaka „nekoliko bolj podobna kot vizualno“ oz. „dokaj podobna“. Zaključuje pa, da je fonetična podobnost manjša, če se obe besedi izgovarjata tako, da je poudarek na vseh zlogih enak. Prepričan je namreč, da sta znamki med seboj fonetično zamenljivo podobni, saj so vsi zlogi z starejše znamke vsebovani v izpodbijani znamki in celo na enakih mestih. Izpodbijana znamka se od starejše znamke fonetično razlikuje samo po tem, da vsebuje dodaten zlog „ME“, ki pa je krajši. Daljši zlog „FEN“ ter krajši zlog „TA“ pa sta identična v obeh znamkah. Meni tudi, da izpodbijana odločba zmotno kot relevantno okoliščino upošteva, da se izdelki, označeni s starejšo znamko, izdajajo na recept, izdelki, označeni z izpodbijano znamko, pa so na voljo v prosti prodaji. Kateri izdelki se izdajajo na recept in kateri so na voljo v prosti prodaji, je urejeno s predpisi s področja zdravstva. Trenutno je res podana takšna situacija, vendar lahko v prihodnosti pride do spremembe teh predpisov. To pomeni, da ta okoliščina, ki se nanaša na dostopnost farmacevtskih proizvodov, ne more biti relevantna z vidika točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Glede pomenske primerjave starejše in izpodbijane znamke pa meni, da je izpodbijana odločba sama s seboj v nasprotju. Iz izpodbijane odločbe namreč izhaja, da sta obe besedi v obeh znamkah izmišljeni besedi, torej posebnega pomena nima nobena od njiju, kljub temu pa je v izpodbijani odločbi navedeno, da sta obe besedi za relevantno strokovno javnost dovolj pomensko različni, da ju v tem smislu ne bo zamenjevala. Takšen zaključek je sam s seboj v nasprotju. Če nobena od primerjanih besed nima pomena, ne more biti govora o pomenski različnosti oziroma zadostni pomenski različnosti za relevantno strokovno javnost. Meni, da je izpodbijana odločba tudi glede javnosti v smislu točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 sama s seboj v nasprotju. Javnost v smislu 44. člena ZIL-1 so vsi tisti, ki se srečujejo z znakom oziroma znamko. Izdelek prijavitelja METAFEN je na voljo brez recepta. V primeru nakupa tega zdravila se z znamko sreča farmacevt, ki tak izdelek izroči uporabniku, trgovski potnik, ki ta izdelek trži, uporabnik tega izdelka ter eventualno širša javnost v primeru oglaševanja. Izdelek tožeče stranke TAFEN je na voljo na recept, kar pomeni, da je v primeru, ko uporabnik potrebuje takšno zdravilo, v zagotovitev tega zdravila vključen zdravnik, ki zdravilo predpiše, farmacevt in uporabnik. Farmacevt in uporabnik se zagotovo srečata s starejšo ter izpodbijano znamko, dejansko pa tudi zdravnik, saj so zdravniki po večini tisti, ki svetujejo nakup farmacevtskih proizvodov, ki so na voljo brez recepta, prav tako pa so zdravniki seznanjeni tako s farmacevtskimi proizvodi, ki se izdajo na podlagi recepta, kot tudi s farmacevtskimi proizvodi, ki so na voljo brez recepta. Izpostavlja, da Urad v izpodbijani odločbi glede na kontekst različno opredeljuje javnost v smislu točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Tožnik je prepričan, da zmotno, saj „išče“ dele javnosti, v katerih verjetnost zmede ne obstaja, na drugi strani pa za določene dele javnosti v smislu točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 celo priznava, da verjetnost zmede obstaja (glej na strani 4 in drugi odstavek na strani 5). ZIL-1 pa ne daje podlage za takšno razvrščanje javnosti. Glede na to, da izpodbijana odločba izpostavi, da je verjetnost zmede podana pri laičnem potrošniku, bi toženka ugovoru tožnika morala ugoditi in registracijo izpodbijane znamke zavrniti. Meni, da izpodbijana odločba tudi ne upošteva vse javnosti v smislu ZIL-1, ki jo zagotovo sestavljajo zdravniki, farmacevti ter uporabniki. Glede zmede v javnosti je prav tako treba upoštevati, da sta obe znamki namenjeni označevanju farmacevtskih proizvodov, torej proizvodov, ki so namenjeni zdravljenju. Pri takšnih proizvodih je nedvomno prisoten tako imenovan monopol informacij, zaradi česar potrošnik za nadpovprečno pozornost niti nima ustreznih informacij. Meni, da je izpodbijana odločba sama s seboj v nasprotju tudi v tem, ker najprej obema besedama odreka kakršenkoli pomen, v nadaljevanju pa se ukvarja s pomenom besede META in FEN. Izhajajoč iz fonetične primerjave meni, da bi bilo treba upoštevati posamičen zlog, torej bi se Urad moral ukvarjati s pomenom naslednjih treh besed: ME, TA in FEN. Kljub navedenemu pa Urad besedo v izpodbijani znamki samovoljno razdeli na dve besedi, in sicer na besedo META in FEN. Takšna arbitrarna delitev celovite besede ter izločanje dela besede iz znamke v besedo, ki ima še kakšen dodaten pomen, je napačno. Zmoten pa je tudi zaključek Urada v izpodbijani odločbi glede primerjave blaga, na katero se obe znamki nanašata. Starejša in izpodbijana znamka se namreč nanašata na enako blago – konkretno na farmacevtske proizvode iz razreda 5 NK. Natančne primerjave blaga pa Urad sploh ni opravil. V smislu NK je torej relevanten opis „farmacevtski proizvodi“. Tako pri proizvodih prijavitelja izpodbijane znamke, kot tudi pri proizvodih tožnika gre za farmacevtske proizvode, torej identične proizvode. Dejstvo, da naj bi se proizvodi uporabljali za različne bolezni, je po prepričanju tožnika irelevantno. NK namreč ne ločuje farmacevtskih proizvodov v skupine po posameznih boleznih. V izpodbijani odločbi je tudi prezrto, da je starejša znamka tožnika registrirana za „farmacevtske proizvode“, kar pomeni, da pokriva tudi vse proizvode, na katere se nanaša izpodbijana znamka. Po vsem povedanem sodišču predlaga, da tožbi ugodi, izpodbijano odločbo odpravi ter zadevo vrne istemu organu v ponovni postopek, toženki pa naloži povračilo njegovih stroškov postopka z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

V odgovoru na tožbo toženka odgovarja na tožbene ugovore glede fonetične, vizualne in pomenske primerjave. Izpostavlja, da je v Sloveniji v tem trenutku veljavnih 19 mednarodnih znamk in 78 znamk Skupnosti, ki vsebujejo predpono META ter 40 mednarodnih znamk in 66 znamk Skupnosti, ki vsebujejo pripono FEN in so registrirane za blago iz razreda 5 NK. Glede opredelitve javnosti pa poudarja, da je upoštevala tako strokovnjake s področja farmacije in medicine, za katere je navedla, da bodo pomen oznak META in FEN prepoznali, kot tudi ostale uporabnike oziroma „laične potrošnike“, za katere se poznavanje strokovne terminologije ne predpostavlja. Iz tega izhaja ugotovitev, da je pomen znamk za ta del relevantne javnosti fantazijski oziroma ga ni. Za ta del javnosti torej pomenska konotacija znakov ne more prestavljati ne elementa podobnosti in ne elementa različnosti. Za ta del javnosti sta za primerjavo lahko relevantna le vizualni in fonetični vidik podobnosti znakov. Sodišču predlaga, da tožbo zavrne.

Stranka z interesom Javni zavod Lekarna Ljubljana na tožbo ni odgovorila.

Tožba ni utemeljena.

V predmetni zadevi je med strankama sporna odločitev Urada o podanosti zavrnilnih razlogov po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 za izpodbijano znamko stranke z interesom. Sporni prijavljeni znak METAFEN je sestavljen iz ene besede v običajnih črkah. Znak tožnika – vložnika ugovora TAFEN je prav tako sestavljen iz ene besede v običajnih črkah.

Po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Za zavrnitev registracije znamke na navedeni podlagi morata biti kumulativno izpolnjena pogoja enakosti ali podobnosti prijavljenega znaka in registrirane znamke ter enakosti ali podobnosti blaga oziroma storitev, na katero se nanašata prijavljeni znak in registrirana znamka. Verjetnost zmede, ki se presoja glede na zaznavanje znakov in blaga upoštevne javnosti, se v upravno sodni praksi interpretira v smislu zmede potrošnika glede izvora blaga in storitev (primerjaj: sodba Upravnega sodišča I U 1864/2010 z dne 18. 5. 2011). Podobnost med znaki se ugotavlja po metodi celovite presoje, to je po vtisu, ki ga celostna podoba znaka naredi na relevantnega potrošnika in izhaja iz vizualne, fonetične in pomenske primerjave znakov, ob upoštevanju predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov, če jih je mogoče določiti.

Sodišče se v celoti strinja z zaključkom Urada, da sta primerjani znamki METAFEN in TAFEN, ki sta namenjeni označevanju različnih farmacevtskih oziroma medicinskih pripravkov, dovolj različni, da ni podana verjetnost zmede v javnosti oziroma verjetnost povezovanja znamk.

Glede vizualne primerjave sodišče ugotavlja, da je sicer res, kot poudarja tožnik v tožbi, da je celotna starejša znamka na istem mestu vsebovana v izpodbijani znamki, vendar pa se sodišče, ob upoštevanju v dosedanji upravno sodni praksi zastopanega stališča, da je zlasti pri besednih znakih prvi del znaka, ki je pri primerjanih znamkah v konkretnem primeru različen, tisti, ki pritegne potrošnikovo pozornost in si ga potrošnik tudi lažje zapomni, pridružuje stališču Urada, da si besedi METAFEN in TAFEN oziroma znaka, ki ju ti besedi sestavljata, vizualno nista pomembno podobni. Sodišče v konkretnem primeru ni našlo razlogov, ki bi narekovali odstop od takšne upravno sodne prakse. Samo dejstvo, da je drugi del izpodbijanega znaka (TAFEN) identičen znaku tožnika, pa glede na to, da ta del nima nobene pomenske opore, po presoji sodišča tudi ne more vplivati na drugačno odločitev. V zvezi s sklicevanjem tožnika na odločbe OHIM pa je dodati, da le-te ne predstavljajo formalnega pravnega vira, ki bi zavezoval pristojne organe v Sloveniji, zaradi česar odločitve OHIM ne morejo veljati kot precedens, temveč so lahko le v pomoč. Sicer pa v primerih, na katera se konkretno sklicuje tožnik v tožbi, po mnenju sodišča ne gre za primerljivo situacijo s predmetno zadevo.

Sodišče dalje sodi, da ni utemeljen tožbeni ugovor, da izpodbijana odločba ne vsebuje razlogov, ali sta fonetično obe znamki podobni v takšni meri, da obstaja verjetnost zmede v javnosti. Navedba, da sta fonetično znaka nekoliko bolj podobna kot vizualno, je po presoji sodišča zadostna. Kaže namreč na jasno stališče Urada, da je fonetična podobnost obeh znamk na višji stopnji kot vizualna. Ob tem pa je treba izpostaviti stališče sodišča EU, da celovita presoja verjetnosti zmede implicira določeno soodvisnost upoštevnih dejavnikov, še zlasti podobnosti med znamkami ter podobnosti blaga ali storitev. V posledici lahko nižjo stopnjo podobnosti med tem blagom ali storitvami odtehta višja stopnja podobnosti med znamkami, in obrnjeno (primerjaj: sodba Sodišča EU C 39/97). V praksi priznavanja znamk je pomembno merilo tudi razlikovalnost prejšnje znamke. Pri tem velja pravilo, da bolj kot je prejšnja znamka razlikovalna, večja sprememba kasnejšega znaka je potrebna za ugotovitev, da si znak in znamka nista podobna (primerjaj: sodbi Sodišča EU C 251/95 in C 39/97). V obravnavanem primeru pa prejšnja znamka tožnika – besedni znak TAFEN - po presoji sodišča nima visoke stopnje razlikovalnosti, na kar kažejo tudi podatki tožnika samega o tem, da se beseda FEN pojavlja v 35 znamkah, po podatkih Urada v odgovoru na tožbo pa celo v 40 mednarodnih znamkah in v 66 znamkah Skupnosti. Znamki je torej potrebno presojati celovito.

Utemeljen pa ni niti ugovor, da je izpodbijana odločba glede pomenske primerjave sama s seboj v nasprotju. Urad namreč ugotavlja, da sta obe besedi METAFEN in TAFEN izmišljeni, vendar pa vsebujeta elemente (in sicer predpona META ter pripona FEN), ki so pogosti v znakih, ki se uporabljajo za označevanje medicinskih pripravkov in predstavljajo oznake za vsebnost določenih učinkovin v teh pripravkih. Zato Urad zaključi, da delu strokovne javnosti, ki deluje na področju farmacije in medicine, pomen predpone META in pripone FEN ni neznan, posledično tudi znaka METAFEN ne bo zamenjevala z znakom TAFEN. Sodišče v takšnem stališču Urada, ki se mu v celoti pridružuje, ne vidi nasprotja samega s seboj.

Ni pa utemeljen niti očitek, da Urad ni opravil natančne primerjave blaga. Med strankama ni spora o tem, da blago tožnikove starejše znamke in blago izpodbijane znamke spada v isti razred 5 NK. Prav tako pa ni spora o tem, da je tožnikova znamka namenjena označevanju farmacevtskih proizvodov na osnovi budezonida v obliki aerosola in pršila za nos, ki so namenjeni zdravljenju bronhialne astme in rinitisa. Izpodbijana znamka pa je namenjena farmacevtskim pripravkom, galenskim izdelkom, namreč analgetikom, protivnetnim zdravilom in antipiretikom. Navedeno je namreč tožnik sam navedel v ugovoru zoper registracijo prijavljene znamke. Ne drži pa tožbena navedba, da je v smislu NK relevanten zgolj opis „farmacevtski proizvodi“. Primerjava se mora namreč nanašati na blago iz prijave oziroma iz registra. Tako primerjavo pa je Urad naredil. Ob prej navedenem, nespornem dejanskem stanju je po presoji sodišča pravilen zaključek Urada, da je namen proizvodov različen – saj so namenjeni različnim boleznim oziroma zdravstvenim težavam. Kot okoliščino, ki zmanjšuje verjetnost zmede v smislu točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, pa je Urad po presoji sodišča pravilno upošteval tudi nesporno dejstvo, da se izdelki, označeni s starejšo tožnikovo znamko, izdajajo na recept, za razliko od izdelkov, označenih s izpodbijano znamko. Upravni organ namreč upošteva stanje v času odločanja.

Sodišče pa ni našlo niti očitanega nasprotja izpodbijane odločbe same s seboj v zvezi z opredelitvijo relevantne javnosti. Urad je kot relevantno javnost namreč upošteval tako strokovnjake s področja farmacije in medicine, kot tudi uporabnike oziroma laične potrošnike. Pri pomenski primerjavi se je Urad opredelil tako do pomena, ki ga imata znaka METAFEN in TAFEN za relevantno strokovno javnost, kot tudi do pomena, ki ga imata oziroma nimata za uporabnike (glej: prvi, drugi, in tretji odstavek na 4. strani izpodbijane odločbe). Tudi pri navedbi v drugem odstavku na 5. strani izpodbijane odločbe očitana kršitev ni podana. Urad je sicer res navedel, da bi verjetnost zmede bila podana kvečjemu pri laičnem potrošniku, vendar je pojasnil, da je verjetnost, da bo končni potrošnik prišel v stik z obema proizvodoma oziroma znamkama hkrati zelo majhna, saj so proizvodi obeh znamk namenjeni zdravljenju oziroma lajšanju različnih bolezni oziroma različnih zdravstvenih težav.

Sodišče tako, upoštevajoč celoten vtis - tako (ne)podobnosti med znamkama kot (ne)podobnosti blaga - zaključuje, da dejstvo, da so proizvodi obeh znamk namenjeni zdravljenju oziroma lajšanju različnih bolezni oziroma različnih zdravstvenih težav, ter da se izdelki, označeni s starejšo tožnikovo znamko, izdajajo na recept, za razliko od izdelkov, označenih z izpodbijano znamko ter glede na to, da gre za zdravila, ki se prodajajo v lekarnah oziroma specializiranih trgovinah, torej s posredovanjem strokovno usposobljene osebe, zaključuje, da si znaka nista tako podobna, da bi z registracijo prijavljene znamke nastala verjetnost zmede, vključujoč verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko tožnika. Razlika med blagom oziroma proizvodi obeh znamk je torej po mnenju sodišča v obravnavanem primeru najbolj pomemben vidik razlikovanja in nevtralizira nižjo stopnjo fonetične (ne)podobnosti znamk.

Ker je sodišče ugotovilo, da je bil postopek pred izdajo izpodbijane odločbe pravilen ter je odločba pravilna in na zakonu utemeljena, je tožbo kot neutemeljeno zavrnilo na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1).

Odločitev o stroškovnem zahtevku tožnika je sodišče sprejelo na podlagi četrtega odstavka 25. člena ZUS-1.