Jedro

Tožeča stranka ima prav, da je upravni organ neutemeljeno odklonil primerjavo blaga in storitev. Pogoja enakosti oziroma podobnosti znakov in enakosti oziroma podobnosti blaga in storitev namreč ni mogoče šteti kot absolutno neodvisnih. Pogoja sta soodvisna in se lahko nizka stopnja podobnosti med znakoma nadomesti z visoko stopnjo podobnosti med blagom ali storitvami in obratno.

Ker je v obravnavanem primeru upravni organ zmotno ocenil, da si znaka nista zamenljivo podobna, po presoji sodišča pa okoliščine, na katere je opozorilo v tej sodbi, kažejo na določeno stopnjo podobnosti, bi moral primerjati tudi blago in storitve. Šele primerjava obojne podobnosti bi bila v konkretnem primeru lahko podlaga za ugotavljanje verjetnosti ustvarjanja zmede kot tretjega elementa, ki mora po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 biti izpolnjen za (ne)registracijo znamke.

Izrek

Tožbi se ugodi, odločba Urada RS za intelektualno lastnino št. 31207-1720/2008-11 z dne 25. 9. 2009 se odpravi in zadeva vrne Uradu RS za intelektualno lastnino v ponovni postopek.

Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka v znesku 350 EUR, povečanem za 20 % DDV, v 15 dneh od vročitve te sodbe, z zakonskimi zamudnimi obrestmi v primeru zamude s plačilom.

Obrazložitev

Urad RS za intelektualno lastnino (upravni organ) je z izpodbijano odločbo zavrnil ugovor tožeče stranke zoper registracijo znamke PROPOSAN št. Z-200871720. V obrazložitvi odločbe navaja, da je dne 30. 10. 2008 prejel prijavo znamke za znak PROPOSAN za blago in storitve, po Nicejski klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (v nadaljevanju: NK) razvrščeno v razrede 03 (kozmetična sredstva, eterična olja), 05 (farmacevtski proizvodi, sanitarni proizvodi za medicinske namene, dietetske snovi za medicinsko uporabo) in 35 (oglasna dejavnost, vodenje komercialnih poslov, poslovna administracija, pisarniški posli). Dne 23. 3. 2009 je tožeča stranka kot imetnik mednarodne znamke št. 174392 PROSPAN, registrirane v razredih 1 in 5 NK ter evropske znamke št. 3425361 PROSPAN, registrirane za razred 5 NK, vložila ugovor zoper registracijo znamke št. Z-200871720 PROPOSAN, z utemeljitvijo, da je ugovarjana znamka zamenljivo podobna znaku njenih znamk, enako oziroma podobno pa je tudi blago in storitve. Prijavitelj je ugovoru ugovarjal. Upravni organ je ugovor presojal po točki b) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06–UPB, v nadaljevanju: ZIL-1). V okviru primerjanja znakov znamk je opravil vizualno, fonetično in pomensko analizo. Pojasnjuje, da se vizualna podobnost, ker sta oba znaka besedna znaka, zapisana v običajnih črkah, ocenjuje zgolj v smislu primerjave obeh besed, tudi s pomočjo črkovne analize, pri čemer je treba upoštevati celoten vtis obeh znakov. V obeh znakih sta sicer enaki začetnica in končnica, kar pa je pogosto pri imenih zdravil. Začetnica PRO in končnica AN sta v imenih farmacevtskih proizvodov zelo pogosti. Neustrezno je ugotavljanje vizualne podobnosti na osnovi enake pozicije petih črk. Celoten vizualni vtis, ki ga dajeta obe besedi, je različen. Znaka, kakršna sta v tem primeru, običajno ne dojemamo zgolj glede na njegove vizualne elemente, gole črke, temveč ga praviloma preberemo v celoti ter vizualno percepcijo povežemo s pomenom in z zvenom besede ter si znak kot tako celoto tudi zapomnimo. Po mnenju upravnega organa se zaradi različnega števila zlogov znaka prav tako slušno močno razlikujeta. Upoštevati je tudi, da je potrošnik ob sprejemanju in podajanju informacij, povezanih z zdravili, še posebej previden, zato je zamenjava zdravil PROPOSAN in PROSPAN malo verjetna. Pri pomenski analizi je organ upošteval, da gre za fantazijski besedi. Izmišljene besede so običajne za označevanje zdravil, relevantni potrošnik (zdravnik, farmacevt, pacient) pa je bolj pozoren kot potrošnik drugega blaga. Pri zdravilih, zlasti tistih, ki se izdajajo na recept, je potrošnik zaščiten, saj do zdravil nima neposrednega dostopa. Takšno stališče je sodišče že zavzelo glede farmacevtskih proizvodov. Upravni organ zaključuje, da si znaka glede na celoten vtis nista podobna. Ker ta zakonski pogoj ni izpolnjen, drugega kumulativno predpisanega pogoja – enakost ali podobnost blaga ali storitev ni ugotavljal. Tožeča stranka vlaga tožbo zaradi napačno ugotovljenega dejanskega stanja in napačne uporabe materialnega prava. Strinja se z izhodišči, na podlagi katerih je organ presojal podobnost znamk, vendar pa je po njenem mnenju zavzel napačno stališče, da si primerjani besedi vizualno naj ne bi bili podobni, ker so pri različnih imenih zdravil začetki in končnice besed mnogokrat enake in se imena razlikujejo le v enem delu besede. Nerelevantno je, koliko je takih primerov. Upoštevati je treba konkreten primer, kot je že menilo tudi to sodišče. Izpodbijana znamka vsebuje kar sedem črk od skupno osmih, ki so identične črkam predhodne znamke. Črki P in S se nahajata v srednjem delu, med njunima identičnima deloma, kar znamki naredi še bolj vizualno zamenljivi. Edina drugačna črka O v izpodbijani znamki ne zadostuje za zadostno razlikovalnost. Enak začetek obeh besed ter identičen konec prispevata k vizualni podobnosti obeh znakov. V primeru relativno krajših besednih znakov, kot sta primerjana znaka, lahko podobnost na začetku in koncu močno vpliva na percepcijo povprečnega potrošnika. V konkretnem primeru si bo potrošnik, ki bere od leve proti desni, zapomnil le začetni del obeh znakov, to je PRO in pa njuno končnico AN. Glede na navedeno sta si znamki vizualno zamenljivo podobni. Ob njuni izgovorjavi bo povprečni potrošnik prvenstveno zaznal enak začetek in enak konec obeh znakov s poudarki na identičnih črkah, medtem ko je srednji del zamenljivo podoben, in bo obe besedi prepoznal kot zamenljivo podobni/sorodni besedi, kar bo pripomoglo k večji zamenljivosti znamk in s tem zmedi na trgu in zavajanju potrošnika. Znamki sta si torej tudi po izgovorjavi zamenljivo podobni. V zvezi s pomensko primerjavo, ki zaradi fantazijskosti znakov ni potrebna, pa se tožeča stranka sklicuje na odločbo Sodišča Evropskih skupnosti št. C-39/97 z dne 29. 9. 1998, iz katere izhaja, da bolj kot je znamka razlikovalna, bolj se morajo mlajše znamke od nje razlikovati. V obravnavani zadevi pa zgolj razlika v eni črki ne more biti zadostna, da bi preprečila zmedo oziroma verjetnost nastanka zmede med potrošniki. Nadalje upravnemu organu očita, da pri ocenjevanju verjetnosti zamenjave ali povezovanja ni upošteval enakosti oziroma stopnje podobnosti blaga oziroma storitev. Kriterije enakosti/podobnosti med znakoma in enakosti/podobnosti med izdelki nista popolnoma medsebojno neodvisna, temveč ugotovitev enakosti izdelkov (in ne le podobnosti izdelkov) vpliva na presojo podobnosti med znakoma na tak način, da je potrebno slednjo presojo opraviti strožje. Upravni organ bi pri primerjavi podobnosti znamk/znakov moral upoštevati enakost izdelkov, ker se zaradi tega močno poveča verjetnost povezovanja ali zamenjave, saj se znamke pojavljajo na enakih izdelkih, posledično pa se blago prodaja oziroma ponuja na istih policah in v istih trgovinah. Ker upravni organ pri presoji podobnosti znamk enakosti oziroma podobnosti izdelkov ni upošteval, ni pravilno ocenil verjetnosti zamenjave ali povezovanja med znamkama oziroma ni izpolnil pravnih standardov, ki glede analize podobnosti znamk izhajajo iz doktrine, sodne prakse in njegove prakse. Ob tem je nepravilna navedba, da sta zmeda ali povezovanje manj verjetna, ker gre za farmacevtske izdelke. Zmota ali zmeda ni izključena pri nobeni skupini potrošnikov, poleg tega pa ta odločitev temelji na domnevi, da se izdelki pod primerjanimi znamkami prodajajo v lekarnah ali preko receptov, čeprav organ ne more vedeti, ali bo farmacevtski izdelek prodajan preko lekarn in zdravnikov, ali bo lahko prodajan kar v običajnih prodajalnah. Zato bi moral predpostavljati, da se bo prodajal direktno potrošnikom na policah običajnih prodajaln. Tožeča stranka sodišču predlaga, naj izpodbijano odločbo odpravi in zavrne registracijo sporne znamke v celoti oziroma podrejeno, naj po odpravi izpodbijane odločbe zadevo vrne upravnemu organu v ponovni postopek. Zahteva tudi povrnitev stroškov postopka z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo tožbene navedbe prereka in meni, da je odločila pravilno ter zakonito.

V pripravljalni vlogi tožeča stranka vztraja pri tožbenih ugovorih. Sklicuje se na odločbo Urada za harmonizacijo na notranjem trgu št. B 1 000 779 z dne 19. 9. 2007, v kateri je bila ugotavljana podobnost med znamkama VEPRAMA in VETPHARMA, obe za blago iz razreda 05 NK. Urad je zaključil, da sta znamki zamenljivo podobni zaradi identičnega začetka kljub temu, da imata različen ritem izgovorjave ter sta si s pomenskega vidika različni. Gre pa za primerljivo dejansko stanje predmetnemu primeru. Zaključek o zamenljivi podobnosti je sprejel tudi Patentni urad na Poljskem, kjer je tožeča stranka na podlagi svoje predhodne znamke PROSPAN zahtevala razveljavitev poljske znamke št. R-177473 PROPOSAN, prijavljene za razreda 05 in 30 NK. Poljski urad je znamko PROPOSAN za vse izdelke v razredu 05 razveljavil. Stranka z interesom A., d.o.o. na tožbo ni odgovorila.

Tožba je utemeljena.

V obravnavani zadevi je sporna zavrnitev ugovora tožeče stranke kot imetnice predhodnih znamk PROSPAN zoper registracijo znamke PROPOSAN, vloženega iz razloga po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Po tej določbi se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Upravni organ je odločitev oprl na oceno, da si znaka glede na celoten vtis, ki ga dajeta, in glede na posamezne vidike podobnosti nista zamenljivo podobna in da ne obstaja verjetnost, da bi ju potrošnik zamenjeval. Ob ugotovljeni nepodobnosti znakov organ ni ugotavljal (ne)podobnosti blaga oziroma storitev. Taki odločitvi po presoji sodišča tožeča stranka utemeljeno ugovarja.

Oceno o vizualni nepodobnosti znakov PROPOSAN in PROSPAN je upravni organ oprl na pogostost enakih začetkov in končnic pri imenih zdravil, na pogostost začetka PRO in končnice AN ter na splošno dojemanje znaka, zapisanega z običajnimi črkami. Sodišče ugotavlja, da gre, pri v tem primeru primerjanih znakih, za določeno razlikovanje osrednjega dela znakov (POS in SP). Vendar, kot opozarja tožeča stranka, ta del znaka ni tako izrazito drugačen, da bi ob enakem začetku in koncu dal znakoma zadostno razlikovalnost. Zato je zaključek upravnega organa, da si znaka vizualno nista podobna, neprepričljiv. Različno število zlogov pri obeh znakih in različen ritem izgovorjave po mnenju sodišča ne kažeta na izrazito zvočno različnost (enak je prvi zlog, enako se končuje zadnji zlog), kot je fonetično (ne)podobnost ocenil organ. Zato se tudi glede te primerjave poraja dvom, ali ne obstaja vsaj nizka stopnja slušne podobnosti. V zvezi s pomensko analizo znakov se sodišče strinja z upravnim organom, da sta oba znaka brez pomena v relevantnem jeziku.

Glede na navedeno, ob določenih podobnostih in določenih razlikah, ki jih, kot izhaja iz izpodbijane odločbe, upravni organ pri primerjanju znakov ni upošteval, sodišče ne more sprejeti njegovega zaključka, da si znaka nista zamenljivo podobna in ne obstaja verjetnost zmede v javnosti. V zvezi s tem tožeča stranka utemeljeno ugovarja, da organ tak zaključek brez podlage opira tudi na dejstvo, da so zdravniki in farmacevti dobro seznanjeni s proizvodi tj. njihovimi imeni oziroma blagovnimi znamkami, potrošnik pa do zdravil nima neposrednega dostopa. Ni namreč razjasnjeno, ali bo potrošnik farmacevtske produkte (v zvezi s temi je organ opravil primerjavo) lahko dobil z receptom ali brez njega. Iz naštetega blaga v razredu 05 je mogoče sklepati, da za vse proizvode recept oziroma nabava v lekarni (na kakršen način naj bi bila izključena verjetnost zmede oziroma povezovanja produktov) ne bo nujna (npr. zdravilni čaji, zdravilna zelišča).

Prav pa ima tožeča stranka tudi v ugovoru, da je upravni organ neutemeljeno odklonil primerjavo blaga in storitev. Pogoja enakosti oziroma podobnosti znakov in enakosti oziroma podobnosti blaga in storitev namreč ni mogoče šteti kot absolutno neodvisnih. Pogoja sta soodvisna in se lahko nizka stopnja podobnosti med znakoma nadomesti z visoko stopnjo podobnosti med blagom ali storitvami in obratno (glej tudi sodbo Sodišča EU C-39/97 z dne 29. 9. 1998). Ker je v obravnavanem primeru upravni organ zmotno ocenil, da si znaka nista zamenljivo podobna, po presoji sodišča pa okoliščine, na katere je opozorilo v tej sodbi, kažejo na določeno stopnjo podobnosti, bi moral primerjati tudi blago in storitve. Šele primerjava obojne podobnosti bi bila v konkretnem primeru lahko podlaga za ugotavljanje verjetnosti ustvarjanja zmede kot tretjega elementa, ki mora po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 biti izpolnjen za (ne)registracijo znamke.

Sodišče je tožbi ugodilo in izpodbijano odločbo odpravilo na podlagi 2. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10, v nadaljevanju ZUS-1), ker je ugotovilo, da na podlagi dejanskega stanja, ki je bilo ugotovljeno v postopku izdaje izpodbijane odločbe, ne more rešiti spora, ker je dejansko stanje v bistvenih točkah nepopolno ugotovljeno. Zadevo je na podlagi tretjega in v smislu četrtega odstavka tega člena vrnilo upravnemu organu v ponovni postopek.

Stroškovnemu zahtevku tožeče stranke je sodišče ugodilo na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUS-1 ter ji priznalo stroške po drugem odstavku 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu (Uradni list RS, št. 24/2007).