Jedro

Glede na to, da se s patentom lahko zavaruje le nov izum, določila 10. člena ZIL ni mogoče tolmačiti tako, da varuje prej razkriti izum istega izumitelja pred istim, kasneje (vendar znotraj dvanajst mesecev od razkritja) prijavljenim izumom s strani tega izumitelja. Pač pa to določilo pomeni, da izumitelju, ki je novost razkril na načine, navedene v tem členu, to razkritje določeno obdobje ne more škodovati. Oziroma poenostavljeno povedano, 10. člen ZIL ne varuje izumitelja samega pred seboj za isti izum, pač pa ga varuje pred morebitnimi zlorabami tretjih.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se sodba sodišča prve stopnje potrdi.

II. Zahtevka pravdnih strank za povrnitev nujnih stroškov pritožbenega postopka se zavrneta.

Obrazložitev

Uvod

1. Tožeča stranka je vložila tožbo na ničnost slovenskega nacionalnega patenta tožene stranke SI 9300375 (v nadaljevanju patent 375), ki varuje izum „Derivati imidazola, triazola in tetrazola“. Navedla je, da izum, ki ga ščiti patent 375 ni nov, saj je tožena stranka imetnica tudi dne 05. 08. 1992 objavljenega evropskega patenta EP 0 497 512 (v nadaljevanju patent 512), ki v Sloveniji sicer ne velja. Spojine, ki jih varuje patent 375, so bile v celoti razkrite v patentni prijavi za patent 512. Poleg tega je tožena stranka tudi imetnica patenta SI 9210101 (v nadaljevanju patent 101). Patent varuje izum „derivati imidazola, triazola in tetrazola“. Prijava za ta patent je bila že 30. 01. 1992 vložena pri Zveznem zavodu za patente v Beogradu, s strani Urada za intelektualno lastnino RS (v nadaljevanju UIL) pa objavljena 31. 08. 1996. Odločitev sodišča prve stopnje

2. Sodišče prve stopnje je v celoti ugodilo tožbenemu zahtevku tožeče stranke ter patent 375 razglasilo za ničnega in toženo stranko obvezalo k plačilu pravdnih stroškov tožene stranke v znesku 9.067,00 EUR s pripadki. Presodilo je, da sporni patent 375 ob vložitvi patentne prijave ni bil nov v smislu 9. člena takrat veljavnega Zakona o industrijski lastnini, Ur. l. RS, št. 13/92, 13/93, 27/93, 34/97 – odločitev Ustavnega sodišča in 75/97 (v nadaljevanju ZIL).

Pritožba in odgovor na pritožbo

3. Proti tej sodbi se je tožena stranka pravočasno pritožila. Sklicujoč se na neškodljivost razkritja izuma iz patenta 512 in 101 je vztrajala pri zagovoru svojega pravnega stališča, da je izpodbijani patent nov. Sodišču prve stopnje je očitala, da je distinkcijo med škodljivim in neškodljivim razkritjem v celoti preskočilo ter odklonilo uporabo 10. člena ZIL, s čimer naj bi zagrešilo zlasti absolutno bistveno kršitev določil iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, poleg tega je pa tudi zmotno in napačno uporabilo materialno pravo. Predlagala je spremembo izpodbijane sodbe sebi v prid, podrejeno pa razveljavitev te sodbe in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v novo sojenje. Zahtevala je tudi povrnitev svojih stroškov pritožbenega postopka.

4. V odgovoru na pritožbo je pa tožeča stranka predlagala zavrnitev pritožbe in potrditev izpodbijane sodbe ter povrnitev njenih stroškov pritožbenega postopka.

K odločitvi o pritožbi

5. Pritožba ni utemeljena.

Odločilna pravna dejstva

6. Pritožbeno sodišče najprej poudarja, da ni izpodbijana odločilna pravna ugotovitev sodišča prve stopnje iz 4. točke izpodbijane sodbe, da so spojine, ki jih varuje sporni patent tožene stranke 375, vsebovane že v njeni patentni prijavi za patent 512 ter da so spojine, farmacevtski sestavki in uporaba predmetnega patenta vsebovani že v njeni prijavi patenta 101. Iz nespornih navedb pravdnih strank je razvidno, da je bil izum po patentu 512 prijavljen 24. 01. 1992, objavljen 05. 08. 1992, patentna prijava za izum 101 je bila pri Zveznem zavodu za patente vložena 30. 01. 1992, v Sloveniji pa objavljena 31. 08. 1996 ter da je bila patentna prijava za sporni patent 375 vložena 12. 07. 1993, objavljena pa 28. 02. 1995. Pravna podlaga

7. ZIL-1 je bil objavljen 07. 01. 2001 (Ur. l. RS, št. 45/2001 s spremembami). Pred tem je od 04. 04. 1992 dalje veljal zgoraj omenjeni ZIL). Ker določila ZIL o uveljavljanju ničnosti pravic (87. člen) ne veljajo več, je treba za sporni zahtevek uporabiti določila ZIL-1. Ta pa v prvem odstavku 112. člena pod a) točko med drugim določa, da se tožba na ugotovitev ničnosti patenta lahko vloži, če izum ob datumu vložitve prijave ni izpolnjeval vseh zahtev iz 10., 11., 12., 14. in 15. člena ZIL-1. Ker pa ta določila ob vložitvi prijav spornih izumov sploh še niso veljala, bi njihova uporaba pomenila retroaktivnost zakona. To pa pomeni, da je treba pogoje za ničnost spornega patenta presojati po ustreznih določilih prej veljavnega ZIL.

8. Po določilu prvega odstavka 8. člena ZIL (sedaj prvega odstavka 10. člena ZIL1), se s patentom zavaruje izum, ki je nov, dosežen z ustvarjalnim delom na ravni izumiteljstva in je industrijsko uporabljiv. Po določilu 9. člena ZIL je izum nov, če do datuma vložitve zahteve za priznanje patenta ni bil obsežen s stanjem tehnike (sedaj prvi odstavek 12. člena ZIL1).

Razlogi za zavrnitev pritožbe

9. En izum se lahko varuje le z enim patentom. V tem je smisel patentnega varstva. Torej se za en in isti izum lahko podeli le en patent. To ne izhaja le iz citiranega prvega odstavka 8. člena ZIL, ampak tudi iz prvega odstavka 45. člena ZIL, po katerem ima od datuma prejema pravilne prijave patenta prijavitelj prednostno pravico nasproti vsakomur, ki za enak izum vloži patentno prijavo kasneje; pa tudi iz prvega odstavka 60. člena ZIL, po katerem se pravica prizna z odločbo, s katero se podeli patent tistemu, ki je prvi vložil ustrezno prijavo.

10. V pritožbi tožena stranka v prid stališču, da bi njena dva patenta 512 in 101 ob pravilni uporabi določil ZIL morala šteti kot neškodljiva za novost izpodbijanega patenta 375, obširno pojasnjuje svoje poglede v zvezi z neškodljivim razkritjem.

11. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da 10. člen ZIL v treh točkah obravnava neškodljivo razkritje pod pogojem vložitve patentne prijave znotraj 12 mesecev od datuma neškodljivega razkritja novosti (izuma). Glede na to, da se s patentom lahko zavaruje le nov izum, pa določila 10. člena ZIL ni mogoče tolmačiti tako, da varuje prej razkriti izum istega izumitelja pred istim, kasneje (vendar znotraj dvanajst mesecev od razkritja) prijavljenim izumom s strani tega izumitelja. Pač pa to določilo pomeni, da izumitelju, ki je novost razkril na načine, navedene v tem členu, to razkritje določeno obdobje ne more škodovati. Oziroma poenostavljeno povedano, 10. člen ZIL ne varuje izumitelja samega pred seboj za isti izum, pač pa ga varuje pred morebitnimi zlorabami tretjih.

12. Glede na navedeno se celotno pritožbeno teoretiziranje o škodljivem oziroma neškodljivem razkritju istega, večkrat prijavljenega in objavljenega izuma s strani istega subjekta izkaže za pravno zmotno. Zato se pritožbeno sodišče do pritožbenih izvajanj v zvezi z vprašanji o neškodljivem razkritju novosti ni ukvarjalo.

13. Drži sicer pritožbeni očitek, da je izpodbijana sodba mestoma nejasna (npr. v zadnjem odstavku na 4. strani, kjer je pojasnjeno, da je bila prijava za patent 101 vložena 30. 01. 1992 in da je bila ta prijava objavljena 31. 08. 1996, torej nikakor ne v 12 dnevnem roku pred prijavo). Vendar ta nejasnost na pravilnost materialnopravne odločitve, vendar iz v tej sodbi pojasnjenih razlogov, ne vpliva. Sodišče prve stopnje pa tudi ni zagrešilo nobene postopkovne kršitve, ker se s pravno podlago, ki je za odločitev o tožbenem zahtevku popolnoma irelevantna, ni ukvarjalo.

14. Iz zgornje obrazložitve je razvidno, da za pravilno odločitev o tožbenem zahtevku zadoščajo že neprerekana ugotovitev iz prvega stavka 6. točke te obrazložitve in tudi med pravdnima strankama nesporna dejstva, opisana v isti točki. Glede na navedeno je pritožba neutemeljena. Ker pa pritožbeno sodišče tudi v okviru uradnega preizkusa izpodbijane sodbe ni zasledilo nobenih kršitev iz drugega odstavka 350. člena ZPP, je pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in izpodbijano sodbo potrdilo (353. člen ZPP).

K odločitvi o stroških postopka

15. Odločitev o stroških postopka pritožnika je oprta na določilo prvega odstavka 165. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP. Odločitev o stroških postopka tožeče stranke pa na določilo prvega odstavka 165. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 155. člena ZPP. Odgovor na pritožbo pritožbeno sodišče ocenjuje kot nepotreben, saj je v njem le ponovljeno stališče tožeče stranke, nikjer pa ni opozorjeno na neprimernost uporabe 10. člena ZIL za odločitev v tem sporu. Zato odgovor na pritožbo pritožbeno sodišče ocenjuje kot nepotrebno vlogo.