Jedro

Ob upoštevanju fonetičnih in pojmovnih razlik med primerjanimi znamki vizualne podobnosti niso takšne, da bi lahko sklepali na obstoj verjetnosti zmede. V tem primeru je bistveno, da ima prijavljeni znak v besedi „MOBITEL“ močno oporo, ki povprečnemu slovenskemu potrošniku omogoča ločevati med blagom in storitvami različnih proizvajalcev oziroma ponudnikov storitev.

Izrek

1.Tožba se zavrne.

2.Zahtevek tožeče stranke za povrnitev stroškov postopka se zavrne.

3.Zahtevek stranke z interesom A. d.d., ...ulica št. ..., A., za povrnitev stroškov postopka se zavrne.

Obrazložitev

: Urad je z izpodbijano odločbo zavrnil ugovor tožeče stranke z dne 1. 10. 2007 zoper registracijo znamke „TS Mobitel“ št. .... Iz obrazložitve je razvidno, da je Urad je dne 22. 12. 2006 prejel prijavo znamke za znak „TS Mobitel“ za blago in storitve po Nicejski klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamke (Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92 – v nadaljevanju NK), razvrščene v razredih 9, 16, 36, 37, 38, 41 in 42 NK. Tožeča stranka je v ugovoru navedla, da je imetnica prej registriranih znamk Skupnosti „T.Mobile“ št. 4588241, 485441, 485391 in mednarodno registriranih znamk „T-Mobile“, št. 680035 in 680034, vse navedene znamke so registrirane za označevanje blaga in storitev, ki je enako ali podobno blagu in storitvam prijaviteljeve znamke. Meni, da je prijavljena znamka tako podobna njenim znamkam, blago je tudi podobno ali enako, da so podani zavrnilni razlogi po točki b) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1). Urad je v vloženem ugovoru obvestil prijavitelja A., d.d., ... ulica št. ... , A. (v tem upravnem sporu stranka z interesom), ki v odgovoru na obvestilo navaja, da znak njegove znamke ni zamenljivo podoben znamkam tožeče stranke in predlaga, da urad zavrne ugovor in registrira prijavljeno znamko v celoti. Urad je preveril utemeljenost navedb v ugovoru in ugotovil, da ugovor ni utemeljen in da je znamko mogoče registrirati za vse prijavljeno blago in storitve. Meni, da ni izpolnjen eden izmed kumulativnih pogojev za zavrnitev prijavljene znamke in sicer pogoj istovetnosti oziroma podobnosti znakov iz točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Podobnost znakov ugotavljamo tako, da primerjamo znamke kot celote, z upoštevanjem njihovih najbolj dominantnih delov, če jih je mogoče določiti. Dominantni del znaka je tisti del znaka, ki glede na celotno podobo znaka najbolj izstopa in ga zato ima povprečni potrošnik najbolj v spominu. Da bi znamka opravljala svojo razlikovalno in ločevalno funkcijo v gospodarskem prometu, se mora prijavljena znamka jasno razlikovati ali ločevati od znakov že registriranih znamk za enako ali podobno blago in/ali storitve, ker bi sicer na trgu prihajalo do zmede. Urad meni, da je dominantni del prijavljenega znaka beseda „Mobitel“, dominantni del znamk tožeče stranke pa „Mobile“. Črke T oziroma TS, vsaj na prvi pogled, nimajo kakšne vizualne posebnosti ali kakšnega določenega pomena, zaradi katerega bi se potrošnik nanje bolj osredotočil. Pri vizualni primerjavi je lahko urad primerjal le črke, in sicer njihovo število in razpored. Znaka sta različno dolga, prijavljeni znak vsebuje devet črk, znak znamk vložnika ugovora pa sedem črk. Glede na število črk sta oba znaka nekoliko daljša. V primeru daljših besed enake črke, iz katerih so znaki sestavljeni, niso bistvenega pomena, saj ni nenavadno, da se v dveh daljših besedah pojavljajo enake črke, zlasti samoglasniki. Znaka imata namreč šest enakih črk, njihov razpored je približno enak. Zgolj črkovno gledano sta znaka dokaj podobna. Kljub tej podobnosti pa se opazijo tudi razlike, zlasti v začetnem delu (TS/T), ki je za vizualno primerjavo pomemben, saj se zaradi branja od leve proti desni začetne črke najprej zaznajo. Če upoštevamo, da ima druga oziroma zaključna beseda nekatere različne črke oziroma različno končnico (Mobitel/Mobile), lahko ugotovimo, da v celoti gledano kljub enakim črkam ni izstopajoče vizualne podobnosti. Gledano v celoti in zlasti z vidika povprečnega potrošnika, ki se ne spušča v črkovno analizo, urad meni, da med primerjanima znakoma ni na vizualni ravni takšne podobnosti, ki bi povzročila zavajanje povprečnega potrošnika. Tudi fonetično gledano se znaka razlikujeta. Prijavljeni znak vsebuje pet zlogov, in sicer „TE-ES-MO-BI-TEL“. Znak tožeče stranke pa vsebuje štiri zloge, in sicer „TE-MO-BI-LE“ ali „TE-MO-BIL“ oziroma „TE-MO-BAJL“, v kolikor bi potrošnik prebral besedo „MOBILE“ na angleški način (mobajl). Določena podobnost obstaja v izgovorjavi začetnih zlogov (te/teess) in končnih zlogov (mobitel/mobile), v primeru, da bi bila beseda „MOBILE“ izgovorjena kot „mobajl“ pa te rahle podobnosti ni več. Urad meni, da med primerjanimi znaki ni izstopajoče zvočne podobnosti, enak je le začetni zlog (TE), preostali zlogi so na različnih mestih in zato pri njihovi izgovorjavi ne nastane zvočno podobna beseda. Zlasti je različna izgovorjava med besedo „MOBITEL“, ki se izgovori kot „mobitel“ s poudarkom na zadnjem zlogu „tel“ in besedo „MOBILE“, ki se izgovori kot „mobajl“ ali „mobile“, pri čemer je zadnja črka „e“ slišna. Pri pomenski analizi urad poudarja, da znaka nimata povsem določenega pomena. Prijavljeni znak vsebuje na začetku dve črki (TS), ki delujeta kot kratici. Glede na prijavljeno blago in storitve, ki se nanašajo na telekomunikacijsko opremo in storitve, kratica navaja na kratico, izpeljano iz firme prijavitelja (A.d.d.). Drugi del besedila prijavljenega znaka je skovanka „MOBITEL“, ki slovenskemu povprečnemu potrošniku pomeni ime, firmo družbe, ki se v Sloveniji ukvarja z mobilno telefonijo. V Sloveniji deluje pet ponudnikov mobilnih storitev, največ uporabnikov, dobrih 65 % ima B., ki proda tudi več kot 100.000 mobilnih aparatov na leto (vir: Inernet). Tudi ne gre pozabiti, da je družba z imenom B. dolga leta bila edini ponudnik mobilne telefonije, kar je vsekakor vplivalo, da povprečni potrošnik v besedi „Mobitel“ vidi določeno podjetje in ne fantazijske besede brez kakršnegakoli pomena. Znamka vložnika ugovora je sestavljena iz črke T, ki prav tako lahko spominja na začetno črko besede telekomunikacije ali telekom, ki ji sledi besedilo „MOBILE“, ki prevedeno v slovenščino pomeni gibljiv, mobilen, prenosen. Skovanka iz prijavljenega znaka „MOBITEL“ sicer nima tako določenega pomena, kot ga ima beseda MOBILE, vsekakor pa vzbuja enako asociacijo. Vendar glede na dejstvo, da slovenskega potrošnika beseda Mobitel spominja na ime največjega operaterja mobilne telefonije, obstaja verjetnost, da bo potrošnik besedi „MOBILE“ in „MOBITEL“ zlahka razlikoval in da ga dominantna beseda prijavljenega znaka „MOBITEL“ ne bo spominjala oziroma je ne bo povezoval z dominantno besedo znamke vložnika ugovora „MOBILE“. Zaradi tega urad meni, da v danem primeru ni takšne pomenske podobnosti med primerjanima znakoma, da bi povprečni slovenski potrošnik menil, da imata znaka enak izvor.

Urad je tudi primerjal prijavljeni znak s figurativnimi znaki tožeče stranke (znamka Skupnosti št. 485441 je enaka znamki Skupnosti št. 485391, mednarodna znamka št. 680034 je enaka mednarodni znamki št. 680035) in glede dominantnih delov ugotovil naslednje: prijavljeni znak je v besedi, znamki tožeče stranke sta v grafizmu oziroma gre za figurativni znamki, ki poleg besedila „T-MOBILE“ vsebuje grafične elemente kot je rožnata barva (črka T) in štirikotnike, ki delujejo kot pikice oziroma črta čez besedilo. Primerjani znaki so sestavljeni iz dveh besednih delov, in sicer na začetku vsebujejo črko T (znamke vložnika ugovora), malo daljši presledek, po presledku se nahaja beseda Mobile, čez celotno besedilo je razprostrto pet majhnih štirikotnikov. Urad meni, da je gledano v celoti dominantni del vseh primerjanih znakih njihovo besedilo, saj grafični elementi znakov vložnika ugovora imajo bolj funkcijo dekorativnih elementov in ne elementov, ki „imenujejo“ oziroma določajo izvor znamke. Besedi „MOBITEL in MOBILE“ vzbujajo določene pomenske oziroma sporočilne asociacije, v primerjavi z začetnimi deli T oziroma TS. Za potrošnika predstavljata določeno oporo, zato obstaja verjetnost, da bodo za potrošnika predstavljale dominantni del. Urad je v nadaljevanju naredil vizualno, fonetično in pomensko analizo, ki je enaka kot pri primerjavi prijavljenega znaka in znamke „T-Mobile“ in sklepno ugotovil, da si primerjani znaki kot celota kljub nekaterim skupnim črkam, niso podobni, sploh pa ne tako podobni, da bi lahko prišlo do zmede v javnosti ali povezovanja znamk in njihovih imetnikov. Pri analizi celotnega vtisa, ki ga ustvarita primerjani znaki, na vizualni, fonetični in pojmovni ravni, ni treba, da verjetnost zmede obstaja glede vseh ravni. Dejansko je mogoče, da se nekatere podobnosti, ki obstajajo na eni od teh ravni, izravnajo v celotnem vtisu, ki se ustvari pri potrošniku, z razlikami, ki obstajajo na drugih ravneh. Ob upoštevanju fonetičnih in pojmovnih razlik med primerjanimi znaki vizualne podobnosti niso takšne, da lahko sklepamo na obstoj verjetnosti zmede. V danem primeru ima prijavljeni znak zlasti v besedi „MOBITEL“ močno oporo, ki povprečnemu slovenskemu potrošniku omogoča ločevati med blagom in storitvami različnih proizvajalcev oziroma ponudnikom storitev. Blago in storitve, ki naj bi se označevale s prijavljenim znakom, sodijo v kategorijo blaga in storitev, ki se ne kupuje ali naroča vizualno (tovrstno blago se običajno ne prodaja na policah, tako da bi jih potrošnik sam jemal, storitev ne jemljemo, ampak naročamo). Zato v danem primeru vizualni vidik oziroma podobnosti na vizualni ravni ne predstavljajo večjega tveganja glede verjetnosti zmede. Ker pogoj podobnosti znakov ni izpolnjen, prijavljene znamke ni mogoče zavrniti na nobeni od osnov, opredeljenih v prvem odstavku 44. člena ZIL-1, torej tudi ne na osnovi točke b) prvega odstavka tega člena, ne glede na podobnost ali celo istovrstnost blaga in storitev. Ker (eventualno) ugotovljena istovrstnost ali podobnost blaga in storitev ne bi spremenila končnega rezultata preizkusa znamk, urad zaradi ekonomičnosti postopka podrobnejše analize podobnosti blaga ni izvedel, gre pa vsekakor za podobno blago.

Tožeča stranka v tožbi navaja, da je prijavljeni znak vizualno in fonetično tako podoben njenim znamkam, da bi lahko prišlo do zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Ugotavlja, da so vsi znaki sestavljeni iz dveh besed, in sicer znaki tožeče stranke iz prvega besednega dela „T“ in drugega besednega dela „Mobile“, prijavljena znamka pa iz prvega besednega dela „TS“ in drugega besednega dela „Mobitel“. Dominantni del predhodnih znamk je „Mobile“, dominantni del prijavljene znamke pa „Mobitel“. Dominantna dela znamk pri povprečnem potrošniku vzbujata pomenske asociacije, povezane z naravo proizvoda, zaradi česar bi po njenem mnenju razlikovalno funkcijo v tem primeru opravljala le prva dela znakov „T“ in „TS“, ki se med seboj razlikujeta zgolj v eni črki. Vizualno so si znaki podobni. Znamke tožeče stranke so sestavljene iz sedmih črk, pri čemer je prvi del znakov sestavljen iz ene črke (S), drugi del pa iz šestih črk. Prijavljena znamka je sestavljena iz devetih črk, pri čemer je prvi del znaka sestavljen iz dveh črk (TS), kar se od znakov tožeče stranke razlikuje zgolj v dodatni črki S, drugi del znaka ugovarjane znamke pa je sestavljen iz sedmih črk, pri čemer je pet črk (M, O, B, I, E) istih kot pri znamkah tožeče stranke, prve štiri črke pa so tudi isto razporejene (MOBI). Razlika se kaže zgolj v koncu znaka, pri čemer se znak tožeče stranke konča z -LE (MOBILE), prijavljeni znak pa s – TEL (MOBITEL). Vsi znaki so po strukturi dvo-delni znaki, sestavljeni iz dveh besed, prav tako pa se začnejo s črko T, ki ima največji razlikovalni učinek, glede na to, da se z njo začnejo vsi znaki. Dominantni komponenti vizualnega efekta znakov bi pri povprečnem potrošniku bili začetni črki T in prva dela drugih besed obeh znakov „MOBI“. Znamke so si podobne tudi fonetično. Znaki tožeče stranke vsebujejo štiri zloge in se izgovarjajo „TEMOBIL“ oziroma „TEMOBAJL“, v kolikor bi potrošnik besedo izgovoril angleško. Povprečni potrošnik pa znakov tožeče stranke ne bi prebral „MOBILE“ oziroma s slišnim zadnjim E. Prijavljeni znak vsebuje pet zlogov in se izgovarja „TEESMOBITEL“. Glede na to, da je v pogovornem jeziku pogosto krajšanje besede „MOBITEL“ na „MOBI“, obstaja možnost pogovornega izgovarjanja prijavljenega znaka kot „TEESMOBI“, kar se dodatno približa izgovorjavi znaka tožeče stranke. Oba znaka se izgovorita z začetnim TE in vmesnim „MOBI“, ki še posebej v primeru hitrega, nerazločnega izgovarjanja ali hrupa zvenita fonetično podobno oziroma celo idilično. Z vidika pomenske primerjave vsi znaki zaradi besed „MOBIL“ oziroma „MOBITEL“ jasno nakazujejo, da gre za mobilne storitve. Glede na to so pomensko razlikovalni del znakov izključno črka T oziroma črki TS, ki sta tako pomensko dominantni del znakov. Primerjana znaka pri povprečnem potrošniku pomensko vzbujata asociacijo, da gre za isto vrsto storitve in ob upoštevanju, da obstajajo po vizualni in fonetični plati primerjave zgolj neznatne razlike, povprečni potrošnik lahko oba znaka dojame kot povezana, s čimer se ustvari zmeda na trgu. Glede na vizualno, fonetično in pomensko podobnost predmetnih znakov je Urad napačno zaključil, da znaki niso podobni. Vse navedeno smiselno velja tudi za znaka iz znamk 000485391 in 680035. Figurativna primerjava znakov pokaže, da je prijavljeni znak sicer res v besedi, navedena znaka pa imata določene figurativne elemente, vendar pa ti v primerjavi z besedilom znaka ne igrajo dominantne vloge. Dominantni del je torej tudi v primeru figurativnih znakov besedilo, kot je pravilno ugotovil urad. Glede na zgoraj navedeno so znaki znamk tožeče stranke in prijavljene znamke podobni v smislu točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Sklepno tožeča stranka predlaga, da sodišče tožbi ugodi, odpravi izpodbijano odločbo ter toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo še vedno meni, da sta dominanta dela primerjanih znakov besedi „MOBILE“ in „MOBITEL“. Glede na to, da sta besedi „MOBILE“ in „MOBITEL“ povezani z naravo proizvoda, tožeča stranka meni, da ti besedi ne moreta biti dominantna dela, temveč sta to kratici T oziroma TS. Zakaj sta besedi „MOBILE“ in „MOBITEL“ izstopajoča oziroma dominantna dela, je urad podrobno razložil v izpodbijani odločbi. Tožeča stranka meni, da dominantna dela tvorita črke T oziroma TS, zato ker sta na začetku besedne kombinacije in da sta si zelo podobni, ker se začenjata z enako črko (T), drugi del znamk pa je tudi zelo podoben, ker imata štiri enake črke (MOBILE/MOBITEL). To vse drži, vendar tožeča stranka znake secira, ju poljubno reže, sešteva število enakih črk in podobno; znakov ne obravnava kot celoto, tako kot jih dojema povprečni potrošnik. Tudi argumenti tožeče stranke glede fonetične podobnosti primerjanih znakov ne držijo. Za krajšanje besede „MOBITEL“ na „MOBI“ tožeča stranka ni ponudila nobenih tehtnih argumentov ali dokazil, zato je nesprejemljivo besedo „MOBITEL“ zreducirati na „MOBI“ in na ta način pokazati, kako sta „MOBITEL“ in „MOBILE“ podobni. Znake v postopku ugovora je potrebno obravnavati in primerjati tako, kot so registrirani oziroma prijavljeni. Argumenti glede pomenske podobnosti med znakoma so prav tako neprepričljivi. Res je, da besedi „MOBILE“ in „MOBITEL“ nakazujeta na mobilne telekomunikacije, vendar to še ne pomeni, da ju je treba zato izvzeti in se zgolj osredotočiti na pomen kratic T in TS, kot to počne tožeča stranka, pri čemer ne gre pozabiti, da se tudi črke T in TS navezujejo na naravo prijavljenega blaga/storitev. Iz pomenske povezanosti med črkami M, O, B, I, ki tvorijo okrajšavo pridevnika mobilen ali besede mobilnost, tožeča stranka napravi sklep o njuni pomenski podobnosti, vendar ob tem ne upošteva dejanskega stanja glede pomena besede „MOBITEL“, ki za povprečnega slovenskega potrošnika ima povsem nedvoumen in poseben pomen, kar je tožeča stranka ugotovila v izpodbijani odločbi. Tožena stranka sklepno predlaga, da sodišče tožbo zavrne kot neutemeljeno.

Stranka z interesom A., d.d., ... ulica št. ..., A., ki jo zastopa patentni zastopnik A.A. iz C., v odgovoru na tožbo navaja, da je večinska lastnica družbe B. d.d., ki je njena hčerinska družba. Preko nje je imetnica številnih znamk (znamke št. 9370051, 9770640, 9870381, 200570289, 200571421) in je na slovenskem trgu prisotna skoraj dvajset let. Znamk ni mogoče deliti in jih primerjati po delih ter na podlagi podobnosti enega dela prijavljene znamke z enim delom prejšnje znamke. Povprečni slovenski uporabnik B. omrežja ve zelo natančno, kaj B. pomeni; to je nedvomno znano tudi sodišču. V nadaljevanju se sklicuje na odločbo Ustavnega sodišča v zadevi Up 1201/05 z dne 6. 12. 2007, ki je pojasnilo, da tvorijo odločbe Sodišča evropskih skupnosti (SES) in Sodišča prve stopnje (SPS) obvezni pravni vir. Tako je po mnenju stranke z interesom potrebo upoštevati 23. odstavek sodbe SES v zadevi C-251/95, SABEL v. Puma: „Splošna ocena vizualne, fonetične in pomenske podobnosti primerjanih znamk mora biti utemeljena s celovitim vtisom, ki jih puščajo znamko, pri čemer je potrebno upoštevati zlasti njihove distinktivne in dominantne komponente“. Vizualna primerjava med znaki pokaže, da stopnja podobnosti sicer obstaja, a ni na stopnji nedovoljene podobnosti. Primerjava med „T-MOBILE“ in „TS“ ter „MOBITEL“ pokaže, da sta prvi in zadnji zlog različen in tudi fonetična primerjava pokaže bistvene razlike. Znamka tožnice se prebere: „TE MOBILE“, napadena prijava pa „TE ES MOBITEL“. Povprečni uporabnik bo takoj opazil razliko, tudi zaradi izgovorjave črke „ES“. Prav tako povprečni slovenski potrošnik zelo dobro pozna besedo „MOBITEL“ in je ne bi zamenjal s katero drugo. Pomenska primerjava pokaže, da slovenski potrošnik pozna besedo „MOBILE“, (po Slovarju slovenskega knjižnega jezika kot: „1. gibljiv, premičen: mobilen del vrat/mobilni bolnik bolnik, ki se lahko sam premika, hodi; sklep ni mobilen, 2. prenosen, prestavljiv: mobilen stroj; oddajnik je mobilen, voj. mobilne enote enote, usposobljen za hitre premike“). Na drugi strani beseda „MOBITEL“ sama po sebi ne pomeni nič, razen seveda dejstva, da jo povprečni slovenski potrošnik zelo dobro pozna. Glede na dominantne in distinktivne komponente je potrebno ugotoviti, da so znaki med seboj neprimerljivi. Tožeča stranka navaja, da bi lahko šlo za podobnost glede okrajšave „T-MOBIL“. Taka primerjava je povsem neprimerna, saj je stranka z interesom po svoji hčerinski družbi B. d.d. imetnica v Sloveniji slovečih znamk MOBI (št. 9871317, 9970144, 200571420). Sklepno stranka z interesom predlaga, da sodišče tožbo zavrne, toženi stranki pa naloži povrnitev stroškov postopka.

Tožba ni utemeljena.

V obravnavani zadevi je predmet presoje, ali so v zvezi z registracijo prijavljene znamke v besedi „TS Mobitel“ za storitve v razredih 09, 16, 36, 37, 38, 41 in 42 podani zavrnilni razlogi po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) glede na predhodno registrirane besedne in figurativne znamke znamke skupnosti in mednarodne znamke „T-Mobile“ št. 4588241, št. 680035, št. 680034 št. 485391 in št. 485441, registrirane za storitve iz istih razredov NK.

V skladu s točko b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če se blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Za obstoj zavrnilnih razlogov za registracijo znamke po citirani zakonski določbi morata biti hkrati izpolnjena oba pogoja: enakost oziroma podobnost prijavljenega znaka in registrirane znamke ter enakost oziroma podobnost blaga/storitev, na katere se nanaša prijavljeni znak in registrirana znamka. V praksi Sodišča Evropskih skupnosti (SES) se verjetnost zmede interpretira v smislu zmede potrošnika glede izvora blaga ali storitev, kar pomeni, da potrošnik nepravilno domneva, da blago izvira od enega proizvajalca oziroma ponudnika storitev ali ekonomsko povezanih družb (sodba SES št. C–251/95 z dne 11. 11. 1997 v zadevi Sabel proti Puma z dne 11. 11. 1997 in št. C-120/04 z dne 6. 10. 2005 v zadevi Medion proti Thompson). Za podobne je v smislu citirane določbe točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 šteti tiste znake, ki povprečnemu potrošniku ne omogočajo ločevati med blagom oziroma storitvami različnih proizvajalcev oziroma ponudnikov storitev, s čimer bi bila izničena temeljna funkcija blagovnih znamk - to je razlikovati blago oziroma storitve različnih proizvajalcev blaga oziroma ponudnikov storitev na trgu. Podobnost med znaki se po ustaljeni upravni in sodni praksi ugotavlja po metodi celovite presoje, po kateri se znaki med seboj primerjajo z vizualnega, fonetičnega in pomenskega vidika. Znaki se med seboj primerjajo tako, kot so prijavljeni, pri čemer je treba upoštevati vse sestavne elemente in najbolj dominantne dele, če jih je mogoče določiti. Pri besednih ali kombiniranih znakih, kjer del določenega znaka predstavlja besedilo, so besede oziroma besedne zveze praviloma najbolj dominanten del znaka, po katerem potrošnik določeno znamko tudi poimenuje, oziroma jo prepozna, seveda pod pogojem, da povprečni potrošnik ostalih elementov znaka ne prepozna kot dominantne.

V obravnavni zadevi, ko med strankami ni sporno, da je dominantni del predhodnih znamk tožeče stranke besedilo, je bistveno vprašanje, ali ima prijavljeni znak lastnosti razlikovanja in torej izpolnjuje kriterije primernosti za razlikovanje v smislu prvega odstavka 42. člena ZIL-1, ali pa je prijavljeni znak enak ali podoben predhodnim znamkam tožeče stranke. Ocena, ali znak omogoča razlikovalnost, je mogoča po celoviti presoji, torej vtisu, ki ga znak naredi kot celota, upoštevajoč naravo blaga oziroma storitev z vidika povprečnega potrošnika. Urad je po celoviti analizi primerjanih znakov ugotovil, da pogoj enakosti oziroma podobnosti po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 ni izpolnjen, zato v nadaljevanju ni ugotavljal morebitne enakosti oziroma podobnosti blaga/storitev, kar pomeni, da je v tej zadevi sporno le ugotavljanje enakosti oziroma podobnosti znakov prijavljene in predhodnih znamk. Urad je izpodbijani znak „TS-Mobitel“ v besedi primerjal z znakom „T-Mobile“ v spornih besednih in figurativnih znamkah tožeče stranke in ugotovil, da gledano s celotnega vidika primerjanih znakov, kljub nekaterim enakim črkam ni izstopajoče vizualne podobnosti, ki bi pomenila večje tveganje za verjetnost nastanka zmede na trgu, prav tako gre za fonetično in zlasti vsebinsko različnost znakov, s čimer se strinja tudi sodišče iz razlogov, navedenih v izpodbijani odločbi, ki jih sodišče na tem mestu ne ponavlja (2. odstavek 71. člena Zakona o upravnem sporu, Uradni list RS, št. 105/06 in 119/08 - odločba Ustavnega sodišča, v nadaljevanju ZUS-1).

Glede tožbenih ugovorov pa sodišče ugotavlja, da se tožeča stranka v tožbi sicer strinja z zaključkom urada, da sta pri primerjanih znakih dominantna dela „Mobile“ in „Mobitel“, vendar v nadaljevanju meni, da navedena dominantna dela pri povprečnem potrošniku vzbujata pomenske asociacije, povezane z naravo proizvoda, zaradi česar bi po njenem mnenju razlikovalno funkcijo v tem primeru opravljala le prva dela znakov „T“ in „TS“, s čimer se sodišče ne strinja. Urad je pravilno ugotovil, da sta v primerjanih znakih dominantna in s tem tudi razlikovalna dela besedi „Mobile“ in „Mobitel“, po katerih bo povprečni potrošnik prepoznal oziroma imenoval znamke. Pri celostni presoji verjetnosti zmede v javnosti vsi vidiki primerjanih znakov nimajo vedno enake teže, še posebno se lahko s pravilno ugotovitvijo intenzivnosti razlikovalnega učinka določenega znaka spremeni celoten pogled na znamko. Ob upoštevanju fonetičnih in pojmovnih razlik med primerjanimi znaki tudi po presoji sodišča vizualne podobnosti niso takšne, da bi lahko sklepali na obstoj verjetnosti zmede. V tem primeru je bistveno, da ima prijavljeni znak v besedi „MOBITEL“ močno oporo, ki povprečnemu slovenskemu potrošniku omogoča ločevati med blagom in storitvami različnih proizvajalcev oziroma ponudnikom storitev. Tožeča stranka v tožbi ne ugovarja ugotovitvam, ki so po presoji sodišča relevantne z vidika intenzivnosti razlikovalnega učinka prijavljenega znaka, da besedna skovanka „MOBITEL“, ki sama po sebi ne pomeni ničesar, povprečnemu slovenskemu potrošniku na eni strani pomeni firmo hčerinske družbe stranke z interesom, ki se v Sloveniji že dolgo ukvarja z mobilno telefonijo in ima dobrih 65 % velik tržni delež (glede na podatke v času izdaje izpodbijane odločbe je prodala tudi več kot 100 tisoč mobilnih aparatov na leto, vir: Inernet), na drugi strani pa pomeni splošni izraz za mobilni telefon (terminal). Pri tem je pomembno tudi, da je bila družba z imenom B. d.d. v Sloveniji dolgo edina ponudnica mobilnih telefonov, kar je vplivalo, da povprečni potrošnik v besedi „Mobitel“ vidi določeno podjetje, ki se ukvarja z mobilno telefonijo, in ne le fantazijske besede brez kakršnegakoli pomena; kaj po vsebini pomeni beseda „Mobile“ (mobilen, gibljiv, prenosen), pa med strankami ni sporno. Iz navedenih razlogov bo povprečni potrošnik tudi po presoji sodišča dominantna znaka primerjanih znamk „Mobile“ in „Mobitel“ zlahka razlikoval in ju zlasti zaradi njune pomenske vsebinske razlike ne bo povezoval v takšni meri, da bi menil, da imata enak izvor. Glede fonetične podobnosti je urad pravilno ugotovil, da se beseda „Mobile“ lahko izgovarja na več načinov (MO-BI-LE“ ali „MO-BIL“ oziroma „MO-BAJL“), pri čemer tožeča stranka za krajšanje besede „Mobitel“ na „Mobi“, s katerim želi dokazati podobnosti med besedami „Mobile“ in „Mobitel“, ni ponudila nobenih tehtnih argumentov; urad mora namreč primerjati konkurirajoče znake tako, kot so registrirani oziroma prijavljeni.

Glede na vse navedeno je izpodbijana odločba pravilna in na zakonu utemeljena, tožbeni ugovori pa neutemeljeni, zato je sodišče tožbo zavrnilo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1. Ker je sodišče tožbo zavrnilo, je zavrnilo tudi zahtevek tožeče stranke in stranke z interesom za povrnitev stroškov postopka, saj na podlagi četrtega odstavka 25. člena ZUS-1 v takem primeru vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Pravni pouk temelji na določbi prvega odstavka 73. člena ZUS-1.