Jedro

Urad ni pojasnil, katero metodo primerjave je poleg metode črkovne analize še opravil, predvsem pa, na podlagi katere metode je prišel do zaključka, da med primerjanimi znaki obstaja zelo nizka stopnja vizualne podobnosti. Predvsem pa ni odgovoril na tožničin ugovor, da bi moral pri črkovni analizi pri prijavljeni znamki upoštevati tudi figurativni element prijavljenega znaka kot črko „S“ zaradi nizke stopnje stilizacije in bližnje podobnosti s črko „S“, kar pomeni, da bi moral primerjati besedilo znamke STORCK s „STORK“ in ne s „TORK“.

Izrek

I. Tožbi se ugodi, odločba Urada RS za intelektualno lastnino št. 31207-746/2016-8 z dne 15. 5. 2018 se odpravi in se zadeva vrne istemu organu v ponoven postopek.

II. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka v višini 347,70 EUR v 15 dneh od vročitve sodbe, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Obrazložitev

1. Urad RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju Urad) je z izpodbijano odločbo zavrnil tožničin ugovor z dne 3. 1. 2017 zoper registracijo figurativne znamke TORK št. Z 201670746 (1. točka izreka) in odločil, da posebni stroški v tem postopku niso nastali (2. točka izreka).

2. V obrazložitvi navaja, da je dne 22. 6. 2016 prejel zahtevo A.A. (prizadete stranke v tem upravnem sporu) za registracijo figurativne znamke „TORK“ za blago in storitve, po Nicejski klasifikaciji (v nadaljevanju NK), razvrščenih v razrede 30, 35 in 43. Dne 3. 1. 2017 je tožnica vložila ugovor zoper registracijo znamke iz razloga, določenega v b) točki prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1), in ga utemeljevala na podlagi svojih prej registriranih znamk, ki so registrirane za enako ali podobno blago.

3. Urad je podobnost znamk ugotavljal na osnovi enakosti ali podobnosti blaga ali storitev in enakosti ali podobnosti znamk. Pri presoji primerjave znakov znamk je opravil vizualno, fonetično in pomensko analizo. Ugotovil je, da je prijavljena znamka sestavljena iz besednega dela TORK in figurativnega dela, ki se nahaja pred besedilom TORK. Štiri tožničine prejšnje znamke so besedne znamke, na začetku besedil je beseda STORCK, figurativna prejšnja znamka pa je prav tako sestavljena iz besedila v krepkem tisku STORCK, nad besedilom pa je figurativni element v oranžni in rdeči barvi. Ugotavlja, da je dominantni del prijavljenega znaka črkovni sklop TORK, vključno z grafičnim elementom, pri besedni znamki vložnika odgovora STORK in Storckies pa ni mogoče določiti dominantnega dela, saj sta sestavljena iz ene same besede. Pri znamkah, ki poleg besedila STORK vsebujeta dodatne napise, je besedilo STORK dominantno, saj se nahaja na prvem mestu in zato izstopa.

4. Pri ocenjevanju vizualnega vidika je organ primerjal besedo STORCK in TORK in ugotovil, da začetni črki prejšnje znamke in prijavljenega znaka nista enaki, prav tako se tudi vizualno precej razlikujeta. Potrošnik z bežnim pogledom na črko „S“ te ne bo zamenjal s črko „T“ in obratno. Zgolj večje število enakih črk v besedi pa teh besed še ne naredi podobnih. Poleg tega je prijavljeni znak krajši. Opozarja pa tudi, da je pri prijavljeni znamki treba upoštevati tudi grafične elemente. Tudi, če figurativni element prijavljenega znaka nadomešča črko „S“ in gre za besedo STORK, se po presoji Urada celotni vtis prijavljenega znaka še vedno razlikuje od vizualnega vtisa, ki nastane iz črk, ki sestavljajo besedo STORCK, saj je prisotnost podobe kljuna tisti element, ki vpliva na vizualno različnost primerjanih znakov, kot tudi končnica „CK“. Z ostalimi besednimi znamkami vložnika ugovora se prijavljeni znak še bolj razlikuje. Glede njih vizualno gledano veljajo zelo podobne ugotovitve, kot za primerjavo prijavljenega znaka in prejšnje besedne znamke STORCK. Še bolj pa se razlikuje tudi zaradi dodatkov ADRIA, Arctic Ice, Part of your World in končnice „ies“. Vizualne razlike pa se pojavijo tudi med prijavljeno in figurativno znamko STORK. Za črkovni del primerjanih znakov veljajo ugotovitve, kot so bile podane ob primerjavi besednih znakov. Glede figurativni elementa tožničine znamke pa Urad ocenjuje, da ni nujno, da bo potrošnik videl kot ptičja krila, temveč kot preprost dekorativni element. Zato Urad ocenjuje, da med primerjanimi znaki obstaja zelo nizka stopnja vizualne podobnosti.

5. Glede fonetičnega vidika Urad ugotavlja, da se bo prijavljeni znak izgovoril kot TORK, prejšnja besedna znamka pa kot STORK ali ŠTORK. V konkretnem primeru pa je zelo malo verjetno, da bi potrošnik razmišljal, ali morda kakšen figurativni element ponazarja kakšno črko. Preostale besedne znamke pa se zaradi dodatnih besed popolnoma drugače izgovorijo.

6. Glede pomenskega vidika pa Urad navaja, da je prijavljeni znak sestavljen iz besedila TORK, ki glede na prijavljeno blago in storitve nima konkretnega pomena, lahko pa spominja na besedo TOREK. Če bi potrošnik na podlagi figurativnega elementa pomislil na črko Š in pomislil na slovensko besedo ŠTRK ali ŠTORKLJA, tega pomena ne zaznamo v prejšnjih znamkah STORCK. Dominantna beseda prejšnjih znamk STORCK, ki je za slovenskega potrošnika izmišljena beseda, torej nima določenega pomena. STORCK sicer lahko potrošnika s širšim znanjem angleškega jezika spominja na angleško besedo STORK (štorklja). Vendar glede na to, da je blago prijavljene in registrirane znamke namenjeno najširši javnosti, je malo verjetno, da bo kdo pomislil na pojem štorklja.

7. Na podlagi vizualne, pomenske in fonetične analize znakov torej Urad ugotavlja, da sta si primerjana znaka različna. Res je, da sta sestavljena iz nekaterih enakih črk, vendar ob upoštevanju ugotovljenih vizualnih fonetičnih in zlasti pomenskih razlik ne obstaja takšna stopnja podobnosti znakov, zaradi katere bi obstajala verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

8. Nadalje Urad ugotavlja enakost blaga iz razreda 30 NK in nižja podobnost med blagom iz razreda 30 NK in storitvami iz razreda 43 NK, ki pa je nevtralizirana z zelo nizko stopnjo vizualne, fonetične in pomenske podobnosti znakov. Zaradi navedenega je treba izključiti verjetnost zmede pri zadevni javnosti, kar je razlog, da je Urad tožničin ugovor zavrnil na podlagi tretjega odstavka 102. člena ZIL-1. 9. Tožnica se s takšno odločitvijo ne strinja in v tožbi med drugim navaja, da je pravilen pristop Urada, da je treba besedno znamko in figurativni element blagovne znamke STORK dojemati kot dva neločljivo povezana elementa. V preostanku obrazložitve pa takemu pristopu ne sledi, zaradi česar je izpodbijana odločba ne samo napačna, temveč je obrazložitev tudi v nasprotju sama s seboj. Glede vizualne primerjave meni, da je zavajajoče primerjanje besedila STORCK z besedilom TORK ob tem, da je toženka sama zatrjevala, da figurativnega elementa pred besedilom TORK ni mogoče obravnavati ločeno, ker gre za tesno vizualno in pomensko povezavo med tema dvema deloma. Figurativni element, ki ima obliko vratu štorklje (vključno z glavo in kljunom), jasno sledi obliki črke „S“. Poleg tega je prizadeta stranka v odgovoru na ugovor sama navedla, da sta bila pri oblikovanju blagovne znamke uporabljena vrat in glava štorklje, namesto črke „S“. Poleg tega ima prizadeta stranka registrirano podjetje z imenom „STORK d. o. o.“ in ne TORK d. o. o.“. Nenazadnje pa tudi Urad v uvodnih ugotovitvah pojasnjuje, da sta tako besedilo TORK kot grafični element pred njim sestavljata dominanten del omenjene blagovne znamke in ju ni mogoče obravnavati ločeno. V tretjem odstavku zadnje strani odločbe pa izrecno navaja, da besedilo TORK nima samostojne vloge, saj je tesno povezano z začetnim figurativnim elementom. Kljub temu pa je Urad primerjavo usmeril v besedi TORK in STORCK. Primerjavo bi moral opraviti med besedami STORCK in STORK in takšna primerjava bi pokazala, da je edina razlika v črki „C“, ki pa se nahaja na koncu besedne znamke STORCK, kar v skladu z ustaljeno sodno prakso bistveno ne prispeva k razlikovanju, saj je povprečni potrošnik bolj pozoren na začetek besede, kot na njen konec. Podobne ugotovitve veljajo tudi pri primerjavi ostalih besednih znamk tožnice. Napačna pa je tudi primerjava figurativnih znakov znamk STORK in STORCK. Prikaz kril štorklje ali vratu štorklje skupaj z besedo ali pri besedi STOR(C)K jasno asociira na štorkljo, kar je namen obeh blagovnih znamk. Skratka, ne glede na to, ali so uporabljene štorkljina krila ali vrat, je jasno, da gre za štorkljo. Zato teh dveh figurativnih elementov ni mogoče obravnavati ločeno od besedila, temveč skupaj z njim. Od tega vidika so vizualne razlike zasenčene s pomenskimi podobnostmi.

10. Posledično je napačna tudi fonetična primerjava. Opozarja še na splošno prakso na ravni EU, ki stilizirane figurativne črke znamk šteje za element znamke in se izgovarja enako kot druge črke znamke. Glede preostalih blagovnih znamk tožnica izpostavlja sodno prakso, ki v smislu vizualne in fonetične primerjave poudarja pomembnost prvega dela besedne znamke pred preostalim delom. Urad bi moral primerjati izgovorjavo STORK in STORCK in zaključiti, da se ti dve znamki v bistvu izgovarjata enako.

11. Glede pomenske primerjave pa navaja, da je obrazložitev organa, da prijavljena znamka spominja na dan v tednu, neprepričljiva. Predvsem glede na dejstvo, da figurativni element jasno nakazuje na štorkljo in je torej povezava s torkom nesmiselna. Stališče Urada, da tudi če bi se blagovno znamko STORK povezovalo s ptico štorkljo, tako povezovanje ni mogoče pri figurativnem elementu blagovne znamke STORK, pa ni pojasnjeno. Tožnica meni, da je besedo STORCK skupaj s ptičjimi krili težko povezovati s čimerkoli drugim, kot s štorkljo. Meni, da bi povprečen Slovenec, ob jasni indikaciji na ptico štorkljo s prvo stilizirano črko v blagovni znamki STORK prepoznal pomen znaka kot štorkljo, do enakega zaključka bi prišel tudi pri besedi STORCK, saj povprečen Slovenec najverjetneje ne pozna pravilnega zapisa besede STORK. To njegovo razumevanje še dodatno potrjujejo štorkljina krila nad besedo STORCK. Poleg tega je ime omenjene ptice v slovenščini podobno, to je štorklja. Ob dejstvu, da gre za enako blago oz. storitev pa meni, da je že majhna podobnost med blagovnima znamkama lahko povzroči zmedo v javnosti. Ne strinja pa se tudi z argumentacijo Urada pri presoji verjetnosti zmede in sicer, da znamka STORK ni prepoznavna. Meni, da je predložil dokaze, iz katerih izhaja, da je blagovna znamka STORCK prepoznavna in uživa visoko stopnjo prepoznavnosti in ugleda v EU in Sloveniji, v zvezi s čimer prilaga dokaze. Sklep Urada, da se blagovna znamka prizadete stranke tako razlikuje od prejšnjih blagovnih znamk, da ni verjetnosti zmede na trgu, po mnenju tožnice temelji na nepravilnem pojmovanju dejanskega stanja, zlasti glede primerjave znakov omenjenih blagovnih znamk. Sodišču predlaga, naj tožbi ugodi in spremeni izpodbijano odločbo tako, da delno zavrne registracijo blagovne znamke STORK za vso blago v razredu 30 NK in za vse storitve v razredu 43 NK oz. podrejeno, da zadevo vrne Uradu v ponovno odločanje. V obeh primerih naj toženki naloži plačilo stroškov postopka.

12. Toženka v odgovoru na tožbo prereka navedbe v tožbi in se v celoti sklicuje na razloge iz izpodbijane odločbe. Glede tožbene navedbe, da se znamke STORK in STORCK razlikujeta le v črki „C“, ki se nahaja na koncu besedne znamke, ki naj bi glede na sodno prakso ne prispevala k razlikovanju, Urad navaja, da ne gre za stalno oz. nespremenljivo pravilo, ampak, da je rezultat odločitve o uporabi pravila odvisen od okoliščin posameznega primera. V obravnavanem primeru je pomemben vpliv na celoten vtis, ki ga znaki v primerjavi drug z drugim ustvarjajo. Sklicuje se na sodbo splošnega sodišča v zadevi Faber/Naber, T-211/03. Poudarja, da je primerjavo med besedili STORCK in TORK opravila na podlagi črkovne analize kot ene izmed metod, nikakor pa ne odločujoče metode vizualne analize. Meni, da tudi, če sprejme razlago tožnice, da je figurativni element na začetku besedila izpodbijane znamke črka „S“, je njena upodobitev toliko stilizirana, da pušča prostor za zelo različna zaznavanja. Poudarila je, da je sama grafična izvedba izpodbijanega znaka povsem drugačna, kot pri znakih znamk tožnice in da znamk potrošnik ne bo zamenjeval tudi, če znak izpodbijane znamke doživlja kot besedo STORK. Samo dejstvo, da znak doživlja kot ime za vrsto ptiča, še ne pomeni, da ga doživlja kot znamke tožnice. Vztraja, da figurativni element na začetku izpodbijanega znaka ustvarja različen celoten vtis pri relevantnem potrošniku, saj imata znaka različno strukturo, zaradi česar je verjetnost zmede izključena. Narava relevantnega blaga in storitve je takšna, da mu bo povprečni potrošnik namenil normalno ali večjo pozornost in bo zato lahko ločeval med znakoma v konfliktu oz. ne bo zmede glede njunega izvora. Predlaga zavrnitev tožbe.

13. Prizadeta stranka na tožbo ni odgovorila.

14. Tožnica v pripravljalni vlogi podrobno navaja, zakaj se ne strinja z navedbami v odgovoru na tožbo.

15. Tožba je utemeljena.

16. V obravnavanem primeru je sporna odločitev Urada o zavrnitvi ugovora zoper registracijo figurativne znamke z besedilom „TORK“, št. Z-201670746, prijavitelja A.A. (prizadete stranke v tem upravnem sporu).

17. V skladu s točko b) prvega odstavka 44. člena ZIN-1 se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

18. Urad je sprejel svojo odločitev na podlagi opravljene analize o (ne)podobnosti med znakoma ter med blagom in storitvami, za katere je registrirana prijavljena znamka in prejšnjimi znamkami.

19. V obravnavanem primeru ni sporno, da se znamka prijavitelja in obstoječe znamke tožnice nanašajo na enako oziroma zelo podobno blago (iz razreda 30 NK), poleg tega je med prijavljenimi storitvami prijavitelja iz razreda 43 NK in blagom tožnice iz razreda 30 NK določena stopnja podobnosti.

20. Sodišče je zato presojalo pravilnost presoje Urada glede verjetnosti zmede, ki bi nastala zaradi morebitne podobnosti prijavljenega znaka s prijavljenimi znaki tožnice.

21. Sodišče pritrjuje Uradu, da je v obravnavanem primeru, predvsem glede na vrsto blaga iz razreda 30 NK (drobno kruhovo pecivo, pecivo, pijače na bazi čokolade, pijače na bazi kakava, pijače na bazi kave, pudingi, jedilni sladoled, slaščice...), primerjavo znamk treba opraviti z vidika širše javnosti, kar niti ni sporno.

22. Prav tako sodišče pritrjuje Uradu, da je treba pri primerjavi posameznih znakov določiti dominanten del znamke, kot tudi ugotovitvi, da je v obravnavnem primeru dominanten del prijavljenega znaka črkovni sklop TORK, vključno z grafičnim elementom, ki je postavljen pred sklopom TORK, ter da besednima znamkama tožnice STORCK in Storckies ni mogoče določiti dominantnega dela, saj sta sestavljena iz ene same besede, pri ostalih registriranih znamkah tožnice pa je dominantno besedilo STORCK, saj se nahaja na prvem mestu, in zato bolj izstopa.

23. Je pa po presoji sodišča utemeljen tožničin ugovor, da izpodbijana odločba glede presoje primerjave znakov znamk nima zadostnih razlogov o odločilnih dejstvih. Predvsem Urad pri presoji vizualne podobnosti ni upošteval, da si povprečen potrošnik ne more popolnoma zapomniti znaka znamke (govorimo o nepopolnem spominu), kar lahko privede do tega, da tudi, če si znaka znamk na prvi pogled nista povsem podobna, to lahko pripelje do podobnosti med njima.

24. Iz izpodbijane odločbe izhaja, da je Urad opravil vizualno primerjavo znakov tožničinih znamk (ene figurativne in štirih besednih) s prijavljenim znakom znamke s pomočjo črkovne analize, in sicer je primerjal število črk in podobnost znakov, pri čemer je primerjal črke TORK s črkami STORCK. Kot bistvene razlikovalne elemente je izpostavil različni začetni črki (T in S), različno število črk ter poseben grafični element prijavljenega znaka. Opredelil pa se je tudi do tožničine navedbe, da figurativni element nadomešča črko S in ugotovil, da je celotni vizualni vtis tudi v takem primeru razlikovalen, saj je prisotnost kljuna element, ki vpliva na različnost primerjanih znakov, različna pa je tudi končnica CK. Zaključil je, da med primerjanimi znaki obstaja zelo nizka stopnja vizualne podobnosti.

25. Sodišče pritrjuje tožnici, da Urad s temi navedbami ni pojasnil, katero metodo primerjave je poleg metode črkovne analize še opravil, predvsem pa, na podlagi katere metode je prišel do zaključka, da med primerjanimi znaki obstaja zelo nizka stopnja vizualne podobnosti.

26. Predvsem pa ni odgovoril na tožničin ugovor, da bi moral pri črkovni analizi pri prijavljeni znamki upoštevati tudi figurativni element prijavljenega znaka kot črko „S“ zaradi nizke stopnje stilizacije in bližnje podobnosti s črko „S“, kar pomeni, da bi moral primerjati besedilo znamke STORCK s „STORK“ in ne s „TORK“. Še posebej, ker Urad v odločbi izrecno navaja, da besedilo TORK in grafični element skupaj sestavljata dominantni del prijavljene znamke ter da besedilo TORK nima samostojne vloge, saj je tesno povezano z začetnim figurativnim elementom. Manjka torej celostna presoja besednega in figurativnega dela znaka prijavljene znamke z vidika referenčne javnosti, ki jo, kot rečeno, sestavljajo običajni potrošniki.

27. Kot rečeno, se je Urad sicer opredelil do tožničinega ugovora, da figurativni element prijavljenega znaka nadomešča črko S, vendar je bila opredelitev Urada, da je prisotnost podobe kljuna tisti element, ki vpliva na vizualno različnost primerjanih znakov, zgolj pavšalna. Pritrjuje pa sodišče tožnici tudi v tem, da ne glede na to, da je treba znake med seboj primerjati kot celote, to ne vpliva na ugotovitev, da je potrošnik praviloma bolj pozoren na začetni del besede, kot na končnico, kar pa ne pomeni, da to velja za vse primere. Sklicevanje na različnost končnice, samo po sebi, različnosti znakov zato ne utemeljuje. Vsebinsko nepojasnjena pa ostaja tudi ugotovitev Urada, da sta si figurativna elementa primerjanih znakov povsem različna.

28. Posledično je najmanj preuranjena tudi fonetična primerjava, saj je toženka primerjala besedi TORK in STORCK. Pri tem sodišče pritrjuje tožnici, da se stilizirane črke praviloma izgovarja skupaj z besednim delom znamke kot celota. Presoja Urada, da je v konkretnem primeru malo verjetno, da bi potrošnik vsakdanjega blaga razmišljal, ali figurativni element morda predstavlja kakšno črko, pa je povsem pavšalna in neobrazložena. Vsebinsko neobrazložena pa je tudi fonetična primerjava znamk TORK in STORCK.

29. Neprepričljiva pa je tudi obrazložitev toženke glede ugotovitve, da med primerjanimi znaki ni pomembnejše pomenske podobnosti, predvsem ni argumentirano pojasnjeno, zakaj povprečen potrošnik ne bi zaznal nobenega pomena v besedi STORCK. Sodišče pritrjuje argumentaciji toženke, da povprečen potrošnik ne pozna pravilnega zapisa angleške besede „stork“, ki pomeni „štorklja“, in bi ob zapisu „storck“ lahko pomislil na štorkljo, sploh pa glede na to, da je tudi slovenski izraz „štorklja“ zelo podoben angleškemu. Prav tako ni mogoče izključiti pomena, da sta v primeru znamke STORK in figurativnega elementa znamke STORCK uporabljena dela ptice, ki ob besednem delu STORK oz. STORCK lahko nakazujeta na štorkljo, s čimer bi se pri običajnem potrošniku lahko vzbudilo vtis, da gre za blago istega izvora.

30. Sklep, na katerem izpodbijana odločba temelji, da ob upoštevanju ugotovljenih vizualnih, fonetičnih, zlasti pa pomenskih razlik, ne obstaja takšna stopnja podobnosti znakov, da bi obstajala verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko, je zato najmanj preuranjen.

31. Ker je sodišče presodilo, da je tožba utemeljena, je izpodbijano odločbo odpravilo na podlagi 3. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) in zadevo vrnilo v ponoven postopek. V ponovljenem postopku bo moral Urad ugotovljeno kršitev odpraviti. Sodišče je v zadevi odločilo brez glavne obravnave, ker je v zadevi sporna le pravna presoja dejstev, ki med strankama postopka niso sporna (prvi odstavek 59. člena ZUS-1).

32. Ker je sodišče ugodilo tožbi in odpravilo izpodbijani upravni akt, je tožnica v skladu s tretjim odstavkom 25. člena ZUS-1 glede na opravljena procesna dejanja in način obravnavanja zadeve upravičena do povračila stroškov postopka v pavšalnem znesku v skladu s Pravilnikom o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu (v nadaljevanju Pravilnik). Ker je bila zadeva rešena na seji, tožnico pa je v postopku zastopala odvetniška družba, se ji priznajo stroški v višini 285,00 EUR (drugi odstavek 3. člena Pravilnika), povišani za 22% DDV, torej za 62,70 EUR. Zakonske zamudne obresti od stroškov sodnega postopka tečejo od poteka roka za njihovo prostovoljno plačilo (prvi odstavek 299. člena Obligacijskega zakonika; OZ). Tožnici bo plačana sodna taksa v višini 148,00 EUR vrnjena po uradni dolžnosti (opomba 6.1/c taksne tarife Zakona o sodnih taksah, ZST-1).