Jedro

V stanje tehnike sodijo (poenostavljeno) prejšnje patentne prijave ne glede pri tem na obseg kasneje pridobljenega patenta. Enako velja, če je informacija, ki je predmet patenta, postala dostopna javnosti na primer s trženjem produkta, ki to informacijo razodeva. Šteje se namreč, da je informacija postala dostopna javnosti, če je dostopna le eni osebi, ki jo razume in ji ni naložena dolžnost varovanja poslovne skrivnosti.

Preizkus novosti poteka po poti posamične primerjave, pri čemer se predmet patentne prijave oziroma izpodbijanega patenta primerja s celotno vsebino vsake posamezne informacije (t.j. praviloma z vsebino konkretnega dokumenta, npr. patentnega spisa, članka v znanstveni reviji itd.) iz stanja tehnike. Pri tem je odločilno, kaj lahko strokovnjak iz neke objave, uporabe itd. neposredno razbere.

Trditve o obstoju nove informacije, ki je tvorila znano stanje tehnike ob prijavi spornega patenta, pomeni namreč uveljavljanje nove dejanske podlage, ki je bila ostalim dotlej podrejena.

Izrek

1. Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in se zadeva vrne v novo sojenje sodišču prve stopnje.

2. Odločitev o stroških pritožbenega postopka se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo zavrnilo tožbeni zahtevek na ugotovitev ničnosti patenta tožene stranke SI 9700205. Proti sodbi sodišča prve stopnje vlaga pravočasno pritožbo tožeča stranka. V pritožbi uveljavlja pritožbeni razlog bistvene kršitve določb pravdnega postopka, zmotne uporabe materialnega prava in zmotne ter nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Pritožbenemu sodišču predlaga, naj izpodbijano sodbo spremeni, ali pa naj jo razveljavi in zadevo vrne v novo sojenje sodišču prve stopnje.

Tožena stranka na pritožbo ni odgovorila.

Pritožba je utemeljena.

Res sodišče prve stopnje ni tožeče stranke pozvalo, naj založi predujem za stroške za izvedbo dokaza z izvedencem. Vendar iz podatkov spisa tudi ni razvidno, da bi tožeča stranka predlagala, naj sodišče takšen dokaz izvede. Zato sodišče prve stopnje v izvajanjih tožeče stranke niti ni imelo podlage za poziv k plačilu predujma. Po 1. odstavku 153. člena ZPP je namreč dolžnost prispevati predujem za izvedbo dokaza na strani tiste stranke, ki dokaz predlaga. Nikakršne opustitve zato sodišču prve stopnje ni mogoče očitati glede poziva tožeči stranki k plačilu predujma za izvedbo dokaza z izvedencem strojne stroke, ki ga je predlagala tožena stranka.

Pritožbeno sodišče sprejema stališče pritožnika, da presoja o vprašanju, kaj se šteje kot škodljivo za novost izpodbijanega patenta, sodi na področje uporabe prava. To v prvi vrsti velja za razumevanje pojma stanja tehnike in vprašanja, kaj razumeti s pojmom dostopnosti javnosti. A ZIL s tem v zvezi ne nudi več od osnovnega okvira in orientacije. Vsekakor v stanje tehnike sodijo (poenostavljeno) prejšnje patentne prijave ne glede pri tem na obseg kasneje pridobljenega patenta. Enako velja, če je informacija, ki je predmet patenta, postala dostopna javnosti na primer s trženjem produkta, ki to informacijo razodeva. Šteje se namreč, da je informacija postala dostopna javnosti, če je dostopna le eni osebi, ki jo razume in ji ni naložena dolžnost varovanja poslovne skrivnosti.

Vendar pa se pritožbeno sodišče pridružuje stališču sodišča prve stopnje, da samo ni moglo presoditi, ali je bil sporni izum že vsebovan v stanju tehnike, kakršno izhaja iz "znanja patentov" tožeče stranke Sl 8811480 (B), DE 37 28 368 C1 in EP 0304 393 B1. S tem v zvezi pritožbeno sodišče pojasnjuje, da preizkus novosti poteka po poti posamične primerjave, pri čemer se predmet patentne prijave oziroma izpodbijanega patenta primerja s celotno vsebino vsake posamezne informacije (t.j. praviloma z vsebino konkretnega dokumenta, n.pr. patentnega spisa, članka v znanstveni reviji itd.) iz stanja tehnike. Pri tem je odločilno, kaj lahko strokovnjak iz neke objave, uporabe itd. neposredno razbere.(1) Pri presoji vsebine informacij iz znanega stanja tehnike ima med drugim odločilno vlogo (fiktivno) znanje strokovnjaka kot dejansko merilo presoje. (2) Kaj je vsebina zatrjevanega stanja tehnike sodišče samo zato v načelu ne more ugotoviti, ker nima potrebnega strokovnega znanja.

Enako velja za pritožbeni očitek o presoji glede tožbenih trditev o pomanjkanju inventivne ravni. Smisel te predpostavke patentibilnosti izuma je, da se patentno varstvo pridrži le za tiste izume, ki presegajo znanje povprečnega strokovnjaka, s čimer ostaja odprt prostor za normalni tehnični razvoj, to je rutinski nadaljnji razvoj tehnike.(3) Kakšno je pričakovano znanje povprečnega strokovnjaka in ali bi ta strokovnjak na osnovi znanega stanja tehnike očitno lahko razvil sporni izum, pa sodišče samo ne more ugotoviti, ker nima potrebnega strokovnega znanja. Tu že ZIL sam uvaja kriterij strokovnjaka (prim. 1. odstavek 14. člena ZIL-1-UPB3), kar jasno kaže, da pravna presoja o vprašanju izumiteljske ravni brez sodelovanja ustreznega strokovnjaka niti ni mogoča. Ne drži zato, da bi sodišče lahko samo odgovorilo na zatrjevano pomanjkanje izumiteljske ravni pri izumu, ki je patentiran z izpodbijanim patentom. Tudi vprašanje presoje o jasnosti in popolnosti opisa spornega izuma se že po izrecni določbi ZIL-1-UPB3 veže na sposobnost strokovnjaka, da izum uporabi (2. odstavek 87. člena ZIL-1). Znanja strokovnjaka s področja uporabe spornega izuma sodišče nima. Zato brez izvedenca ustrezne stroke tudi na ta očitek ni moglo odgovoriti.

Iz doslej razloženega je razvidno, da se pritožbeno sodišče pridružuje presoji sodišča prve stopnje, da tožeča stranka ni dokazala zatrjevane ničnosti spornega patenta iz naslova zaobseženosti s stanjem tehnike, vsebovanim v patentih tožeče stranke Sl 8811480 (B), DE 37 28 368 C1 in EP 0304 393 B1 in ustreznih patentnih prilogah. Enako velja za očitek pomanjkanja izumiteljske ravni in nejasnosti opisa spotnega izuma.

Pritožbeni očitek relativne bistvene kršitve 285. člena ZPP v tem obsegu ni utemeljen, ker je sodišče strankama z izdajo sklepa IV Pg 33/2000-19 z dne 20.12.2004 jasno sporočilo, da za razrešitev vprašanj, ki jih je postavilo imenovanemu izvedencu, potrebuje pomoč strokovnjaka. Ne drži zato, da bi lahko sodišču prve stopnje očitali, da tožeči stranki ni jasno razodelo svojega stališča v zvezi z zgoraj povzetimi razlogi, uveljavljenimi v prid ničnosti spornega patenta.

Vendar pa pritožbeno sodišče ne more sprejeti zavrnitve trditve tožeče stranke, da je izpodbijani patent ničen zato, ker je patentirani izum postal dostopen javnosti v obliki letvic, dostopnih sodišču v spisu Okrožnega sodišča v Ljubljani z opr. št. 7 Pg 197/96. Glede na materialnopravno zahtevo po objektivni novosti izuma v svetovnem merilu (1. odstavek 12. člena ZIL-1) in splošno sprejeti princip poti posamične primerjave izpodbijanega patenta s celotno vsebino vsake posamezne informacije iz stanja tehnike gre po prepričanju pritožbenega sodišča v tem okviru za dopustno naknadno objektivno kumulacijo tožbenega zahtevka (prim. 1. in 2. odstavek 184. člen ZPP). Trditve o obstoju nove informacije, ki je tvorila znano stanje tehnike ob prijavi spornega patenta, pomeni namreč uveljavljanje nove dejanske podlage, ki je bila ostalim dotlej podrejena. Ker pa sodišče prve stopnje s tem v zvezi ni imelo predloga pravdnih strank za izvedbo dokaza z izvedencem ustrezne stroke, bi moralo, če je menilo, da samo nima potrebnih znanj za primerjavo opisa spornega izuma in izpodbijanega patenta, katerega vsebina je določena s patentnima zahtevkoma, tožečo stranko opozoriti na pomanjkljiv dokazni predlog. Pritožnik zato smiselno pravilno opozarja na relativno bistveno kršitev postopka iz 1. odstavka 339. člena ZPP v zvezi s 285. členom ZPP. Zato je podan razveljavitveni razlog iz 1. odstavka 354. člena ZPP. Smiselno enako velja za patentno prijavo W097/12423. Tudi glede te patentne prijave sodišče prve stopnje ni postavilo izvedenca s sklepom IV Pg 33/2000-19 z dne 20.12.2004. Pritožbeno sodišče je moralo izpodbijano sodbo razveljaviti in zadevo vrniti v nov postopek sodišču prve stopnje.

V novem postopku bo moralo sodišče prve stopnje opisano pomanjkljivost odpraviti. To bo storilo tako, da bo na naroku za glavno obravnavo ob ogledu predmetov iz prilog iz priloženega spisa z opr. št. VII Pg 197/96 poskrbelo za ustrezno dopolnitev trditev tožeče stranke v zvezi s to zatrjevano dejansko podlago, ki bo primerno konkretizirala očitek škodljivosti kriteriju novosti za izpodbijani patent. Če bo sodišče še vedno menilo, da za razrešitev dileme o stanju tehnike na dan sporne prijave izpodbijanega patenta nima potrebnega strokovnega znanja, naj s tem svojim stališčem seznani pravdni stranki.

Odločitev o stroških pritožbenega postopka temelji na 3. odstavku 165. člena ZPP.

(1) Jože Straus, Novost in izumiteljska dejavnost v evropskem patentnem pravu, Pravnik, 1-3/95, stran 4, in tam navedena praksa in literatura.

(2) Jože Straus, Novost in izumiteljska dejavnost v evropskem patentnem pravu, Pravnik, 1-3/95, stran 5 in tam.

(3) Jože Straus, Novost in izumiteljska dejavnost v evropskem patentnem pravu, Pravnik, 1-3/95, stran 7 in tam navedena praksa.