Jedro

Dominanten del je tisti, ki v znaku najbolj izstopa in po katerem si bo potrošnik znak zapomnil. Pri presoji verjetnosti nastanka zmede sta podobnost znakov in podobnost blaga oziroma storitev soodvisna kriterija, kar pomeni, da se lahko visoka stopnja podobnosti med blagom ali storitvami nadomesti z nizko stopnjo podobnosti med znakom in znamko in obratno.

Izrek

Tožbi se ugodi, odločba Urada RS za intelektualno lastnino št. 31207-926/2008-22 z dne 13. 7. 2010 se odpravi in zadeva vrne Uradu RS za intelektualno lastnino v ponoven postopek.

Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka v znesku 350 EUR, povečanem za 20% DDV, v 15 dneh od prejema sodbe, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Zahtevek stranke z interesom A.A. za povrnitev stroškov postopka se zavrne.

Obrazložitev

Urad RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: upravni organ) je z izpodbijano odločbo v 1. točki izreka zavrnil prijavo znamke „KD Bank“ št. Z-200870926 z dne 29. 5. 2008 za blago in storitve, razvrščene v 9 in 42 razred Nicejske klasifikacije (v nadaljevanju: NK), v 2. točki izreka pa odločil, da se postopek registracije za blago in storitve iz 16, 35, 36, 38 in 41 NK nadaljuje. V obrazložitvi navaja, da je dne 29. 5. 2008 prejel prijavo znamke za blago in storitve iz razredov 9, 16, 35, 36, 38, 41 in 42 NK. V zakonitem roku je zoper registracijo znamke vložil ugovor A.A. (v tem postopku stranka z interesom), in v njem navajal, da je imetnik več znamk Skupnosti (CTM), ki predstavljajo družino znamk. Njegove prejšnje so znamke št. 003429206 „KD EXECUTOR“, št. 003429214 „KD CHART“, št. 003429768 „KD TOOLS“, št. 003763935 „KD GANTT“ in št. 005894861 „KD REPORTS“, vse registrirane za blago iz razreda 9 NK. Uveljavljal je ugovorni razlog iz točke b) 1. odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06–UPB, v nadaljevanju ZIL-1), češ da je prijavljena znamka oziroma njen znak sestavljena na enak način in deluje kot ena v družini njegovih znamk, enake ali podobne pa so tudi blago in storitve, saj so blagu iz razreda 9 NK pri njegovih znamkah očitno podobne storitve iz razredov 38 in 42 NK pri prijavljeni znamki (so komplementarne storitve). Upravni organ je na podlagi ugovora in mnenja prijavitelja (v tem postopku tožeče stranke) ocenil, da je ugovor delno utemeljen. Tudi po preveritvi argumentov, ki jih je prijavitelj podal na njegov poziv z dne 11. 3. 2010, je ostal pri svoji oceni. Upravni organ ugotavlja, da so vsi primerjani znaki figurativni barvni znaki, ki so sestavljeni po enakem principu in iz enakih ali podobnih elementov. Najprej imajo grafično-slikovni element, ki mu sledi črkovna zveza KD, njej pa beseda, ki ima več ali manj opisovalen značaj. Najdominantnejši (in tudi skupen) element vseh znakov je črkovna zveza KD, ker se da izgovoriti, in ker ima fantazijski značaj. Pomembni so tudi drugi elementi, predvsem barvni kvadrati, vendar je najdominantnejši element znakov črkovna zveza KD. V okviru vizualne primerjave upravni organ znamko opiše in sicer: slikovno grafični element je pri prijavljeni znamki kvadrat, po diagonali presekan na dva trikotnika, zgornjega črne in spodnjega oranžne barve. Diagonala teče od levega spodnjega kota v desni zgornji kot. Pri znakih znamk vložnika ugovora je kvadrat sestavljen iz štirih manjših kvadratov, od katerih je zgornji levi enak kvadratu pri prijavljeni znamki, pod njim je kvadrat, kjer diagonala teče od levega zgornjega kota v desni spodnji kot, desna kvadrata pa sta razdeljena s krožnico, ki teče od levega zgornjega kota v desni spodnji kot oziroma od desnega zgornjega kota v levi spodnji kot. Vsi kvadrati so dvobarvni, v temnem in svetlem odtenku iste barve, ki je drugačna v vsakem od znakov. Kvadrati delujejo predvsem dekorativno in na prvi pogled vsaj zelo podobno, če ne enako. Pri znamkah vložnika ugovora šele bolj natančen pogled razkrije, da liki v kvadratih tvorijo črki K in D. Po mnenju upravnega organ barve ne predstavljajo kakšnega pomembnega faktorja različnosti, bolj pomembno je, da gre pri vseh primerih za dvobarvni kvadrat. Celoten lik deluje podobno. Zato zavrača ugovore tožeče stranke, da je kvadrat najdominantnejši del znakov. Meni, da je zaradi zelo podobne grafične rešitve to element podobnosti in ne različnosti znakov. Potrošnik znakov praviloma ne vidi skupaj in nima možnosti analizirati detajlov, pač pa jih doživlja kot celote. Vsem znakom skupna črkovna zveza KD je zapisana vedno v velikih tiskanih črkah, vendar pri vseh znakih v nekoliko drugačni obliki. Za njo je v vseh znakih še ena beseda, ki je različna (BANK, EXECUTOR, CHART, TOOLS itd.). Tudi v tem elementu je znak prijavljene znamke podoben znamkam vložnika ugovora in deluje kot ena izmed njenih različic. Na pripombo prijavitelja znamke, da je prijavljena znamka ena v družini njegovih znamk, upravni organ odgovarja, da je predmet primerjave vedno le prijavljena znamka in ne družina znamk, tudi če ta obstaja. Prijavljeno znamko pa mora primerjati z vsemi znamkami, ki jih vložnik ugovora navede kot podlago za ugovor. Irelevantno je, če gre pri prijavljeni znamki za slovečo znamko. Sloveča (neregistrirana) znamka je nasprotno lahko podlaga za ugovor zoper registracijo neke znamke. Tudi fonetično so si, po mnenju upravnega organa, znaki podobni. Črkovno zvezo KD izgovorimo kot KA DE, ker je evidentno, da gre za kratico. Ne glede na to, da črkovni zvezi KD sledi vedno druga beseda, so si znaki med seboj podobni. V pomenskem smislu je identična le črkovna zveza KD, ki je fantazijski del tekstov v znakih. Ker prijavljeni znak deluje po zasnovi in grafični izvedbi kot ena izmed različic znamk vložnika ugovora, bo povprečni potrošnik, če bo videl prijavljeni znak in se spomnil znaka katere izmed znamk vložnika ugovora, ta znak oziroma črkovno zvezo KD pomensko povezal z znamkami vložnika ugovora, še posebej, če pozna več znamk vložnika ugovora iz navedene družine. Drugi deli znakov so opisnega značaja in različni. To velja tudi za besedo BANK v prijavljenem znaku, tudi ta je povsem opisnega značaja. Zato organ meni, da je prijavljeni znak tudi pomensko podoben znakom znamk vložnik ugovora. Sklepno ugotavlja tako podobnost po zasnovi in grafični izvedbi primerjanih znakov, da bi v primeru, če bi se z njimi označevalo enako blago ali storitve, lahko obstajala verjetnost zmede v javnosti. Podobnost je vizualna, fonetična in pomenska, saj je najdominantnejši del vseh znakov črkovna zveza KD, podobni pa so tudi grafično slikovni elementi, različnost drugega tekstualnega dela vseh znakov, ki je v vseh primerih povsem opisovalnega značaja, pa prav tako predstavlja povezovalni element znakov. Nadalje upravni organ navaja, da so znamke vložnika ugovora registrirane za označevanje blaga iz razreda 9 NK (za računalniške programe in programsko opremo za uporabo za C++ (GUI) programski razvoj okolja Qt). Za označevanje podobnega blaga je prijavljena tudi znamka „KD BANK“. Primerjano blago je blago iste panoge (elektronska industrija), enaki ali podobni so način proizvodnje, prodajne poti, načini trženja, sestavine in pri nekaterih proizvodih tudi namen. Blago se deloma povsem pokriva, deloma gre za podobne proizvode. Ker gre za relativno visoko stopnjo podobnosti znakov, organ ocenjuje, da prijavljenega znaka ni mogoče registrirati za blago iz razreda 9 NK. Pojasnjuje, da se pri ugotavljanju podobnosti med blagom in storitvami pogosto upošteva komplementarnost blaga in storitev. V razredu 42 NK so pri prijavljeni znamki navedene zelo splošno opredeljene računalniške storitve, ki so nedvomno komplementarne storitve vsaki registrirani programski opremi, le-ta je končni produkt dejavnosti, ki je opredeljena v storitvah iz 42 NK in nujni pogoj za blago iz razreda 9 NK. Zaradi podobnosti storitev iz razreda 42 NK blagu iz razreda 9 NK pri znamkah vložnika ugovora teh storitev ni mogoče registrirati v okviru prijavljene znamke. Na navedbe prijavitelja, da blaga in storitev, ki so predmet zavrnitve, ne trži, vendar mu je znamka zanje pomembna, ker z njo označuje različne kartice, za svoje poslovanje pa mora programirati tudi računalniške programe, pa upravni organ odgovarja, da je znamka tržna kategorija in namenjena označevanju blaga in storitev, ki jih ponudnik daje na trg. Če prijavitelj blaga oziroma storitev ne trži, znamka ni potrebna. Glede ostalega blaga in storitev pri prijavljeni znamki upravni organ ni zaznal podobnosti blagu iz razreda 9 NK pri znamkah vložnika ugovora. Za preostalo blago in storitve, razvrščena v razrede 16, 35, 36, 38 in 41NK je postopek registracije nadaljeval. Tožeča stranka vlaga tožbo zoper 1. točko izreka odločbe iz razlogov po 1., 2. in 3. točki 1. odstavka 27. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10, v nadaljevanju ZUS-1). Glede ugotovitve o podobnosti znakov ter s tem v zvezi pomenom vizualnih in besednih elementov se sklicuje na sodbo tega sodišča opr. št. U 1656/2008 in meni, da je upravni organ tudi v obravnavanem primeru neupravičeno prezrl pomen figurativnega dela. Ta del znaka je vsaj enakovreden, če že ne dominanten z besednim delom primerjanih znamk. Po mnenju tožeče stranke se figurativen element - kvadrat pri primerjanih znamkah razlikuje že na prvi pogled. Ob tem je pomembno, da so potrošniki blaga vložnika ugovora – računalniških programov in potrošniki blaga in storitev, ki se navezujejo na finančno sfero, in jih ponuja ona kot dobro znani ponudnik, pri nabavi blaga oziroma storitev izrazito bolj pozorni, kar pomeni, da so pri zaznavanju znakov, s katerimi je blago oziroma storitve označeno, veliko bolj pozorni. Navaja, da je imetnica več znamk, ki vsebujejo enak element (črno-oranžni kvadrat skupaj s črkovno zvezo KD) in tvorijo družino znamk, pri čemer so skupni elementi oziroma znamke potrošnikom dobro znani. To predstavlja zelo pomembno okoliščino za ugotavljanje razlikovalnega učinka posameznega znaka. Zaradi napačnega sklepa o dominantnosti posameznih elementov je upravni organ popolnoma prezrl določene dele znakov. Opravil je samo pomensko primerjavo besedne zveze KD, druge dele znakov - besede BANK ter EXECUTOR, CHART, TOOLS, GANNT, REPORT pa je ignoriral ter posledično izvedel sklep, da so si znamke tudi pomensko enake. Čeprav gre pri znamkah vložnika ugovora za angleške besede, ima povprečni potrošnik zadostno znanje angleškega jezika, da bi razumel pomen teh besed, ki je medsebojno zelo različen. Za besedo BANK v njeni prijavljeni znamki navaja, da je opisna zgolj za blago in storitve, ki jih je mogoče uvrstiti v finančni sektor, ni pa opisna za blago in storitve iz razredov 9 in 42 NK. V tem kontekstu je njen razlikovalni učinek večji. Sklicuje se tudi na stališče tega sodišča v sodbi opr. št. U 1914/02, da elementu ni mogoče odreči razlikovalnosti zgolj zato, ker je generičen. V konkretnem primeru beseda BANK kljub opisnosti povečuje razlikovalni učinek znaka kot celote, saj okrepi informacijo o tem, kdo je ponudnik blaga oziroma storitev, ki se s tem znakom označujejo. Nadalje tožeča stranka ugovarja, da je upravni organ neutemeljeno izključil vpliv, ki ga ima dobro poznani znak–kvadrat in besedna zveza KD na razlikovalni učinek znaka oziroma slovečnost prijavljenega znaka. V zvezi s stališčem upravnega organa, da je slovečnost (neregistrirane) znamke lahko podlaga za ugovor zoper registracijo neke znamke, navaja, da gre za drugačno vprašanje, saj slovečnost in razlikovalni učinek znaka oziroma njegovega bistvenega dela ne predstavljata relevantnega kriterija presoje, pač pa gre zgolj za okoliščino, pomembno za razrešitev dejanskega vprašanja, ali se določeni znak, ob upoštevanju relevantnih okoliščin (prepoznavnost znaka oziroma njegovega bistvenega dela), razlikuje od drugega znaka, s katerim se primerja. Meni, da ni pravne podlage, ki bi utemeljevala omejitev upoštevanja razlikovalnega učinka, ki ga znaku oziroma njegovemu bistvenemu delu daje njegova razpoznavnost oziroma slovečnost, zgolj na znake, ki se jim že priznava lastnost znamke. Upravni organ tudi ni upošteval relevantnega trga. Sklicujoč se na stališče tega sodišča v sodbi opr. št. U 2060/2008, da je verjetnost zmede toliko večja, kolikor večji razlikovalni učinek ima prejšnja znamka, ter da znamke, ki imajo visok razlikovalni učinek, uživajo širše varstvo kot znamke, katerih razlikovalni učinek je manjši, tožeča stranka sklepa, da ima znamka, ki ni prepoznavna na trgu, le manjši razpoznavni učinek in posledično uživa ožje varstvo. Zato bi upravni organ moral ugotavljati ter upoštevati prepoznavnost prejšnjih znamk na upoštevnem tržišču, ki obsega območje Slovenije. Tožeča stranka trdi, da prejšnje znamke niso prepoznavne na slovenskem tržišču, kar je izvedla s preizkusom na slovenskih internetnih straneh. Morebitne uporabe na slovenskem tržišču pa tudi ni zatrjeval in še manj dokazal vložnik ugovora. Zaradi neprepoznavnosti prejšnjih znamk ni mogoč zaključek, da bi uporabnik storitev prijavljeno znamko povezoval s prejšnjimi znamkami. Nadalje navaja, da je upravni organ napačno razumel njen argument, ki ga je podala v okviru ugotavljanja podobnosti blaga in storitev. Ni želela postaviti trditve, da blaga in storitev v razredih 9 in 42 NK ne trži, temveč pojasniti, da se le-te ne tržijo „kot take“ oziroma se izjemoma kot posebej in samostojno opredeljeno blago oziroma storitev tržijo zgolj v okviru posameznih finančnih storitev oziroma v tesni povezavi s posameznimi finančnimi storitvami. Pojasnjuje torej način trženja, pri čemer želi izpostaviti neločljivo povezanost z blagom in storitvami finančnega sektorja. Zaradi izrazite vezanosti blaga in storitev prijavljene znamke na finančne proizvode oziroma storitve je potrebno pri primerjavi predmetnega blaga in storitev z blagom in storitvami, za katere so registrirane znamke vložnika ugovora, ugotoviti, da se pri primerjanem blagu in storitvah povsem razlikujejo kraj prodaje in tržni kanali, saj so v primeru tožeče stranke potrošniki blaga in storitev iz spornih razredov komitenti tožeče stranke kot finančne institucije. Prodaja predmetnega blaga in storitev predstavlja dopolnjevanje oziroma nadgradnje poslovnega razmerja med tožečo stranko in njenim komitentom, ki spada v okvir finančnega sektorja, torej druge gospodarske panoge kot pri vložniku ugovora. Različen je tudi namen primerjanega blaga oziroma storitev, ki je v primeru tožeče stranke dodajanje vrednosti finančnim storitvam, storitve vložnika ugovora pa služijo kot pripomočki pri upravljanju različnih delovnih operacij oziroma analitičnih nalog in jih seveda potrošniki uporabljajo za povsem drugačne namene. Primerjani proizvodi in storitve si medsebojno ne konkurirajo. Tožeča stranka upravnemu organu tudi očita, da ugotovitev o podobnosti med obravnavanim blagom in storitvami sploh ne obrazloži in ne podpre z nobenimi dejstvi. Ne opredeli se do njenih navedb, s katerimi dokazuje obstoj razlik glede namena blaga, tržnih poti in načinov trženja ter konkurenčnosti storitev. Predlaga, da sodišče tožbi ugodi in odločbo v 1. točki izreka odpravi ter zadevo vrne upravnemu organu v ponovni postopek. Zahteva tudi povrnitev stroškov postopka s 20 % DDV-jem, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo izpodbija tožbene navedbe in predlaga zavrnitev tožbe. Glede sklicevanja tožeče stranke na primer „DOOR TO DOOR“ (sodba opr. št. U 1656/08) odgovarja, da ni primerljiv z obravnavano zadevo, saj je v njem šlo za priznavanje zadostne različnosti dveh znakov s tekstualnimi elementi, ki so opisovalne narave, v obravnavanem primeru pa je znak „KD Bank“ povsem registrabilen znak in je problem le v podobnosti z znaki znamk vložnika ugovora. V tej zadevi je bistveni element podobnosti znakov njihova struktura, se pravi celota vseh elementov znakov, dodatno pa tudi posamezni elementi. Analizirala je vsak element posebej in tudi znake kot celote. Kot najdominantnejši element je določila enega od tekstualnih delov znakov - črkovno zvezo KD. Ta del znakov je vsem skupen in ima fantazijsko naravo. Če znake na hitro primerjamo, lahko rečemo, da gre za znamke „KD“. Drug skupen element je figurativni grafično-slikovni element, ki ni enak, nedvomna pa je zelo podoben; pozicioniran je na isto mesto pri vseh znakih in tudi njegova pozicija pomembno vpliva na celovito podobnost znakov. Različni so v primerjanih znakih tekstualni deli, ki imajo bolj ali manj opisovalen značaj oziroma vsaj znan pomen. Navaja, da v odločbi ni trdila, da je prijavljeni znak pomensko enak znakom znamk vložnika ugovora. V pomenskem smislu so razlike. Beseda BANK ni podobna nobenemu od opisovalnih pojmov v znakih vložnika ugovora, vendar tudi besede v teh znakih si med seboj niso podobne, kljub temu pa so si znaki znamk vložnika ugovora med seboj tako podobni, da govorimo o družini znamk. Glede tožbenega ugovora tožeče stranke, da ima tudi sama družino znamk in da so skupni elementi teh znamk grafično slikovni element ter črkovna zveza KD, tožena stranka poudarja, da je prepoznavnost oziroma slovečnost kasnejšega znaka, ki je predmet ugovornega postopka, za odločanje v zvezi z ugovorom irelevanten (pri tem sklicuje na sodbo tega sodišča opr. št. U 16/2009). Pri primerjavi kasnejše prijavljene znamke mora upoštevati iste kriterije kot v vseh drugih primerih, sicer postavlja imetnike neslovečih v povsem neenakopraven položaj. Verjetnost zmede mora presoditi na osnovi podobnosti znakov ter blaga in storitev, ne pa na osnovi poznanosti znamk v javnosti. Ponavlja svoje stališče o upoštevanju slovečnosti znamke, ki ga je podala v izpodbijani odločbi. Dejstvo, da ima tudi tožeča stranka družino znamk, ne more vplivati na odločanje v konkretnem primeru. Tožena stranka še pripominja, da tožeča stranka svojih drugih znamk ni registrirala za označevanje blaga in storitev, ki je bilo zavrnjeno v ugovornem postopku. Na navedbe tožeče stranke o napačnem razumevanju njenih pripomb o blagu in storitvah, ki jih v okviru znamke KD Bank trži, pa tožena stranka odgovarja, da to ni vplivalo na postopek odločanja o zavrnitvi prijavljene znamke. V odločbi je le omenjeno, da je znamka tržna kategorija in namenjena označevanju blaga in storitev, ki jih imetnik ponuja na trgu.

Stranka z interesom A.A. v odgovoru na tožbo meni, da je izpodbijana odločitev pravilna. Meni, da je izpodbijana znamka zamenljivo podobna predhodnim znamkam. Enako kot predhodne znamke je sestavljena iz figurativnega elementa barvastega kvadratka na prvem mestu in besede „KD“ kot dominantnega dela znaka na drugem mestu ter besede nedistinktivnega značaja na tretjem mestu. Celovit vtis znaka izpodbijane znamke je zamenljivo podoben celovitemu vtisu predhodnih znamk, zato obstaja verjetnost zmede v javnosti oziroma povezovanja izpodbijane znamke s predhodnimi znamkami. Ker se pri presojanju podobnosti znakov upošteva zlasti njihove dominantne dele, je glede na dominantni del vseh znamk, „KD“, izpodbijana znamka še toliko bolj podobna predhodnim znamkam. Meni, da se tožeča stranka neutemeljeno sklicuje na sodbo tega sodišča opr. št. U 1656/2008, saj v tej sodbi obravnavani znamki „DOOR TO DOOR“ figurativni elementi v razmerju do besednega dela nimajo podrejene vloge, ker so izredno izraziti, besedni zapis pa je opisen in se mu zato odreka distinktivni, s tem pa dominantni značaj. V obravnavanem primeru besedni del „KD“ nikakor ni opisen in predstavlja dominantni del znakov. Primerjava znakov je osredotočena zlasti na dominantne dele (besedo „KD“), ki je pri primerjanih znakih identičen. Nasprotuje tožbeni trditvi, da bi pri primerjavi znamk bilo potrebno upoštevati slovečnost znaka izpodbijane znamke. Slovečnost oziroma ugled izpodbijane znamke nista izkazana, še posebej ne v zvezi z blagom in storitvami v razredih 9 in 42 NK. Sicer pa pri primerjavi znamk v skladu z b) točko 1. odstavka 44. člena ZIL-1 slovečnost ugovarjane znamke sploh ni relevantna. Kot je navedla tožena stranka, je prepoznavnost oziroma ugled prejšnje znamke eden od elementov, ki se presoja v ugovornem postopka glede na določbo c) ali d) točke 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Zato je nepravilno stališče tožeče stranke, da bi se morala upoštevati slovečnost znaka izpodbijane znamke. Pri prijavljeni znamki se upošteva le znamko, kot je le-ta prijavljena v registru. Nepravilna je tudi trditev, da naj bi predhodne znamke uživale ožje varstvo, ker naj ne bi bile prepoznavne. Po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 predhodnim znamkam ni treba izkazovati ugleda oziroma prepoznavnosti na trgu. Sicer pa ne drži trditev, da predhodne znamke niso prepoznavne. Tudi če ne bi bile prepoznavne, pa to ne bi vplivalo na ugotovljeno verjetnost zmede zaradi močne podobnosti med primerjanimi znamkami (sodba U 2060/2008, sodba C-39/97). Stranka z interesom se tudi ne strinja s trditvami, da je pri primerjavi znamke s predhodnimi znamkami treba upoštevati višjo pozornost relevantnih potrošnikov pri prepoznavnosti izpodbijane znamke ter tožeče stranke kot ponudnika blaga in storitev finančnega sektorja. Pri relevantnem blagu in storitvah iz 9 in 42 NK namreč ne gre za finančne storitve. Tožeča stranka tudi ni izkazala, da bi bili relevantni potrošniki bolj pozorni od povprečnega potrošnika splošne javnosti. Relevantna javnost v predmetnem primeru je namreč splošna javnost, ki znaku, s katerim je označeno to blago in storitve, ne posveča posebne pozornosti. Zavrača tudi tožbene trditve v zvezi s podobnostjo blaga in storitev. Pri primerjavi podobnosti oziroma identičnosti blaga in storitev pod primerjanimi znamkami je potrebno upoštevati stanje v registru in zato ni pomembno, katere od navedenega blaga in storitev tožeča stranka trži ter kako jih trži oziroma jih namerava tržiti. Pri primerjavi blaga in storitev pod primerjanimi znamkami v registru je namreč jasno, da gre za podobne oziroma identične izdelke in storitve. Iz navedb tožeče stranke pa je razvidno, da je seznam blaga in storitev v razredu 9 in 42 NK, tak kot je prijavljen, očitno neprimeren, saj s strani tožeče stranke zatrjevanih omejitev (to je, da se blago in storitve tržijo zgolj v okviru finančnih storitev) ni. Predlaga zavrnitev tožbe in potrditev izpodbijane odločbe. Zahteva tudi povrnitev stroškov postopka.

Tožba je utemeljena.

Upravni organ je prijavo znamke za znak „KD Bank“ odrekel iz zavrnilnega razloga po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1, na kateri je svoj ugovor zoper registracijo temeljila stranka z interesom. Po določbi točke b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

Za zavrnitev registracije znamke na podlagi navedene določbe morata biti izpolnjena oba pogoja: obstojati mora enakost ali podobnost prijavljenega znaka in registrirane znamke ter enakost ali podobnost blaga/storitev, na katerega se nanašata prijavljeni znak in registrirana znamka. Verjetnost zmede, ki jo enakost ali podobnost povzroči, se v upravnosodni praksi interpretira v smislu zmede potrošnika glede izvora blaga in storitev: potrošnik lahko misli, da proizvodi ali storitve izhajajo iz istega podjetja ali iz ekonomsko povezanih podjetij.

Podobnost med znaki se ugotavlja po metodi celovite presoje, tj. vtisu, ki ga celostna podoba znaka naredi na relevantnega potrošnika. Presoja izhaja iz vizualne, fonetične in pomenske primerjave znakov, ob upoštevanju predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov, če jih je mogoče določiti.

Zaključek o podobnosti prijavljenega znaka KD Bank z znaki predhodnih znamk KD EXECUTOR, KD CHART, KD TOOLS, KD GANTT in KD REPORTS je upravni organ oprl na ugotovitev, da je dominantni del primerjanih znakov črkovna zveza KD, ki je enaka v vseh znakih, ter da so vsi znaki sestavljeni po enakem principu: slikovno grafičnemu elementu sledi črkovna zveza KD, tej pa še ena beseda, ob čemer sta slikovno grafični element (zaradi podobne grafične rešitve) in druga beseda (ki je v vseh znakih opisovalna) v primerjanih znaku in znamkah elementa podobnosti in ne različnosti.

Sodišče pritrjuje tožeči stranki, da je že opredelitev dominantnega dela znakov prijavljene in predhodnih znamk v izpodbijani odločbi neprepričljiva. Dominanten del je tisti, ki v znaku najbolj izstopa in po katerem si bo potrošnik znak zapomnil. Sodišče se strinja z upravnim organom, da je črkovni zvezi KD mogoče pripisati fantazijskost. Relevantni potrošnik jo bo dojemal kot kratico, ki mu lahko pomeni karkoli. Vendar po mnenju sodišča presoje ne vzdrži zaključek, da zgolj zaradi fantazijskega značaja te besedne zveze, in ker se jo da izgovoriti, ta besedna zveza, ki je prijavljenemu znaku in prejšnjim znamkam skupna, predstavlja skupen dominantni del. Pri vizualni analizi je mogoče ugotoviti, da črkovni zvezi KD v znakih prejšnjih znamk sledi še ena beseda (EXECUTOR, CHART, TOOLS, GANTT, REPORTS), enako kot KD izpisana z velikimi črkami in v enotni pisavi, ki pa je pri posameznih znamkah različna, pred KD pa je slikovno grafični element – kvadrat; črke obeh besednih delov so v velikosti polovice kvadrata. Po oceni sodišča črkovna zveza KD v tej kombinaciji deluje predvsem kot eden od dveh besednih elementov v teh znakih. V prijavljeni znamki črkovna zveza KD bolj odstopa od druge besede (Bank), katere le začetnica je izpisana z veliko črko; enake velikosti kot črki KD pa je kvadrat, ki je na prvem mestu znaka. Že ob navedenem je zaključek o skupnem dominantnem delu vseh primerjanih znakov neprepričljiv. Sodišče pa se z upravnim organom tudi ne strinja, da kvadrati v primerjanih znakih delujejo predvsem dekorativno in na prvi pogled vsaj zelo podobno, če ne enako. Pri prijavljeni znamki je kvadrat presekan na dva trikotnika, pri znamkah vložnika ugovora pa na štiri kvadrate, od katerih sta leva dva razdeljena na dva trikotnika, desna dva pa sta razdeljena s krožnico. Z upravnim organom sodišče tudi ne deli mnenja, da barve v kvadratih ne predstavljajo pomembnega faktorja različnosti. Trikotnika, ki sestavljata kvadrat pri prijavljeni znamki, sta namreč izrazitih kontrastnih barv (oranžne in črne), sestavni deli kvadrata pri prejšnjih znamkah pa so le v dveh odtenkih ene barve. Barvna kombinacija naredi kvadrate pri primerjanih znakih barvno različne, zato po mnenju sodišča ni ustrezen povzetek upravnega organa, da gre pri vseh znakih (zgolj) za kombinacijo dveh barv. Glede notranje oblikovne rešitve kvadratov, ki je v izpodbijani odločbi podrobno opisana (delitev z diagonalo pri prijavljeni znamki na dva trikotnika, pri predhodnih znamkah štirje manjši kvadrati, desna kvadrata deljena s krožnico) je sicer pritrditi upravnemu organu, da je pri znakih prejšnjih znamk mogoče šele po natančnejšem pogledu ugotoviti, da liki v kvadratih tvorijo črki K in D, vendar sodišče celotne slikovne podobnosti ne ocenjuje kot tolikšne, da relevantni potrošnik kvadratov ne bi zaznaval kot različnih.

Sodišče tudi pritrjuje tožeči stranki, da se organ do besed, ki sledijo črkovni zvezi KD in so v strukturi znakov na tretjem mestu (besede BANK ter EXECUTOR, CHART, TOOLS, GANNT, REPORT), v okviru primerjave znakov ni ustrezno opredelil. Iz izpodbijane odločbe izhaja, da je glede teh besed pri vizualni in fonetični primerjavi ugotovil, da je za črkovno zvezo KD še ena beseda, ki je v posameznih primerjanih znakih različna, pri pomenski primerjavi pa pojasnil, da je ta beseda v vseh primerih opisnega značaja, nato pa zaključil, da so si znaki kljub tej besedi podobni. Po mnenju sodišča pa bi moral, ker so te besede različne v izpisu, v dolžini in v črkah, ki jih sestavljajo, kar vpliva na vizualno in fonetično (ne)podobnost znakov, in različne v pomenu, tudi če so opisovalne, podrobneje pojasniti, zakaj meni, da te razlike ne prispevajo k percepciji potrošnika oziroma ne morejo vplivati na oblikovanje vtisa znaka kot celote.

Glede enakega načina strukturiranja primerjanih znakov, kar je v izpodbijani odločbi večkrat izpostavljeno kot okoliščina, iz katere izhaja zaključek o podobnosti znakov, sodišče meni, da znakom zaradi tega še ni mogoče odrekati različnosti. Kljub enakemu pozicioniranju posameznih delov lahko v celotnem vtisu, ki ga v spominu upoštevne javnosti ustvari sestavljena znamka, prevlada eden ali več njenih sestavnih delov ter znaki kot celote delujejo različno.

Ker je po presoji sodišča upravni organ že dominantni del primerjanih znakov določil na podlagi nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja ter napačnih zaključkov o dejanskem stanju ter to okoliščino kot odločilno upošteval pri vseh treh oblikah primerjave, ker je neutemeljeno izostala običajna primerjava znakov glede drugega besednega dela in ker je pomanjkljivo ostal obrazložen zaključek o podobnosti znakov zaradi enakega načina strukturiranja primerjanih znakov, je sodišče moralo izpodbijano odločbo (v napadenem delu) odpraviti ter organu zadevo vrniti v nov postopek. V novem postopku bo organ moral slediti tej sodbi, pri čemer pa sodišče še opozarja, da je zgolj na podlagi dominantnega dela presojo podobnosti mogoče opraviti le, če je mogoče vse preostale sestavine znakov zanemariti (tudi stališče SEU v sodbi C-334/05 P z dne 12. 6. 2007).

Sodišče pa nima pomislekov glede ugotovitve podobnosti blaga in storitev, ki naj bi jih varovala prijavljena znamka, z blagom predhodih znamk. Upravni organ je pravilno opredelil kriterije, po katerih se presoja podobnost blaga (panoga, način proizvodnje, način trženja prodajne poti, sestavine in lahko tudi namen) in podobnost blaga ter storitev (komplementarnost) ter ocenil, da je po teh kriterijih podobnost podana. Tudi po mnenju sodišča določena stopnja podobnosti obstoji. Kot izhaja iz tožbe, tožeča stranka zaključke primerjave izpodbija predvsem zato, ker naj bi bilo blago in storitve njene prijavljene znamke treba vezati na finančne proizvode/storitve, ki jih opravlja, in se zato med primerjanim blagom in storitvami razlikujejo kraj prodaje in tržni kanali. Upravni organ se sicer v izpodbijani odločbi do teh njenih ugovorov, ki jih je uveljavljala že v upravnem postopku, predvsem v izjasnitvi o razlogih za zavrnitev prijave, ni izrecno opredelil. Pri primerjavi je izhajal iz predmeta prijave znamke - upošteval je tisto blago in storitve, za katere je znak prijavljen, ne glede na to, kako naj bi prijavitelj to blago/storitve dejansko tržil. To pa je po mnenju sodišča pravilno izhodišče. Za zavrnitev prijavljenega znaka po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 mora iz celovite primerjave znakov in blaga/storitev izhajati verjetnost, da bo potrošnik v zmedi glede izvora blaga oziroma storitev. Pri presoji verjetnosti nastanka zmede sta podobnost znakov in podobnost blaga oziroma storitev soodvisna kriterija, kar pomeni, da se lahko visoka stopnja podobnosti med blagom ali storitvami nadomesti z nizko stopnjo podobnosti med znakom in znamko in obratno (sodba SEU C-39/97 z dne 29. 9. 1998). Ker sodišče v obravnavanem primeru ne sprejema ocene o relativno visoki stopnji podobnosti znakov, podobnost blaga in storitev ne more biti podlaga za sklepanje o verjetnosti nastanka zmede. V ponovnem postopku bo moral upravni organ, ko bo opravil primerjavo znakov prijavljene in prejšnjih znamk, preveriti, ali zaradi (ne)podobnosti znakov in blaga/storitev, obstoja verjetnost zmede o izvoru blaga/storitev.

Ugotavljanje verjetnosti zmede je po upravnosodni praksi odvisno od številnih elementov, med drugim tudi od prepoznavnosti znamke na trgu (glej tudi enajsto uvodno izjavo Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami). Zato po mnenju sodišča tožeča stranka pravilno opozarja, da bi bilo za stališče upravnega organa, da bo potrošnik njeno prijavljeno znamko dojemal kot različico iz družine znamk vložnika ugovora, treba oceniti prepoznavnost teh znamk na območju Slovenije, za katero tožeča stranka zahteva registracijo. Tudi SEU je v sodbi C-234/06 z dne 13. 9. 2007 menilo, da od potrošnika ni mogoče pričakovati, da bi v družini znamk, ki se ne uporabljajo v zadostnem številu, odkril skupni element in bi s to družino povezoval drugo znamko, ki vsebuje ta isti element. Da bi obstajala verjetnost zmede glede vprašanja, ali nova znamka sodi v družino znamk, morajo biti prejšnje znamke, ki so del družine znamk, prisotne na trgu (točka 62 do 64). Po drugi strani pa je po mnenju tega sodišča pri ugotavljanju verjetnosti zmede mogoče upoštevati tudi prepoznavnost prijavljenega znaka. Če sta kvadrat in črkovna zveza KD kot del že registriranih znamk tožeče stranke, ki tudi sestavljajo družino znamk, prepoznavna, je tudi to lahko okoliščina, zaradi katere bi potrošniki blago in storitve, označene s prijavljenim znakom, povezovali s tožečo stranko, torej ne bi bili v zmedi o izvoru blaga in storitev, označenih s tem znakom. V navedenem smislu ne gre za uporabo ugovornega kriterija ugleda, s katerim, kot pravilno navaja upravni organ, imetnik prejšnje znamke nasprotuje registraciji nove znamke, pač pa za upoštevanje razlikovalnosti primerjanih znakov. Tudi glede te okoliščine dejansko stanje pred izdajo izpodbijane odločbe ni bilo ugotovljeno.

Sodišče je tožbi ugodilo in izpodbijano odločbo odpravilo na podlagi 2. točke 1. odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10, ZUS-1), ker je ugotovilo, da na podlagi dejanskega stanja, ki je bilo ugotovljeno v postopku izdaje izpodbijane odločbe, ne more rešiti spora, ker je dejansko stanje v bistvenih točkah nepopolno ugotovljeno. Zadevo je na podlagi 3. in v smislu 4. odstavka tega člena vrnilo upravnemu organu v ponovni postopek.

Stroškovnemu zahtevku tožeče stranke je sodišče ugodilo na podlagi 3. odstavka 25. člena ZUS-1 ter ji priznalo stroške po 2. odstavku 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu (Uradni list RS, št. 24/2007) v višini 350 EUR, z zahtevanim DDV. Stroške mora tožeči stranki povrniti tožena stranka v roku 15 dni po prejemu te sodbe.

Zahtevek za povrnitev stroškov postopka stranke z interesom pa je sodišče moralo zavrniti, ker ZUS-1 povrnitve stroškov tem strankam ne predvideva. Sicer pa stranka z interesom, ki je nasprotovala tožbi, v tem upravnem sporu tudi ni bila uspešna.