Jedro

Ali se znak lahko registrira kot znamka, torej ali izpolnjuje pravila točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 obsega oceno: ali (1) je enak ali podoben predhodni znamki, ali (2) so blago ali storitve, na katere se nanašajo znak in znamka, enaki ali podobni in ali (3) zaradi tega obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prehodno znamko. Primerjava znakov je presoja njihove vidne, slušne in pomenske podobnosti, predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih sestavin (dominantnih delov), pri čemer je odločilna celostna zaznava znamk pri povprečnem potrošniku.

Urad ni opravil primerjave znakov v okviru opisanih smernic. Umanjkala je celovita presoja podobnosti znakov. Ta obsega razčlenjeno vidno, slušno in pomensko primerjavo, presojo razlikovalnih in prevladujočih delov v očeh povprečnega potrošnika blaga in storitev. Slednjega Urad ni opredelil. Povedano drugače, ni določil upoštevne javnosti in ni z njenega vidika presodil vidne, zvočne in pomenske podobnosti znakov. Medtem, ko je povprečni potrošnik pravni standard in izostanek njegove opredelitve pomeni kršitev materialnega prava, pa je presoja podobnosti znakov vprašanje dejanskega stanja. Zaradi nepravilne uporabe točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, Urad ni ugotovil odločilnih dejstev, sodišče pa izpodbijane odločbe ni moglo preizkusiti (4. in 2. točka prvega odstavka v zvezi s 3. točko 64. člena ZUS-1).

Izrek

I. Tožbi se ugodi, odločba Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino številka 31207-1162/2017-11 z dne 30. 4. 2020 se odpravi in se zadeva vrne istemu organu v ponovni postopek.

II. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške v višini 347,70 EUR v petnajstih dneh, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega dne po poteku paricijskega roka do prenehanja obveznosti.

Obrazložitev

**Uvodno o upravnem postopku**

1. Javno podjetje A., d.o.o., Ljubljana je 6. 10. 2017 prijavila sestavljeno znamko „EBUS LPP“. Registraciji slednje je tožeča stranka ugovarjala.

2. Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: Urad) je z izpodbijano odločbo ugovor zavrnil (1. točka izreka). Sklenil je še, da posebni stroški niso nastali (2. točka izreka).

3. V svoji obrazložitvi je primerjal besedno znamko tožeče stranke „EBUSCO“ (v nadaljevanju: prejšnja oziroma predhodna znamka) z znakom „EBUS LPP“ v grafizmu (v nadaljevanju: poznejša znamka). Pojasnil je, da je poznejša znamka figurativna, zelene barve, njen dominaten del pa je beseda „BUS“. Znak obsega še krog, prepoznaven logotip in kratico „LPP“. Prejšnja znamka je beseda „EBUSCO“. Ker ima poznejša znamka dve besedi, logotip in kratica pa nista zanemarljiva, je presodil, da vidne podobnosti med znakoma ni. Do enakega izida je prišel tudi pri glasovni primerjavi. Po njegovi oceni je izgovorjava znakov drugačna, predhodna1 se izreče kratko in hitro, poznejša znamka pa daljše in različno. Pri pomenski primerjavi pa je upošteval, da je prejšnja znamka fantazijska in zato povprečni potrošnik ne bi nobenega dela besede povezal z določenim pomenom. Poznejša znamka ima črko E v drugačnem fontu, kar bi povprečni potrošnik prebral kot e-bus in razumel kot vrsto avtobusa na električni pogon. Črke LPP bi prepoznal kot kratico za ljubljanski potniški promet. Znaka se zato po pomenu razlikujeta. Urad je zaključil, da predpostavka enakosti ali podobnosti znakov po točki b) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju: ZIL-1)2 ni izpolnjena, zato ostalih pogojev za zavrnitev prijave znamke ni preverjal. **Ključne navedbe strank v upravnem sporu**

4. Odločitvi tožene stranke je tožeča stranka nasprotovala. Očitala ji je, da ni opravila pravilne analize podobnosti znakov, opredelila relevantne javnosti in kriterija za ugotavljanja prepoznavnosti. Črkam LPP in grafizmu rombaste oblike je pripisala povečano razlikovalnost. Tega ne prijaviteljica znamke, ne tožeča stranka nista trdili. Povprečni potrošnik prijavljenega blaga in storitev ni povprečni Ljubljančan; tožena stranka bi morala opredeliti upoštevno geografsko območje. Pri vidni primerjavi je prezrla, da so prve štiri črke znamk enake. Ni vzela v obzir njihovega mesta v besedah, niti ni preverila ali so stilizirane. Besedna znamka sicer ščiti varovano besedo kot tako. Tožena stranka je namenila pozornost poudarjanju razlik med znakoma. Fonetično ni primerjala dominatnega dela poznejše znamke, to je besede „EBUS“, zmotila se je še pri oceni izgovarjave znakov. Tudi pri pomenski primerjavi ni upoštevala enakega prvega dela znakov in asociacije na električni avtobus. Če bi povprečni potrošnik prepoznal „LPP“ kot ljubljanski potniški promet, potem ta element ne prispeva k razlikovalnosti.

5. Tožena stranka je vztrajala, da je bila njena presoja podobnosti znakov celovita in pravilna. Ponovila, je da sta znaka na prvi pogled povsem različna. Dominaten del poznejše znamke je besedilo, ki vsebuje črke „BUS“, pri prejšnji znamki pa noben del vidno ne izstopa, znak je fantazijski. Poudarjeno besedo „BUS“ bi povprečni potrošnik razumel kot avtobus, črko E pa kot pripono. Pripisal bi ji pomen avtobusa na električni pogon. Izgovorjava znamk se povsem razlikuje, „EBUSCO“ se izgovori hitro in kratko, znak „EBUS LPP“ pa je daljši. 6. Stranka z interesom na tožbo ni odgovorila.

**O sojenju na seji**

7. Kot bo razvidno iz nadaljnje obrazložitve, se odločbe Urada ni dalo preizkusiti. Tožena stranka ni pravilno uporabila materialnega prava in posledično ni ugotavljala odločilnih dejstev. Zato bi moralo sodišče, tudi če bi pravno pomembno dejansko stanje ugotavljalo na glavni obravnavi, tožbi ugoditi, odločbo odpraviti in zadevo vrniti toženi stranki v ponovni postopek. O sporu ne bi moglo vsebinsko razsoditi. Storjene kršitve ne bi bilo mogoče sanirati in strankam bi nastali le večji stroški. Sodišče je zato po prvi alineji3 prvega odstavka 59. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-14) razsodilo na seji.

**K I. točki izreka**

8. Tožba je utemeljena.

9. Na ugovor se kot znamka ne registrira znak, če zaradi enakosti ali podobnosti z znakom prejšnje znamke in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, na katere se nanašata znak in znamka, obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko (točka b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1).

10. Ali se znak lahko registrira kot znamka, torej ali izpolnjuje pravila točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 obsega oceno: ali (1) je enak ali podoben predhodni znamki, ali (2) so blago ali storitve, na katere se nanašajo znak in znamka, enaki ali podobni in ali (3) zaradi tega obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prehodno znamko. Primerjava znakov je presoja njihove vidne, slušne in pomenske podobnosti, predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih sestavin (dominantnih delov), pri čemer je odločilna celostna zaznava znamk pri povprečnem potrošniku.5

11. Tako stališče je že dlje časa zasidrano v sodni praksi. Sodišče Evropske unije (prej: Sodišče Evropskih skupnosti) je večkrat zapisalo, da mora biti presoja verjetnosti zmede, ki bi nastala zaradi vidne, zvočne in pomenske podobnosti znakov, utemeljena na celostnem vtisu, ki ga znaki ustvarjajo, ob upoštevanju zlasti njihovih razlikovalnih in prevladujočih sestavin.6 Verjetnost zmede v javnosti je treba presojati celovito, ob upoštevanju vseh dejavnikov, ki so pomembni za okoliščine primera.7 To predpostavlja določeno povezanost pomembnih sestavin, predvsem podobnosti med znaki in blagom ali storitvami. Nizko stopnjo podobnosti med blagom ali storitvami je mogoče izravnati z visoko stopnjo podobnosti med znamkami in obratno.8 Glavno vlogo igra zaznava znakov v zavesti povprečnega potrošnika blaga ali storitev. Slednji praviloma zazna znak kot celoto in se ne spušča v njegove posamezne podrobnosti.9 Verjetnost zmede pomeni verjetnost, da bi povprečni potrošnik lahko mislil, da določeno blago ali storitve izvirajo od istega ali ekonomsko povezanih podjetij.10 Povedano drugače, potrošnik lahko nepravilno domneva, da blago ali storitve izvirajo od enega proizvajalca oziroma ponudnika ali ekonomsko povezanih podjetij.11

12. Sodišče je sklenilo, da Urad ni opravil primerjave znakov v okviru zgoraj opisanih smernic. Umanjkala je celovita presoja podobnosti znakov. Ta obsega razčlenjeno vidno, slušno12 in pomensko primerjavo, presojo razlikovalnih in prevladujočih delov v očeh povprečnega potrošnika blaga in storitev.13 Slednjega Urad ni opredelil. Povedano drugače, ni določil upoštevne javnosti in ni z njenega vidika presodil vidne, zvočne in pomenske podobnosti znakov. Medtem, ko je povprečni potrošnik pravni standard in izostanek njegove opredelitve pomeni kršitev materialnega prava,14 pa je presoja podobnosti znakov vprašanje dejanskega stanja.15 Zaradi nepravilne uporabe točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, Urad ni ugotovil odločilnih dejstev, sodišče pa izpodbijane odločbe ni moglo preizkusiti (4. in 2. točka prvega odstavka v zvezi s 3. točko 64. člena ZUS-1).

13. V ponovnem postopku bo moral Urad opredeliti povprečnega potrošnika in z njegovega zornega kota primerjati znaka vidno, glasovno ter pomensko. Vzeti bo moral v obzir, da se pozornost povprečnega potrošnika spreminja glede na vrsto blaga in storitev;16 da ima redko možnost neposredno primerjati različne znake in da praviloma zazna znak kot celoto in ga ne razčlenjuje.17

14. Kot rečeno, Urad ni pravilno uporabil pravil točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 in ni ugotovil vseh pravno pomembnih dejstev ter pravilno sklepal o dejanskem stanju. Sodišče je zato ugodilo podrednemu tožbenemu zahtevku in izpodbijano odločbo odpravilo ter mu zadevo vrnilo v ponovno odločanje (4. in 2. točka prvega odstavka v zvezi s 3. točko prvega odstavka 64. člena ZUS-1). S tem je odklonilo odločanje po prvem odstavku 65. člena ZUS-1. Narava stvari in ugotovljene kršitve namreč ne dopuščata sojenja v sporu polne jurisdikcije.

**K II. točki izreka**

15. Tožeči stranki je sodišče priznalo pavšalni znesek povračila stroškov po Pravilniku o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu (tretji odstavek 25. člena ZUS-1; v nadaljevanju: Pravilnik18). Le-ta znaša 285,00 EUR, ob upoštevanju 22% davka na dodano vrednost pa v skupni višini 347,70 EUR. (drugi odstavek 3. člena Pravilnika).

1 V odločbi je očitna pisna pomota; Urad je napačno zapisal „kasnejša“. To je tudi pojasnil v odgovoru na tožbo. 2 Objavljen v Uradnih listih Republike Slovenije, številke: 45/2001 z dne 7. 6. 2001, 96/2002 z dne 14. 11. 2002, 37/2004 z dne 15. 4. 2004, 20/2006 z dne 24. 2. 2006, 100/2013 z dne 6. 12. 2013 in 23/2020 z dne 14. 3. 2020. 3 V pravice stranke z interesom po oceni sodišča ni bilo poseženo, saj bo imela možnost uveljavljanja pravnih sredstev zoper odločitev tožene stranke. 4 Uradni listi Republike Slovenije številke: 105/2006 z dne 12. 10. 2006, 62/2010 z dne 14. 8. 2010, 109/2012 z dne 31. 12. 2012 in odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, številka U-I-147/08-16 z dne 11. 11. 2009. 5 Primerjaj sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, X Ips 252/2013 z dne 9. 12. 2014 in tam naštete odločbe tega sodišča ter sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, X Ips 221/2012 z dne 12. 9. 2012. 6 Tako Sodišče Evropske unije v zadevah C-251/95 z dne 11. 11. 1997, C-342/97 z dne 22. 6. 1999, C-3/03 z dne 28. 4. 2004, C-120/04 z dne 6. 10. 2005 in nadaljnjih. 7 Tako Sodišče Evropske unije v zadevah C-251/95 z dne 11. 11. 1997, C-342/97 z dne 22. 6. 1999, C-425/98 z dne 22. 6. 2000, C-3/03 z dne 28. 4. 2004 in sledečih. 8 Tako Sodišče Evropske unije v zadevi C-39/97 z dne 29. 9. 1998 in nadaljnjih odločitvah. 9 Tako Sodišče Evropske unije v zadevah C-251/95 z dne 11. 11. 1997, C-342/97 z dne 22. 6. 1999 in C-120/04 z dne 6. 10. 2005. 10 Tako Sodišče Evropske unije v zadevi C-342/97 z dne 22. 6. 1999 in sledečih. 11 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, X Ips 420/2010 z dne 12. 9. 2012. 12 Zvočna primerjava vključuje tudi analizo glasov (samoglasniki, soglasniki; slednji zvočniki, nezvočniki; dolžina besede; število zlogov). 13 Primerjaj sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, I Up 1140/2004 z dne 23. 5. 2006, deveti odstavek in sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, X Ips 252/2013 z dne 9. 12. 2014, 12. točka. 14 Sodbi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, X Ips 1140/2005 z dne 11. 12. 2007, 8. točka in III Ips 85/2002 z dne 10. 4. 2002. 15 Sodbi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, X Ips 183/2015 z dne 9. 12. 2015, 15. točka in III Ips Ips 141/2007 z dne 7. 9. 2010, 15. točka. Primerjaj še odločitve Sodišča Evropske unije v zadevah C-182/14 z dne 19. 3. 2015, sedeminštirideseti, oseminštirideseti odstavek in tam navedena sodna praksa. 16 Tako Sodišče Evropske unije v zadevi C-342/97 z dne 22. 6. 1999. 17 Tako Sodišče Evropske unije v zadevi C-120/04 z dne 6. 10. 2005. 18 Objavljen v Uradnih listih Republike Slovenije, številke: 24/2007 z dne 20. 3. 2007 in 107/2013 z dne 20. 12. 2013.