Jedro

Pogoji za izbris znamke so določeni v 119. členu Zakona o industrijski lastnini, ki v 1. odstavku določa, da se tožba za izbris znamke iz registra in prepoved uporabe znaka lahko vloži, če je podan eden izmed razlogov po točkah od a) do d) istega odstavka. Ker je bila znamka „JULIJANA“ reg. št. 9471492 razveljavljena še pred vložitvijo predmetne tožbe, tožbeni zahtevek po materialnem pravu ni utemeljen.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se sklep sodišča prve stopnje potrdi.

II. Tožeča stranka sama nosi svoje pritožbene stroške.

III. Tožeča stranka je dolžna toženi stranki povrniti stroške odgovora na pritožbo v znesku 561,82 EUR, v roku 15 dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka tega roka dalje do plačila.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrglo tožbo (1. točka izreka) in tožeči stranki naložilo v plačilo 2.293,30 € pravdnih stroškov tožene stranke, v 15 dneh od prejema sklepa, po tem datumu pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi (2. točka izreka).

2. Tožeča stranka je zoper ta sklep vložila pravočasno pritožbo. Uveljavlja vse pritožbene razloge in pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi in izpodbijani sklep spremeni tako, da v celoti ugodi zahtevkom V. J. in odloči, da je R. dolžna V. J. povrniti pravdne in pritožbene stroške skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe o stroških do plačila oziroma podredno, da pritožbi ugodi, izpodbijani sklep razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v odločanje v ponovljenem postopku na prvi stopnji.

3. Pritožba je bila pravilno vročena toženi stranki v izjavo. V odgovoru predlaga potrditev izpodbijanega sklepa. Priglasila je stroške odgovora na pritožbo.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Tožeča stranka je s predmetno tožbo uveljavljala (list. št. 115): (1.1) izbris znamke "JULIJANA" reg. št. 9471492 oziroma podrejeno (1.2) ugotovitev, da prijavitelj znamke "JULIJANA" reg. št. 9471492 ni prijavil v dobri veri oziroma podrejeno, (1.3) ugotovitev ničnosti znamke "JULIJANA" reg. št. 9471492, skupaj s (2) prepovednim zahtevkom za uporabo znaka "JULIJANA" po znamki reg. št. 9471492. Ob ugotovitvi, da je bila znamka "JULIJANA" reg. št. 9471492 razveljavljena (sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani IV Pg 36/2005, v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 1059/2007 ter v zvezi s sodbo Vrhovnega sodišča RS III Ips 189/2008) je sodišče prve stopnje tožbo z izpodbijanim sklepom zavrglo. Presodilo je, da tožeča stranka nima več zahtevka na izbris oziroma ugotovitev ničnosti znamke, ker znamka, zoper katero so ti zahtevki naperjeni, na dan odločanja ni (več) veljavna. Nadalje je navedlo, da tožeča stranka za predmetno tožbo tudi pravnega interesa ne izkazuje več, ker ni obenem uveljavljala odškodninskega zahtevka. Sodišče je nadalje zavzelo stališče, da prepovedni zahtevek po 119. členu ZIL-1 ni samostojen zahtevek, temveč je vezan na zakonski dejanski stan po 119. členu ZIL-1 in zato o njem ni mogoče odločati samostojno. Tožeča stranka zato nima prepovednega zahtevka, ker zanj ne izkazuje materialno pravnih predpostavk (119. člen ZIL-1).

6. Pritožbeno sodišče je obravnavalo pritožbene razloge po vrstnem redu zahtevkov (1.1, 1.2, 1.3, 2), kot jih je uveljavljala tožeča stranka (pripravljalni spis tožeče stranke z dne 25. 02. 2011, list. št. 115).

(1.1) Tožba na izbris znamke reg. št. 9471492

7. Pogoji za izbris znamke so določeni v 119. členu Zakona o industrijski lastnini (Ur. l. RS, št. 45/2001, z nadaljnjimi spremembami (v nadaljevanju ZIL-1)), ki v 1. odstavku določa, da se tožba za izbris znamke iz registra in prepoved uporabe znaka lahko vloži, če je podan eden izmed razlogov po točkah od a) do d) istega odstavka. Ker je bila znamka "JULIJANA" reg. št. 9471492 razveljavljena še pred vložitvijo predmetne tožbe, tožbeni zahtevek po materialnem pravu ni utemeljen. Sodišče prve stopnje bi moralo zato tožbeni zahtevek zavrniti (primerjaj 18. točko obrazložitve).

8. Pritožnik vztraja pri stališču, da bi sodišče moralo odločati o izbrisni tožbi po 119. členu ZIL-1, kljub temu, da je zoper znamko "JULIJANA" reg. št. 9471492 že uspel z zahtevkom na razveljavitev po 120. členu ZIL-1, ker naj bi imela zahtevka po 119. ter 120. členu ZIL-1 različne pravne učinke. Takega zaključka po oceni pritožbenega sodišča ne podpira niti jasno besedilo ZIL-1, niti razlaga določb ZIL-1 v duhu Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (v nadaljevanju: Direktiva). ZIL-1 izrecno določa pravne posledice izbrisa znamke (7. odstavek 119. člena) in razveljavitve znamke (7. odstavek 120. člena ZIL-1), ki nastopijo z dnem pravnomočnosti sodbe. Sodbi, izdani v teh dveh postopkih, imata po izrecni določbi ZIL-1 oblikovalni učinek. Slednje je skladno z Direktivo, ki v 6. odstavku preambule Državam Članicam še naprej podeljuje diskrecijo, da prosto določijo učinke razveljavitve ali neveljavnosti blagovnih znamk.

9. Pritožnik zatrjuje, da naj bi bil izbrisni zahtevek zoper že razveljavljeno znamko mogoč tudi zato, ker besedilo 119. člena ZIL-1 časovnih omejitev za uveljavljanje izbrisa znamke ne postavlja. Po presoji pritožbenega sodišča pa sklicevanje pritožnika na besedilo 115. člena ZIL-1 (izpodbijanje pravice do patenta ali modela) ni utemeljeno, saj pravici patenta oziroma modela in znamke glede njune časovne veljavnosti nista primerljivi. Ker blagovna znamka lahko, ob predpostavki aktivnosti njenega imetnika s podaljševanjem registracije in uporabo same znamke, traja neomejeno (52. člen ZIL-1) in upoštevajoč že obrazloženo, da je veljavnost znamke, zoper katero je izbrisni zahtevek po 119. členu ZIL-1 naperjen, materialno pravni pogoj za tak zahtevek, bi zakonodajalec po mnenju pritožbenega sodišča možnost uveljavljanja izbrisa znamke, ki je bila že razveljavljena zaradi njene neuporabe, kot izjemo, v zakonsko besedilo izrecno zapisal. 10. Sodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo, da znamka "JULIJANA" reg. št. 9471492 na dan sojenja ni bila (več) veljavna (311. člen ZPP). V register pri Uradu za intelektualno lastnino RS se po 4. odstavku 106. člena ZIL-1 vpisujejo podatki (med drugim) o razveljavitvi znamke. Kljub morebitnemu razlikovanju v zapisu registrskega statusa izbrisa ali razveljavitve znamke, slednje ne sme imeti drugačnih materialno pravnih posledic od tistih, ki jih določa zakon (7. odstavek 119. in 7. odstavek 120. člena ZIL-1). Kot je bilo že obrazloženo, tožeča stranka izbrisne tožbe po 119. členu ZIL-1 nima več. Zato ni utemeljen pritožbeni očitek napačno ugotovljenega dejanskega stanja, tudi če je sodišče prve stopnje napačno zapisalo, da je bila znamka "JULIJANA" reg. št. 9471492 izbrisana, in ne razveljavljena zaradi neuporabe.

(1.2) Ugotovitev, da prijavitelj znamke "JULIJANA" reg. št. 9471492 ni prijavil v dobri veri.

11. Po presoji pritožbenega sodišča ni dopustna niti tožba na ugotovitev, da je prijavitelj (tožena stranka) znamko "JULIJANA" registriral v slabi veri (181. člen ZPP v zvezi s točko a) 1. odstavka 119. člena ZIL-1). Z ugotovitveno tožbo po 181. členu Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) je mogoče zahtevati zgolj ugotovitev (ne)obstoja kakšne pravice oziroma pravnega razmerja, oziroma pristnost ali nepristnost kakšne listine, ne pa dejstva, ki predstavlja enega od dejanskih stanov za izbrisno tožbo (primerjaj točka 1.a prvi odstavek 119. člena ZIL-1). Tožba na ugotovitev, da so bili izpolnjeni pogoji za prepovedni zahtevek po 119. členu ZIL-1, zato ni dopustna.

(1.3) Ugotovitev ničnosti znamke "JULIJANA" reg. št. 9471492. 12. ZIL-1 v 114. členu ureja tožbo na ničnost znamke, ki se lahko vloži, če je bila ob upoštevanju datuma vložitve prijave, znamka registrirana v nasprotju z 42. ali 43. členom tega zakona. Eden od elementov zakonskega dejanskega stanu po 114. členu ZIL-1 je med drugim tudi obstoj znamke, katere ničnost se uveljavlja. Ta zakonski znak ni več podan, če izpodbijana znamka ne obstaja več. Pritožbeno sodišče soglaša z oceno sodišča prve stopnje, da tožba na ugotovitev ničnosti znamke v predmetni zadevi ni sklepčna iz razlogov, ki so razvidni iz nadaljevanja.

13. Tožeča stranka je zatrjevala, da je znamka tožene stranke "JULIJANA" reg. št. 9471492 nična, ker zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga. Svoje stališče je utemeljila z navedbami, da je bil znak „JULIJANA“ že v letu 1994 v Sloveniji poznan kot oznaka za vodo, ki jo tožeča stranka polni izpod Karavank (tožba z dne 09. 05. 2005 (list. št. 11 – 12)). Presoja primernosti zavarovanja znaka kot znamke, v okviru prepovedi zavajanja javnosti, se tako v sistemu ZIL-1 (točka h. 1. odstavka 43. člena ZIL-1), kot po pravilih prej veljavnega Zakona o industrijski lastnini (Ur. l. RS št. 13/1992, z nadaljnjimi spremembami (v nadaljevanju ZIL); 5. točka 19. člena ZIL)) opravi med znakom in njegovo zunanjo sporočilnostjo javnosti ter vsebino informacij, ki jo sporoča navzven. Gre za absolutni razlog primernosti znaka za registracijo. Trditev, da znak „JULIJANA“ sam po sebi, zaradi lastne sporočilnosti kot žensko ime Julijana ali v njegovem grafizmu, zavaja javnost glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga, tožeča stranka ni podala. Ker so trditve tožeče stranke v tej smeri izostale, je tožba na ničnost znamke "JULIJANA" reg. št. 9471492 ostala nesklepčna (primerjaj 18. točko obrazložitve).

(2) Prepovedni zahtevek za uporabo znaka "JULIJANA" po znamki reg. št. 9471492. 14. Tožeča stranka je postavila tudi zahtevek za prepoved uporabe znaka „JULIJANA“ po znamki reg. št. 9471492. Ker zoper že razveljavljeno znamko izbrisna tožba po 119. členu ZIL-1 ni več mogoča, tožeča stranka nima prepovednega zahtevka po tem členu (primerjaj 18. točko obrazložitve). Sodišče prve stopnje je namreč pravilno zavzelo stališče, da tak prepovedni zahtevek nima samostojne narave. Vezan je na ugotavljanje temelja za izbris znamke iz registra (1. odstavek 119. člena ZIL-1). S tem pa je neutemeljen tudi očitek absolutne bistvene kršitve določb pravdnega postopka (14. točka 2. odstavka 339. člena ZPP), ker se sodišče prve stopnje ni opredelilo do pravne koristi tožeče stranke za postavitev prepovednega zahtevka.

15. Prepovedni zahtevek tudi ni predviden ob ničnostni tožbi (114. členu ZIL-1). Tožeča stranka je, kot je pravilno ugotovilo že sodišče prve stopnje, prepovedni zahtevek utemeljevala zgolj s trditvami o dejanskem stanu izbrisa registrirane znamke "JULIJANA" reg. št. 9471492, ostalo dejansko podlago za utemeljenost prepovednega zahtevka pa je zatrjevala le obrobno. Drugačno pritožbeno stališče zato ni utemeljeno.

16. Obseg trditvenega gradiva, ki ga mora stranka navajati v pravdnem postopku (212. člen ZPP v zvezi s 7. členom ZPP) določa materialno pravo. Da bi bilo podano dejanje nelojalne konkurence, morajo biti kumulativno podani vsi elementi generalne klavzule iz 2. odstavka 13. člena Zakona o varstvu konkurence (v nadaljevanju ZVK), torej mora iti za dejanje, ki ga stori i) podjetje, ii) pri nastopanju na trgu, iii) v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji, iv) s katerimi se povzroči ali utegne povzročiti škoda drugim udeležencem na trgu (1). Tožeča stranka tudi po oceni pritožbenega sodišča svojemu trditvenemu bremenu ni zadostila, ker trditev, da gre za dejanje tožene stranke pri nastopanju na trgu, ni podala. Zahtevka iz naslova nelojalne konkurence ni mogoče uspešno uveljavljati s trditvijo, da je osnovni namen registrirane znamke njena uporaba na trgu, zaradi česar naj bi zmedo na trgu povzročila že sama prijava izpodbijane znamke (list. št. 55 – 56), saj takšna tožba ni sklepčna. Pritožbeno sodišče še ugotavlja, da tožeča stranka z zahtevkom, ki meri na prepoved nekakšnega abstraktnega dejanja nelojalne konkurence (prepoved uporabe znaka J.) tudi sicer ne bi uspela, ker zahtevek ne vsebuje konkretizirane oblike dejanja nelojalne konkurence (2).

17. Tožeča stranka prepovednega zahtevka ni konkretizirano opredelila niti iz naslova kršitve znamk tožeče stranke po 121. členu ZIL-1. Trditve o kršitvenem ravnanju tožene stranke je zatrjevala (list. št. 58 – 59) le s povzemanjem navedb tožene stranke iz drugega postopka in sicer, „Tožena stranka je dokazala, da je napolnila 80.000 plastenk (v letu 2003) in da jih je prodala kupcu, z listinskimi dokazi in s pričanji. To predstavlja resno in dejansko uporabo.“ (sklicevanje v zadevi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, opr. št. IV Pg 36/2005). Pritožbeno sodišče ocenjuje, da tožeča stranka s temi trditvami ni konkretizirano zatrjevala kršitvenega ravnanja tožene stranke zoper znamke tožeče stranke (reg. št. 200170024, 200170026, 200170221, 200170222). Zato je pravilna ugotovitev sodišča prve stopnje, da je tožeča stranka prepovedni zahtevek vezala le na dejanski stan izbrisa registrirane znamke "JULIJANA" reg. št. 9471492. 18. Kot je razvidno iz že navedenega je sodišče prve stopnje nepravilno zavrglo tožbo, namesto da bi tožbeni zahtevek zavrnilo (razen v delu glede tožbenega zahtevka (1.2) na ugotovitev, da prijavitelj znamke "JULIJANA" reg. št. 9471492 ni prijavil v dobri veri, v katerem je bila tožba pravilno zavržena). Sodišče prve stopnje je namreč sklepčnost tožbe, ki predstavlja predpostavko za utemeljenost zahtevka, napačno opredelilo kot procesno, in ne kot materialnopravno predpostavko. V takem primeru se pravnomočnost sklepa o zavrženju nanaša na isti sklop dejstev, kot če bi bil zahtevek iz istih razlogov zavrnjen. (3) Ker meje pravnomočnosti sklepa o zavrženju tožbe v takem primeru onemogočajo vložitev nove tožbe z istim zahtevkom, tožeča stranka s spremembo zavrženja tožbe v zavrnitev zahtevka ne bi ničesar pridobila. Zato pritožbeno sodišče v odločitev sodišča prve stopnje ni posegalo.

19. Ker niso podani uveljavljeni pritožbeni razlogi, kot tudi ne razlogi, na katere pazi po uradni dolžnosti, je pritožbeno sodišče pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. alineja 365. člena ZPP v zvezi s 353. členom ZPP).

20. Izrek o stroških pritožbenega postopka temelji na določbi 1. odstavka 165. člena v povezavi s 1. odstavkom 154. člena ZPP. Ker tožeča stranka s pritožbo ni uspela, mora sama nositi svoje pritožbene stroške, dolžna pa je toženi stranki povrniti stroške odgovora na pritožbo, ki zajemajo 1000 OT za sestavo odgovora na pritožbo, 20 OT materialnih stroškov, vse povečano za 20 % DDV. Tožena stranka pa ni upravičena do povrnitve 300 OT za posvet s stranko, saj so stroški za omenjeno opravilo že zajeti v nagradi za sestavo vloge. Tožeča stranka je tako toženi stranki dolžna povrniti pritožbene stroške v višini 561,82 EUR v roku 15 dni, v primeru zamude pa tudi zakonske zamudne obresti od poteka izpolnitvenega roka dalje (378. člen Obligacijskega zakonika).

(1) Zabel et al.: Zakon o varstvu konkurence s komentarjem, Zakon o trgovini s komentarjem; Gospodarski vestnik, Ljubljana (1993); str. 75. (2) Primerjaj: sodba Vrhovnega sodišča RS III Ips 95/2003, z dne 28. 01. 2004. (3) Povzeto po Zobec v Ude in Galič: Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 3. knjiga, GV Založba, Ljubljana (2009), str. 488 - 489.