Jedro

Stranska intervenientka je potencialna kršiteljica pravic iz znamke, če se ne dokaže, da znamka sploh ni bila kršena. Interes, da zmaga v pravdi tožena stranka iz razloga, da kršitev pravice tožeče stranke ni podana, ima tudi stranska intervenientka, saj je od tega odvisno, katera dejanja so posledično prepovedana tudi njej na podlagi določb Uredbe o blagovni znamki EU ali določb ZIL-1 o absolutnih in izključujočih pravicah, ki jih daje znamka.

Kot znaka ni mogoče šteti le posamičnega elementa, iztrganega iz grafične celote, saj zgolj ta izsek ni tisto, s čimer se domnevni kršitelj predstavlja v gospodarskem prometu. Za znak je namreč značilno, da njen obseg ni jasno določen, temveč je treba v konkretnem primeru ugotavljati, kaj obsega.

Zato je pravilna materialnopravna presoja sodišča prve stopnje, da zaradi prevelike različnosti znakov verjetnost zmede ni podana niti za obravnavano znamko EU št. 017429325 niti ne posledično za ostale znamke tožeče stranke, ki vsebujejo Skënderbegovo ime v različnih jezikovnih različicah in slogih pisave. Zato sodišče prve stopnje ni bilo dolžno opravljati bolj podrobne primerjave preostalih znamk tožeče stranke z znakom, s katerim je opremljeno zaseženo blago.

V primeru, ko znamke tožeče stranke vsebujejo Skënderbegovo ime v različnih jezikovnih različicah in slogih pisave, je napis DURRES prevladujoč v vseh razsežnostih in kot najbolj distinktiven element znaka na zaseženem blagu v očeh končnih potrošnikov vinjaka ustvari drugačen vtis znakov iz prav vseh preostalih znamk tožeče stranke.

Verjetnost zmede se interpretira v smislu zmede potrošnika glede izvora blaga, se pravi glede proizvajalca ali dobavitelja blaga. Tožeča stranka se strinja s stališčem sodišča prve stopnje, da vinjak sodi med proizvode široke potrošnje, katerega kupuje odrasla, lahko tudi starejša populacija.

Stranska intervenientka (proizvajalec) je registrirala svojo firmo v letu 2001, to je več let pred prijavo katere koli znamke tožeče stranke. To pa ji daje podlago za njeno uporabo, ne samo na podlagi 124.c člena ZIL-1, ampak tudi na podlagi prvega odstavka 9. člena Uredbe o blagovni znamki EU. Tudi po splošno uveljavljenih pravilih, ne more kdo, ki je kasneje registriral znak kot blagovno znamko nekomu, ki je pred njim začel uporabljati firmo in označevati svoje blago s firmo, prepovedati njene uporabe.

Tožeča stranka ne more uveljavljati svojih upravičenj iz registriranih blagovnih znamk zoper osebe, ki uporabljajo pravice in upravičenja, ki so obstajala že pred prijavo znamk. Pri tem ni pomembno, koliko časa je stranska intervenientka uporabljala znak.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se izpodbijana sklep in sodba sodišča prve stopnje potrdita.

II. Tožeča stranka sama nosi pritožbenega postopka in je dolžna v 15 dneh toženi stranki plačati 293,74 EUR, stranski intervenientki pa 146,99 EUR, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka dalje do plačila.

Obrazložitev

**Dosedanji tek postopka**

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom dovolilo stransko intervencijo na strani tožene stranke in s sodbo zavrnilo tožbeni zahtevek tožeče stranke, ki se glasi: "1. Toženi stranki se na slovenskem trgu ter na Trgu Evropske unije prepoveduje uvažati, nadaljnje trženje, ponujanje, dajanje na trg, razstavljanje, prodaja vinjaka (brandyja), ki vsebuje bodisi znak GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEU, bodisi znak SKENDERBEU, bodisi sliko zgodovinske osebe GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEU, bodisi sliko grba z orlom in se ji s tem prepoveduje kršitev blagovnih znak tožeče stranke GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEU, SKENDERBEU, ki so veljavne v Republiki Sloveniji pod št. mednarodna znamka št. 848.976, evropske znamke št. 015683808, 015683774, 01563766 in 0161648080, za vinjak v razredu 33 Nicejske klasifikacije.

2. Tožena stranka je dolžna na svoje stroške in pod nadzorom Finančne uprave Republike Slovenije, Finančni urad Kranj, oddelek za carinjenje, uničiti 770 steklenic vinjaka volumna 0,7 l z oznako DURRES, ki so bili zadržani v postopku pod opr. št. 4243-5072/17-2 z dne 4. 1. 2018 ter 880 steklenic vinjaka volumna 0,5 l z oznako DURRES, ki so bili zadržani v postopku pod opr. št. 4243-165/2018-2 z dne 15. 1. 2018, oba postopka vodena s strani Finančne uprave RS, Finančni urad Kranj, oddelek za carinjenje, v roku 15 dni pod izvršbo.

3. Tožena stranka je dolžna plačati vse stroške skladiščenja in manipulacije zadržanega blaga, 770 steklenic vinjaka volumna 0,7 l z oznako DURRES, ki so bili zadržani v postopku pod opr. št. 4243-5072/2017-2 z dne 4. 1. 2018, ter 880 steklenic vinjaka volumna 0,5 l z oznako DURRES, ki so bili zadržani v postopku opr. št. 4243-165/2018-2 z dne 15. 1. 2018, oba postopka vodena s strani Finančne uprave RS, Finančni urad Kranj, oddelek za carinjenje, in sicer od dne zadržanja blaga do dne uničenja blaga, v višini, ki jih določi družba, ki skladišči blago, v roku 15 dni pod izvršbo.

4. Tožena stranka je dolžna na svoje stroške objaviti izrek pravnomočne sodbe v dnevniku Delo v roku 15 dni pod izvršbo.

5. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti njene pravdne stroške z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka paricijskega roka dalje do plačila, v roku 15 dni pod izvršbo."

2. Sodišče prve stopnje je še sklenilo, da je tožeča stranka dolžna toženi stranki povrniti pravdne stroške 1.653,80 EUR, v 15 dneh od vročitve te sodne odločbe, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od izteka tega roka do plačila.

_Bistvena dejstva, ki so pomembna za pritožbeno odločanje o sodbi_

(1) Tožeča stranka je imetnica mednarodne in petih znamk EU. Mednarodna znamka, ki je razširjena na EU ter štiri znamke EU so registrirane v besedi SKENDERBEU ter GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEU v različnih jezikovnih različicah in v slogih pisave (albansko, angleško). Znamka EU s sliko zgodovinske osebe GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEU in s sliko grba z orlom je figurativna. Vse znamke so registrirane za blago v razredu 33 Nicejske klasifikacije blaga in storitev, med njimi za vinjak (brandy). Tožeča stranka navedeno blago proizvaja in trži v Sloveniji pod znamko GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEU ali SKENDERBEU.

(2) Finančna uprava RS, Finančni urad Kranj, oddelek za carinjenje (v nadaljevanju FURS Kranj) je z Odločbo 14. 1. 2018 na podlagi petega odstavka 2. člena Uredbe (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 12. junija 2013 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov in razveljaviti Uredbe sveta (ES) št. 1383/2003 (v nadaljevanju: Uredba št. 608/2013) ugotovila, da gre za sum kršitve pravic intelektualne lastnine pri 1600 steklenicah vinjaka. 720 steklenic ima volumen 0,7 l, kar je skupaj 504 l. 880 steklenic ima volumen 0,5 l, kar je skupaj 440 l. Vse steklenice vinjaka (brandy) imajo oznako DURRES.

(3) Tožena stranka je uvoznik pijače. Stranska intervenientka je proizvajalka spornega zaseženega blaga, ki ga prodaja v Sloveniji preko svojih pogodbenih partnerjev, med drugim tudi preko tožene stranke.

(4) Zaseženo blago, ne glede na volumen steklenice je opremljeno z znakom SKENDERBEU GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEU, grbom orla ter sliko albanskega junaka GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEU, ki ga ima s predhodnimi znamkami za vinjak ter za druge alkoholne pijače v razredu 33 zaščitena tožeča stranka. Zamašek je črne barve, na zgornjem delu zamaška je reliefna slika grba – orla, okoli grba zgoraj je napis SKENDERBEU, spodaj pa napis DURRES. Slika naj bi tako vsebovala evropsko znamko tožeče stranke št. 015683808. (5) Na vratu steklenice je na črni podlagi v zlati barvi grb orla enak kot na zamašku, pri čemer ni napisa SKENDERBEU, ki se ponovi trikrat in naj bi bil zamenljivo podoben znamki tožeče stranke št. 016164808, saj naj bi vseboval zamenljivo podoben grb dvoglavega orla, na vrhu katerega je krona, iz katere na vsako stran grba padejo nekakšni zaviti trakovi. Poleg tega naj bi bil na vratu tudi napis KANTINA E PIJEVE GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEU, torej naj bi vseboval, več znamk tožeče stranke.

(6) Na odebeljenem delu steklenice naj bi bil odtis znaka, ki je enak kot na zgornjem delu zamaška, torej slika grba – orla, zgoraj okoli grla je napis SKENDERBEU, spodaj pa napis DURRES.

(7) Na sprednji etiketi sta sporni dve oznaki, in sicer na sredini etikete slika glave moža z dolgo brado in čelado, okoli njega pa so zvezde. Slika naj bi predstavljala sliko albanskega junaka z imenom GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEU.

(8) Besedilo na spodnjem delu sprednje etikete GJERGJ KASTRIOTI – SKENDERBEU/DURRES-ALBANIJA sh. a. pa predstavlja ime proizvajalca, kar naj ne bi bilo dovoljeno v skladu s 14. členom Uredbe o evropski znamki, brez dovoljenja imetnika znamke.

(9) Stranska intervenientka je 2001 registrirala svojo firmo Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti Skenderbeu, kar je več let pred prijavo najzgodnejše znamke tožeče stranke (mednarodna znamka št. 848976, 28. 4. 2005). Znake SKENDERBEU ali GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEU je od 2001 vse do 2017 v skladu z dobrimi poslovnimi običaji stranska intervenientka uporabljala pri uvozu in prodaji blaga.

_Uporabljeno materialno pravo_

3. Glede presoje o (ne) utemeljenosti kršitve mednarodne znamke je sodišče prve stopnje na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1)1 uporabilo prvi odstavek 121. člena ZIL-1 v zvezi s točko b. drugega odstavka 47. člena ZIL-1. Glede enake presoje kršitve znamk EU je sodišče uporabilo Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in sveta z dne 14. junija 2017 Evropske unije (v nadaljevanju: Uredba o blagovni znamki EU) na podlagi 1. člena te Uredbe. V skladu z drugim odstavkom 212. člena Uredbe o blagovni znamki EU se ta uporablja od 1. oktobra 2017. Pri ugotavljanju predhodne pravice proizvajalca in omejevanju pravice tožeče stranke kot njenega imetnika, je sodišče uporabilo točki a. in d. prvega odstavka 48. člena ZIL-1in prvi odstavek 9. člena Uredbe o blagovni znamki EU. Glede pravice uporabe firme stranske intervenientke kot proizvajalke pijač pa še 124.c člen ZIL-1. 4. Sodišče prve stopnje je tožbeni zahtevek zavrnilo, ker je ugotovilo, da gre za zadostno distinktivnost med znaki na zaseženem blagu in znamkami tožeče stranke ter da ni verjetnosti zmede v javnosti z uporabo znaka tožene stranke (točka b prvega odstavka 47. člena ZIL-1). Nadalje je še zaključilo, da tožeča stranka ne more prepovedati tretjemu, to je toženi stranki, uporabljati ime stranske intervenientke kot proizvajalke blaga (točka a prvega odstavka 48. člena ZIL-1) in znaka, četudi je enak ali podoben znamki. Stranska intervenientka ga je namreč začela uporabljati v dobri veri pred datumom vložitve prijave tožeče stranke (točka d. prvega odstavka 48. člena ZIL-1).

**Pritožbeni postopek**

5. Zoper odločbo se je pravočasno pritožila tožeča stranka in je uveljavljala vse pritožbene razloge po prvem odstavku 338. člena ZPP. Predlagala je, da sodišče pritožbi ugodi in izpodbijano odločbo spremeni tako, da tožbenemu zahtevku ugodi. Podrejeno pa je predlagala, da sodišče druge stopnje izpodbijano odločbo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. Zahtevala je povrnitev pritožbenih stroškov.

6. Tožena stranka in stranski intervenient sta na pritožbo odgovorila in predlagala sodišču druge stopnje, da neutemeljeno pritožbo zavrne in izpodbijano odločbo potrdi. Zahtevala sta povrnitev pritožbenih stroškov.

7. Pritožba ni utemeljena.

**Odločitev sodišča druge stopnje** **O pritožbi zoper sklep o dopustitvi stranske intervencije**

8. Sodišče prve stopnje je na strani tožene stranke dovolilo vstop v pravdo stranski intervenientki, ki je proizvajalka in pošiljateljica zaseženega blaga. Svojo odločitev o obstoju njenega pravnega interesa je utemeljilo s tem, da stranska intervenientka nima le ekonomskega interesa za prodajo, temveč kot lastnik blaga s klasičnimi lastniškimi upravičenji tudi pravnega. Zato odgovarja tudi za pravne napake svoje izpolnitve. Slednje pomeni, da ima interes, da uvozniki in prodajalci njenega vinjaka v Sloveniji neovirano prodajajo blago in da se ugotovi, da s tem niso kršene pravice tožeče stranke iz njenih znamk, torej da se zahtevek tožeče stranke zavrne.

9. Tožeča stranka v zvezi z ugotovljenim pravnim interesom tožene stranke v pritožbi uveljavlja, da se bosta sodba in njena pravnomočnost nanašali izključno na toženo stranko. Stranska intervenientka ni z ničemer omejena, da ne bi v Sloveniji mogla poslovati z drugimi subjekti in ne le s toženo stranko. Ekonomski in pravni interes stranske intervenientke ni v ničemer prizadet, saj je blago že prodala, imetnik blaga pa je tožena stranka. Tožena stranka se tudi ne more sklicevati na pravice in upravičenja, ki se nanašajo na stransko intervenientko, ne pa tudi nanjo. Stranska intervenientka ni tožena stranka.

10. Identične pritožbene razloge je tožeča stranka uveljavljala v gospodarskem sporu, kjer je bilo le glede drugega zasega identičnega spornega blaga, že odločeno v pravnomočno končanem postopku in sicer tako glede stranske intervencije iste stranske intervenientke kot o tožbenem zahtevku glede kršitve blagovnih znamk tožeče stranke.2 Sodišče druge stopnje vztraja pri svojem stališču, da kdor ima pravni interes, da v pravdi, ki teče med drugimi zmaga ena od strank, se lahko pridruži tej stranki (prvi odstavek 199. člena ZPP). Intervenientkin interes sodelovati v tuji pravdi je utemeljen s pravnimi posledicami sodbe, katere vsebina lahko posredno vpliva na njen pravni položaj.3

11. Tožeča stranka svoje pravice s tožbo zaradi kršitve pravic (121. člen ZIL-1) uveljavlja za blagovne znamke EU in mednarodno znamko.

12. Pravica iz znamke med drugim obsega prepoved opremljanja blaga ali njegove embalaže z znakom, ki krši pravice iz znamke. Prepovedano je tudi ponujanje blaga, označenega s tem znakom, ali njegovo dajanje na trg (glej točki a. in b. tretjega odstavka 9. člena Uredbe o blagovni znamki EU in točki a. in b. drugega odstavka 47. člena ZIL-1). Oseba, ki stori katerega od navedenih ravnanj, je kršitelj pravice iz znamke seveda pod predpostavko, da je kršitev dokazana v skladu z merili iz drugega odstavka 9. člena Uredbe o blagovni znamki EU ali v skladu z merili iz vsebinsko enake določbe prvega odstavka 47. člena ZIL-1. Ta pravila so obravnavana v nadaljevanju te odločbe.

13. Stranska intervenientka je proizvajalka in pošiljateljica zaseženega blaga. Zato je odgovorna za opremljanje blaga z znakom oziroma embalažo s tem znakom, kot pošiljateljica pa je odgovorna tudi za ponujanje blaga oziroma dajanja blaga na trg. Stranska intervenientka je torej potencialna kršiteljica pravic iz znamke, če se ne dokaže, da znamka sploh ni bila kršena. Interes, da zmaga v pravdi tožena stranka iz razloga, da kršitev pravice tožeče stranke ni podana, ima tudi stranska intervenientka, saj je od tega odvisno, katera dejanja so posledično prepovedana tudi njej na podlagi določb Uredbe o blagovni znamki EU ali določb ZIL-1 o absolutnih in izključujočih pravicah, ki jih daje znamka.

14. Tožeča stranka uveljavlja tožbeni zahtevek zoper uvoznika blaga. Zato je ogrožen tudi položaj stranske intervenientke kot proizvajalke blaga. V zvezi s tem vprašanjem je bilo že zavzeto pomembno stališče v sodni praksi.4 V 13. točki navedene odločbe je VSRS pojasnilo, da je po naravi stvari položaj proizvajalca blaga, ki želi uveljaviti domnevno pravico do prostega nastopanja s svojimi proizvodi na trgu, ogrožen že s tem, da imetnik izključujoče pravice uveljavlja varstvo zoper katerega koli od udeležencev v verigi poslov, pri katerih naj bi bil realiziran poslovni namen proizvajalca. Takšno ukrepanje mu namreč omogoča drugi odstavek 47. člena ZIL-1 in tretji odstavek v zvezi z drugim odstavkom 9. člena Uredbe o blagovni znamki EU. Imetnik znamke namreč lahko uveljavlja pravovarstveni zahtevek zoper vsakega od udeleženih subjektov v verigi poslov, ki so sklenjeni z namenom plasmaja blaga na trgu, na katerem uživa znamka zaščito.

15. Odločitev sodišča prve stopnje o dovolitvi stranske intervencije je glede na obrazloženo pravilna. Sodišče druge stopnje je zato, ker pritožbeni razlogi niso utemeljeni, ob uradnem preizkusu izpodbijanega sklepa pa ni ugotovilo nobene kršitve, na katero pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena v zvezi s prvim odstavkom 366. člena ZPP), neutemeljeno pritožbo tožeče stranke v tem delu zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP).

**O pritožbi zoper sodbo** **O pravilni uporabi materialnega prava (ZIL-1 in Uredbe o blagovni znaki EU)**

16. Mednarodna znamka tožeče stranke št. 848.976 je razširjena na EU, kar pomeni, da jo je treba spoštovati na območju EU. Vendar pa je zmoten pritožbeni očitek, da je treba za njene pravne učinke uporabiti Uredbo o blagovni znamki EU. Sodišče, ki je za materialno pravno presojo kršitve mednarodne znamke tožeče stranke uporabilo ZIL-1 in ne Uredbe o blagovni znamki EU, je materialno pravo uporabilo pravilno. Ob tem je treba še pojasniti, da je ZIL-1 v večjem delu harmoniziran z Uredbo o blagovni znamki EU. 14. člen Uredbe o blagovni znamki EU (omejitev učinkov blagovne znamke EU) je po svoji vsebini in pomenu enak 48. členu ZIL-1. Sodišče druge stopnje ne pritrjuje pritožbenemu stališču, da je pojem tretje osebe mogoče enačiti le s fizično osebo in ne s firmo pravne osebe, ker naj bi bilo tako določeno v točki a. prvega odstavka 14. člena Uredbe o blagovni znamki EU. O tem vprašanju je bilo v sodni praksi že zavzeto stališče, da pojem imena ni omejen na osebna imena fizičnih oseb in vključuje firme (imena družb).5

17. Drugi odstavek 9. člena Uredbe o blagovni znamki EU, ki ureja učinke blagovne znamke, tudi določa, da je prepovedan poseg v pravice, ki so jih imetniki pridobili pred datumom vložitve ali datumom prednostne pravice za blagovno znamko EU. Le brez poseganja v te pravice ima imetnik blagovne znamke EU pravico, da vsem tretjim osebam prepreči, da bi brez njegovega soglasja v gospodarskem prometu v zvezi z blagom in storitvami uporabljali kateri koli znak. Zato je zmotno pritožbeno stališče, da določilo 9. člena Uredbe o blagovni znamki EU ne omejuje imetnika pravice s predhodnimi pravicami tretjih. Ob tem sodišče druge stopnje le pripominja, da se 14. člen Uredbe o blagovni znamki EU po vsebini in pomenu ne nanaša na vprašanje predhodne uporabe, v katere ni mogoče poseči z znamko. Določa namreč omejitev učinkov blagovne znamke EU.

**Pravice iz znamke (točka b prvega odstavka 47. člena ZIL-1 in točka b drugega odstavka 9. člena Uredbe o blagovni znamki EU)**

18. Znamka daje imetniku izključno pravico do njene uporabe in druge izključne pravice. Ena izmed izključnih pravic je tudi ta, da je imetnik znamke upravičen preprečiti tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo kateri koli znak, pri katerem zaradi njegove 1) enakosti ali podobnosti z znamko (enakost ali podobnost znaka in znamke) in 2) enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, obseženih z znamko in znakom (enakost ali podobnost blaga ali storitev), 3) obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko. Enako pravilo za znamko EU vsebuje točka b drugega odstavka 9. člena Uredbe o blagovni znamki EU.

19. Ne drži pritožbeni očitek, da sodba Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. V Cpg 606/2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. IV Pg 388/2018 sloni na drugačnem dejanskem stanju, kot v konkretnem primeru. Polemiziranje z razlogi že pravnomočne sodbe pa ni več mogoče.6 Tožbeni zahtevek se je v tem in v navedenem primeru nanašal na kršitev blagovnih znamk tožeče stranke za steklenice vinjaka z oznako DURRES, ki so bili zadržani v dveh postopkih pred FURS Kranj.

20. Sodišče prve stopnje je, kot materialnopravno podlago, uporabilo točko b drugega odstavka 47. člena ZIL-1. Prvi odstavek 42. člena in točko c drugega odstavka 82. člena ZIL-1 je omenilo le zato, da je poudarilo, da je v postopku registracije znaka, s katerim se označuje blago ali storitev, za razliko od znaka, ki ni registriran, nujno prikazati kaj je znak, nato pa je s tem soodločena sama pravica. Zaključilo je, da to po drugi strani ne pomeni, da v nekaterih konkretnih primerih ne bi bilo treba presojati, kaj ta znak razumno obsega, to je, kaj vse k njemu spada in kaj zanj ni bistveno. Zato je kršitev pravic iz znamke podana le v primeru, če je sporni znak enak ali podoben znamki. Predmet varstva znamke je znak ali kombinacija znakov, ki ga je mogoče grafično prikazati. Kot znaka ni mogoče šteti le posamičnega elementa, iztrganega iz grafične celote, saj zgolj ta izsek ni tisto, s čimer se domnevni kršitelj predstavlja v gospodarskem prometu. Za znak je namreč značilno, da njen obseg ni jasno določen, temveč je treba v konkretnem primeru ugotavljati, kaj obsega. Zato sodišče prve stopnje ni zmotno uporabilo 42. člena in drugega odstavka 82. člena ZIL-1. 21. Tožeča stranka v posameznih pritožbenih razlogih iz celotnega znaka kot celote iztrga posamezne elemente. S tem pa tožeča stranka v pritožbi ne more uspeti.

22. Tožeča stranka ponovno v pritožbi povzema posamezne znake na steklenicah pri zgornjem delu zamaška, vratu steklenice, odebeljenem delu steklenice, zgornjem in spodnjem delu etikete z imenom proizvajalca. Sodišče druge stopnje v celoti pritrjuje razlogom v izpodbijani sodbi, tožeča stranka v pritožbi v pretežni meri ponavlja svoje stališče iz prvostopenjskega postopka. Namen pritožbenega postopka pa ni ponoviti že izpeljani postopek pred sodiščem prve stopnje. Zato na te pritožbene razloge, na katere je obširno odgovorilo sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi, sodišče druge stopnje ne odgovarja in jih ne ponavlja.

23. Na drugačno stališče sodišča druge stopnje ne more vplivati pritožbeni razlog, da je vsaka od šestih znamk uspešno prestala postopek registracije pred Evropski uradom za intelektualno lastnino (EUIPO), v katerem je bilo za vsako od njih ugotovljeno, da je sposobna biti znamka. Pri presoji utemeljenosti tožbenega zahtevka tožeče stranke mora sodišče uporabiti materialno pravne določbe, ki so bile že omenjene v teh razlogih.

**Primerjava znamk in znakov**

24. Ne drži pritožbeni očitek, da sodišče ni opravilo vizualne, fonetične in pomenske primerjave znaka z znamkami. Pri tem tožeča stranka poleg ostalih znamk izpostavlja primerjavo slikovne znamke št. 017429325. Vendar pa sodišče druge stopnje pritrjuje pravilnim in jasnim razlogom v izpodbijani sodbi. Zato je pravilna materialnopravna presoja sodišča prve stopnje, da zaradi prevelike različnosti znakov verjetnost zmede ni podana niti za obravnavano znamko EU št. 017429325 niti ne posledično za ostale znamke tožeče stranke, ki vsebujejo Skënderbegovo ime v različnih jezikovnih različicah in slogih pisave. Zato sodišče prve stopnje ni bilo dolžno opravljati bolj podrobne primerjave preostalih znamk tožeče stranke z znakom, s katerim je opremljeno zaseženo blago. Sodišče druge stopnje v celoti pritrjuje razlogom v 14. do 17. točki izpodbijane sodbe.

25. Predvsem pa poudarja, da tudi v primeru, ko znamke tožeče stranke vsebujejo Skënderbegovo ime v različnih jezikovnih različicah in slogih pisave, je napis DURRES prevladujoč v vseh razsežnostih in kot najbolj distinktiven element znaka na zaseženem blagu v očeh končnih potrošnikov vinjaka ustvari drugačen vtis znakov iz prav vseh preostalih znamk tožeče stranke. Kar se tiče enakosti ali podobnosti blaga, pa je sodišče ugotovilo, da je zaseženo blago enake vrste kot blago (vinjak, brandy) za katero so znamke tožeče stranke registrirane. Zato je pravilno presodilo, da je podana identiteta med blagom, ki je obsežena z znamko in zaseženim blagom. Zato so pritožbene navedbe o zmotni uporabi materialnega prava v tem delu neutemeljene.

26. Sodišče druge stopnje v celoti pritrjuje razlogom v 18. točki izpodbijane sodbe, glede primerjave znakov z znamko tožeče stranke št. 016164808. Ne drži pritožbeni očitek, da sodišče ni opravilo primerjave znakov z znamkami tožeče stranke, ki se nanašajo na zaščito besedne znamke Skënderbeu v različicah. Primerjavo je sodišče opravilo pri posameznih delih steklenice (kot na primer etiketi, zamašku, vratu steklenice, znaku na odebeljenem delu steklenice - primerjaj 8. do 11. strani). Odločitev sodišča prve stopnje, da ni podlage za kršitev blagovnih znamk tožeče stranke na podlagi točke b drugega odstavka 47. člena ZIL-1 in v zvezi z drugim odstavkom 9. člena Uredbe o blagovni znamki EU, je pravilna.

**Glede verjetnosti zmede v javnosti**

27. Verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko, je pogoj, v skladu s katerim se presoja možnost nastanka zmede glede izvora blaga. Verjetnost zmede se interpretira v smislu zmede potrošnika glede izvora blaga, se pravi glede proizvajalca ali dobavitelja blaga. Tožeča stranka se strinja s stališčem sodišča prve stopnje, da vinjak sodi med proizvode široke potrošnje, katerega kupuje odrasla, lahko tudi starejša populacija. Sodišče prve stopnje je pravilno kot relevantno javnost štelo povprečno odrasle končne potrošnike. Zato ni pravno odločilnega pomena, koliko v Sloveniji živi pripadnikov albanske skupnosti, ki tudi kupujejo navedeni vinjak. Sodišče prve stopnje je ravnalo pravilno, ker v postopku ni imenovalo izvedenca, ki bi po mnenju tožeče stranke lahko ocenil, kdo so relevantni potrošniki in glede na to opravil primerjavo znakov. Pravna presoja kršitve blagovne znamke je namreč pridržana sodišču in ne izvedencu.

**Glede uporabe firme stranske intervenientke**

28. Neutemeljen je pritožbeni očitek, da je firma stranske intervenientke KANTINA E PIJEVE „GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEU“ napačno uporabljena. Ni ovir, da stranska intervenientke za označevanje svojega blaga uporablja tudi svoj sedež, to je DURRES - Albanija. Sodišče prve stopnje je v 22. točki razlogov jasno pojasnilo, da je stranska intervenientka (proizvajalec) registrirala svojo firmo v letu 2001, to je več let pred prijavo katere koli znamke tožeče stranke. To pa ji daje podlago za njeno uporabo, ne samo na podlagi 124.c člena ZIL-1, ampak tudi na podlagi prvega odstavka 9. člena Uredbe o blagovni znamki EU. Tudi po splošno uveljavljenih pravilih, ne more kdo, ki je kasneje registriral znak kot blagovno znamko nekomu, ki je pred njim začel uporabljati firmo in označevati svoje blago s firmo, prepovedati njene uporabe.

29. Ne drži pritožbeni očitek, da se priloga B19 ne nanaša na podatek o tem, od kdaj je stranska intervenientka oziroma njen pravni prednik prodajal vinjak v Sloveniji. Iz zaprisežene izjave upravitelja stranske intervenientke z dne 17. 5. 2008 namreč izhaja, da je ona oz. njena pravna prednica prodajala v Sloveniji sporno pijačo (brandy) že od leta 1993 naprej oz. že najmanj od leta 1973 (prej v Jugoslavijo). K tej izjavi je priložena tudi fotografija, nalepljena na steklenici konjaka in brandyja v obdobju od 1993 do 2005. Iz priloge B20 pa izhaja, da bo konjak Skënderbeu poslan na naslov v Maribor, Slovenija in koliko bodo znašali prevozni stroški za prevoz, opravljen v mesecu juniju 1993. Kako bi morala stranska intervenientka pravilno, v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), opremljati sporno blago, ni bilo pravno odločilnega pomena v tem postopku. Bistveno je, da je proizvajalka navedeno firmo registrirala predno je tožeča stranka registrirala svoje blagovne znamke. Kot je pravilno sklepalo sodišče prve stopnje ji pravno varstvo daje tudi drugi odstavek 23. člena ZGD-1. **O predhodni uporabi drugih znakov**

30. Sodišče prve stopnje je pravilno uporabilo tudi prvi odstavek 9. člena Uredbe o blagovni znamki EU, ki določa: "Brez poseganja v pravice, ki so jih imetniki pridobili pred datumom vložitve ali datumom prednostne pravice za blagovni znamki EU, ima imetnik te blagovne znamke EU pravico, da vsem tretjim osebam prepreči, da bi brez njegovega soglasja v gospodarskem prometu v zvezi z blagom ali storitvami uporabljali kateri koli znak, če ...". Navedeno določilo pomeni, da tožeča stranka ne more uveljavljati svojih upravičenj iz registriranih blagovnih znamk zoper osebe, ki uporabljajo pravice in upravičenja, ki so obstajala že pred prijavo znamk. Pri tem ni pomembno, koliko časa je stranska intervenientka uporabljala znak.

31. Nepravilno je tudi materialnopravno stališče, da se tožena stranka, ki je kot uvoznik družba, ki je registrirana v Republiki Sloveniji, ne bi mogla sklicevati na položaj stranske intervenientke v smislu točke d prvega odstavka 48. člena ZIL-1. Kot je bilo že pojasnjeno lahko v verigi posla uveljavlja vsa upravičenja proizvajalke spornega blaga. Za odločitev v tej zadevi ni pravno odločilnega pomena ali je stranska intervenientka pravna naslednica albanske družbe, ki izvira iz leta 1933. Bistveno je namreč, da je stranska intervenientka že od leta 1995, ko je bila ustanovljena, kar je podrobneje obrazloženo v 23. točki razlogov izpodbijane sodbe, neprekinjeno do leta 2017, dobavljala sporno blago v Slovenijo preko svojih pogodbenih partnerjev, preden ji je to začela preprečevati tožeča stranka z vloženimi tožbami. Tožeča stranka je sama predložila izpisek iz poslovnega registra za proizvajalca, stransko intervenientko v tem postopku. Iz sklepa Okrožnega sodišča v Tirani, Albanija, o registraciji proizvajalca v sodni register, ki ga je navedlo sodišče v 23. točki obrazložitve, jasno izhaja ime družbe in sicer, da je to ravno Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti, Skënderbeu in zraven DURRES s. h. a. Torej gre ravno za ime proizvajalca. Ob tem sodišče druge stopnje še pripominja, da je bistvena ugotovitev v izpodbijani sodbi, da je stranska intervenientka že pred registracijo blagovnih znamk tožeče stranke v Slovenijo uvažala preko svojih pogodbenih partnerjev vinjak (brandy) z vsemi omenjenimi oznakami.

32. Povsem pravno neodločilne so pritožbene navedbe, da naj bi šlo za kršitev znamke tožeče stranke že prej v Albaniji in da je bila zato stranska intervenientka v letih 2001 in naprej s prodajo izdelkov v Sloveniji nedobroverna. Edini relevanten trg je slovenski trg, pri čemer ni sporno, da tožeča stranka v Sloveniji tedaj, ko je že prodajala stranska intervenientka sporno blago v Sloveniji, ni imela nobene veljavne blagovne znamke. Stranska intervenientka kot največja proizvajalka brandyja Skënderbeu je seveda tudi v Albaniji intenzivno uporabljala znak Skënderbeu že pred prijavo znamke tožeče stranke. Dobra vera je, tako kot je pravilno ugotovilo sodišče prve stopnje na slovenskem trgu povsem jasna.

33. Sodišče druge stopnje je odgovorilo na pravno odločilne pritožbene razloge (prvi odstavek 360. člena ZPP).

34. Pritožbeni razlogi niso utemeljeni. Sodišče druge stopnje pa tudi po uradnem preizkusu izpodbijane sodbe ugotavlja, da ni podana nobena absolutna bistvena postopkovna kršitev (drugi odstavek 350. člena ZPP). Zato je neutemeljeno pritožbo zavrnilo in izpodbijano sodbo potrdilo (353. člen ZPP).

**O stroških postopka**

35. Ne drži pritožbeni očitek, da izpodbijane sodbe v odločitvi o stroških (25. točka) ni mogoče preizkusiti. Že večkrat je bilo v sodni praksi namreč oblikovano stališče, da za obrazloženost v stroškovnem delu zadošča, da je sodišče prve stopnje naredilo preizkus stroškovnika, iz katerega je natančno razvidno, kako je sodišče izračunalo priznane stroške.7 Slednje izhaja iz stroškovnika (list. št. 123). Tožeča stranka je imela vse možnosti preizkusa tega stroškovnika z vpogledom v sodni spis. Zato ni treba, da bi ji bil stroškovnik posebej poslan.

36. Izrek o pritožbenih stroških temelji na prvem odstavku 165. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 154. člena in 155. členom ZPP. Tožeča stranka s pritožbo ni uspela, zato sama nosi pritožbene stroške. Stroški postopka z odgovorom na pritožbo so bili potrebni. Zato je tožeča stranka dolžna toženi stranki in stranski intervenientki povrniti stroške odgovora na pritožbo, ki sta ga vložili skupaj in so deljivi. Za sestavo dela pritožbe zoper sodbo je v skladu z Odvetniško tarifo (OT) sodišče druge stopnje priznalo toženi stranki 375 točk, za materialne stroške 2 % 7,5 točk, 5 % zaradi zastopanja več strank 19,12 točk in 22 % DDV 88,35 točk, skupaj 489,98 točk. Ob upoštevanju vrednosti točke 0,60 EUR znašajo stroški tožene stranke za odgovor na pritožbo zoper sodbo 293,37 EUR. Za sestavo dela odgovora na pritožbo zoper sklep o stranski intervenciji pa je sodišče druge stopnje priznalo stranski intervenientki po 2. točki tarifne številke 21 OT 187,50 točk (50 % od 375 točk), materialne stroške 2 % 3,75 točk, za dodatno zastopanje 5 % 9,56 točk in za 22 % DDV 44,17 točk, skupaj 244,99 točk. Ob upoštevanju vrednosti točke 0,60 EUR pripada stranski intervenientki 146,99 EUR. Če bo tožeča stranka zamujala s plačilom stroškov, bo dolžna plačati tudi zakonske zamudne obresti (378. člen Obligacijskega zakonika, OZ, 299. člen OZ in 313. člen ZPP).

1 29. 3. 2020 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-E, Uradni list RS, št. 23/20). V skladu z 39. členom ZIL-E je sodišče končalo postopek po dosedanjih predpisih. 2 VSL sodba in sklep V Cpg 606/2018, 5. 12. 2018. 3 L. Ude v L. Ude (UR.) in A. Galič (UR.) Pravdni postopek – zakon s komentarjem, Uradni list RS Ljubljana 2006, 2. knjiga, stran 266. 4 VSRS sklep III Ips 68/2018 z dne 19. 3. 2019. 5 Primerjaj sodbo SES z dne 16. novembra 2004 v Anheuser-Busch Inc. proti Budĕjovický Budvar, národní podnik, C-245/02 (85. točka obrazložitve) in Sodba III Ips 141/2007, 7. 9. 2010. 6 Po podatkih sodišča druge stopnje navedena odločba Višjega sodišča v Ljubljani ni bila preizkušena v revizijskem postopku pred VS RS. 7 VSL sklep I Cpg 959/2009 z dne 24. 2. 2010.