Jedro

"Kandidati" za najbližje stanje tehnike, s katerimi je treba primerjati izum (prejšnji patenti, izdelki itd.), bodo lahko različni, enaki ali (najpogosteje) delno enaki in delno različni, kadar jih presoji v sodnem sporu izpostavi konkurent (tipično v pravdi) ali organizacija, ki opravlja popoln preizkus (tipično v upravnem sporu).

Pritožnica utemeljeno kritizira zavrnitev pridobitve mnenja RO205365 pri URSIL in izvedbe (branja) tega dokaza s strani sodišča prve stopnje. Zavrnitev je posledica napačne uporabe 10. točke 394. člena ZPP, češ da navedeno mnenje naj "ne bi predstavljalo novega dokaza, saj naj bi se v ponovljenem postopku ponovno preverjalo, ali izum izpolnjuje vse pogoje patentibilnosti, torej vključno pogoja novosti in inventivnosti, kar pa je že bilo predmet tega postopka". A je ravno to treba v ponovljenem postopku storiti pod pogojem, da bo mnenje RO205365 razkrilo enega ali več predmetov stanja tehnike, s katerimi patentirani izum še ni bil primerjan v pravnomočni sodbi.

Izrek

I.Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

II.Pritožbeni stroški so nadaljnji stroški postopka.

Obrazložitev

1.S primerjavo izuma za ohišje za svečo, zavarovanega s toženkinim slovenskim patentom, in petih predmetov, ki jih je bila tožnica označila kot temu izumu "najbližje stanje tehnike", je sodišče prve stopnje spoznalo, da izum je nov in dovolj inventiven in da zato tožbeni zahtevek za ugotovitev ničnosti toženkinega patenta ni utemeljen. Njegovo sodbo je Višje sodišče v Ljubljani potrdilo s sodbo V Cpg 564/2022 z dne 9. 5. 2023.

2.Tožnica je 18. 12. 2023 predlagala obnovo tistega postopka. Dne 17. 11. 2023 naj bi ji bila v odgovor vročena toženkina tožba zaradi kršitve zgoraj navedenega patenta s tožbenimi zahtevki za prepoved nadaljnjih kršitev, odpoklic in uničenje predmetov kršitve, objavo sodbe ter plačilo odškodnine. Ena od prilog tožbe naj bi bila ugotovitvena odločba Urada RS za intelektualno lastnino (URSIL) z dne 20. 5. 2022 po točki b prvega odstavka 93. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1). Podlaga odločbe naj bi bilo mnenje romunskega urada za intelektualno lastnino RO205365, iz katerega naj bi izhajalo, da zadevni patent pogojev novosti in inventivnosti ne izpolnjuje. Tožnica naj bi se bila s predlogom za vpogled v to mnenje zaman obrnila na URSIL. Da ne bi zamudila roka za vložitev predloga za obnovo, je obnovo predlagala na podlagi pravkar navedenih okoliščin in z dokaznim predlogom za vpogled v navedeno mnenje, ki naj ga sodišče prve stopnje samo pridobi pri URSIL.

3.Tožnica se zoper sklep sodišča prve stopnje o zavrnitvi njenega predloga za obnovo pritožuje, toženka pa odgovarja, da neutemeljeno.

4.Pritožba je utemeljena.

5.Ni nenavadno, da je konkurent imetnika patenta, ki spada v krog zainteresiranih oseb za vložitev tožbe za ugotovitev ničnosti patenta v smislu 111. člena ZIL-1 in je za to tudi dejansko (ekonomsko) zainteresiran, dodobra seznanjen s stanjem na trgu, na katerem oba nastopata, in s tem tudi s stanjem tehnike, na ozadju katerega se po materialnem pravu presoja, ali je izum nov in dovolj inventiven, da si zasluži varstvo s to pravico industrijske lastnine. Ravno tako ni nenavadno, da konkurent ne premore tolikšnih sredstev in virov kot organizacije, ki patente podeljujejo po popolnem preizkusu novosti in inventivne ravni izumov. "Kandidati" za najbližje stanje tehnike, s katerimi je treba primerjati izum (prejšnji patenti, izdelki itd.), bodo zato lahko različni, enaki ali (najpogosteje) delno enaki in delno različni, kadar jih presoji v sodnem sporu izpostavi konkurent (tipično v pravdi) ali organizacija, ki opravlja popoln preizkus (tipično v upravnem sporu).

6.Patent, ki je bil predmet zgoraj navedenega pravnomočno končanega postopka, ob podelitvi še ni bil popolno preizkušen, kar je značilnost naše ureditve. Toženka ga je namreč pridobila, potem ko je URSIL opravil preizkus iz točke b prvega odstavka 88. člena ZIL-1, pri katerem je moral preveriti le, ali "prijavljeni izum na prvi pogled ustreza zahtevam" (med drugim) novosti in inventivne ravni. Najkasneje do izteka devetega leta trajanja patenta pa je toženka morala URSIL predložiti pisno dokazilo, da njen izum ustreza vsem zahtevam patentibilnosti, vključno z navedenima dvema, potem ko je bil opravljen popoln preizkus teh zahtev (prvi odstavek 91. ter prvi in drugi odstavek 92. člena ZIL-1). Temu se zdi, da ustreza mnenje romunskega urada za intelektualno lastnino RO205365, na katero se je URSIL skliceval v svoji zgoraj navedeni odločbi (A 56).

7.Pritožnica je na prvi stopnji uveljavljala obnovitveni razlog iz 10. točke 394. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Ta je podan, če stranka zve za nova dejstva ali pa najde ali pridobi možnost uporabiti nove dokaze, na podlagi katerih bi bila lahko izdana zanjo ugodnejša odločba, če bi bila ta dejstva oziroma če bi bili ti dokazi uporabljeni v prejšnjem postopku. Po presoji pritožbenega sodišča ni mogoče izključiti, kot je to storilo sodišče prve stopnje, da je ta obnovitveni razlog v tej zadevi podan.

8.Sicer se samo na goli pravni zaključek iz mnenja RO205365, da zadevni izum ne izpolnjuje v celoti vseh pogojev patentibilnosti (da ta zaključek iz tistega mnenja izhaja, ni sporno), ni mogoče zanesti, da bi se dovolila obnova in razveljavila pravnomočna sodba v tej zadevi. Pomembna je namreč dejanska podlaga tega zaključka. Pri tistem mnenju gre za listinski dokaz (prim. sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 288/2023 z dne 29. 2. 2024, 15. točka obrazložitve), prav mogoče pa je (in na podlagi toženkinih vlog v postopku dovolitve obnove, ki jih pritožbeno sodišče ne povzema, je to tudi verjetno), da se mnenje RO205365 sklicuje še druge predmete stanja tehnike, kot pa sta jih bili upoštevali in z zadevnim izumom primerjali sodišči prve in druge stopnje v pravnomočno končanem sojenju. Ta dejanska podlaga pa bi bila za zadevni obnovitveni razlog pomembna.

9.In četudi velja načelna prepoved informativnega dokaza, kakršen je zadevni pritožničin, da sodišče priskrbi mnenje RO205365 pri URSIL, saj se bo šele iz tega mnenja lahko izvedelo, ali obstaja kakšen predmet stanja tehnike, ki morda "uničuje" novost in inventivnost zadevnega izuma, pa ga sodišče doslej še ni presojalo, je jasno, da bo pritožnica obstoj takšnega predmeta in takšne njegove značilnosti mogla zatrjevati, šele ko ji bo mnenje RO205365 dostopno. Izjemoma je torej ta informativni dokaz dovoljen, pritožnica pa ga je tudi predlagala skladno z ZPP: stranka mora sicer sama predložiti listino, na katero se sklicuje v dokaz svojih navedb (prvi odstavek 226. člena), če pa je listina pri državnem organu (kot je URSIL), pa sama stranka ne more doseči, da se listina izroči ali pokaže (gl. elektronski dopis pritožničine pooblaščenke URSIL z dne 13. 12. 2023, A 55), si jo sodišče preskrbi po uradni dolžnosti (tretji odstavek 226. člena).

10.Iz navedenih razlogov pritožnica utemeljeno kritizira zavrnitev pridobitve mnenja RO205365 pri URSIL in izvedbe (branja) tega dokaza s strani sodišča prve stopnje. Zavrnitev je posledica napačne uporabe materialnega prava (to vlogo ima v tej zadevi določba 10. točke 394. člena ZPP, da se postopek lahko obnovi, če stranka izve za nov dokaz ali dejstva, s katerimi bi lahko bila izdana zanjo ugodnejša odločba), češ da navedeno mnenje naj "ne bi predstavljalo novega dokaza, saj naj bi se v ponovljenem postopku ponovno preverjalo, ali izum izpolnjuje vse pogoje patentibilnosti, torej vključno pogoja novosti in inventivnosti, kar pa je že bilo predmet tega postopka". A je ravno to treba v ponovljenem postopku storiti pod pogojem, da bo mnenje RO205365 razkrilo enega ali več predmetov stanja tehnike, s katerimi patentirani izum še ni bil primerjan v pravnomočni sodbi.

11.Pomembno je še enkrat in posebej poudariti, da v tej zadevi izvedenec ni bil potreben (gl. zlasti 10. in 11. točko obrazložitve zgoraj navedene pritožbene sodbe V Cpg 564/2022) in ne bo potreben ne v novem postopku odločanja o pritožničinem predlogu za obnovo ne v morebitnem nadomestitvenem postopku po morebitni dovolitvi obnove. Ni izključeno, da bo že na podlagi primerjave morebitnih novih in doslej še neupoštevanih predmetov stanja tehnike z zadevnim izumom (in sicer primerjavi po kriterijih, razloženih v 6. in 7. točki obrazložitve sodbe V Cpg 564/2022) mogoče presoditi, ali gre pri mnenju RO205365 res za novi dokaz, ki razkriva dejstva, "na podlagi katerih bi bila lahko" v smislu 10. točke 394. člena ZPP izdana za pritožnico ugodnejša sodba. Če bo že po opisu predmetov stanja tehnike v mnenju RO205365 jasno, da ne razkrivajo vseh značilnosti izuma iz toženkinega patenta, ti predmeti ne bodo spodkopali ("uničili") njegove novosti (smiselno isto velja za pogoj inventivne ravni). V takšnem primeru (če bo treba opraviti samo opisano materialnopravno presojo) navedeni novi dokaz in dejstva, ki jih ta morda razkriva, ne bodo mogli voditi do sodbe, ki bi bila za pritožnico ugodnejša.

12.Pritožbeno sodišče ni moglo samo sanirati napake prvostopenjskega, saj bo treba po pridobitvi manjkajočega dokaza strankama omogočiti, da se najprej o njem izjavita, nato da se izjavita o izjavljanju druga druge in da se tako zbrano gradivo pretrese na naroku; če bi ta dejanja opravilo pritožbeno sodišče samo, bi povsem izvotlilo pravico strank do pritožbe. Zato je po ugoditvi pritožbi izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek (druga poved prvega odstavka 355. člena v zvezi s 366. členom ZPP).

13.Odločitev o pritožbenih stroških temelji na tretjem odstavku 165. člena ZPP.

Zveza:

Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 226, 226/1, 226/3, 394, 394-10 Zakon o industrijski lastnini (2001) - ZIL-1 - člen 88, 88/1, 88/1-b, 91, 91/1, 92, 92/1, 92/2, 93, 93/1, 111

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.