Jedro

Ker tožena stranka ni napravila z mednarodno zagotovljenimi kriteriji primerjave podobnosti proizvodov tožeče stranke s proizvodi, katerih znak je zavarovan z znamko, tudi ni imela podlage za zavrnitev prijave za zavarovanje znaka tožeče stranke z znamko.

Izrek

Pritožbi se ugodi, sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani, št. U 721/97-9 z dne 2.12.1998 se spremeni tako, da se tožbi ugodi in odločba Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino z dne 2.4.1997, odpravi.

Obrazložitev

Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje na podlagi določbe 1. odstavka 59. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, v nadaljevanju ZUS) zavrnilo tožbo tožeče stranke proti odločbi tožene stranke z dne 2.4.1997. Z navedeno odločbo je tožena stranka zavrnila prijavo znamke "OFF!" prijavitelja S.C. J. & S., I., in sicer na podlagi določbe 7. točke 1. odstavka 19. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 13/93, 27/93, 34/97, 27/93 in 75/97, v nadaljevanju ZIL), ker je očitno podobna prej zavarovani znamki "OFF" za farmacevtske proizvode nosilca J.M. iz Z. V obrazložitvi izpodbijane sodbe sodišče prve stopnje meni, da je bil postopek odločanja tožene stranke pravilen, tožena stranka pa je tudi pravilno odločila, ko je ugotovila, da obstojijo razlogi iz 7. točke 1. odstavka 19. člena ZIL, zaradi česar znak "OFF!" tožeče stranke ni možno zavarovati. Že iz samega znaka "OFF!" je razvidno, da gre za isti besedi, prijaviteljevemu znaku je dodan le klicaj, zaradi česar sodišče prve stopnje meni, da že ta okoliščina kaže na razloge iz 7. točke 1. odstavka 19. člena ZIL. Poleg vizualne enakosti se lahko insekticidi ter sredstva, ki odbijajo insekte, nahajajo skupaj s farmacevtskimi proizvodi v istih trgovinah, pa tudi v lekarnah. Ker gre za podobno vrsto proizvodov, ki so namenjeni zaščiti zdravja potrošnikov, je po mnenju sodišča prve stopnje tožena stranka pravilno ugotovila, da ob upoštevanju skoraj istovetnih znakov, znamke tožeče stranke ni mogoče zavarovati.

V pritožbi tožeča stranka uveljavlja pritožbena razloga nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ter napačne uporabe materialnega prava in smiselno predlaga, da pritožbeno sodišče izpodbijano sodbo spremeni tako, da se odločba tožene stranke odpravi. Meni, da se znaka tožeče stranke "OFF!" in "OFF" J.M. razlikujeta, predvsem pa ne gre za istovrstne izdelke. Izdelki tožeče stranke so insekticidi, ki se prodajajo v trgovinah, izdelki J.M. pa so zdravila, ki se prodajajo izključno v lekarnah. Poleg tega se je lastnik znamke "OFF" J.M. strinjal, da se proizvodi tožeče stranke "OFF!" registrirajo in prodajajo v Sloveniji. Gre za različnost proizvodov in za soglasje interesa strank v postopku. Pritožbi je priložila fotokopijo soglasja J.M. z dne 4.8.1998, originalni dopis s tem soglasjem, skupaj z overjenim prevodom, pa je dostavila sodišču z dopolnitvijo pritožbe.

V odgovoru na pritožbo tožena stranka meni, da je sodišče prve stopnje odločilo pravilno in zakonito. Znak tožeče stranke "OFF!" je skoraj istoveten z znakom "OFF" J.M., zaradi česar je treba še bolj podrobno oceniti podobnost proizvodov pri znaku in znamki. Pri znamki "OFF" gre za farmacevtske proizvode, v prijavi znamke "OFF!" pa zahteva tožeča stranka varstvo znaka za insekticide in sredstva, ki odbijajo insekte. Na prvi pogled insekticidi in sredstva, ki odbijajo insekte, niso podobni farmacevtskim proizvodom. Ob upoštevanju kriterijev, ki se uporabljajo pri ocenjevanju podobnosti proizvodov za potrebe znamk (priročnik WIPO), pa je treba ugotoviti, da gre za podobno vrsto proizvodov. Pri tem je potrebno ocenjevati kriterije proizvodnje, kraja prodaje, načinov proizvodnje, materiala (surovin) in sestavin proizvoda ter namen blaga. V postopku priznanja znamke "OFF!" tožeča stranka ni predložila nikakršnega dovoljenja nosilcu znamke J.M., pač pa le svoje francoske podružnice, ki pa v Sloveniji ne velja. Strinjanje J.M. je zato šteti kot nedovoljeno pritožbeno novoto in jo je kot tako treba zavrniti.

Pritožba je utemeljena.

Z blagovno oziroma storitveno znamko se v smislu 17. člena ZIL zavaruje znak, ki je v gospodarskem prometu namenjen razlikovanju blaga oziroma storitev iste ali podobne vrste. Po navedeni določbi ZIL se sme zavarovati znak, ki je primeren za razlikovanje blaga oziroma storitev (risba, slika, beseda, kombinacija teh znakov, itd.). Tožena stranka ima načeloma prav, ko meni, da moramo vprašanje, ali nek znak ima to lastnost in torej izpolnjuje kriterije primernosti za razlikovanje, presojati celovito in z vidika povprečnega potrošnika. Če namreč nek znak zaradi vsebinskih podlag ni primeren za razlikovanje blaga in storitev v gospodarskem prometu, tak znak po določbi 7. točke 1. odstavka 19. člena ZIL ne more biti predmet pravnega varstva. Po presoji pritožbenega sodišča pa v obravnavanem primeru ni bila ugotovljena vsebinska podlaga za razlikovanje znaka tožeče stranke z znakom J.M., ki ga ima za svoje prizvode zavarovanega z znamko v Republiki Sloveniji.

Opredelitev vsebine pravice, ki jo ima nosilec z znamko zavarovanega znaka, vsebuje določba 1. odstavka 34. člena ZIL. Po navedeni določbi ZIL ima nosilec znamke izključno pravico uporabljati znamko v gospodarskem prometu za označevanje svojih proizvodov oziroma storitev. Poleg označevanja samih proizvodov oziroma storitev obsega ta izključna pravica kot absolutna pravica, ki učinkuje "erga omnes" (zoper vse), tudi uporabo znamke na sredstvih za pakiranje, v katalogih, prospektih, oglasih, računih, navodilih in korespondenci. Iz obravnavane izključne pravice izvira hkrati pravica, da nosilec vsakomur, torej vsem tretjim osebam, prepove uporabo in posnemanje znaka v gospodarskem prometu za blago oziroma storitev enake oziroma zelo podobne vrste. Iz navedene vsebine pravice, ki jo ima nosilec znamke, pa po presoji pritožbenega sodišča ni mogoče razbrati utemeljenega razloga, da se nek nosilec znamke dotedanji izključnosti njene uporabe v določeni državi ne bi mogel prostovoljno odpovedati. Razlogi za izdajo takega soglasja so seveda na nosilčevi strani, ki se odpove izključni uporabi z znamko zavarovanega znaka na določenem tržišču. Takšno soglasje pa nadalje po mnenju pritožbenega sodišča še pomeni, da bo lahko (zavarovanemu zelo podoben) znak uporabljal le tisti, ki je dobil od noslica tako soglasje.

Na podlagi upravnih in sodnih spisov pritožbeno sodišče v obravnavani zadevi meni, da je tožena stranka šele v odgovoru na tožbo in nato še v odgovoru na pritožbo storila tisto, kar bi morala storiti že v upravnem postopku na prvi stopnji. Šele v sodnem postopku je namreč, čeprav tudi sedaj nenatančno, želela na podlagi kriterijev Mednarodne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) za ugotavljanje podobnosti oziroma različnosti proizvodov pri dveh nasprotujočih si znakih (kraj prizvodnje, kraj prodaje, način proizvodnje, material oziroma surovine in sestavine proizvoda ter namen blaga) dokazati podobnost proizvodov tožeče stranke s proizvodi z znamko zavarovanih proizvodov J.M. Tega razlikovanja oziroma ocene podobnosti na podlagi navedenih kriterijev tožena stranka v upravnem postopku pred izdajo v tem upravnem sporu izpodbijane odločbe ni napravila. Tudi v izpodbijani odločbi je zlasti opisala potek dotedanjega postopka, namesto da bi utemeljila razlikovanje oziroma podobnost proizvodov tožeče stranke s proizvodi J.M., na podlagi katere se znak tožeče stranke "OFF!" naj ne bi mogel zavarovati z znamko. Sodišče prve stopnje pa je na podlagi podatkov v upravnih spisih nepravilno sklepalo na obstoj z mednarodno zagotovljenimi kriteriji ugotovljene podobnosti, ki bi jo morala opraviti tožena stranka. Na to neobstoječe dejstvo je sodišče prve stopnje tudi napačno oprlo svojo sodbo. Zato je pritožbeno sodišče na podlagi določbe 2. točke 2. odstavka 77. člena ZUS izpodbijano sodbo spremenilo tako, kot izhaja iz izreka te sodbe.

V novem postopku bo morala tožena stranka na podlagi kriterijev WIPO opraviti skrbno presojo podobnosti proizvodov tožeče stranke, za katere znak "OFF!" želi zavarovati z znamko, s proizvodi J.M., katerega znak "OFF" je zavarovan z znamko. Pri tem bo morala upoštevati tudi prehodne določbe novega Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1), vezana pa bo na pravno mnenje pritožbenega sodišča in na njegova stališča, ki se nanašajo na sam postopek.