Jedro

Tožena stranka je uporabljala znak v dobri veri pred prijavo znamke s strani tožeče stranke. Ni pomembno, ali je bil znak uporabljen pred vložitvijo prijave znamke v gospodarskem prometu, ampak je pravno odločilnega pomena le dejstvo, da je bil uporabljen.

Znak je bil splošno znan v javnosti kot slogan slovenske reprezentance in s tem povezan s toženo stranko.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se izpodbijana sodba potrdi.

II. Tožeča stranka sama nosi pritožbene stroške, toženi stranki je v 15 dneh dolžna povrniti njene stroške postopka z odgovorom na pritožbo v znesku 879,25 EUR, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od poteka roka za prostovoljno izpolnitev obveznosti.

Obrazložitev

Bistveno dejansko stanje in odločitev sodišča prve stopnje

1. Sodišče prve stopnje je odločalo o zahtevku tožeče stranke na plačilo uporabnine za njeno blagovno znamko „I FEEL SOUTH AFRICA“ v znesku 31.837,50 EUR s pripadki. Po nasprotni tožbi tožeče (tožene) stranke pa je sodišče prve stopnje odločalo o zahtevku po nasprotni tožbi, da se za imetnika znamke „I FEEL SOUTH AFRICA“, ki je vpisana v register znamk pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju URSIL) pod registrsko številko 200971574 za blago v razredih 25., 35. in 41. Nicejske klasifikacije razglasi toženo stranko (tožeča stranka po nasprotni tožbi). Tožeča stranka je po nasprotni tožbi zahtevala, da sodišče ugotovi, da je znak „I FEEL SOUTH AFRICA“, ki ga D. uporablja v gospodarskem prometu za označevanje promocijskega blaga (majice, kape, koledarji, vžigalniki in reprezentančno ter protokolarno opremo), istoveten znamki „I FEEL SOUTH AFRICA“, ki jo uporablja A. A. (tožena stranka) za zaznamovanje svojega blaga oziroma storitev iste ali podobne vrste ter da je bil navedeni znak splošno znan kot oznaka za promocijsko blago še preden je A. A. prijavil navedeno znamko, ki je vpisana v register znamk, ki jo vodi URSIL. Sodišče naj bi A. A. prepovedalo uporabo navedenega znaka v gospodarskem prometu za označevanje promocijskega blaga in reprezentančne ter protokolarne opreme tožeče stranke ter da naj bi se izrek sodbe na stroške A. A. objavil v časopisu B. in C. Zaradi jasnosti bo sodišče druge stopnje poimenovalo pravdni stranki tako po zahtevku po tožbi in nasprotni tožbi in sicer A. A. (tožeča stranka) in D. (tožena stranka), čeprav je njun procesni položaj po nasprotni tožbi obrnjen.

2. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo zavrnilo tožbeni zahtevek tožeče stranke, da ji je tožena stranka dolžna plačati uporabnino v znesku 31.837,50 EUR s pripadki in da ji je dolžna povrniti vse pravdne stroške skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Ugodilo pa je zahtevku po nasprotni tožbi in s sodbo za imetnika znamke „I FEEL SOUTH AFRICA“ pri URSIL razglasilo toženo stranko in hkrati naložilo tožeči stranki plačilo 3.728,80 EUR pravdnih stroškov, v primeru zamude po izteku 15-dnevnega roka tudi zakonske zamudne obresti (II. točka izreka popravljenega s popravnim sklepom (redna. št. 18)). Zavrnilo pa je ugotovitveni zahtevek po nasprotni tožbi, da tožeča stranka uporablja za zaznamovanje svojega blaga oziroma storitev iste ali podobne vrste navedeni znak, ki ga tožena stranka uporablja v gospodarskem prometu za označevanje promocijskega blaga majice, kape, koledarji in vžigalniki ter za reprezentančno in protokolarno opremo ter, da je navedeni znak splošno znan kot oznaka za to promocijsko blago in reprezentančno ter protokolarno opremo. Zavrnilo je tudi zahtevek, da naj bi sodišče tožeči stranki prepovedalo uporabo navedenega znaka v gospodarskem prometu za označevanje promocijskega blaga in reprezentančno protokolarno opremo ter izrek sodbe na njegove stroške objavilo v časopisu B. in C. 3. Kot nosilne razloge za svojo odločitev, je sodišče prve stopnje navedlo, da je tožeča stranka imetnica blagovne znamke v besedi: „I FEEL SOUTH AFRICA“ za razrede 25., 35. in 41. Nicejske klasifikacije. Tožena stranka je v dobri veri začela uporabljati znak, ki ga je registrirala tožeča stranka, še pred prijavo znamke tožeče stranke. Pravica iz blagovne znamke je izključna. Vendar pa je omejena v primerih iz prvega odstavka 48. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1).(1) Sodišče prve stopnje je zavzelo stališče, da je tožena stranka uporabljala znak v dobri veri pred prijavo znamke s strani tožeče stranke. Pojasnilo je, da ni pomembno, ali je bil znak uporabljen pred vložitvijo prijave znamke v gospodarskem prometu ampak je pravno odločilnega pomena le dejstvo, da je bil uporabljen. V postopku je bilo ugotovljeno, da je bil znak „I FEEL SOUTH AFRICA“ splošno znan kot oznaka za blago ali storitve iste ali podobne vrste, še preden je tožeča stranka prijavila svojo znamko (9. 12. 2009). Navedeni znak je bil namreč predvajan na RTV postajah 18. 11. 2009 in 19. 11. 2009, to je ob zaključku kvalifikacijske tekme slovenske z rusko nogometno reprezentanco in ko je bilo jasno, da se je slovenska reprezentanca uvrstila na svetovno nogometno prvenstvo v Južni Afriki. Navedeni znak tožene stranke je torej pred prijavo znamke s strani tožeče stranke velik del slovenske javnosti začel povezovati s toženo stranko tako glede oblačil (majice, nogometni dresi) kot tudi oglasne dejavnosti in športnih ter kulturnih dejavnosti. Podrejenega zahtevka tožene stranke sodišče ni obravnavalo, vendar je zavzelo stališče o tem, da je tožena stranka pridobila tudi avtorsko pravico na znaku, ki je v konkurenci s pravico do znamke močnejša. Slednje sicer predstavlja razlog za vložitev tožbe za izbris znamke po 119. členu ZIL-1 (točka b prvega odstavka 119. člena ZIL-1), ki pa ni bila predmet odločanja v tem postopku.

Pritožba tožeče stranke

4. Tožeča stranka se je pravočasno pritožila zoper I. in II. točko izreka in uveljavljala vse pritožbene razloge po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Sodišču druge stopnje je predlagala, da pritožbi ugodi, izpodbijano sodbo spremeni tako, da tožbenemu zahtevku tožeče stranke v celoti ugodi, tožbeni zahtevek po nasprotni tožbi v celoti zavrne, toženi stranki pa naloži v plačilo stroške prvo in drugostopenjskega postopka skupaj z obrestmi. Podrejeno je predlagala, da sodišče druge stopnje pritožbi ugodi, izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

5. Bistveni pritožbeni razlogi glede zavrnitve tožbenega zahtevka so naslednji: - slogan „I FEEL SOUTH AFRICA“ se je razvil in uporabljal med navijači slovenske reprezentance in ni bil v javnosti sprejet kot znak tožene stranke ali njenih proizvodov; - ta znak se je začel povezovati s toženo stranko šele, ko je tožena stranka začela tržiti proizvode s tem sloganom (18. 12. 2009), to je po prijavi znaka tožeče stranke (9. 11. 2009); - zmotno je materialnopravno stališče sodišča prve stopnje, da za obstoj okoliščin iz točke d prvega odstavka 48. člena ZIL-1 ni bistveno, ali je bil znak uporabljen v gospodarskem prometu ali ne; - sodišče je spregledalo, da so bile licenčne pogodbe tožene stranke s pogodbenimi partnerji podpisane po prijavi znamke in sicer 8. 3. 2010, to je po prijavi znamke tožeče stranke; - v navedbah tožeče stranke ni nobenega nasprotovanja med dejstvi o tem, da se predhodna uporaba znaka ni opravila v gospodarskem prometu; - tožena stranka bi morala uveljavljati svojo pravico do uporabe znaka s tožbo po 116. členu ZIL-1 in sicer pred začetkom trženja proizvodov s spornim znakom; - naknadno vložena nasprotna tožba te opustitve ne more odpraviti.

6. Bistveni pritožbeni razlogi tožeče stranke glede zahtevka po nasprotni tožbi so naslednji: - izrek je neizvršljiv, ker je sodišče zahtevku tožene stranke po nasprotni tožbi ugodilo, česar iz izreka sodbe ni moč razbrati, ker ni za imetnika razglasilo tožene stranke; - čeprav so majice z navedenim sloganom nosili nogometaši neposredno po nogometni tekmi z Rusijo 18. 11. in 19. 11. 2009 in so bili ti posnetki predvajani na RTV postajah, ne drži, da bi velik del javnosti znak začel povezovati s toženo stranko ampak z nogometaši; - šlo je za slogan, s katerim se je proslavljala uvrstitev slovenske reprezentance na svetovno prvenstvo v nogometu; - v zvezi s podrejenim tožbenim zahtevkom tožeča stranka oporeka materialnopravni presoji sodišča prve stopnje, da ima slogan prvine avtorskega dela in vztraja pri stališču, da navedeni slogan ni avtorsko delo.

7. Tožeča stranka izrecno nasprotuje tudi odločitvi o pravdnih stroških. Opozarja na to, da je tožena stranka uspela le z enim od zahtevkov po nasprotni tožbi, preostale štiri je sodišče zavrnilo. Šlo je za pet enakovrednih zahtevkov, tožena stranka je uspela le z enim, preostali so bili zavrnjeni. Zato bi moralo sodišče tožeči stranki po uspehu priznati 80%, toženi pa 20% stroškov.

8. Tožena stranka je na pritožbo odgovorila in sodišču druge stopnje predlagala, da neutemeljeno pritožbo zavrne in izpodbijano sodbo v celoti potrdi, tožeči stranki pa naloži plačilo njenih stroškov postopka z odgovorom na pritožbo.

9. Pritožba ni utemeljena.

Odgovor na pritožbene razloge

10. V 2. točki izreka izpodbijane sodbe sodišče prve stopnje pomotoma v izrek ni povzelo tožbenega zahtevka, da se s sodbo za imetnika znamke „I FEEL SOUTH AFRICA“ razglasi D. Slednjo pomanjkljivost je v skladu s 328. členom ZPP odpravilo s popravnim sklepom (redna št. 18 z dne 8. 9. 2015), zoper katerega ni bila vložena pritožba. Pritožbeni očitek, da je izrek II. točke izpodbijane sodbe nejasen, ni utemeljen. Kot je bilo pojasnjeno, je bila navedena pomanjkljivost odpravljena s popravnim sklepom.

11. Sodišče druge stopnje pojasnjuje, da je v nadaljevanju obrazložitve obravnavalo pritožbene razloge, ki se nanašajo na zavrnjen tožbeni zahtevek po tožbi in ugodilni zahtevek po nasprotni tožbi skupaj, ker so razlogi medsebojno neločljivo povezani. Od pravilne uporabe materialnopravne določbe točke d prvega odstavka 48. člena in 116. člena ZIL-1, je odvisno ali je odločitev sodišča prve stopnje pravilna o tožbenem zahtevku in o zahtevku po nasprotni tožbi.

Glede dejanskega stanja

12. Dejansko stanje v bistvenem, za odločitev pomembnem delu, povzetem v nadaljevanju te odločbe, ni sporno. Slovenski nogometaši so po koncu nogometne tekme z Rusijo 18. in 19. 11. 2009 nosili majice z napisom „I FEEL SOUTH AFRICA“ in na ploščadi stadiona Ljudski vrt v Mariboru 18. 11. 2009 ter na Prešernovem trgu v Ljubljani 19. 11. 2009, ob uradni prireditvi v čast uvrstitve naše reprezentance na svetovno nogometno prvenstvo. Na teh dogodkih je bilo prisotnih več kot sto tisoč ljudi. Neposredno sta bila dogodka (v Mariboru in v Ljubljani) predvajana po nacionalnih televizijskih programih RTV Slovenije 1 in RTV Slovenija 2. Posnetki so se objavljali več dni zapored, nekateri časopisni članki so bili izključno posvečeni samo majicam, ki so jih nosili reprezentanti z navedenim sloganom. Slogan je bil neposredno in izključno povezan s slovensko nogometno reprezentanco ter z njeno uvrstitvijo in sodelovanjem na svetovnem nogometnem prvenstvu v Južni Afriki.

13. V sodni poravnavi, sklenjeni pri Okrožnem sodišču v Ljubljani (Zg 26/2010) se je tožeča stranka zavezala, da navedenega slogana ne bo uporabljala v gospodarskem prometu do 30. 10. 2010 (A13). Tožena stranka je za potrebe slovenske reprezentance zagotavljala protokolarno opremo, tekmovalno opremo in opremo za trening in/ali prosti čas v skladu s sklenjeno pogodbo z uradnim opremljevalcem slovenskih nogometnih reprezentanc. Člani reprezentance so dolžni navedeno opremo nositi in jo tudi vrniti po zaključku reprezentančnega zbora (33. in 34. člen Pravilnika o nogometnih reprezentancah Slovenije).(2) Nedvomno gre za opremo tožene stranke, ki jo nosijo člani nogometne reprezentance Slovenije. Če ne bi bilo tako, tožeča stranka ne bi uperila tožbenega zahtevka na plačilo uporabnine proti toženi stranki ampak proti komu drugemu. Zato ni utemeljen pritožbeni očitek, da ni dokazana uporaba znaka s strani tožene stranke.

14. Drži, da so po tekmi takšne majice nosili navijači in tudi nogometaši, kar je neločljivo povezano s toženo stranko. Če nogometašem teh majic ne bi priskrbela prav tožena stranka, jih slednji niti ne bi mogli nositi in predstavljati slovenske reprezentance.

Materialno pravo

15. Abstraktni zakonski dejanski stan točke d prvega odstavka 48. člena ZIL-I je sestavljen iz splošne povedi, ki določa, da imetnik znamke ne more prepovedati tretjemu v gospodarskem prometu, da v skladu z dobrimi poslovnimi običaji uporablja znamko. Po posameznih točkah je v nadaljevanju tega člena opisana konkretizacija posameznih dejanskih stanov, kjer je določeno, kdaj imetnik znamke ne more prepovedati tretjemu uporabe znamke v gospodarskem prometu. Konkretiziran dejanski stan iz posameznih točk 48. člena ZIL-1 je treba torej vedno povezati s splošno določbo o tem, da imetnik znamke ne more tretjemu prepovedati uporabljati znamko v gospodarskem prometu, če jo ta uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

16. Glede na razloženo stališče je po oceni sodišča druge stopnje, zmotno materialno pravno stališče v izpodbijani sodbi, da uporaba znamke v gospodarskem prometu, pred prijavo znamke tožeče stranke na URSIL, ni pomembna. Ne glede na to, pa je odločitev sodišča prve stopnje vseeno pravilna.

17. V postopku je bilo ugotovljeno in tega tožeča stranka s pritožbo ne izpodbija, da je tožena stranka opremila slovensko nogometno reprezentanco z majicami z napisom navedenega slogana in sicer pred prijavo znamke tožeče stranke na URSIL, kar je bilo predstavljeno širšemu krogu javnosti (neposredno obiskovalcem v Mariboru in v Ljubljani) ter s TV prenosi. Majice so nosili tudi navijači. Zato je bil slogan uporabljen v gospodarskem prometu.

Preozko bi bilo namreč tolmačenje tožeče stranke, da bi za uporabo v gospodarskem prometu, sodišče lahko štelo le sklenjene licenčne pogodbe, ki so bile dejansko podpisane po prijavi znamke (8. 3. 2010, A9, 7. 1. 2010, A10 in 5. 2. 2010, A11).

18. Določbo d prvega odstavka 48. člena ZIL-1 je treba povezati tudi s tožbenim zahtevkom tožene stranke na izpodbijanje pravice tožeče stranke do znamke (116. člen ZIL-1).(3) Tožena stranka je lahko uspela s tožbenim zahtevkom po nasprotni tožbi le, če je v postopku dokazala, da je navedeni slogan uporabljala v gospodarskem prometu za označevanje svojega blaga (majic slovenskih reprezentantov), da je šlo za znak, ki je enak znamki tožeče stranke in da je bil znak splošno znan kot oznaka za blago (majice tožene stranke), ki so jih nosili slovenski reprezentanti v spornem obdobju. Sodišče druge stopnje pritrjuje razlogom sodišča prve stopnje (točka 8), da je velik del slovenske javnosti začel znak povezovati s toženo stranko tako glede oblačil (majic in nogometnih dresov) kot tudi oglasnih dejavnosti ter športnih in kulturnih dejavnosti. Zato ni utemeljen pritožbeni očitek, da se je znak v javnosti povezoval le z navijači slovenske reprezentance med katerimi naj bi tudi nastal in ne s slovensko nogometno reprezentanco. Znak je bil torej splošno znan v javnosti kot slogan slovenske reprezentance in s tem povezan s toženo stranko.

19. Sodišče druge stopnje pritrjuje tožeči stranki, da ne drži ugotovitev v izpodbijani sodbi, da je tožeča stranka pri trditvah, ali je tožena stranka uporabljala znamko v gospodarskem prometu ali ne, sama s seboj v nasprotju. Tožeča stranka je namreč zatrjevala, da so bile licenčne pogodbe podpisane po prijavi znamke in da se je znamka uporabljala v gospodarske namene po prijavi znamke tožeče stranke. Poudarila pa je, da tožena stranka znaka v gospodarske namene ni uporabljala pred prijavo znamke tožeče stranke. Sodišče druge stopnje ji pritrjuje v tem delu, da glede zatrjevanih dejstev ni bilo nobenih nasprotij.

20. Tožeča stranka poudarja svoje materialnopravno stališče, da bi morala tožena stranka svojo pravico do uporabe znaka s tožbo v skladu s 116. členom ZIL-1 uveljavljati pred pričetkom trženja proizvodov s spornim znakom, česar pa ni storila. Pri tem se sklicuje na sodbo in sklep VS RS III Ips 160/2008 z dne 13. 9. 2011, ki ju glede na drugačno dejansko podlago, ki ni skladna s konkretno zadevo, ni mogoče uporabiti. V navedeni sodni odločbi namreč imetnik znaka sploh ni vložil tožbe po 116. členu ZIL-1, ampak se je branil zoper tožbeni zahtevek tožeče stranke na prepoved uporabe znamke tožeče stranke le s trditvami in s sklicevanjem na točko d prvega odstavka 48. člena ZIL-1. VS RS je zavzelo stališče, da bi moral imetnik znaka vložiti tožbo po 116. členu ZIL in se ne braniti le s trditvami o tem in sklicevanjem na določbo točke d prvega odstavka 48. člena ZIL-1. VS RS pa v tej odločbi ni zavzelo stališča, da bi morala biti ta tožba vložena pred pričetkom trženja proizvodov s spornim znakom.

21. Zoper odločitev v III. točki izreka sodbe (zavrnitev preostalih tožbenih zahtevkov tožene stranke po nasprotni tožbi), pritožba tožene stranke ni bila vložena. Prav tako ni bila vložena niti tožba za izbris znamke iz registra po 119. členu v zvezi s točko b prvega odstavka 119. člena ZIL-1. Zato sodišče druge stopnje ni odgovarjalo na pritožbene trditve v zvezi s konkurenco avtorske pravice in pravice iz znamke, ker te niso bili pravno odločilnega pomena (prvi odstavek 360. člena ZPP).

O stroških postopka

22. Višini odmerjenih pravdnih stroškov tožeča stranka izrecno ne nasprotuje ampak temelju odmere. Dokazni postopek je sodišče prve stopnje izvajalo v zvezi s tožbenim zahtevkom tožeče stranke in po nasprotni tožbi tožene stranke v zvezi z zahtevkom za razglasitev tožene stranke za imetnico znamke (I. in II. točka izreka izpodbijane sodbe). V tem delu so pravdni stroški tudi nastali in tožena stranka je v celoti uspela.

Ne glede na to, da je sodišče prve stopnje zavrnilo ostale tožbene zahtevke tožene stranke po nasprotni tožbi, se je tožena stranka uspela v celoti ubraniti tožbenemu zahtevku tožeče stranke. Uspela pa je tudi s tožbenim zahtevkom po nasprotni tožbi, kjer sta bila v bistvu zajeta tudi ostala (ugotovitvena) tožbena zahtevka (prvi in drugi odstavek III točke izreka). S prepovednim in zahtevkom na objavo sodbe res ni uspela, vendar pa je to sorazmerno majhen del zahtevka, zaradi tega pa niso nastali posebni stroški. Zato je sodba sodišča prve stopnje pravilna tudi v odločitvi o pravdnih stroških (tretji odstavek 154. člena ZPP).

23. Pritožbeni razlogi niso utemeljeni, sodišče druge stopnje pa tudi po uradnem preizkusu izpodbijane sodbe ugotavlja, da ni podana nobena absolutna bistvena postopkovna kršitev, materialno pravo pa je bilo pravilno uporabljeno (drugi odstavek 350. člena ZPP). Zato je neutemeljeno pritožbo zavrnilo in izpodbijano sodbo potrdilo (353. člen ZPP).

24. Izrek o pritožbenih stroških temelji na prvem odstavku 165. v zvezi s prvim odstavkom 154. in 155. členom ZPP. Tožeča stranka ni uspela s pritožbo zato sama nosi pritožbene stroške, dolžna pa je plačati toženi stranki stroške postopka z odgovorom na pritožbo.

Ti znašajo po tar. št. 3211 Zakona o odvetniški tarifi (ZOdvT) 700,70 EUR, stroški telekomunikacijskih storitev po tar. št. 6002 ZOdvT 20,00 EUR, skupaj 720,70 EUR. Upoštevajoč še 22% davek na dodano vrednost (158,55 EUR) znašajo stroški postopka z odgovorom na pritožbo 879,25 EUR. Če bo tožeča stranka zamujala s plačilom pritožbenih stroškov, bo morala plačati tudi zakonske zamudne obresti od izteka paricijskega roka dalje do plačila (378., prvi odstavek 299. člena Obligacijskega zakonika in Načelno pravno mnenje občne seje VSS, 13.12.2006).

Op. št. (1): Za odločitev o tožbenem zahtevku tožeče stranke je bistvena točka d prvega odstavka 48. člena ZIL-1, ki določa: imetnik znamke ne more prepovedati tretjemu v gospodarskem prometu, da v skladu z dobrimi poslovnimi običaji uporablja: znak, ki je enak ali podoben znamki, če ga je tretji začel uporabljati v dobri veri pred datumom vložitve prijave oziroma pred datumom prednostne pravice, če je ta v prijavi zahtevana.

Op. št. (2): Glej www...

Op. št. (3): 116. člen ZIL-1 določa: Pravne ali fizične osebe lahko s tožbo zahtevajo od pristojnega sodišča, da ugotovi, da je znak, ki ga uporabljajo v gospodarskem prometu za označevanje svojega blaga ali storitev, enak ali podoben znamki, ki jo uporablja kdo drug za zaznamovanje svojega blaga oziroma storitev iste ali podobne vrste, in da je bil ta znak splošno znan kot oznaka za blago ali storitve fizične ali pravne osebe, še preden je toženec prijavil znamko, kot tudi da sodišče s svojo odločbo razglasi tožnika za imetnika znamke.