Jedro

Verjetnost zmede v javnosti kot del abstraktnega zakonskega dejanskega stanu točke b prvega odstavka 44. člena ZIL-1, tožeča stranka napačno povezuje z razlikovalnimi elementi blagovne znamke. Ponavlja, da sta si obravnavani znamki v bistvenem enaki, saj sta registrirani v enakih razredih in ponujata enake storitve. Uporaba točke b prvega odstavka 44. člena ZIL-1 predvideva enakost ali podobnost z znakom prejšnje znamke in podobnost ali enakost blaga ali storitev, na katera se nanašata znak in znamka, vendar mora biti izkazana tudi verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se izpodbijana sodba potrdi.

II. Tožeča stranka sama nosi svoje pritožbene stroške in je dolžna toženi stranki v 15-tih dneh od prejema te sodbe povrniti njene stroške odgovora na pritožbo v znesku 373,32 EUR, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega dne po poteku 15-dnevnega roka dalje do plačila.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je spremembo tožbe dovolilo (I. točka izreka). Zavrnilo je tožbeni zahtevek, da je tožena stranka z uporabo znakov „Arena sport," "Arena esport" in "Arena TV" kršila znamko tožeče stranke registrirano pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino pod št. 202070578 (II. točka izreka), da se toženi stranki prepove uporaba v II. točki navedenih znakov za oddajanje televizijskih programov na območju R Slovenije in, da se toženi stranki prepove uporabo navedenih znakov za oglasno dejavnost, reklamno oglaševanje po televiziji, storitve tv trženja in produkcijo televizijskih programov na območju R Slovenije (III. in IV. točka izreka). Tožeči stranki je naložilo, da je dolžna v roku 15-tih dni toženi stranki plačati pravdne stroške v znesku 1.863,02 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva poteka paricijskega roka dalje do plačila (V. točka izreka).

_Bistveno dejansko stanje_

2. Tožeča stranka je imetnica slovenske besedne blagovne znamke „Arena TV“, ki je registrirana pri URSIL pod registrsko številko 202070578 (B2). Znamka je registrirana za blago in storitve v razredih 35, 38 in 41. Znamka je bila prijavljena 11. 6. 2020, registrirana je bila 18. 11. 2020 in velja do 11. 6. 2030, objavljena je bila 31. 7. 2020. 3. Družbenica tožene stranke družba A. d. o. o., Beograd je imetnica slovenske figurativne blagovne znamke z registrsko številko 202070825 in sicer v grafizmu „Arena sport“. Znamka je registrirana za blago in storitve v enakih razredih kot znamka tožeče stranke. Prijava znamke je bila vložena 2. 9. 2020, registrirana je bila 12. 2. 2021 in velja do 2. 9. 2030, objavljena je bila 30. 10. 2020 (B9). Tožena stranka slovensko znamko uporablja z dovoljenjem njene imetnice družbe A. d. o. o. Družbenica tožene stranke je tudi imetnica mednarodne znamke št. 1560544 „Arena sport 1,“ „Arena sport 2,“ „Arena sport 3,“ „Arena sport 4,“ „Arena sport 5“ in „Arena sport 6“ (B26). Uporaba mednarodne blagovne znamke s pritožbo ni izpodbijana. Tožeča stranka enako kot tožena stranka nudi televizijske storitve na območju Republike Slovenije pod imenom „Arena TV“. Vključena je v programskih shemah vseh večjih operaterjev na tem območju (Telemach, Telekom, T-2, A1). Tožena stranka je 3. 7. 2020 na trgu Republike Slovenije začela s ponujanjem televizijskih storitev pod imenom „Arena esport“ in „Arena sport“. Znamka tožeče stranke „Arena TV“ na trgu Republike Slovenije uživa določen ugled. Podobnost razlikovanih elementov obeh znamk, ki je v besedi „Arena“ je takšna, da predstavlja verjetnost zmede v javnosti. Za potrošnika je odločilen vtis oziroma zaznava, ki jo vzbudi fantazijska sestavina znamke, ki jo najbolj karakterizira in individualizira.

_Pravna podlaga_

4. Materialnopravna podlaga za odločitev je točka b 122.a člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1).1 Tožba je bila vložena 28. 11. 2021. V prvem odstavku točke b 122.a člena ZIL-1, je določen način obrambe imetnika kasnejše znamke v postopku zaradi kršitve znamke. Imetnik znamke nima pravice prepovedati uporabe kasnejše znamke, če se kasnejša znamka ne bi ugotovila za nično ob upoštevanju, za konkretni primer pravno pomembnega drugega odstavka 52.e člena tega zakona. Točka b drugega odstavka 52.e člena določa razlikovalni učinek in ugotovitev ničnosti znamke. Zahtevi, ki temelji na prejšnji znamki, za ugotovitev ničnosti kasnejše znamke, se na datum vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti ne ugodi, če se tej zahtevi glede na datum vložitve prijave kasnejše znamke ali datum prednostne pravice ne bi ugodilo iz razloge po točki b prvega odstavka 44. člena tega zakona in prejšnja znamka še nima tolikšnega razlikovalnega učinka za utemeljitev verjetnosti zmede po točki b prvega odstavka 44. člena tega zakona. Točka b prvega odstavka 44. člena ZIL-1 določa relativne razloge za zavrnitev znamke. Ti so podani, če zaradi enakosti ali podobnosti z znakom prejšnje znamke in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, na katera se nanašata znak in znamka, obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanje s prejšnjo znamko.

5. Bistveni materialnopravni razlogi v izpodbijani sodbi so, da znamka, ki jo uporablja tožena stranka, ni nična. Ničnost je ugotavljalo sodišče prve stopnje kot predhodno vprašanje. Slednje je namreč bistveno za odločitev o tem, ali je tožbeni zahtevek zaradi kršitve blagovne znamke tožeče stranke utemeljen ali ne, saj je treba uporabiti točko b 122.a člena ZIL-1.2 Tožeča stranka ni v postopku z ničemer dokazala, da bi povprečen potrošnik znamko „Antena TV“ povezoval s tožečo stranko oziroma da bi vedel, da tožeča stranka oddaja program označen s to znamko. Prav tako tožeča stranka ni dokazala, da njena blagovna znamka na trgu Republike Slovenije uživa določen ugled. Svojih navedb ni z ničemer podkrepila ali obrazložila. Trditveno in dokazno breme, da znamka tožeče stranke uživa ugled je bilo na tožeči stranki, ki pa mu ni zadostila (212. člen ZPP). Kar se tiče poimenovanja paketa „Antena TV“ družbe B. d. o. o. je sodišče oblikovalo stališče, da je družba B. d. o. o. samostojen pravni subjekt in da tožena stranka za njeno ravnanje ni in ne more biti odgovorna. Družba B. d. o. o. je paket preimenovala v paket „Arena sport“. Toženi stranki za poseg v znamko tožeče stranke samo po sebi ni mogoče očitati nobenega aktivnega ravnanja.

6. Zoper sodbo se je tožeča stranka pravočasno pritožila in je uveljavljala vse pritožbene razloge po 338. členu ZPP ter sodišču druge stopnje predlagala, da pritožbi ugodi, izpodbijano sodbo spremeni tako, da tožbenemu zahtevku tožeče stranke v celoti ugodi, podrejeno pa, da pritožbi ugodi, izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. Tožeči stranki naj naloži v plačilo vse stroške postopka. Zahtevala je tudi povrnitev pritožbenih stroškov.

7. Tožena stranka je na pritožbo odgovorila in sodišču druge stopnje predlagala, da neutemeljeno pritožbo zavrne in izpodbijano sodbo potrdi. Zahtevala je povrnitev stroškov postopka z odgovorom na pritožbo.

8. Pritožba ni utemeljena.

9. Sodišče prve stopnje je v postopku pravilno ugotovilo, da kljub enakosti ali podobnosti znamk tožeče in tožene stranke in podobnosti storitev, za katere se znamka uporablja, ne obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer je treba presojati ali verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko (točka b prvi odstavek 44. člena ZIL-1). Pravno veljavno sta namreč registrirani obe znamki, časovno prejšnja znamka tožeče stranke in kasnejša znamka, ki jo uporablja tožena stranka. Zato ni pravno odločilnega pomena, katera beseda v znamki je tista, ki je razlikovalna in katera je generična. Zato se sodišče do trditev tožeče stranke v zvezi z razlikovalnimi elementi znamk ni bilo dolžno ukvarjati. Pritožbeni očitek, da se sodišče do takšnih navedb tožeče stranke ni opredelilo, ni utemeljen. Verjetnost zmede v javnosti kot del abstraktnega zakonskega dejanskega stanu točke b prvega odstavka 44. člena ZIL-1, tožeča stranka napačno povezuje z razlikovalnimi elementi blagovne znamke. Ponavlja, da sta si obravnavani znamki v bistvenem enaki, saj sta registrirani v enakih razredih in ponujata enake storitve. Uporaba točke b prvega odstavka 44. člena ZIL-1 predvideva enakost ali podobnost z znakom prejšnje znamke in podobnost ali enakost blaga ali storitev, na katera se nanašata znak in znamka, vendar mora biti izkazana tudi verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

10. Tožeča stranka ponavlja svoje stališče, ki ga je oblikovala že v postopku pred sodiščem prve stopnje, ko je zatrjevala in dokazovala verjetnost zmede v javnosti s predložitvijo večih elektronskih sporočil gledalcev, ki naj bi izkazovali, da dejansko prihaja do zamenjave med obravnavanimi znamkami in do zmede v javnosti. Sodišče druge stopnje pritrjuje razlogom v izpodbijani sodbi, da le s predložitvijo nekaj elektronskih sporočil gledalcev, tožeča stranka ni izkazala verjetnosti zmede v javnosti in povezovanja televizijskih storitev tožene stranke z znamko tožeče stranke. Sodišče prve stopnje je pravilno kot posplošene navedlo trditve tožeče stranke in predložene dokaze v zvezi z elektronskimi sporočili ter klici potrošnikov, ki naj ne bi bili sposobni razločevati med znamko tožeče stranke in znamko, ki jo uporablja tožena stranka. Ali nastaja verjetnost zmede v javnosti je pravno vprašanje. Dejstva, bi morala bolj konkretizirano, kot je bilo že pojasnjeno, navesti tožeča stranka v okviru svojega trditvenega bremena (212. člen ZPP).

11. Tožeča stranka v pritožbenem postopku ponovno pavšalno želi doseči, da bi sodišče druge stopnje sprejelo njeno tezo, da je prišlo do verjetnosti zmede, česar pa v postopku pred sodiščem prve stopnje ni uspela dokazati. Tožeča stranka namreč ni podala nobenih navedb glede deleža gledalcev televizijskih programov, ki so prepoznali njen znak pred registracijo znamke, glede tržnega deleža znamke, intenzivnosti uporabe in pa zneska, ki ga je porabila za promocijo znamke. Tožeča stranka ne more uspeti s pritožbeno trditvijo, da zadošča za podano zmedo glede izvora storitve že, če povprečni gledalec pomisli, da morda gleda program tožeče stranke, v resnici pa gleda program tožene stranke. Slednje bi bilo mogoče sicer dokazati v postopku, vendar na podlagi bistveno bolj konkretiziranih trditev tožeče stranke in pa predlaganih dokazov, da bi lahko sodišče prve stopnje v postopku ugotovilo, ali slednje res drži. 12. Z zaslišanjem zakonitega zastopnika tožeče stranke pa tudi ni mogoče dokazovati dejstva, ali so bili potrošniki sposobni razločiti storitve pravdnih strank. Izvedba predlaganega dokaza bi bila neprimerna. Zavrnitev dokaznega predloga z zaslišanjem zakonitega zastopnika tožeče stranke je bila torej pravilna. Očitek, da je podana absolutna bistvena postopkovna kršitev iz 14. točke prvega odstavka 339. člena ZPP, ni utemeljen.

13. Na ravni splošnih pritožbenih navedb ostajajo tudi pritožbeni očitki, da je znak „Arena TV“ že pred registracijo znamke pridobil razlikovalni učinek. Sodišče druge stopnje v celoti pritrjuje razlogom v izpodbijani sodbi, da glede na majhno število slovenskih programov in ponudnikov, tožeča stranka že od začetka, ker gre za manjšo lokalno televizijo na območju Republike Slovenije, ni imela razlikovalnega učinka. Upoštevna javnost bi morala blagovno znamko tožeče stranke oziroma prej znak povezovati z blagom in storitvami, za katero se zahteva varstvo. Povprečen potrošnik znamke Arena TV ni povezoval s tožečo stranko, kar izhaja iz trditev tožeče stranke, ki so povsem splošne.

14. Kar se tiče oddajanja oziroma upravljanja televizijskih programov v sklopu paketa Arena TV pri operaterju B. d. o. o., je sodišče prve stopnje pravilno zaključilo, da tožena stranka ne more odgovarjati za ravnanje druge pravne osebe, to je družbe B. d. o. o. Tožeča stranka v pritožbi ne nasprotuje ugotovljenemu dejstvu, da je operater B. d. o. o. tržil program tožene stranke pod oznako „Arena TV" in da gre za drugo pravno osebo, za katero ne more biti odgovorna tožena stranka. Zato so vse pritožbene navedbe, da je družba B. d. o. o. še po opozorilu tožene stranke, da naj spremeni programski paket, tega oddajala pod blagovno znamko tožeče stranke Arena TV, pravno neodločilne za odločanje v tem pritožbenem postopku.

15. Ni utemeljen tudi pritožbeni očitek, da je že _prima facie_ izpodbijana sodba nesmiselna. Sodišče prve stopnje je namreč pravilno ugotovilo dejansko stanje, uporabilo pravilne materialnopravne določbe ZIL-1, razlogi so jasni, logični in prepričljivi.

16. Sodišče druge stopnje je odgovorilo na pravno odločilne pritožbene razloge (prvi dostavek 360. člena ZPP). Pritožbeni razlogi niso utemeljeni. Sodišče druge stopnje pa tudi po uradnem preizkusu izpodbijane sodbe ugotavlja, da ni podana tudi nobena od ostalih absolutnih bistvenih postopkovnih kršitev (drugi odstavek 350. člena ZPP). Zato je neutemeljeno pritožbo zavrnilo in izpodbijano sodbo potrdilo (353. člen ZPP).

17. Izrek o pritožbenih stroških temelji na prvem odstavku 165. člena v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP. Tožeča stranka s pritožbo ni uspela, zato sama nosi pritožbene stroške. Stroški postopka z odgovorom na pritožbo so bili potrebni. Zato jih je sodišče druge stopnje toženi stranki priznalo, in sicer za sestavo odgovora na pritožbo po točki 1 tarifne številke 22 Odvetniške tarife (OT) v višini 500 točk, za izdatke za stranko po 11. členu Odvetniške tarife 2 %, 10 točk in 22 % DDV, 112,20 točk skupaj 622,20 točk. Ob upoštevanju vrednosti točke (o,60 EUR) pripada toženi stranki 373,32 EUR stroškov postopka z odgovorom na pritožbo. Če bo tožeča stranka zamujala s plačilom, bo dolžna plačati še zakonske zamudne obresti (prvi odstavek 299. člena Obligacijskega zakonika, 313. člen ZPP).

1 V skladu z 39. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1E), ki se uporablja od 29. 3. 2020, se Novela ZIL - 1 E uporablja za vse zadeve, vložene od navedenega dne dalje. 2 Sodbi VSRS III Ips 32/2008 in III Ips 79/2018, 19. 2. 2019 v konkretnem primeru nista uporabljivi glede na drugačne materialnopravne določbe ZIL-1.