Jedro

Znaka nutella in čokotela nista zamenljiva.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi, dajatveni del izpodbijane sodbe se spremeni tako, da se zavrne tudi tožbeni zahtevek, ki se glasi : "1. Tožena stranka je dolžna v roku 8 dni po pravnomočnosti sodne odločbe na svoje stroške trajno umakniti s trga v Republiki Sloveniji vse proizvode čokoladne kreme z lešniki pod imenom "ČOKOTELA". 2. Tožena stranka je dolžna v roku 8 dni po pravnomočnosti sodbe odločbe prenehati s proizvodnjo, trženjem, reklamiranjem in dajanjem v promet čokoladne kreme z lešniki pod imenom "ČOKOTELA". 3. Toženi stranki se prepoveduje vsakršna uporaba znaka ter etikete "ČOKOTELA" na prehrambenih proizvodih. 4. Tožena stranka je dolžna v roku 8 delovnih dni po pravnomočnosti sodne odločbe na svoje stroške uničiti vse obstoječe zaloge etiket "ČOKOTELA", promocijskih materialov in katalogov, s katerimi se promovira čokoladna krema z lešniki "ČOKOTELA" ter ostalega tiskanega materiala, na katerem je uporabljen znak ali etiketa "ČOKOTELA". 5. Izrek sklepa te pravnomočne sodbe se v 8 dneh objavi v časopisih Delo, Dnevnik, Večer in Slovenske novice, na stroške tožene stranke." II. Točka 6. izreka izpodbijane sodbe se spremeni tako, da mora tožeča stranka toženi plačati 90.000,00 SIT za pravdne stroške, v roku 8 dni, da ne bo izvršbe. III.Tožeča stranka sama nosi stroške odgovora na pritožbo.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je deloma ugodilo tožbenemu zahtevku in toženi stranki naložilo, naj umakne s trga proizvod čokoladne kreme, poimenovan "čokotela", uniči vse zaloge etiket "čokotela", promocijski ter ostali tiskani material, na katerem je uporabljen znak ali etiketa "čokotela". Nadalje ji je prepovedalo proizvajati, tržiti, reklamirati in dajati v promet čokoladno kremo, poimenovano "čokotela", in uporabljati znak ter etiketo "čokotela" na (vseh) prehrambenih proizvodih. Odločilo je še, da se izrek sodbe objavi v časopisih Delo, Dnevnik, Večer in Slovenske novice na stroške tožene stranke. Tožbeni zahtevek, naj se na stroške tožene stranke objavi sodba (vključno z obrazložitvijo) v spredaj imenovanih časopisih, je zavrnilo. Proti sodbi sodišča prve stopnje vlaga tožena stranka pravočasno pritožbo zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega postopka, zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in zmotne uporabe materialnega prava. Pritožbenemu sodišču predlaga, naj izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne v novo sojenje sodišču prve stopnje. Tožeča stranka je na pritožbo odgovorila. Pritožbenemu sodišču predlaga, naj pritožbo zavrne. Pritožba je utemeljena. Tožbeni zahtevek, razviden iz povzetka dajatvenega dela sodbenega izreka sodbe sodišča prve stopnje (prim. zgoraj), opredeljuje predmet spora v tem gospodarskem sporu (1. odst. 2. čl. ZPP). Moč pa ga je razumeti le tako, da se prepoved nanaša na besedni znak "čokotela". (Le) s to besedo so individualizirani tudi produkti, ki naj bi jih tožena stranka umaknila s trga, in etikete, reklamni material ter katalogi, ki naj bi jih tožena stranka uničila. Ob takšnem tožbenem predlogu je lahko sporen le besedni znak "čokotela". Tako opredeljeni predmet spora po prepričanju pritožbenega sodišča izključuje presojo o kršitvi blagovnih znamk tožeče stranke s kombiniranim znakom, sestavljenim iz besede "čokotela" in slike, ki ga tožeča stranka opisuje v tožbenih trditvah. Enako velja za embalažo, v kateri naj bi tožena stranka ponujala 380 g in 760 g svoje čokoladne kreme. Tudi ta v tožbenem predlogu ni zajeta. Zato se nanjo presoja ne more raztezati. Sodišče v pravdnem postopku namreč sodi v mejah postavljenih zahtevkov (1. odst. 2. čl. ZPP). Izhodišče za presojo o zatrjevanem posnemanju blagovnih znamk tožeče stranke in nevarnosti zamenjav med čokoladno kremo, ki jo proizvaja tožeča stranka, ter čokoladno kremo, ki jo proizvaja tožena stranka, je tako primerjava med blagovnimi znamkami tožeče stranke in besednim znakom "čokotela", s katerim je med drugim označena čokoladna krema tožene stranke. V prid pravilnosti takšne opredelitve govori zelo nazorno dolžnost objave izreka v določenih časopisih, iz katerega kršitev, ki jo tožeča stranka opisuje v tožbenih trditvah, nikakor ne sledi. Sodišče prve stopnje je izhajalo iz drugačnega izhodišča. Primerjalo je kombinirano blagovno znamko tožeče stranke (priloga A 10) in prav tako kombinirani znak tožene stranke, sestavljen iz besede "čokotela" in slike (priloga A 11), čeprav slednja, upoštevaje tožbeni predlog, ni predmet spora. Takšno izhodišče je, kot je razvidno že iz dosedanje obrazložitve, po prepričanju pritožbenega sodišča zmotno. Presega v tožbenem predlogu posredno individualizirano kršitev blagovne znamke oz. dejanje nelojalne konkurence, ki je edino lahko podlaga določenemu dajatvenemu zahtevku. Povedano drugače, uveljavljani prepovedni zahtevek je lahko utemeljen le, če je dejanje, ki se prepoveduje, bodisi kršitev blagovne znamke po 94. čl. ZIL bodisi dejanje nelojalne konkurence po 13. čl. ZVK (v zvezi s 26. čl. ZVK). Smiselno enako velja za odstranitveni zahtevek in zahtevek po objavi v sredstvih javnega obveščanja (prim. 26. čl. ZVK). Zlasti pri slednjem prihaja še posebej do izraza individualizacija dejanja nelojalne konkurence, če naj ima poleg restitucijskega še generalno preventivni pomen. Izhodišče presoje o kršitvi blagovne znamke je celovita primerjava spornih znakov. Povprečni potrošnik spornih znakov pred izbiro blaga, ki je z njimi označeno, ne bo analiziral in razstavljal npr. na zloge. Zato je toliko bolj pomemben celostni vtis, ki ga vzbujajo primerjani znaki. Natančnejša analiza primerjanih znakov je le pripomoček, na podlagi katerega si sodišče oblikuje svoje prepričanje, vselej izhajajoč iz konkretnih okoliščin primera, ki jih zaznamuje zlasti vrsta blaga, ki je individualizirano s spornimi znaki in z njo povezan način prodaje. Znak, s katerim je določeno blago označeno, je namreč posebna oblika komunikacije med ponudnikom tega blaga in osebami, ki tako ali drugače prihajajo v stik z njim. Zato primerjanih znakov niti ni moč obravnavati samih zase, izolirano. Konkretne okoliščine primera so argument za posebno težo, ki jo kaže v posameznem primeru pripisati tej ali oni vrsti primerjave. Upoštevaje sporni (del) znak(a), ki ga uporablja tožena stranka, sta za primerjavo bistvena besedni znak "nutella" (oz. besedni del kombiniranega znaka tožeče stranke) in besedni znak "čokotela". Pritožnik nima prav, ko opozarja, da bi morala biti v načelu analiza primerjanih besed prepuščena izvedencu. Za analizo, ki je v tovrstnih sporih običajna, navadno ni potrebno posebno strokovno znanje, s katerim sodišče ne bi razpolagalo. Res razlika v končnici primerjanih besed pri izgovorjavi v Slovenščini ne pride do izraza. Toda razlika med izgovorjavo ene in druge besede je kljub temu še zaznavna. Zlasti pri izgovorjavi besede "čokotela" se dovolj jasno slišijo začetni zlogi, pa čeprav na njih ni poudarka. Zato pritožbeno sodišče ne more slediti stališču sodišča prve stopnje, da gre za zvočno podobnost, ki bi vodila k zamenljivosti, ker imata besedi enako-zvočno končnico. Vizualno sta sporni besedi tako različni, da je direktna zamenjava izključena. Besedi "nutella" in "čokotela" imata sicer podoben zadnji del, izpeljavo. Vendar pa po prepričanju pritožbenega sodišča tej ne gre pripisovati odločilnega pomena. Vizualno je pri besedah navadno pomembnejši začetek, ki ga pač najprej zaznamo. Začetek primerjanih besed pa se bistveno razlikuje ("nut..." : "čoko..."). Glede pomenske primerjave pritožnik pravilno opozarja na različen pomen začetka primerjanih besed: "nut..." in "čoko...", le da je beseda "nut" (oreh) angleškega in ne italijanskega izvora, kot zmotno meni pritožnik (noce je oreh v italijanščini). Začetni del besed je sicer res v določeni meri opisovalen, ker lahko napeljuje na eno izmed sestavin produkta, ki ga označuje. Vendar mu zgolj zato še ne gre odrekati pomena v razmerju s končnico, ki naj bi bila fantazijska in zato odločilna. Primerjani besedi je treba obravnavati kot celoti. Nobene izmed njiju pa ni moč šteti zaradi njunega začetka zgolj kot opisovalni. Gre za novi besedi, ki sta v določeni meri, upoštevaje produkta, ki ju označujeta, in njuna začetka, sugestivni. Obema besedama je tako lahko skupen način nastanka, ne pa njun pomen. Končno ni odveč dodati, da ni izključeno, da je beseda "nutella" zloženka besed "nut" in pa "ella" ("nutella"), pri čemer "ella" v italijanščini ni brez pomena in zato ni "fantazijska" v pomenu neke nove, doslej neznane besede (eden izmed pomenov besede "ella" je ona). Zaključek podrobnejše analize terja še opredelitev, katera izmed primerjav je odločilna v konkretnem primeru, upoštevaje vrsto označenih produktov in način ponujanja produktov, ki so s spornimi znaki označeni. Po prepričanju pritožbenega sodišča je to vizualna, ker pri izbiri prehrambenih artiklov prihaja v poštev izbira v samopostrežnih trgovinah glede na zunanjo, vidno zaznavo. Prav ta pa še posebej izključuje možnost direktne zamenjave med produktoma, označenima s primerjanima besedama, izhajajoč pri tem iz sposobnosti povprečnega potrošnika. Ostane tako še presoja o morebitni nevarnosti posredne zamenjave. Zanjo je značilno, da potrošnik sicer zazna razliko med primerjanima znakoma (prim. zgoraj), a zaradi podobnosti posameznih elementov znaka in znamke zmotno domneva o povezavah glede skupnega izvora ponujenega blaga. Tu se nepravilne povezave glede izvora primerjanega blaga dogodijo miselno. Tudi takšna posredna nevarnost zamenjave pa je po prepričanju pritožbenega sodišča v konkretnem primeru izključena. Presoja temelji na naslednjih dveh izhodiščih. Opisane razlike med primerjanima besedama (prim. zgoraj), ki nikakor niso zanemarljive, že same zase govorijo v prid presoji, da je izključena možnost, da bi znak "čokotela" povprečnega potrošnika sploh lahko asociiral na znak "nutella". Če pa vendarle dopustimo možnost, da ob pogledu na znak "čokotela" pomislimo na znak "nutella", je treba odgovoriti še na vprašanje, ali takšna asociacija morebiti vodi tudi k zmedi glede skupnega izvora blaga. Zgolj asociacija ne zadostuje za presojo, da gre za posnemanje blagovne znamke, ker z njo še ni prizadet razlikovalni pomen blagovne znamke. Odgovor na spredaj postavljeno vprašanje pa je po presoji pritožbenega sodišča lahko le negativen. Razlika glede jezika, iz katerega izvira prvi del primerjanih besed, namreč izključuje možnost, da bi šlo za takšen ali drugačen skupen izvor obeh čokoladnih krem. Ni običajno, da bi tuj proizvajalec, ki je potrditvah tožeče stranke in ugotovitvah sodišča prve stopnje že uveljavil na slovenskem trgu s svojo blagovno znamko, katere bistveni del je beseda tujega izvora, na istem trgu začel ponujati svoje blago, označeno z besedo domačega izvora. Tako očitna razlika glede jezika izvora primerjanih besed izključuje možnost, da bi produktoma, označenima z njima, pripisali, da ju proizvaja ista družba ali pa morebiti družbi, ki bi bili kakorkoli povezani. Primerjanih znakov zato ni moč uvrstiti med serijske blagovne znamke. Če bi pritožbeno sodišče presodilo drugače, bi s tem odreklo zmožnost povprečnega potrošnika, da ob normalni pazljivosti zazna razliko med znakoma "čokotela" in "nutella", kar pa ni sprejemljivo. S takšno, zmotno presojo bi področje zaščite blagovne znamke razširili preko meja, ki jih še terja razlikovalni namen blagovne znamke. Iz doslej razloženega sledi tudi, da je po prepričanju pritožbenega sodišča izključena nevarnost povzročanja zmede na trgu glede izvora blaga zaradi očitane uporabe besednega znaka "čokotela" za označevanje čokoladne kreme, ki jo proizvaja tožena stranka. Glede na navedeno pritožbeno sodišče ocenjuje, da v izreku individualizirana kršitev blagovnih znamk tožeče stranke in dejanje nelojalne konkurence ne more biti podlaga uveljavljanemu prepovednemu in odstranitvenemu zahtevku. Enako velja za zahtevek za objavo izreka sodbe v časopisih. Podan je pritožbeni razlog zmotne uporabe materialnega prava. Pritožbeno sodišče je zato odločilo, kot je razvidno iz izreka sodbe (4. tč. 358. čl. ZPP). Sprememba izpodbijane sodbe je narekovala tudi spremembo njenega stroškovnega dela (2. odst. 165. čl. v zvezi s 1. odst. 154. čl. ZPP). Toženi stranki je sodišče odmerilo priglašene stroške na 90.000,00 SIT (za pripr. vlogo z dne 25.11.1999 500 tč. in za dva pristopa na narok za glavno obravnavo 500 tč., skupaj 1000 tč.). Odločitev o stroških odgovora na pritožbo temelji na 2. odst. 165. čl. v zvezi s 1. odst. 154. čl. ZPP.