Jedro

Pri presoji, kaj šteti kot dominantni del znaka, je treba upoštevati percepcijo relevantnega potrošnika, kar je v obravnavanem primeru otrok.

Izrek

1. Tožba se zavrne.

2. Zahtevek stranke z interesom za povrnitev stroškov postopka se zavrne.

Obrazložitev

Z izpodbijano odločbo je tožena stranka zavrnila ugovor tožnika z dne 31. 3. 2006 zoper registracijo znamke "miškolin" št. .... V obrazložitvi izpodbijane odločbe je toženka navedla, da je dne 5. 10. 2005 prejela prijavo znamke za znak "miškolin", za blago po Nicejski klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (Uradni list SFRJ - MP, št. 51/74, Uradni list RS - MP, št. 9/92), razvrščeno v razreda 5 in 30. V zakonitem roku je tožeča stranka vložila ugovor zoper registracijo znamke na podlagi točke b) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljnjem besedilu: ZIL-1) in navedla, da je imetnik starejše evropske (CTM) znamke št. ... "MISKO" v sliki. Meni, da sta si tako izpodbijani znak in njena znamka, kot tudi blago, ki ga ščitita znak in znamka, podobna. Prijavitelj izpodbijane znamke družba A.A.A., A., ki je v tem postopku stranka z interesom, v odgovoru na ugovor nasprotno meni, da med znamko tožeče stranke in prijavljenim znakom ni nikakršne podobnosti in da ni enako ali podobno blago, ki je zavarovano z enim in drugim znakom, zato tudi ne obstaja verjetnost zmede v javnosti oziroma verjetnost povezovanja obeh znamk. Na podlagi ugovora in mnenja stranke z interesom je tožena stranka preverila utemeljenost navedb v ugovoru in ugotovila, da ugovor ni utemeljen in da je znamko mogoče registrirati za prijavljeno blago, saj je menila, da niso podani zavrnilni razlogi po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Tožena stranka je izvedla primerjavo znakov. V zvezi z vizualno analizo znakov je ugotovila, da je ugovarjani znak št. ... barvni znak, sestavljen iz napisa "miškolin" ter slikovnega dela - slike miške. Tudi znak vložnika ugovora št. ... je sestavljen iz besednega in slikovnega dela - besedo "MISKO" dopolnjuje risba otovorjenega osla z jezdecem. Razen tega, da sta oba znaka besedno-slikovna ter enakih oziroma podobnih črk, ki tvorijo besedni del obeh znakov, sta znaka vizualno popolnoma različna. Po primerjavi črk v smislu črkovne analize sta si besedi "miškolin" in "misko" podobni (razlikujeta se po končnici "-lin" ter črkah "s" in "š"), vendar gre že na prvi pogled za popolnoma različna znaka, tako z vidika tipografije črk, barvne kombinacije, slikovnega dela ter samega koncepta obeh znakov. Beseda "miškolin" je zapisana v malih tiskanih zaobljenih črkah, ki se dotikajo ena druge, zato nekoliko spominjajo na zapis v pisanih črkah, bele črke so obrobljene z rdečo barvo ter modro osenčene, črko "l" pa predstavlja pokonci postavljena žlica. Na zadnjo črko se naslanja miška z nesorazmerno velikimi ušesi. Gre za tipično podobo živali, narisane v otrokom všečnem slogu. Napis "MISKO" v znaku vložnika ugovora pa je zapisan v enostavnih velikih tiskanih črkah, v bolj oglatih in horizontalno razpotegnjenih, v rdeči barvi, levo od napisa pa je v manjšem krogu narisan z jezdecem in z vedri otovorjen osel. Znak je črno-bel in zaradi črne barve, osenčenosti celotne figure in okrogle oblike spominja na žig. Ne gre za znak z elementi, ki bi izrazito pritegnili otroka. Relevantnemu potrošniku - otroku predstavlja dominanten del znaka prav figurativni element, otrok najlažje prepozna izdelek po sliki živali, figuri junaka ipd., zato bo v primeru obravnavanih znakov takoj ločil, kdaj gre za miško in kdaj za otovorjenega osla in je vsakršna zamenjava ali povezovanje obeh znakov na osnovi vizualnega opisa izključena. Tožena stranka je opravila še fonetično analizo in ugotovila, da si tudi v fonetičnem smislu znaka nista podobna. Po njenem mnenju je popolnoma nesprejemljiva navedba tožeče stranke, da je v izgovorjavi in slušni percepciji razlika med črkama "s" in "š" pri slovenski populaciji minimalna. Slovenska abeceda pozna namreč sičnik "s" in šumnik "š", ki sta znaka za označevanje fonetično dveh popolnoma različnih glasov in v kombinaciji z drugimi črkami tvorita fonetično in pomensko popolnoma različne glasove. Besede "hiša" npr. nikoli ne bomo prebrali kot "hisa". To bi se lahko zgodilo le nekomu, ki ne pozna niti osnov slovenskega jezika in ni poučen o izgovorjavi črk slovenske abecede, ta pa ni relevantni potrošnik na ozemlju Slovenije. Če besedi razčlenimo po zlogih "mi-sko" in "mi-ško-lin", ugotovimo, da je enak samo prvi zlog "mi-", medtem, ko si je drugi zlog različen, beseda izpodbijanega znaka pa ima še končnico "-lin", ki daje besedi melodičen zven. V zvezi s pomensko analizo znakov je ugotovila, da medtem, ko beseda "misko" nima pomena za slovenskega potrošnika, ima beseda "miškolin" jasen pomen in sicer gre povsem očitno za majhnega miška, miškolina, ki je tudi znan junak iz otroške literature. Edino asociacijo ob znaku "MISKO" pa si potrošnik lahko ustvari na osnovi slikovnega elementa v znaku, to je jezdeca na oslu, otovorjenega z vedri. Gre torej za dve povsem različni asociaciji, različni podobi, ki ju potrošnik nikakor ne more enačiti ali povezovati. Glede na ugotovljeno izrazito vizualno, pomensko in fonetično različnost znakov je tožena stranka ugotovila, da si znaka nista podobna in da ne obstaja verjetnost zmede v javnosti in verjetnost povezovanja izpodbijanega znaka s prejšnjo znamko. Ker pa podobnosti med znakoma ni, tudi ni potrebno ugotavljati podobnosti blaga, zaradi česar zavrnilni razlogi po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 niso podani in je ugovor zavrnila, postopek za registracijo znamke pa nadaljevala.

Zoper tako odločitev je tožeča stranka vložila tožbo zaradi napačne ugotovitve dejanskega stanja in napačne uporabe materialnega prava na podlagi 1. in 3. točke 27. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljnjem besedilu: ZUS-1). Meni, da je napačna presoja tožene stranke glede nepodobnosti med predhodno znamko "MISKO" tožeče stranke in kasnejšo znamko "miškolin". Po njenem mnenju ob pogledu na obe znamki naprej pomislimo na miška, miškolina (s "s" ali s "š"), oziroma na vse variante tega otroškega junaka. Ob pogledu na znamki je vtis povsem enak, čeprav se znaka razlikujeta v likovnem elementu, medtem ko je v samem dominantnem delu - tekstu - njuna vizualna in konceptualna podobnost neizpodbitna. Po mnenju tožeče stranke je treba ob vizualni percepciji zelo napeti oči, da vidimo, da pravzaprav znamki poleg besed "misko" in "miškolin" vsebujeta še nekaj drugih figurativnih elementom. Po stališču tožeče stranke je v obeh znakih dominanten besedni del, manj udarni in distinktivni elementi obeh znakov pa so ostali deli - grafizem, ter slika miška in slika jezdeca v krogu, kjer gre zgolj za dodatne dele. Pravzaprav bi takšna likovna varianta miška, kot je vsebovana v izpodbijani znamki "miškolin", lahko bila tudi del znamke tožeče stranke, glede na to, da ta vsebuje različico miška v besedi (misko). Po mnenju tožeče stranke je pri fonetični primerjavi tožena stranka napačno delila besedi "misko" in "miškolin" na posamezne zloge, kar ne pride v poštev, saj se besedi vedno primerja kot celoti. Meni, da se beseda "misko" lahko izgovori tudi kot miško, glede na to, da ima v slovenščini ta beseda jasen pomen in da se tudi ustvari enaka asociacija pri besedi "misko" s "š" in brez "š". Soglasnika "s" in "š" se izgovorita zelo podobno, njuna fonetična zamenjava je zelo pogosta, če pa bi že želeli deliti besedi na posamezne zloge, se v resnici razlikujeta le v končnici "-lin". Napačno je stališče tožene stranke, da pod besedo "misko" slovenski potrošnik ne razume ničesar oziroma da ne gre za besedo, ki bi jo enačil z besedo "miško". Do zamenjave črk "s" in "š" po mnenju tožeče stranke prihaja še zlasti pogosto pri otrocih. Tožeča stranka meni, da je iz pomenskega vidika obema znamkama skupna beseda "miško", ki je v izpodbijani znamki podkrepljena še nazorno s sliko miška, pri njeni znamki pa mula v manjšem, komaj opaznem krogu poleg besede "misko" pravzaprav ne igra nobene vloge, saj je treba posebej dobro pogledati, kaj se v krogu sploh nahaja. Jezdec na muli sicer ne povezuje znamke "misko" z znamko "miškolin", bistveno pa je, da beseda "misko" kot njen dominantni razlikovalni del znamki povezuje. Tožeča stranka je prepričana, da se ob njeni znamki "misko" zaradi tekstualnega dela te znamke povprečnemu potrošniku ne ustvarja asociacija na jezdeca na muli, pač pa na miška ali temu podobnega junaka, ki ga ponazarja kasnejša znamka "miškolin". Po oceni tožeče stranke je napačna tudi odločitev tožene stranke, da ji ni bilo potrebno odločati o tem, ali se znamki nanašata na enako ali podobno blago. Ob obeh pogojih, ki ju določa točka b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 (podobnost znamk in enakost/podobnost blaga) bi namreč morala tožena stranka ugotavljati in zaključiti, ali obstajata, šele po presoji obeh pogojev pa bi bil pravilen njen zaključek o obstoju zavrnilnih razlogov po citirani določbi ZIL-1, ki jih uveljavlja tožeča stranka. Zaradi navedenega je mogoče utemeljeno pričakovati, da bo ob sočasni uporabi znamk "MISKO" in "miškolin" prišlo do zmede v javnosti oziroma na trgu, ki omogoča možnost povezovanja med znamkama. Tožeča stranka sodišču predlaga, da tožbi ugodi, izpodbijano odločbo odpravi in vrne zadevo v ponovno odločanje oziroma podrejeno, da samo odloči o zadevi in ugovoru ugodi, znamko "miškolin" pa v celoti zavrne.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo v celoti izpodbija vse tožbene navedbe. Meni, da je odločila pravilno in zakonito in vztraja pri odločitvi iz izpodbijane odločbe ter sodišču predlaga, da tožbo zavrne iz razlogov, razvidnih iz izpodbijane odločbe ter izpodbijano odločbo potrdi.

Na tožbo je odgovorila tudi stranka z interesom družba A.A.A., ki meni, da med njeno znamko "miškolin" ter znamko tožeče stranke "MISKO" ni nikakršne podobnosti ali možnosti zamenjave. Glede vizualne analize se ne strinja z navedbami tožeče stranke, da je v obeh znakih dominanten njun besedni del, ampak so že na prvi pogled figurativni elementi, ki so pri vsaki znamki zelo različni, dominantnega pomena. Narisana miška, ki stoji za besedo "miškolin", niti najmanj ni podobna niti zamenljiva s sliko otovorjene mule (osla) z jezdecem, ki stoji pred napisom "MISKO". Dejstvo je, da je slika miške namenjena drugi ciljni javnosti, to je mlajši populaciji - otrokom, saj spominja na junake iz risank, medtem ko otovorjena mula (osel) z jezdecem zaradi črne barve in resnosti celotne figure ne pritegne pozornosti otrok. Mlajša populacija bi si izdelek stranke z interesom zapomnila po barviti in nasmejani figuri miške, ki zato predstavlja dominanten del znaka in ne po besedilu "miškolin". Navedbe tožeče stranke, da risba miška ponazarja le besedni del znamke, so zato neutemeljene, saj gre za zelo močan figurativni element, ki ima močan vizualni naboj. Tudi, ko se primerja znaka kot celota, je fonetična izgovorjava zaradi različnih soglasnikov "s" in "š" ter dodatnega zloga "-lin" pri znamki "miškolin" popolnoma različna. Črki "s" in "š" imata fonetično popolnoma različni zvok ter v kombinaciji z drugimi besedami dajeta popolnoma različen pomen besedam, enačenje besede "misko" z "miškolin" je zato neumestno in pavšalno ter kaže na podcenjevanje povprečnega slovenskega potrošnika. Predvsem ima slovenski potrošnik posluh za razlike v izgovorjavi "š", "č" in "ž", ki ne more biti enačena z izgovorjavo črk "s", "c" in "z". Tudi pomensko sta si znamki zelo različni, saj ob pogledu na znamko "miškolin" pomislimo na miško ali pa na junake iz risank, medtem ko otovorjena mula z jezdecem nikakor ne asociira na miško, prav tako na miško ne asociira beseda "misko", temveč gre za abstraktno ime brez posebnega pomena. Sporočilo obeh znamk je tako že na prvi pogled popolnoma različno. Stranka z interesom dalje meni, da si tudi blago primerjanih znakov ni podobno. Po njenem mnenju tako ne obstaja nikakršna verjetnost zmede v javnosti ali verjetnost povezovanja njenega znaka z znamko tožeče stranke. Sodišču predlaga, da tožbo tožeče stranke kot neutemeljeno zavrne in tožeči stranki naloži, da je dolžna stranki z interesom povrniti stroške postopka z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Tožba ni utemeljena.

V obravnavani zadevi je med strankama sporno, ali so podani zavrnilni razlogi po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 (Uradni list RS, št. 45/01 s spremembami in dopolnitvami), ki določa, da se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Za obstoj zavrnilnih razlogov za registracijo znamke po zgoraj citirani zakonski določbi morata biti hkrati izpolnjena oba pogoja: enakost oz. podobnost prijavljenega znaka in registrirane znamke ter enakost oz. podobnost blaga/storitev, na katere se nanašata prijavljeni znak in registrirana znamka.

Sodišče ugotavlja, da med strankama ni sporno, da si znak znamke tožeče stranke in znak, za katerega se zahteva varstvo, nista enaka, po mnenju tožeče stranke pa sta si podobna. Podobni so si znaki, ki jih med seboj ni mogoče razlikovati na podlagi bistvenih elementov razlikovanja. Pri oceni podobnosti konkurirajočih znakov je treba izhajati iz tega, kako povprečen potrošnik dojema oz. bi dojemal znak kot celoto. Različnost znakov zato ne pomeni, da se morata znaka razlikovati prav v vsakem posameznem elementu. Iz izpodbijane odločbe izhaja, da je tožena stranka znaka primerjala kot celoti, pri čemer je upoštevala vse njune elemente, podala podroben opis videza obeh znakov in tudi pojasnila, zakaj sta različna. Sodišče se ne more strinjati s tožečo stranko, da je vtis ob pogledu na oba znaka povsem enak in sicer, da najprej pomislimo na miška oz. miškolina, ter da je, kljub razlikam v likovnem elementu, v dominantnem delu, kar je po zatrjevanju tožeče stranke tekst, podana njuna vizualna in konceptualna podobnost. Tožena stranka je po oceni sodišča prepričljivo ugotovila, da gre že na prvi pogled za popolnoma različna znaka, tako z vidika tipografije črk, barvne kombinacije, slikovnega dela ter samega koncepta obeh znakov. Sodišče deli mnenje tožene stranke, da beseda "miškolin", zapisana v malih tiskanih zaobljenih črkah bele barve, obrobljenih z rdečo barvo in modro osenčenih, z miško na koncu besede, pritegne relevantnega potrošnika - otroka, saj tudi po oceni sodišča predstavlja dominanten del znaka (upoštevaje otroka oz. njegovega starša kot relevantnega potrošnika) prav figurativni element, medtem ko pri napisu "MISKO" v znaku tožeče stranke, zapisanem v enostavnih velikih, oglatih in razpotegnjenih tiskanih rdečih črkah, s črno-belo sliko z jezdecem in z vedri otovorjenega osla, ne gre za znak z elementi, ki bi izrazito pritegnili otroka. Tudi po mnenju sodišča namreč relevantnemu potrošniku - v tem primeru otroku - predstavlja dominanten del znaka prav figurativni element, saj otrok najlažje prepozna izdelek po sliki živali, figuri junaka ipd. - kar med drugim trdi tudi tožeča stranka - zato bo v primeru obravnavanih znakov nedvomno res lahko ločil, kdaj gre za miško in kdaj za otovorjenega osla, kot pravilno utemelji tožena stranka. Ob pogledu na znamko tožeče stranke "MISKO" z vsemi njenimi elementi tudi po oceni sodišča povprečni potrošnik ne pomisli na miška oz. miškolina, nesprejemljive pa so trditve tožeče stranke, da je treba ob vizualni percepciji zelo napeti oči, da vidimo, da znamki poleg besed "misko" in "miškolin" vsebujeta še figurativne elemente, kot tudi, da bi takšna likovna varianta miška, kot je vsebovana v izpodbijani znamki "miškolin", lahko bila tudi del znamke tožeče stranke. Če je slikovni element znamke tožeče stranke (z jezdecem in vedri otovorjen osel-mula) popolnoma različen od slikovnega elementa izpodbijanega znaka (mišek-miškolin), mu zato ni mogoče enostavno odvzeti funkcije distinktivnosti, kot to skuša storiti tožeča stranka, ter ga označiti za obrobni, dodatni element, še manj pa trditi, da bi enak slikovni element, kot ga ima izpodbijani znak, lahko imel tudi znak znamke tožeče stranke; če bi tožeča stranka to želela, bi kot nosilka predhodne znamke to tudi lahko imela. V zvezi s trditvijo tožeče stranke, da je v njeni znamki vsebovana različica miška v besedi, saj naj bi se beseda "misko" lahko izgovorila tudi kot "miško", je tožena stranka po mnenju sodišča pravilno obrazložila obstoj sičnika "s" in šumnika "š" v slovenščini ter njuno nezamenljivost, tudi pri otroški populaciji; upoštevaje, da gre za dva popolnoma različna glasova, pa tudi po mnenju sodišča besedi "misko" v slovenskem jeziku ni mogoče pripisati nobenega pomena. Seveda sodišče sledi trditvi tožeče stranke, da ima beseda "miško" v slovenščini jasen pomen, to je mišek oz. miškolin, kar med strankama ni sporno, ni pa mogoče takega pomena pripisati besedi "misko" v znaku tožeče stranke, kot pravilno utemelji tožena stranka v svoji odločbi, saj tudi po oceni sodišča ni osnove za to, da bi "s" prebrali kot "š". Če pa besedi "misko" ne moremo pripisati nobenega določenega pomena, potem tudi ne moremo trditi, da ta beseda, po mnenju tožeče stranke dominantni razlikovalni del, obravnavani znamki povezuje. Tožena stranka je pri fonetični primerjavi najprej pojasnila razlikovanje med sičnikom "s" in šumnikom "š" v slovenskem jeziku in izključila možnost njune zamenjave tako pri izgovorjavi, kot pri slušni percepciji. Nato je besedi razčlenila še po zlogih "mi-sko" in "mi-ško-lin" ter kot pomemben vidik zvočne percepcije poudarila dejstvo, da fonetično zaznavo neke besede vedno povežemo s pomenom te besede, v kolikor ga poznamo, kar pa je v obravnavanem primeru tudi po mnenju sodišča mogoče le pri besedi "miškolin" izpodbijane znamke. Tožeča stranka pa tudi neutemeljeno zatrjuje, da tožena stranka ne bi smela deliti obeh besed na posamezne zloge, saj je to le del po oceni sodišča celovito opravljene fonetične analize znakov.

Sodišče pa tudi ne more slediti trditvi tožeče stranke, da bi morala tožena stranka upoštevati tudi podobnost blaga. Glede na zgoraj citirano določbo točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 morata biti za preprečitev registracije znamke hkrati izpolnjena dva pogoja: podobnost oz. enakost prijavljenega znaka in znaka registrirane znamke ter podobnost oz. enakost blaga in storitev, na katere se prijavljeni znak in registrirana znamka nanašata. Ob ugotovitvi, da si znaka nista podobna, je tako primerjava blaga brezpredmetna.

Ker je sodišče ugotovilo, da je bil postopek pred izdajo izpodbijanega upravnega akta pravilen in da je odločba tožene stranke pravilna in zakonita, je tožbo kot neutemeljeno zavrnilo na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, v nadaljevanju: ZUS-1.) Ker je sodišče tožbo zavrnilo, je zavrnilo tudi zahtevek stranke z interesom za povrnitev stroškov postopka, saj na podlagi 4. odstavka 25. člena ZUS-1 v tem primeru vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.