Jedro

ZIL-1 nima posebnih določb o vodenju ugotovitvenega postopka, zato je organ dolžan uporabljati določbe ZUP.

V izjasnitvi je tožnik predlagal dokaze, s katerimi je izpodbijal ugotovitve urada, da prijavljene znamke ni mogoče registrirati in s katerimi je utemeljeval nasprotno, zadostno distinktivnost prijavljene znamke, torej nepodanost razlogov po določbah točk b) in c) prvega odstavka 43. člena ZIL-1. Urad RS za intelektualno lastnino bi se do predlaganih dokazov moral opredeliti in jih vsebinsko presoditi, pa se ni.

Izrek

I. Tožbi se ugodi, odločba Urada RS za intelektualno lastnino št. 31212-627/2018-7 z dne 5. 3. 2020 se odpravi in se zadeva vrne organu v nov postopek.

II. Tožena stranka je dolžna povrniti tožeči stranki stroške postopka v višini 347,70 EUR v 15 dneh od vročitve sodbe toženi stranki, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Obrazložitev

1. Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju urad) je z izpodbijano odločbo zavrnil varstvo mednarodne znamke, št. 1408424 z dne 16. 5. 2018, v Republiki Sloveniji. V obrazložitvi navaja, da je po prijavi znamke ugotovil, da se mednarodna znamka ne sme registrirati, ker obstajajo zavrnilni razlogi iz prvega odstavka 43. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1), zato je imetnika pozval, da se izreče o razlogih, zaradi katerih urad meni, da znamke ne sme registrirati. Imetnik znamke je v izjavi podal podrobne argumente in navedel, da meni, da je prijavljena znamka v obliki medvedka primerna za registracijo, ima številne izraze in prevladujoče detajle, ki niso običajne oblike, in se razlikuje od preostalih gumijastih bombonov v obliki medvedka, ki so dostopni na slovenskem trgu ter se sklicuje na distinktivnost znaka, pridobljeno z dolgotrajno uporabo in prilaga dokaze v zvezi s tem. Po ponovni preučitvi razlogov meni, da obstajajo zavrnilni razlogi iz točk b) in c) prvega odstavka 43. člena ZIL-1. Oblika medvedka, ki sestavlja znamko, čeprav ima določene posebnosti, zaradi načina prodaje (embalaže) ter ob upoštevanju, da je enake ali podobne posebnosti zaslediti tudi pri drugih oblikah medvedkov, ne opravlja razlikovalne funkcije znamke, kar je razlog po točki b) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 za zavrnitev predlaganega znaka. Preučil je tudi predlagane dokaze v smeri, da je znak pridobil razlikovalni učinek z uporabo. V zvezi z javnomnenjskimi raziskavami Francija, Beneluks, Švica (pravilno Švedska – opomba sodišča) meni, da se nanašajo na druge trge in ne na slovenski, torej jih ne more uporabiti. Članek v delu z naslovom "Medvedki Haribo" se ne nanaša konkretno na razvoj podjetja ali prodajo na slovenskem trgu. Izjava direktorja podjetja s preloženimi računi ne izkazuje tržnega deleža podjetja, prav tako pa gole številke ne zadoščajo za ugotavljanje kolikšen tržni delež je imel imetnik na slovenskem trgu oziroma kakšen uspeh je imel v primerjavi s konkurenco. Poročilo o prodaji in trženju bombonov "Goldenbears" ni dokaz, koliko slovenski potrošnik pozna zadevno znamko in jo povezuje s proizvajalcem. TV oglasi in članki iz slovenskih medijev niso opremljeni s podatki, koliko je bilo ogledov in koliko slovenskih potrošnikov je prebralo te članke. Tožnik torej ni izkazal s posredovanimi dokazi, da je njegova znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo na trgu.

2. Tožnik v tožbi navaja, da je toženka napačno ugotovila, da naj znak ne bi imel razlikovalne sposobnosti po točki b) prvega odstavka 43. člena ZIL-1. Napačen je tudi zaključek, da je oblika medvedka postala vsesplošno uporabljena za gumijaste bombone in je zato izgubila funkcijo identifikatorja blaga po c) točki prvega odstavka 43. člena ZIL-1. Navaja argumente, ki potrjujejo navedeno in govorijo v prid registraciji znamke. Kot prvo navaja izvor zadevnega znaka, gre za obliko iz leta 1922, ki je postala prodajna uspešnica in s tem tudi klasika znamke Haribo. Oblika, ki jo želi zaščititi tožnik, je plod njegove domiselnosti in inovativnosti. Razlikovalni učinek glede na proizvode, ki jih ščiti zadevna znamka, obstaja. Ne gre za obliko, ki bi bila običajna za relevantne proizvode – sladkarije, bombone, saj med zadevnimi proizvodi in medvedkom ne obstaja nobena povezava. Poleg tega pa vsebuje zadevni znak številne razlikovalne elemente, na podlagi katerih lahko potrošnik uspešno razlikuje med proizvodi tožnika in proizvodi konkurenčnih podjetij. Ti izraziti in prevladujoči elementi so oči oziroma očesne jamice; gobec, razpotegnjen v širok nasmeh; simetričnost in zaobljenost okončin ter ušes; pikčast vzorec na trupu/trebuhu; pokončna drža; bela barva. Pri presoji podobnosti znakov je treba uporabiti načelo celovite presoje. Opisanih razlikovalnih elementov nikakor ne gre zanemariti, ko zadevni znak primerjamo s preostalimi gumijastimi medvedki na trgu. Vsak element posebej in skupaj ključno prispevajo k celotnemu vizualnemu učinku. Iz dokaza "Primerjava zadevnega znaka z znaki/gumijastimi medvedki, ki so dostopni na slovenskem trgu" izhaja, da se medvedki razlikujejo tako po obliki, v delih trupa, velikosti ter barvi. Zadevni znak ima tudi razlikovalni učinek glede na zaznavo upoštevne javnosti, kar potrjujejo javnomnenjske raziskave o prepoznavnosti gumijastih medvedkov tožnika, ki so bile izvedene v Franciji, Beneluksu in na Švedskem. Gre za vzporednico, na podlagi katere lahko sklepamo, da bi podobna javnomnenjska raziskava med slovenskimi potrošniki pripeljala do podobnih rezultatov. Dokazi raziskav kažejo na to, da so potrošniki sposobni zaznati razlikovalne elemente zadevne znamke in posledično proizvode tožnika ločiti od proizvodov konkurentov v sektorju sladkarij. Neodvisno od distinktivnosti per se, pa je zadevni znak pridobil razlikovalni učinek tudi z dolgotrajno uporabo na slovenskem trgu, kar izhaja iz predloženih dokazov, kot na primer izjave direktorja intenzivne marketinške aktivnosti v zvezi z zadevno znamko, članov v slovenskih medijih. Predlaga odpravo izpodbijane odločbe in odločitev o registraciji znamke, oziroma podrejeno, da sodišče odpravi izpodbijano odločbo in zadevo vrne toženki v ponovno odločanje. Predlaga tudi povrnitev stroškov postopka.

3. Toženka v odgovoru na tožbo vztraja pri razlogih izpodbijane odločbe in predlaga njeno zavrnitev. Navaja, da tožnik v upravnem sporu navaja nova dejstva (na primer stran 9 tožbe) ter predlaga nove dokaze, na primer diplomsko delo "Podatkovno rudarjenje pri opravljanju odnosov s kupci", ter se sklicuje na 20. člen Zakona o upravnem sporu (ZUS-1).

4. Tožnik v pripravljalni vlogi ponavlja razloge iz tožbe.

5. Tožba je utemeljena.

6. Predmet upravnega spora je odločitev organa o zavrnitvi tožnikove mednarodne znamke iz razlogov po točkah b) in c) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 in drugega odstavka 43. člena ZIL-1. 7. Na podlagi prvega odstavka 99. člena ZIL-1 urad pred objavo prijave znamke preveri, ali je ob upoštevanju 42. in 43. člena tega zakona prijavljeni znak mogoče registrirati kot znamko. Iz izpodbijane odločbe in upravnega spisa izhaja, da je po prijavi mednarodne znamke, št. 1408424, urad ugotovil, da za registracijo prijavljene mednarodne znamke obstajajo absolutni zavrnilni razlogi iz točk b) in c) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 ter tožnika pozval, da se izjavi o razlogih (navedenih v pozivu), zaradi katerih meni, da znamke ni mogoče registrirati. V pozivu je navedel, da je prijavljeni znak, gumijast bombon v obliki medvedka, običajne oblike, podoben drugim na trgu prodajanim medvedkom, ki se med seboj razlikujejo le v drobnih detajlih. Vsi so dani pokončno, z vidnimi tacami ter gobčkom. Vsi imajo majhna, zaobljena, okrogla ušesa. Tudi bela barva ni neka posebnost, saj se bomboni prodajajo tudi v beli barvi.

8. Tožnik je na poziv odgovoril, ugovarjal ugotovitvam urada, da prijavljena znamka nima razlikovalnega učinka, in navajal številne izrazite in prevladujoče detajle: oči oziroma očesne jamice; gobec, razpotegnjen v širok nasmeh; simetričnost ter popolna zaobljenost okončin ter ušes; pikčast vzorec na trupu/trebuhu; pokončna drža; bela barva. V dokaz, da se zadevni znak razlikuje od preostalih gumijastih bombonov v obliki medvedka, je predložil dokaz "Primerjava zadevnega znaka z bomboni, ki jih v svojem pozivu navaja urad" in v dokaz distinktivnosti prijavljenega znaka per se še javnomnenjske raziskave o prepoznavnosti tožnikovih gumijastih medvedkov, ki jih ščiti znamka v Franciji, Beneluksu in na Švedskem.

9. Iz izpodbijane odločbe, že iz povzetka izjave na strani 2, izhaja, da urad predloženih dokazov, s katerimi je tožnik izpodbijal uradove ugotovitve o nedistinktivnih razlikah med tožnikovimi in ostalimi gumijastimi bomboni v obliki medvedka na slovenskem trgu in zaključku, da razlikovalne značilnosti tožnikovih gumijastih bombonov v obliki medvedka niso takšne, da bi jih potrošnik razlikoval od gumijastih bombonov v obliki medvedka drugih proizvajalcev na slovenskem trgu, ni upošteval in se do njih opredelil v okviru točke b) prvega odstavka 43. člena ZIL-1, temveč le v okviru drugega odstavka 43. člena ZIL-1, torej le v okviru tožnikove trditve, da je njegova znamka pridobila razlikovalni učinek z dolgotrajno uporabo.

10. V postopkih podelitve ali registracije pravic industrijske lastnine urad izdaja odločbe, sklepe in druge akte na podlagi določb ZIL-1, če pa ta zakon nima ustreznih določb, se subsidiarno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek (prvi odstavek 6. člena ZIL-1). ZIL-1 nima posebnih določb o vodenju ugotovitvenega postopka, zato je organ dolžan uporabljati določbe ZUP. V obravnavani zadevi je tožnik podal prijavo mednarodne znamke, ki jo je urad preveril v smeri, ali jo je ob upoštevanju 42. in 43. člena ZIL-1 mogoče registrirati kot znamko v Sloveniji (99. člen ZIL-1). Tožnikove navedbe v prijavi o možnosti registracije se niso ujemale z ugotovitvami urada, zato je organ pravilno, skladno z načelom zaslišanja stranke, tožnika pozval, da se izreče o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so bila navedena v pozivu na izjasnitev, v katerem je organ povzel razloge za zavrnitev registracije znamke na podlagi točk b) in c) prvega odstavka 43. člena ZIL-1. V izjasnitvi je tožnik predlagal dokaze (navedeni v prejšnjih odstavkih), s katerimi je izpodbijal ugotovitve urada, da prijavljene znamke ni mogoče registrirati in s katerimi je utemeljeval nasprotno, zadostno distinktivnost prijavljene znamke, torej nepodanost razlogov po določbah točk b) in c) prvega odstavka 43. člena ZIL-1. Urad bi se do predlaganih dokazov moral opredeliti in jih vsebinsko presoditi, pa se ni.

11. Izpodbijana odločba, v kateri ni razlogov, odločilnih za presojo predlaganih dokazov (3. točka prvega odstavka 214. člena ZUP), je obremenjena z bistveno kršitvijo pravil postopka, saj zato posledično odločbe ni mogoče preizkusiti (7. točka drugega odstavka 237. člena ZUP), ter jo je zato sodišče iz tega razloga moralo odpraviti. V ponovnem postopku reševanja zadeve bo moral urad presoditi predložene dokaze tudi v okviru trditvene podlage, za katero jih je v dokaz predlagal tožnik, torej v smeri točk b) in c) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 in se do njih opredeliti.

12. Tožena stranka je glede na navedeno kršila pravila postopka, ta kršitev pa je vplivala na odločitev o zadevi. Sodišče je odločitev o odpravi izpodbijane odločbe in vrnitvi zadeve v ponoven postopek sprejelo na podlagi 3. točke prvega odstavka 64. člena ZUS-1. Sodišče je v zadevi odločilo na seji na podlagi prve alineje drugega odstavka 59. člena ZUS-1, ker je bilo že na podlagi tožbe, izpodbijanega akta ter upravnih spisov očitno, da je potrebno tožbi ugoditi in upravni akt odpraviti, poleg tega pa sta se stranki odpovedali glavni obravnavi na podlagi 279.a člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Tožnik je predlagal sojenje v sporu polne jurisdikcije, za kar ima sodišče pooblastilo v prvem odstavku 65. člena ZUS-1. Vendar je v obravnavani zadevi v posledici kršitve določb postopka dejansko stanje nepopolno ugotovljeno, zato sodišče sodi, da narava stvari ne dopušča odločanja o tožnikovem primarnem zahtevku, ugodilo pa je podrednemu.

13. Ker je tožnik v tem upravnem sporu uspel, mu je sodišče odmerilo stroške postopka v višini 285,00 EUR (25. člen ZUS-1 v zvezi s Pravilnikom o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu, povečano za 22 % DDV, kar skupaj znaša 347,70 EUR). Stroške mu je dolžna povrniti toženka v roku 15 dni od prejema sodbe.