Jedro

Kot znamka je lahko zaščitena tudi tridimenzionalna oblika blaga.

Ker celoten videz vsake od znamk ne omogoča zaključka, da je izključena vsaka razumna možnost drugačnega sklepa, kot da razlikovalni učinek ni podan, za zaključek o ničnosti (registrirane) znamke ne zadostuje posplošena ugotovitev, da registrirani tridimenzionalni znak nima nikakršne distinktivnosti, ker gre za običajne kovinske posode (zabojnike) za odpadke, katerih oblika se bistveno ne razlikuje od standarda ali navad v sektorju.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi in se delna sodba sodišča prve stopnje spremeni tako, da se zahtevek za ugotovitev ničnosti znamk, registriranih pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, registrska številka 0001, 0002, 0003 in 0004, zavrne.

II. Odločitev o stroških pritožbenega postopka se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z delno sodbo odločilo, da so znamke, registrirane pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, registrska številka 0001, 0002, 0003 in 0004, imetnika A. K., nične.

2. Tožnik (toženec po nasprotni tožbi, ki je predmet pritožbenega postopka) v pritožbi zoper sodbo uveljavlja vse pritožbene razloge iz prvega odstavka 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP). Predlaga, naj pritožbeno sodišče pritožbi ugodi ter izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje. V zvezi z zaključkom izpodbijane sodbe, da sporne znamke nimajo nikakršne distinktivnosti, tožnik poudarja, da so prešle vse faze preverjanja pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju URSIL). Prav oblikovalska kombinacija vseh elementov posameznega zabojnika daje znamkam izrazito drugačno pojavno obliko. Ne drži, da povprečen potrošnik takšen zaboj opazi in si ga zapomni. Sodba se na eno od sodb evropskega sodišča, na katero je opozoril tožnik, sklicuje v napačnem smislu. Sporočilo sodbe je v tem, da pri presoji razlikovalnega učinka tridimenzionalnih znamk ni razlogov za uporabo strožjih kriterijev. Vrsta tridimenzionalne znamke je tudi oblika, ki predstavlja pakiranje ali zabojnike, za kar gre v obravnavanem primeru. Sporne znamke so dovolj razlikovalne od osnovne, običajne oziroma pričakovane oblike, da lahko potrošnik identificira proizvod po obliki in ga ponovno kupi na podlagi predhodne pozitivne izkušnje. Presoja bi morala vključiti tudi dodatne zahteve za registracijo tridimenzionalnih znamk ob upoštevanju omejitev iz točke f prvega odstavka 43. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1). Zmoten je zaključek sodbe, da tridimenzionalni znak ne more biti hkrati tudi blago, za katerega je bila registrirana znamka. Ne drži, da so sporne znamke namenjene odpadkom tretjih oseb, saj se prodajajo kot samostojni produkti, namenjeni kupcem, ki zbirajo odpadna olja. Obravnavane blagovne znamke sicer nimajo dodatnih besed oziroma figurativnih elementov, vendar so namenjene razlikovanju blaga in izpolnjujejo vse pogoje za veljavno registracijo.

3. Toženec (tožnik po nasprotni tožbi) v odgovoru na pritožbo predlaga njeno zavrnitev. Navaja, da nenavadne oblike zabojnikov ne omogočajo razlikovanja tožnikovega blaga od blaga drugih ponudnikov, ker niso tako izrazite, da bi ga lahko povprečno pozoren in preudaren potrošnik prepoznal kot tožnikov izdelek in da tožnik ni predložil nobenih dokazov, da se zabojniki razlikujejo od znamk drugih proizvajalcev. Četudi bi potrošnik lahko prepoznal posebno obliko embalaže, ne bi mogel prepoznati označbe trgovskega izvora, kar je cilj znamke. Pravilen je tudi zaključek sodbe, da tridimenzionalni znak ne more biti hkrati blago, za katerega se je registrirala znamka, kar pomeni, da gre za nasprotje s točko a) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 in ne za nasprotje s točko b) navedene določbe.

4. Pritožba je utemeljena.

5. Izpodbijana sodba zavzema stališče, da registrirani tridimenzionalni znaki nimajo nikakršne distinktivnosti, ker gre za običajne kovinske posode (zabojnike) za odpadke, katerih oblika se bistveno ne razlikuje od standarda ali navad v sektorju. Tožnikove trditve, da oblika zabojnikov že na prvi pogled omogoča razlikovanje enakih izdelkov različnih proizvajalcev in da potrošniku omogoča razlikovanje in sporočanje blagovne znamke, so v sodbi zavrnjene kot nedokazane, ker je tožnik predložil le fotografije zabojnikov, ki so predmet sporne znamke, ne pa tudi zabojnikov drugih proizvajalcev. Glede na to, da je oblika prijavljenega proizvoda le različica ene izmed običajnih oblik, ni tako izrazita, da bi lahko povprečno pozoren in preudaren potrošnik izdelek prepoznal kot tožnikov izdelek, kar pomeni, da oblike ne omogočajo razlikovanja tožnikovega blaga od blaga drugih ponudnikov na trgu. Poleg tega registrirani znak sploh ne more biti znamka, ker ni namenjen označevanju blaga.

6. Sodba temelji na točki a) prvega odstavka 43. člena ZIL, po katerem se kot znamka (med drugim) ne sme registrirati znak, ki ne more biti znamka, in točki b) navedene določbe, po kateri se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je brez slehernega razlikovalnega učinka.

7. Po prvem odstavku 42. člena ZIL-1 se sme kot znamka registrirati kakršenkoli znak ali kakršnakoli kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati, kot so zlasti besede, črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe, vključno z obliko blaga ali njihove embalaže, in kombinacija barv kot tudi kakršnakoli kombinacija takih znakov.

8. V pritožbi je kot sporno nakazano vprašanje, v kolikšni meri je zavrnilni razlog iz točke a) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 samostojen, v kolikšni meri pa je povezan z drugimi absolutnimi zavrnilnimi razlogi iz navedene določbe ZIL, predvsem z zavrnilnima razlogoma iz točke b) in točke f) (1). Če je podan kateri od zavrnilnih razlogov iz točk b ali f, je podan tudi zavrnilni razlog iz točke a (2). Obravnavana zadeva pa ne zahteva natančnejšega odgovora na vprašanje, kdaj je podan zavrnilni razlog iz točke a), četudi ni podan kateri od zavrnilnih razlogov iz točke b) ali iz točke f) (3). Stališče sodbe, da sporna znamka ne more biti znamka, ker glede na to, da odpadki tretjih oseb niso blago označevanja, ampak je blago sam zabojnik, ni namenjena označevanju blaga, je zmotno že zato, ker je v nasprotju z izrecno zakonsko opredelitvijo, po kateri je lahko kot znamka zaščitena tudi tridimenzionalna oblika blaga. Tudi po stališču SEU ima razlikovalni učinek v smislu 2. člena Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25)(v nadaljevanju Direktive) (4) tista znamka, s katero se lahko glede na izvor razlikujejo blago in storitve, za katere se je predlagala registracija. Zadostuje, da znamka omogoča zadevni javnosti, da razlikuje blago in storitve, ki jih označuje, od blaga in storitev drugega trgovskega izvora in da dopušča sklepanje, da je vse blago ali storitve, ki jih označuje, bilo izdelano ali dobavljeno pod nadzorom enega podjetja, ki lahko odgovarja za njeno kakovost. Merila za presojo razlikovalnega učinka tridimenzionalnih znamk tako niso drugačna od tistih, ki se uporabljajo za druge kategorije znamk (5). Kot izhaja iz izpodbijane sodbe, so kovinske in nekovinske posode za zbiranje, skladiščenje, hrambo in transportiranje odpadnih olj in drugih za ljudi in okolje nevarnih odpadkov navedene tudi v seznamu blaga iz registra URSIL.

9. Utemeljen je tudi pritožbeni očitek o zmotnosti zaključka, da je podan zavrnilni razlog iz b) točke prvega odstavka 43. člena ZIL-1. 10. Pravilno je stališče sodbe, da enakost meril za presojo razlikovalnega učinka tridimenzionalnih znakov in meril, ki se uporabljajo za presojo razlikovalnega učinka drugih vrst znakov, še ne pomeni, da ta presoja – še posebej v primerih tridimenzionalne oblike blaga (6) - ne vključuje presoje, ali povprečni potrošnik sprejema obliko kot znak izvora in ne kot nekaj, kar je skladno oziroma kar pritiče vrsti blaga. SEU je v sodbi C-218/01 v zvezi s tem navedlo, da povprečen potrošnik ni navajen oblikovati zaključkov o izvoru blaga na podlagi oblike njihove embalaže brez grafičnega ali besednega elementa, zaradi česar je lahko dokazovanje razlikovalnega učinka pri tridimenzionalnih znamkah, ki jih sestavlja embalaža blaga (7), težje kot v primerih, ko je znamka sestavljena iz besedne ali figurativne oznake, neodvisne od izgleda izdelka, ki ga označuje (8). V izpodbijani sodbi je nadalje pravilno navedeno, da je povprečen potrošnik tisti, ki je povprečno obveščen ter razumno pozoren in preudaren (9). SEU je k temu še dodalo, da mora znamka omogočati potrošniku razlikovati blago od blaga drugih podjetij, ne da izvede analitično ali primerjalno raziskavo in ne da bi temu posvečal posebno pozornost (10).

11. Pravilno je tudi stališče izpodbijane sodbe, da razlikovalni učinek ni podan, če gre za standardne, običajne oblike, ki se pojavljajo pri velikem številu obstoječih izdelkov, ali če gre za preproste geometrijske oblike. Po drugi strani za obstoj dinstinktivnosti zadostuje že minimalen razlikovalni učinek (11), ustvarjen na podlagi celotnega vtisa o obliki blaga. Za presojo razumevanja povprečnega potrošnika je relevanten krog uporabnikov obravnavanega blaga, ki je predmet sporne zaščite (12). Presoja je odvisna od navad v prometu v zvezi z obliko tovrstnega blaga. Treba je torej ugotoviti, v čem je razlikovalni element obravnavanega znaka, nato pa ga kvalitativno in kvantitativno ovrednotiti. Presoja mora temeljiti na konkretnih ugotovitvah in ne le na posplošenih trditvah o nedistinktivnosti. Drugače kot v postopku registracije znamke, v katerem je pristojni organ dolžan po uradni dolžnosti preizkusiti obstoj absolutnih zavrnilnih razlogov, je v pravdi zaradi ugotovitve ničnosti znamke sodišče v skladu s pravili pravdnega postopka vezano na uveljavljeni ničnostni razlog in navedbe pravdnih strank, o tožbi pa odloči po splošnih pravilih o trditvenem in dokaznem bremenu (13).

12. Ne da bi bile navedene kakršnekoli konkretne okoliščine, ki bi omogočale presojo o distinktivnosti spornih znamk v primerjavi z oblikami primerljivih izdelkov (ni opredeljeno, katera je primerljiva skupina izdelka, kakšen je izgled v primerljivi skupini izdelkov, katera je relevantna skupina potrošnikov glede na namen izdelka itd.) izpodbijana sodba zavzema stališče, da registrirani tridimenzionalni znaki nimajo nikakršne distinktivnosti, ker gre za običajne kovinske posode (zabojnike) za odpadke, katerih oblika se bistveno ne razlikuje od standarda ali navad v sektorju. Tako posplošeno obrazložen sklep bi bil pravilen le ob predpostavki, če bi bile sporne oblike očitno take, da bi onemogočale zaključek o kakršnemkoli razlikovalnem učinku. Obravnavani primer ni tak. Ne gre le za običajno geometrijsko telo, ampak k vsaki od oblik pripada različno oblikovan pokrov, noge in prijemala za premikanje. Celoten videz vsakega od izdelkov ne omogoča zaključka, da je izključena vsaka razumna možnost drugačnega sklepa, kot da razlikovalni učinek ni podan. Pri tem ni brez vsake teže niti dejstvo, da so sporni znaki že prestali preizkus z vidika istega z zakonom predpisanega zavrnilnega razloga pred državnim organom, pristojnim za registracijo znamk. Stališče izpodbijane sodbe je torej materialnopravno zmotno.

13. Po navedenem je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo in izpodbijano sodbo spremenilo tako, da je tožbeni zahtevek za ugotovitev ničnosti znamk, registriranih pri URSIL, registrska številka 0001, 0002, 0003 in 0004, zavrnilo. Ker toženec (tožnik po nasprotni tožbi, ki je predmet pritožbene obravnave) v postopku pred sodiščem prve stopnje ni navedel nobenih okoliščin, ki bi mogle nuditi podlago za drugačno odločitev, pa ne bi bile vključene v presojo v izpodbijani sodbi, ni podlage za razveljavitev sodbe in vrnitev zadeve v novo odločanje (peta alineja 358. člena ZPP).

14. Odločitev o stroških pritožbenega postopka upošteva stališče izpodbijane sodbe, da bo glede na to, da gre za odločitev o delu zahtevkov, o stroških postopka odločeno v končni sodbi (164. člen ZPP).

(1) Po tej določbi se kot znamka ne sme registrirati znak, ki sestoji izključno iz oblike, ki izhaja iz same narave blaga ali je nujna za dosego tehničnega učinka ali daje blagu bistveno vrednost. (2) Prim. sodbo SEU C-299/99 z dne 18. 6. 2002 (zadeva Philips), odstavek 40. (3) Ni odveč dodati, da razlogi iz točke f) v tožbi sploh niso bili zatrjevani, razlog iz točke b) pa je predmet posebne obravnave.

(4) Direktiva je nadomestila Prvo direktivo Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS)(UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92), ki je bila v relevantnih določbah enaka sedanji, tako da njena uporabljivost v obravnavani zadevi s časovnega vidika ni vprašljiva.

(5) Tako v zgoraj navedeni sodbi C-299/99, odstavek 47 in 48. (6) Kot tridimenzionalna znamka so lahko zaščiteni samostojni tridimenzionalni znaki, embalaža blaga ali oblika blaga.

(7)Predmet presoje je bila embalaža izdelka. Enako velja za znamko, ki jo sestavlja oblika izdelka.

(8) Sodba C-218/01 z dne 12. 2. 2004, odstavek 53. (9) Prim. npr. sodbo C-299/99, odstavek 65, ter sodbo C-218/01, odstavek 50 in tam navedene druge sodne odločbe.

(10) Sodba C-218/01, odstavek 53. (11) Arg. a contrario iz b) točke prvega odstavka 43. člena ZIL-1 in točke 1(b) 3. člena Direktive, ki se glasi: "Ne registrira se ali, če je registrirano, se lahko razglasi za neveljavno ... blagovne znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka."

(12) Tako je npr. pri dražjem blagu potrošnik bolj pozoren na obliko kot pri stvareh dnevne potrošnje.

(13) Tako je utrjeno stališče sodne prakse v zvezi z uveljavljanjem ničnosti po splošnih pravilih obligacijskega prava. Prim. sodbe VS RS III Ips 19/2002 z dne 21. 3. 2002, III Ips 5/2003 z dne 6. 11. 2003, III Ips 50/2007 z dne 7. 4. 2009 in II Ips 938/2008 z dne 19. 11. 2009. Določbe ZIL-1, ki urejajo ničnostno tožbo, so v bistvenem podobne določbam OZ o uveljavljanju ničnosti. Tudi po ZIL-1 lahko ničnost uveljavlja le zainteresirana oseba, zakon pa ne daje podlage za odstop od temeljnih procesnih pravil obravnavanja tožbe.