Jedro

Poglavitni tožbeni ugovor v zvezi z analizo podobnosti med primerjanima znakoma je, da bi morala tožena stranka ugotoviti, da beseda "VIVIL", ki jo znamka tožeče stranke vsebuje, izpodbijani znak pa ne, daje znamki tožeče stranke le pomen pripadnosti, medtem ko je njen osrednji del "Get the Power" in ne "VIVIL".Ta tožbeni ugovor je po presoji sodišča neutemeljen in je tožena stranka upravičeno pripisala besedi "VIVIL" v znaku znamke tožeče stranke status bistvenega razlikovalnega elementa, oziroma, v odgovoru na tožbo tudi izrecno dominantnega elementa napram preostalemu besedilu v znaku "Get the Power", ki ga je označila za opisovalni oziroma pojasnjevalni del znaka. Ker je tožena stranka besedo "VIVIL" pravilno določila za dominanten del znaka znamke tožeče stranke, medtem, ko je pri izpodbijani znamki "Get power!" lahko le celotno besedilo njen dominantni del (saj jo figurativna podoba in barve le poudarjajo in ne nosijo drugačnega sporočila kot sam besedni del znaka), bi pravzaprav posledica takih ugotovitev lahko bila, da se v primerjavo prvenstveno vključi le dominantna dela znakov, torej "VIVIL" in "Get power!".

Izrek

1. Tožba se zavrne.

2. Zahtevek stranke z interesom za povrnitev stroškov postopka se zavrne.

Obrazložitev

Z izpodbijano odločbo je tožena stranka zavrnila ugovor z dne 31. 1. 2006 zoper registracijo znamke "Get power!", št. ... V obrazložitvi izpodbijane odločbe je tožena stranka navedla, da je dne 19. 5. 2005 prejela prijavo znamke za znak "Get power!" za proizvode po Nicejski klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92, v nadaljevanju: NK), razvrščene v razrede 5, 32 in 33. V zakonitem roku je tožeča stranka vložila ugovor zoper registracijo znamke, v katerem je navedla, da je imetnik starejše evropske znamke št. ... "VIVIL Get the Power" v besedi, registrirane za proizvode iz razredov 30 in 32 NK. Ugovor je vložila na podlagi točke b) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju: ZIL-1), saj meni, da sta si prijavljeni znak ter njena znamka podobna vizualno, fonetično in pomensko, kar bi glede na enakost oziroma podobnost proizvodov lahko privedlo do zmede v javnosti, vključujoč verjetnost povezovanja obeh znamk. Toženi stranki predlaga, da registracijo izpodbijane znamke zavrne za proizvode iz razredov 32 in 33 NK v celoti. Prijavitelj izpodbijane znamke - ki je v tem postopku stranka z interesom - je v zvezi z ugovorom izjavil, da si znamki nista zamenljivo podobni, nanašata pa se tudi na različne proizvode. Izpodbijana znamka je za razliko od znamke tožeče stranke na slovenskem tržišču že uveljavljena, zato ni nevarnosti, da bi izpodbijana znamka na trgu povzročila kakršnokoli zmedo. Toženi stranki predlaga, da ugovor zavrne kot neutemeljen. Na podlagi ugovora in nasprotnega mnenja stranke z interesom je tožena stranka preverila utemeljenost navedb v ugovoru in ugotovila, da ugovor ni utemeljen, ter da je znamko mogoče registrirati za vse prijavljene proizvode iz razredov 5, 32 in 33 NK. Tožena stranka namreč meni, da zavrnilni razlogi po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 niso podani. Tožena stranka je opravila primerjavo znakov, in sicer je najprej opravila vizualno analizo. Ugotovila je, da je prijavljeni znak figurativni znak, ki ga predstavlja besedilo "Get power!", zapisano v rumenih malih tiskanih črkah, postavljenih v rdeč pravokotnik z rumeno obrobo. Znak tožeče stranke pa je besedni znak, zapisan v običajnih črkah. Gledano kot celota si znaka nista vizualno podobna, tudi če ju primerjamo zgolj v smislu primerjave besed, ki jo sestavljajo. Že na prvi pogled se močno razlikujeta po dolžini teksta, saj izpodbijani znak sestavljata dve besedi, znak tožeče stranke pa štiri, pri čemer ta že daje vtis nekega daljšega teksta. Dve besedi v obeh znakih "get" in "power" sta sicer identični, vendar imata v okviru celotnega teksta različen položaj. V izpodbijanem znaku stojita povezano in ju klicaj na koncu določa kot stavek, ki izraža vzklik, v znaku tožeče stranke pa je mednje vrinjen določni člen "the". Najpomembnejši element, ki razločuje oba znaka, pa je beseda "VIVIL", ki predstavlja v znaku tožeče stranke bistveni razlikovalni element (če že ne absolutno dominanten, pa vsaj enakovreden ostalemu tekstu). Različno število besed, različna razporeditev ter dodatni element - beseda "VIVIL", ki predstavlja pomemben razlikovalni del znaka tožeče stranke, v celoti gledano potrjuje vizualno različnost znakov. Znamka tožeče stranke se angleško izgovori kot "vivil get d pauer", izpodbijana znamka pa kot "get pauer". Tudi s fonetičnega vidika gre pri znaku tožeče stranke za precej daljši tekst, ki se začenja s povsem domišljijsko besedo "VIVIL". Torej je začetni, najudarnejši del znaka, zvočno povsem različen od zvočne podobe izpodbijanega znaka, pomembno pa je tudi dejstvo, da bo potrošnik, ki bo v lokalu naročal pijačo tožeče stranke, najverjetneje zahteval pijačo "VIVIL", manj verjetno pa bo izgovoril celoten slogan (pri ustnem naročanju namreč potrošnik daljša besedila pove v poenostavljeni oziroma skrajšani obliki oziroma pove le bistveni, prepoznavnejši del znamke), ni pa verjetno, da bi ob naročanju uporabil le zadnji del slogana. Tožena stranka je opravila še pomensko analizo ter ugotovila, da si znamki tudi v pomenskem smislu nista zamenljivo podobni. Izpodbijani znak v slovenskem prevodu pomeni "Pridobi si moč!", izpodbijana znamka "VIVIL Get the Power" pa poudarjeno govori o tem, da "VIVIL" daje moč. Gre torej za vsebinski poudarek na imenu "VIVIL", blagovni znamki oziroma pijači, ki daje moč, ker gre za označevanje (še posebej energijskih) napitkov. V znamki "VIVIL Get the Power" drugi del besedila "Get the Power" predstavlja bolj opisovalen oziroma pojasnjevalen del znaka, saj je za te napitke namreč značilno, da dajejo moč. Vsebinsko se znaka popolnoma razlikujeta glede vrste informacije, ki jo dajeta potrošniku. V prvem primeru gre za splošen slogan "Get power!", ki je nekakšen moto sodobnega načina življenja, slogan "VIVIL Get the Power" pa potrošnika nagovarja v zvezi s konkretno blagovno znamko "VIVIL". V danem primeru tudi ne moremo govoriti o tem, da ena znamka v celoti vsebuje drugo. Gre le za del besedila, ki je slovnično napisan na dva različna načina (z določnim členom "the" ali brez njega), poleg tega pa je v vsebinskem smislu bistveni del znaka tožeče stranke beseda "VIVIL", ki je izpodbijani znak ne vsebuje. O znamki, ki je v celoti vsebovana v drugi znamki, govorimo takrat, ko gre za identične elemente, ki v obeh primerjanih znakih predstavljajo dominantni oziroma bistveni del znaka. Glede na ugotovljeno vizualno, pomensko in fonetično različnost znakov je tožena stranka ugotovila, da si znaka nista podobna in ne obstaja verjetnost zmede v javnosti in verjetnost povezovanja izpodbijanega znaka s prejšnjo znamko. Tožena stranka je ugotovila, da pogoj podobnosti znakov po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 ni izpolnjen, zato eventualna enakost ali podobnost blaga pri primerjanih znamkah na končno odločitev tožene stranke ne bi imela vpliva, zaradi česar ji podobnosti blaga ni bilo potrebno ugotavljati. Tožena stranka je tako ugovor na podlagi tretjega odstavka 102. člena ZIL-1 zavrnila, postopek registracije znamke pa nadaljevala.

Zoper izpodbijano odločbo je tožeča stranka vložila tožbo zaradi napačne ugotovitve dejanskega stanja in napačne uporabe materialnega prava na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 27. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju: ZUS-1). Tožeča stranka meni, da je tožena stranka napačno ocenila, da izpodbijana znamka ni podobna njeni znamki. Tožeča stranka nasprotno meni, da je izpodbijana znamka njeni znamki zamenljivo podobna tako po vizualni, fonetični, kot pomenski primerjavi. V zvezi z vizualno analizo tožeča stranka navaja, da je število besed pri primerjanih znamkah resda različno, vendar pa je pri celoviti presoji obeh znamk potrebno pogledati, katere so te besede in kakšno celoto sestavljajo. Ne moremo namreč zanemariti dejstva, da je izpodbijana znamka v celoti vsebovana v znamki tožeče stranke, pri čemer znamka tožeče stranke vsebuje še besedi "VIVIL" in "the". Beseda "the" je v angleščini člen, ki stoji pred samostalnikom, katerega tudi povprečni slovenski potrošniki prepoznajo in sama zase nima pomena, zato je tudi njena vloga v znamki manjša, kar potrjuje tudi praksa OHIM. Tožeča stranka tudi oporeka stališču tožene stranke, da imata besedi "get" in "power" v znamkah različen položaj, češ da pri izpodbijani znamki stojita povezano, pri znamki tožeče stranke pa ne, saj je med njiju vrinjen člen "the"; glede na stavčni in siceršnji pomen besede "the" tudi pri znaku tožeče stranke besedi "get" in "power" stojita povezano, saj beseda "the" nima funkcije nove besede. Edina razlika med znamkama je tako v besedi "VIVIL", ki je del znamke tožeče stranke in daje tej znamki pomen pripadnosti, pri čemer je očitno, da je osrednji del znamke še vedno "Get the Power" in ne "VIVIL", ki določa le vrsto, pripadnost, ime. Če bi imetnik izpodbijane znamke želel oblikovati novo znamko, bi moral sam dodati fantazijske elemente take vrste, ki bi bili tako posebni, distinktivni in lastni samo njegovi znamki, da bi njegova znamka pridobila svoj značaj in bi bila med potrošniki prepoznavna kot celota, česar pa ni storil, temveč je povzel znamko tožeče stranke, pri čemer je odstranil le besedo "VIVIL", kar pa ni dovolj, saj daje vtis, da je njegova znamka del skupine znamk "Get (the) Power", katerih lastnik je "VIVIL", oziroma od katerih so nekatere vrste "VIVIL", druge pa ne. Pravica do nasprotovanja registraciji mlajših znamk, ki gre imetniku določene znamke, ne sme biti razumljena tako, da bi dala prosto pot tretjim, da bi registrirali mlajšo znamko tako, da bi le-ta vsebovala skoraj celotno starejšo znamko, izpustila pa bi le en njen majhen del, v navedenem primeru "VIVIL". Tožeča stranka nadalje meni, da sta si znamki tudi fonetično podobni. Meni, da se fonetična izgovorjava njene znamke v pogovornem jeziku lahko skrajša na "get d pauer", "get pauer" ali "pauer", kar pa je celo identično izpodbijani znamki ("get pauer", "pauer"). Tožeča stranka se strinja s toženo stranko, da potrošniki pri ustnem naročanju pijač imena le-teh skrajšujejo, vendar pa meni, da bodo pijačo pod njeno znamko izgovorili kot "get d pauer", "get pauer", "pauer" in ne kot "vivil", kot to meni tožena stranka, kar pa je zelo podobno izpodbijani znamki. Tožeča stranka še posebej oporeka pomenski analizi tožene stranke, ker meni, da je le-ta enake besede brez utemeljenega razloga razlagala različno. Besedni zvezi "Get (the) Power" ne moreta imeti različnega pomena, četudi je enkrat napisan člen "the", drugič pa ne. Vsekakor ta pomen ne more enkrat biti "Pridobi si moč!" (pomen izpodbijane znamke) in drugič "Daje moč." (pomen znamke tožeče stranke), kot to navaja tožena stranka. Res je, da znamka tožeče stranke vsebuje še besedo "VIVIL", ki pomeni ime, vrsto, pripadnost, vendar pa pomena nadaljnje znamke ne spremeni. Pomen obeh znamk je enak in to je "Pridobi, vzemi si moč". Tožeča stranka nadalje meni, da je podobnost potrebno presojati tudi glede na seznam blaga in storitev, saj za različno blago in storitve veljajo drugačni kriteriji podobnosti. Ker izpodbijana znamka in znamka tožeče stranke pokrivata proizvode, ki se prodajajo v trgovinah široke potrošnje, je to potrebno upoštevati tudi pri presoji podobnosti med znamkama. Tožeča stranka meni, da je podana tudi istovrstnost oziroma podobnost med proizvodi, za katere je zahtevana zaščita pri primerjanih znamkah. Tožeča stranka ima zaščiteno blago v razredih 30 in 32 NK, izpodbijana znamka pa ima prijavljeno znamko za blago v razredih 32 in 33 NK. Vsi proizvodi v navedenih razredih se proizvajajo na istih mestih, za njih se uporabljajo isti prodajni in tržni kanali, prodajajo pa se v živilskih trgovinah, trgovinah s pijačami, trgovinah široke potrošnje, kjer se nahajajo na istih oddelkih, celo na istih policah, kupujejo pa jih isti potrošniki. Tožeča stranka še nasprotuje trditvi stranke z interesom, ki jo tožena stranka povzema v izpodbijani odločbi, da naj bi izpodbijana znamka bila na slovenskem tržišču že uveljavljena, medtem ko naj znamke tožeče stranke na slovenskem trgu ne bi bilo, zato naj ne bi obstajala nevarnost, da bi izpodbijana znamka na trgu povzročila kakršnokoli zmedo. Tožeča stranka navaja, da navedena dejstva za ugotavljanje podobnosti znamk niso pravnorelevantna. Nedvomno je znamka tožeče stranke starejša od izpodbijane znamke in ima torej njen lastnik (tožeča stranka) vso pravico ugovarjanja zoper slednjo, tožena stranka pa mora opraviti le presojo podobnosti, in sicer tako samega znaka, kot tudi blaga. Tožeča stranka sodišču predlaga, da izpodbijano odločbo spremeni, in sicer tako, da se priznanje izpodbijane znamke zavrne za blago v razredih 32 in 33 NK v celoti, oziroma da odločbo odpravi in zadevo vrne v ponovno obravnavo toženi stranki.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo navaja, da tožeča stranka pri zatrjevanju vizualne podobnosti znakov ne upošteva, da gre le za posamezne besede, ki gledano z vidika kompleksne podobe znaka tožeče stranke že zaradi same dolžine znaka "VIVIL Get the Power", kot tudi razporeditve posameznih besed in dominantne besede "VIVIL", ne ustvarjajo podobnega vizualnega vtisa. Dalje navaja, da je vloga blagovne znamke, da potrošnik po njej prepozna izvor blaga in znamka "VIVIL Get the Power" potrošniku jasno pove, da gre za blago znamke "VIVIL"; to je torej dominantni, najpomembnejši del znaka, "Get the Power" pa dodatno pojasnjuje, da ima blago te znamke določene pozitivne lastnosti, namreč daje moč in energijo, kar predstavlja pojasnjevalni, dopolnilni in manj pomemben del celotne znamke. Tudi v pomenskem smislu gre pri znamki tožeče stranke za vsebinski poudarek na imenu "VIVIL", blagovni znamki, ki daje moč. Ker gre za označevanje zlasti energijskih napitkov, v znamki tožeče stranke "Get the Power" predstavlja opisovalen oziroma pojasnjevalen del znaka, saj je za te napitke značilno, da dajejo moč. Vsebinsko se znaka razlikujeta glede vrste informacije, ki jo dajeta potrošniku, saj gre v primeru izpodbijane znamke za splošen slogan "Get power!", ki je nekakšen moto sodobnega načina življenja, medtem ko slogan "VIVIL Get the Power" potrošnika nagovarja v zvezi s konkretno blagovno znamko "VIVIL". Tudi v vsebinskem smislu ne moremo govoriti o tem, da ena znamka v celoti vsebuje drugo. Gre le za del besedila, ki je slovnično zapisano na dva različna načina (z določnim členom "the" ali brez njega), poleg tega pa je v vsebinskem smislu bistveni del znaka tožeče stranke beseda "VIVIL", ki je izpodbijani znak ne vsebuje. V zvezi s fonetično podobnostjo znakov pa tožena stranka navaja, da je veliko bolj verjetno, da bo potrošnik pri naročanju pijače zahteval "VIVIL Power" ali le "VIVIL". Glede na množico pijač, ki jim pripisujejo energijske lastnosti, bi bilo namreč preveč nedoločno, da bi pri naročanju poimenoval pijačo "Get Power" ali zgolj "Power", saj je "power drink" generičen pojem za označevanje tovrstnih napitkov.

V pripravljalni vlogi z dne 12. 10. 2007 tožeča stranka dodatno navaja, da ni dvoma, da besedna zveza "Get the Power" v znamki tožeče stranke vsebuje distinktiven značaj, kar po njenem dokazuje tudi dejstvo, da je tožeča stranka registrirala evropsko znamko št. ... "Get the Power". Potrebno pa je ugotoviti vlogo in pomen dodatne besede "VIVIL" pri znamki tožeče stranke. V zvezi s tem je do nedavnega praksa bila, da si znamki nista podobni, četudi vsebujeta isto besedo, če pri tem ena od njiju vsebuje še ime (podjetja, nosilca...). Ta praksa pa je bila v letu 2005 radikalno spremenjena s sodbo evropskega sodišča št. C-120/04, ki je znana tudi kot pravilo "THOMSON LIFE". Evropsko sodišče v navedeni sodbi pravi, da je možno, da ima beseda "LIFE" (ki je skupni element obeh znamk) še vedno samostojno distinktivno vlogo v izpodbijani znamki "THOMSOM LIFE", kljub temu, da ni tudi njen najbolj dominanten element, zaradi česar lahko potrošniki menijo, da blago in storitve prihajajo iz podjetij, ki so vsaj ekonomsko povezana, zato je izpolnjen pogoj obstoja verjetnosti zmede v javnosti. Da bi se ugotovila verjetnost zmede, torej ni potrebno, da bi moral biti dominantni del izpodbijane znamke beseda "LIFE", ampak se lahko ugotovi, da je najbolj dominanten del beseda "THOMSON" in ne "LIFE", saj bi bil v nasprotnem primeru imetnik predhodne znamke oškodovan, ker ne bi imel možnosti ukrepanja proti mlajši znamki, ki bi poleg njegove znamke dodala samo še ime. Tožeča stranka meni, da je citirana sodba evropskega sodišča aplikativna tudi v obravnavanem primeru, čeprav gre za ravno obrnjeno situacijo.

Prijavitelj izpodbijane znamke A.A.A. d.o.o. iz A., ki ima v tem postopku vlogo stranke z interesom, je v vlogi z dne 23. 10. 2007 navedel, da sta obe znamki grafizma, zaradi česar je že na prvi pogled povsem jasno, da sta med seboj nezamenljivi. Navajanje, da bi lahko fonetična izgovorjava pomenila podobnost med znamkama, je neutemeljeno, saj na trgu potrošniki blago kupujejo na podlagi ogleda in ne na podlagi zvočnih efektov, niti ne na podlagi zvočnih reklam. Stranka z interesom navaja, da je pomen obeh znamk povsem različen, saj je pri znamki tožeče stranke izjemno velik poudarek na besedi "VIVIL", kar naj bi pomenilo, da je "VIVIL" tisti, ki daje moč, izpodbijana znamka "Get power!" pa je zahteva, naj si (kdorkoli, potrošnik, itd) sam pridobi moč. Obe znamki se nanašata tudi na povsem različne proizvode. Blagovna znamka "Get power!" je v razredu 3 NK registrirana v Republiki Sloveniji pod št. ... z dne 27. 12. 2004, z dnem prijave 8. 4. 2004. Stranka z interesom s sedanjo prijavo samo razširja že uveljavljeno blagovno znamko za nove tri razrede, povprečni potrošnik pa je na trgu že seznanjen z znamko "Get power!" in nova znamka zanj ne pomeni nobene novosti. Stranka z interesom sodišču predlaga, da tožbo zavrne, tožeči stranki pa naloži v plačilo njene stroške postopka z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

V pripravljalni vlogi z dne 6. 11. 2007 pa tožeča stranka še oporeka trditvi stranke z interesom, da naj bi bili obe primerjani znamki nezamenljivi, ker sta izraženi v grafizmu. Navaja, da to ne drži, saj je znamka tožeče stranke znamka v besedi, kot izhaja iz priloženega izpisa te znamke, torej je sestavljena le iz črk in brez kakršnihkoli drugih elementov; pa tudi v kolikor bi dejansko bili obe znamki v grafizmu, to ne pomeni, da si ne bi mogli biti med seboj podobni, saj se znamke med seboj primerjajo kot celote, pri čemer se mora ugotoviti najbolj dominantne dele, ki so ponavadi besedni deli. Nadalje tožeča stranka zavrača navedbe stranke z interesom o nepomembnosti fonetične podobnosti. Pomen fonetične primerjave je odvisen od blaga, ki ga znamka pokriva, saj se proizvodi kupujejo na različne načine, nekateri po ogledu, pošti, preko interneta, nekateri pa fonetično (ustno). V slednjih primerih je fonetična podobnost izrednega pomena. Pijače so vsekakor proizvodi, ki se pogosto kupujejo fonetično in ne samo na podlagi ogleda, saj jih kupci lahko naročajo v gostinskih lokalih, na prireditvah, v trgovinah.... Ker sta si navedeni znamki fonetično zelo podobni, je verjetnost zamenjave med potrošniki velika, še posebej, ker se tudi fonetično naročanje pogosto opravlja v hrupnih prostorih (gostinski lokali). Glede navedb stranke z interesom o različnem pomenu primerjanih znamk, tožeča stranka meni, da je pomen besednih zvez "Get power!" in "Get the Power" enak, ne glede na to, ali je med besedama člen "the" ali pa ne, pomena pa tudi ne spremeni beseda"VIVIL", ki označuje ime in ne posega v pomen besede "Get the Power". V zvezi s podobnostjo blaga tožeča stranka navaja, da gre pri obeh znamkah za pijače v razredu 32 NK in ne glede na morebitne različne vrste pijač v tem razredu gre po ustaljeni praksi za enako oziroma podobno blago. Enako pa je podobnost priznana za pijače v razredu 32 NK in pijače v razredu 33 NK. Tožeča stranka zavrača tudi vse ostale navedbe stranke z interesom v zvezi z njeno starejšo znamko, firmskim imenom in prisotnostjo na trgu, ter sodišču predlaga, kot doslej.

V pripravljalni vlogi z dne 9. 11. 2007 pa stranka z interesom še navaja, da se tožeča stranka neutemeljeno sklicuje na sodbo evropskega sodišča št. C-120/04, ki je niti ni predložila v slovenskem jeziku. Glede na to, da sodišče posluje v uradnem jeziku, ki je slovenski, bi moral tožnik priskrbeti prevod v slovenski jezik. Poleg tega podobnost med znamko "THOMSON LIFE" in "LIFE" ni pomembna za to pravdo, ker sta obe znamki grafizma in je potrebno uporabiti pravni standard zamenljivosti glede na povprečnega potrošnika. Navajanje tožeče stranke, da bi fonetična izgovorjava pomenila podobnost med obema znamkama, ni v skladu z navedbami, ki jih je tožeča stranka podala v zvezi z znamko "LIFE" in "THOMSON LIFE". V tožbi namreč tožeča stranka navaja nevarnost fonetične zamenjave znamk, sedaj pa trdi, da je sodna praksa evropskega sodišča spremenjena in da je vsak posamezni element v znaku znamke tako distinktiven, da lahko povzroči zamenjavo oziroma zmedo. Ker potrošnik znamko predvsem vidi, bo ob pogledu na obe znamki jasno, da zamenjava ni možna.

K 1. točki izreka: Tožba ni utemeljena.

Predmet presoje v tem upravnem sporu je, ali je znak izpodbijane znamke "Get power!" zamenljivo podoben znaku znamke tožeče stranke: "VIVIL Get the Power".

Materialnopravna podlaga za odločitev v obravnavani zadevi so določbe točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 (Uradni list RS, št. 51/06), po katerih se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Za obstoj zavrnilnih razlogov za registracijo znamke po zgoraj citirani zakonski določbi morata biti hkrati iz polnjena oba pogoja: enakost oziroma podobnost prijavljenega znaka in registrirane znamke ter enakost oziroma podobnost blaga/storitev, na katere se nanašata prijavljeni znak in registrirana znamka. Za podobne je v smislu citirane določbe potrebno šteti tiste znake, ki povprečnemu potrošniku ne omogočajo ločevati med blagom različnih proizvajalcev, s čimer bi bila izničena temeljna funkcija blagovnih znamk, to je razlikovati blago različnih proizvajalcev na trgu. Podobnost med znaki se po ustaljeni upravni in sodni praksi ugotavlja po metodi celovite presoje, po kateri se znaki med seboj primerjajo z vizualnega, fonetičnega in pomenskega vidika. Znaki se med seboj primerjajo tako, kot so prijavljeni, upoštevajoč pri tem vse sestavne elemente, vendar z upoštevanjem njihovih najbolj dominantnih delov, če jih je mogoče določiti.

Tožena stranka je znaka konkurirajočih znamk primerjala z vizualnega, fonetičnega in pomenskega vidika ter ugotovila, da sta si po vsakem posameznem vidiku, kot tudi celostno gledano, različna. Sodišče se strinja z razlogi tožene stranke iz izpodbijane odločbe in se nanje sklicuje (2. odstavek 71. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, v nadaljevanju: ZUS-1), glede tožbenih ugovorov pa dodaja: Poglavitni tožbeni ugovor v zvezi z analizo podobnosti med primerjanima znakoma je, da bi morala tožena stranka ugotoviti, da beseda "VIVIL", ki jo znamka tožeče stranke vsebuje, izpodbijani znak pa ne, daje znamki tožeče stranke le pomen pripadnosti, medtem ko je njen osrednji del "Get the Power" in ne "VIVIL". Nadaljna razlika med znakoma - določni člen "the", ki ga prav tako vsebuje le znamka tožeče stranke, pa ima po njenem mnenju manjšo vlogo v znamki, ker sam zase nima pomena in tako nima funkcije nove besede. Ta tožbeni ugovor je po presoji sodišča neutemeljen in je tožena stranka upravičeno pripisala besedi "VIVIL" v znaku znamke tožeče stranke status bistvenega razlikovalnega elementa, oziroma, v odgovoru na tožbo tudi izrecno dominantnega elementa napram preostalemu besedilu v znaku "Get the Power", ki ga je označila za opisovalni oziroma pojasnjevalni del znaka. Upoštevaje, da je znamka tožeče stranke registrirana za blago iz razredov 30 in 32 NK, ki ga zlasti v razredu 32 NK predstavljajo predvsem energijske pijače, to so torej pijače, ki "dajejo energijo, moč", je tudi po mnenju sodišča sicer splošni slogan "Get the Power" pri označevanju tovrstnih pijač presplošen oziroma premalo določen, da bi lahko imel dominantno vlogo v obravnavani znamki; nasprotno pa beseda "VIVIL", ki se nahaja na začetku besedila znamke tožeče stranke in ji že to daje poudarjeno vlogo, pojasni, od kod prihaja ta moč oziroma energija, zato, gledano znamko kot celoto, vlog prvega dela znamke "VIVIL" in drugega dela "Get the Power" ni mogoče zamenjati, kot bi to rada storila tožeča stranka. Sodišče se sicer načelno strinja, da besedici "the" kot določnemu členu v angleškem jeziku, ki pa je dovolj prepoznaven pri slovenskem povprečnem potrošniku s svojo stavčno vlogo, ne gre pripisati vloge enakovredne besede v tekstu, kljub temu pa je, gledano z vizualnega vidika, še zlasti pa znamko kot celoto, ne gre zanemariti; dejstvo je, da je med besedi "Get" in "Power" umeščena in ju ne glede na svoj sicer majhen pomen v vizualnem smislu razmejuje, kar pa ima svoj določen doprinos tudi, če gledamo znamko kot celoto, saj je posledica tudi te dodatne besedice vtis nekega daljšega teksta. Zato je tožena stranka pri analizi podobnosti upravičeno ni zanemarila. Sodišče pa se strinja tudi z razlogovanjem tožene stranke v zvezi z vprašanjem, ali gre v obravnavanem primeru za znamko, ki je v celoti vsebovana v drugi znamki. Ker je tožena stranka besedo "VIVIL" pravilno določila za dominanten del znaka znamke tožeče stranke, medtem, ko je pri izpodbijani znamki "Get power!" lahko le celotno besedilo njen dominantni del (saj jo figurativna podoba in barve le poudarjajo in ne nosijo drugačnega sporočila kot sam besedni del znaka), bi pravzaprav posledica takih ugotovitev lahko bila, da se v primerjavo prvenstveno vključi le dominantna dela znakov, torej "VIVIL" in "Get power!". V kolikor bi se znaka primerjalo tako, o znamki, ki je vsebovana v drugi znamki, sploh ne bi mogli govoriti. Vendarle je tožena stranka v izpodbijani odločbi besedo "VIVIL" določila kot "bistveni razlikovalni element, če že ne absolutno dominanten", zato je pa po mnenju sodišča pravilno primerjala celotno besedilo znaka znamke tožeče stranke z besedilom izpodbijanega znaka (brez grafizma). Da ob tej primerjavi stoji na mestu ugotovitev, da ne gre za znamko v znamki, ker imajo enaki elementi v vsaki znamki različno vlogo, se sodišče strinja, saj je to posledica določitve bistvenega razlikovalnega oziroma dominantnega dela v znaku znamke tožeče stranke. Iz istega razloga sodišče zavrača tudi tožbeni očitek, češ da se ne sme dopustiti registracije mlajše znamke, ki bi vsebovala skoraj celotno starejšo znamko, izpustila pa bi le en njen majhen del, v navedenem primeru "VIVIL"; ker je bilo ugotovljeno, da gre za bistveni razlikovalni oziroma dominantni del znaka znamke tožeče stranke, ni mogoče toženi stranki očitati, da je dopustila registracijo mlajše znamke prijavitelja, ki je iz svojega znaka izpustil "le" dominantni del starejše znamke.

Posledica ugotovitve, da vsebuje neka znamka dominantni oziroma vsaj bistveni razlikovalni element, v primerjavi z drugimi elementi, ki niso bistveni oziroma so zgolj pojasnjevalni, dopolnilni, pa se kaže tudi v fonetični analizi: iz tega po presoji sodišča izhaja ugotovitev tožene stranke, da se znak znamke tožeče stranke najverjetneje na trgu uporablja tako, da je ime "VIVIL" poudarjeno, ter da bo potrošnik v lokalu najverjetneje zahteval pijačo "VIVIL", ko bo naročil pijačo znamke tožeče stranke. Zato ni utemeljena trditev tožeče stranke, da bo potrošnik pijačo te znamke naročil kot "get d pauer", "get pauer" ali "pauer", kar bi jo v izgovorjavi približalo izpodbijani znamki, pri tem pa je tožena stranka pravilno upoštevala tudi različno dolžino izgovorjave obeh znamk ter dejstvo, da je prav začetni, najudarnejši del zvočne izgovorjave znaka znamke tožeče stranke povsem različen.

Sodišče zavrača tudi tožbeni ugovor v zvezi s pomensko (ne)podobnostjo, ko tožeča stranka trdi, da besedni zvezi "Get the Power" in "Get power!" ne moreta imeti različnega pomena. Sodišče se s tem ne strinja in stoji na stališču, da v primeru znamke v tujem jeziku ni upravičena zahteva po dobesednem prevodu, ampak mora biti prevod smiseln. Sicer splošni slogan "Pridobi si moč!" ne bi bil smiseln, če bi ga dobesedno prevedli v "VIVIL pridobi si moč", zato je tožena stranka z ugotovitvijo, da znamka tožeče stranke pomeni "VIVIL daje moč" poskrbela za določitev smiselnega in po presoji sodišča ustreznega pomena znamke tožeče stranke.

Glede trditev stranke z interesom v zvezi s tem, da naj bi bila izpodbijana znamka na slovenskem tržišču za razliko od znamke tožeče stranke že uveljavljena, za katere tožeča stranka navaja, da niso pravno relevantne, sodišče ugotavlja, da jih kot nemerodajne označuje tudi tožena stranka v odgovoru na tožbo, ter da tudi niso bile podlaga za odločitev tožene stranke. Niso pa upoštevne trditve tožeče stranke v njeni prvi pripravljalni vlogi v zvezi s tem, da vsebovanje distinktivnega značaja besedne zveze "Get the Power" v njeni znamki dokazuje njena že predhodno registrirana evropska znamka št. ... "GET THE POWER"; tožeča stranka je v tem postopku ugovarjala le s svojo predhodno znamko "VIVIL Get the Power", in le ta je predmet primerjave z izpodbijano znamko. Poleg tega tožena stranka ni trdila, da besedna zveza "Get (the) Power" sploh nima razlikovalnega značaja, saj v tem primeru tudi izpodbijana znamka "Get power!" ne bi prestala preizkusa glede na absolutne zavrnilne razloge; pač pa je tožena stranka v postopku na podlagi ugovora ugotovila, da je v konkretni besedni zvezi znamke tožeče stranke del le-te "Get the Power" pojasnjevalen in opisen glede na dominantni oziroma bistveni razlikovalni del "VIVIL". Prav tako pa ni aplikativna v obravnavanem primeru sodba Evropskega sodišča C-120/04, na katero se sklicuje tožeča stranka v svoji prvi pripravljalni vlogi; nenazadnje je potrebno pri celostni primerjavi konkurirajočih znakov v primerjavo na koncu ustrezno vključiti tudi opisne in pojasnjevalne elemente, ki so bili pri posameznih vidikih primerjave (upravičeno) zanemarjeni; ob upoštevanju grafične podobe izpodbijanega znaka z rumeno in rdečo barvo napram besedni znamki tožeče stranke ter dejstva, da gre pri izpodbijani znamki za razliko od znamke tožeče stranke za vzklik, kot tudi že upoštevanega različnega števila besed in različne dolžine obeh znakov, gre namreč v obravnavanem primeru za drugačno dejansko stanje.

Tožena stranka še navaja, da je podana tudi istovrstnost oziroma podobnost med proizvodi, za katere je zahtevana zaščita pri izpodbijani znamki in tistimi, za katere je registrirana znamka tožeče stranke. Glede na zgoraj citirano določbo točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, po kateri morata biti za preprečitev registracije znamke hkrati izpolnjena dva pogoja: podobnost oziroma enakost prijavljenega znaka in znaka registrirane znamke ter podobnost oziroma enakost blaga in storitev, na katere se prijavljeni znak in registrirana znamka nanašata, sodišče pripominja, da bi bila ob ugotovitvi, da si znaka nista podobna, primerjava blaga brezpredmetna.

Ker je sodišče ugotovilo, da je bil postopek pred izdajo izpodbijanega upravnega akta pravilen in da je odločba tožene stranke pravilna in zakonita, je tožbo kot neutemeljeno zavrnilo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1. K 2. točki izreka: Ker je sodišče tožbo zavrnilo, je zavrnilo tudi zahtevek stranke z interesom za povrnitev stroškov postopka, saj na podlagi četrtega odstavka 25. člena ZUS-1 (Uradni list RS, št. 105/06) v tem primeru vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.