Jedro

Sodišče prve stopnje je pravilno presodilo, da je v zvezi z obstojem slabe vere tožene stranke odločilno dejstvo ali je tožeča stranka znak WC raček kljub neuspeli registraciji uporabljala še naprej in ne dejstvo ali je vztrajala pri vlaganju pravnih sredstev v zvezi z neuspelo prijavo znamk. Nobene podlage ni bilo za sklepanje tožene stranke, da je tožeča stranka, ker ni vložila pravnih sredstev v upravnem postopku, ravnala na način, da očitno ni več želela zaščititi znaka in je bila zato tožena stranka upravičeno prepričana, da se je tožeča stranka odrekla zaščiti znaka. Bistvena funkcija znamke je udejanjena v njeni uporabi s tem, da potrošniku oziroma končnemu uporabniku zagotavlja enakost izvora zadevnega proizvoda ali storitve in mu omogoča, da brez morebitne zmede ta proizvod ali to storitev razlikuje od tistih, ki imajo drug izvor. Tožeča stranka je znak kontinuirano uporabljala in se njegovi uporabi ni odrekla.

Tožena stranka je ob tem, da je vedela za uporabo znaka in neuspešno registracijo znamke na strani tožeče stranke, prav s tem, da je sama registrirala podoben znak za enake izdelke, pri čemer ni dokazala, da bi znamko uporabljala oziroma imela namen uporabljati, ravnala v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji. V ravnanju tožene stranke ni zaznati nobenega drugega motiva za registracijo sporne znamke, kot da bi tožeči stranki onemogočila nadaljnjo uporabo znaka.

Takšno ravnanje pa ni v skladu s pravili poštenega tržnega obnašanja in izkazuje slabo vero prijavitelja pri prijavi znamke.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se izpodbijana sodba potrdi.

II. Tožena stranka sama nosi svoje pritožbene stroške in je dolžna tožeči stranki povrniti stroške odgovora na pritožbo v znesku 839,97 EUR v roku 15 dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od poteka 15 dnevnega parcijskega roka dalje do plačila.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je ugodilo zahtevku, da se znamka „WC raček“ (v sliki) registrirana pri Uradu RS za intelektualno lastnino pod registrsko številko 201470600 izbriše iz registra. Toženi stranki je naložilo, da je dolžna tožeči stranki v roku 15 dni plačati pravne stroške v višini 4.431,87 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

2. Sodišče prve stopnje je ugotovilo je, da je tožeča stranka od leta 2012 dalje uporabljala znak WC raček, ki je zamenljivo podoben leta 2014 registrirani znamki, za označevanje enakih izdelkov - tekočih čistil za straniščne školjke, za katere je registrirana znamka tožene stranke. Presodilo je, da se slaba vera tožene stranke pri prijavi znamke kaže v tem, da je tožena stranka vedela, da tožeča stranka uporablja znak WC raček za označevanje svojih izdelkov in je izkoristila dejstvo, da predhodno uporabljeni znak tožeče stranke ni bil registriran kot znamka ter prijavila znamko, da bi nasprotovala uporabi ali registraciji predhodno uporabljenega znaka na strani tožeče stranke.

3. Zoper sodbo je pritožbo vložila tožena stranka. V pritožbi uveljavlja vse pritožbene razloge po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP). Pritožbenemu sodišču je predlagala, naj izpodbijano sodbo spremeni tako, da tožbeni zahtevek zavrne, oziroma izpodbijano sodbo razveljavi ter zadevo vrne v novo sojenje sodišču prve stopnje. V vsakem primeru pa naj tožeči stranki naloži, da toženi stranki povrne stroške postopka, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

4. Bistveni pritožbeni razlogi so: - Sodišče prve stopnje je kriterij slabe vere spremenilo na način, da pri presoji več ni pomemben notranji odnos prijavitelja, ki mora izkazovati in izhajati iz nepoštenosti, neetičnosti in namena škodovati brez utemeljenega razloga. Kot edino odločilno okoliščino v zvezi z obstojem slabe vere je upoštevalo le zavedanje, da nekdo drug na trgu izdelke označuje s podobnim znakom. Ob takšni razlagi bi bila vsaka prijava znamke, ki je podobna drugemu znaku, izvedena v slabi veri. Opisana redukcija je dokaz, da je sodišče prve stopnje zmotno uporabilo materialno pravo, ni ugotavljalo pravno odločilnih dejstev in je tudi zmotno uporabilo pravila o dokaznem bremenu. Slaba vera se ne domneva, ampak jo je treba dokazati.

- Tožena stranka je znamko prijavila po tem, ko je bila zavrnjena prijava znamke tožeče stranke št. 201271108 in se je štelo, da je prijava znamke št. 201271459 umaknjena. Tožeča stranka v upravnem postopku ni vložila nobenega pravnega sredstva. Z navedeno opustitvijo registracije znamke je tožeča stranka znak prepustila drugim udeležencem na trgu in se odrekla zaščiti znamke. Tožena stranka je bila prepričana, da se je tožeča stranka odrekla varstvu, ki ga nudi znamka. To dokazuje, da tožena stranka ni ravnala v slabi veri, ko je dve leti kasneje registrirala znamko. Do teh odločilnih dejstev se sodišče prve stopnje ni opredelilo, zato je sodba neobrazložena in je ni mogoče preizkusiti. Ni nepošteno, če nekdo zaščiti znak, ki je podoben znaku drugega, če ta drugi ravna na način, iz katerega izhaja, da očitno ne želi zaščititi znaka oziroma opusti ravnanja, ki so potrebna, da bi do zaščite prišlo. Dejstvo, da tožeča stranka ni opustila proizvodnje in označevanja izdelkov, je popolnoma nepomembno. Da tožena stranka ni registrirala znamke z namenom škodovati tožeči stranki, je razvidno tudi iz dejstva, da je šele leta 2018 poslala tožeči stranki prvi dopis naj preneha z uporabo znaka, do česar se sodišče prve stopnje ni opredelilo. Zato je ostalo dejansko stanje zmotno ugotovljeno.

- Izpodbijana sodba je notranje neskladna, saj sodišče izjavo A. A. delno ocenjuje kot kredibilno, v drugem delu pa ne. Razlogi za takšno oceno pa iz sodbe ne izhajajo. Posledično se sodbe ne da preizkusiti. Sodišče ne more ocenjevati verodostojnosti pisnih izjav, ki se lahko oceni zgolj v primeru neposrednega zaslišanja.

- Tožena stranka sodbo izpodbija tudi zaradi neobstoja aktivne legitimacije tožeče stranke. Tožba na izbris znamke se lahko vloži šele potem, ko je znamka registrirana, saj šele takrat imetnik znamke pridobi izključne pravice iz znamke. To pomeni, da pred registracijo znamke kršitve že a priori ni. Sodišče prve stopnje je samovoljno štelo, da naj bi bila znamka tožeče stranke znana oziroma notorna znamka. Tožeča stranka ni imetnik pravic na podlagi neregistriranega znaka, ki bi upravičeval vloženo tožbo.

5. Tožeča stranka je na pritožbo odgovorila. Pritožbenemu sodišču je predlagala, naj neutemeljeno pritožbo zavrne in izpodbijano sodbo potrdi, toženi stranki pa naloži povrnitev pravdnih stroškov tožeče stranke za pritožbeni postopek skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

6. Pritožba ni utemeljena.

7. ZIL-1D1, ki ga je treba uporabiti za presojo spornega razmerja2 je določal, da se tožba za izbris znamke iz registra in prepoved uporabe znaka lahko vloži pri pristojnem sodišču, med drugim iz razloga da prijavitelj znamke ni prijavil v dobri veri (točka a) prvega odstavka 119. člena ZIL-1D). V sodni praksi se je uveljavilo stališče, da je v zvezi z ugotavljanjem slabe vere prijavitelja treba izvesti celovito presojo in upoštevati vse dejavnike konkretnega primera v trenutku prijave znamke zlasti pa: 1) seznanjenost prijavitelja z uporabo enakega ali podobnega znaka za enako ali podobno blago, 2) namen prijavitelja, da tretji osebi prepreči nadaljnjo uporabo znaka in 3) stopnjo pravne zaščite, ki jo uživata znaka. Slaba vera se razume kot nepošteno ravnanje, ki je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji ali pomeni zlorabo.3

8. Zmotno je pritožbeno stališče, da aktivna legitimacija tožeče stranke za tožbo za izbris znamke zaradi prijave znamke v slabi veri ni podana, ker tožeča stranka ni imetnica registrirane znamke (oziroma notorne znamke) in zato ni pridobila izključnih pravic iz znamke. V obravnavanem primeru tožeča stranka ni vložila tožbe zaradi kršitve pravic iz znamke, ampak je vložila tožbo za izbris znamke, ki jo je v slabi veri registrirala tožena stranka. Če bi bila tožeča stranka tista, ki bi sporno znamko registrirala, ne bi imela nobenega razloga, da bi s tožbo zahtevala njen izbris. Tožeči stranki tudi ni treba dokazati, da je znak, katerega uporabo je zatrjevala za označevanje svojih izdelkov notorna znamka in da uživa pravno varstvo kot neregistriran znak. Tožeča stranka, ki uporablja podoben znak za označevanje podobnih izdelkov, kot so zaobseženi s sporno znamko, je aktivno legitimirana za vložitev tožbe na razveljavitev znamke, kar je pravilno ugotovilo sodišče prve stopnje.

9. Okoliščina, da prijavitelj ve ali mora vedeti, da tretja oseba že dolgo uporablja enak oziroma podoben znak za enak oziroma podoben proizvod, ki bi ga potrošnik lahko zamenjal s prijavljenim znakom, sama po sebi ne zadošča za ugotovitev obstoja prijaviteljeve slabe vere, ampak je le eden od dejavnikov, ki ga je treba upoštevati v zvezi s presojo slabe vere prijavitelja (primerjaj točko 7. obrazložitve). Držijo pritožbene navedbe, da je treba pri presoji obstoja slabe vere upoštevati namen prijavitelja ob vložitvi zahteve za registracijo znamke. Pritožbeni očitki, da je sodišče prve stopnje nosilne razloge sodbe zreduciralo le na zavedanje, da nekdo drug na trgu izdelke označuje s podobnim znakom in se z (nepoštenim) namenom prijavitelja pri prijavi sporne znamke vsebinsko ni ukvarjalo, pa so neutemeljeni.

10. Namen prijavitelja v upoštevnem času je subjektiven dejavnik, ki ga je treba določiti glede na objektivne okoliščine obravnavane zadeve.4 Namen, ki kaže na slabo vero prijavitelja je izkazan zlasti, če se pozneje izkaže, da je prijavitelj registriral znak kot znamko, ne da bi ga nameraval uporabljati, ampak zgolj z namenom, da tretji osebi prepreči nadaljnje trženje. V takem primeru znamka namreč ne izpolnjuje svoje bistvene funkcije, ki je potrošniku oziroma končnemu uporabniku zagotavljati enakost izvora zadevnega proizvoda ali storitve, s tem da mu omogoča, da brez morebitne zmede ta proizvod ali to storitev razlikuje od tistih, ki imajo drug izvor. Tudi dejstvo, da tretja oseba že dolgo uporablja znak za enak oziroma podoben proizvod, ki bi ga potrošnik lahko zamenjal s prijavljeno znamko, je eden od upoštevnih dejavnikov za presojo obstoja slabe vere prijavitelja. V takem primeru bi lahko namreč prijavitelj uveljavljal pravice, ki jih daje znamka, zgolj zato, da bi izvajal nelojalno konkurenco proti konkurentu, ki že dolgo uporablja zamenljivo podoben znak, ki je že pridobil neko stopnjo pravne zaščite5 (glej sodbo Sodišča EU Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG proti Franz Hauswirth GmbH C-529/07 z dne 11. junij 2009, točke 40 - 45).

11. Sodišče prve stopnje je v obravnavanem primeru ugotovilo: 1) da je tožeča stranka od leta 2012 dalje in tudi v letu 2014, ko je tožena stranka prijavila znamko, uporabljala znak WC raček za označevanje svojih izdelkov - tekočih čistil za straniščne školjke, 2) da sta si registrirana znamka tožene stranke in znak tožeče stranke zamenljivo podobna, kar bi lahko povzročilo zmedo v javnosti, 3) da je tožeča stranka znak uporabljala za enake/podobne izdelke, za katere je registrirana znamka tožene stranke, 4) da je bil zakoniti zastopnik oziroma prokurist tožene stranke A. A. v letih 2003 - 2008 družbenik in direktor družbe A. d. o. o., ki je v navedenem obdobju izdelovala čistila z oznako WC raček. Navedena družba je bila leta 2008 prodana družbi B. d. o. o. in B. B., 5) da med pravdnima strankama v zvezi s prodajo družbe, znamk in stečajem pred sodiščem poteka vrsta postopkov, 6) da je A. A. vedel, da je tožeča stranka uporabljala znak WC raček za označevanje čistil za straniščne školjke od leta 2012 dalje in da z registracijo znaka kot znamke ni uspela, da je 7) leta 2014 tožena stranka registrirala sporni znak, ki ga ni uporabljala za označevanje svojih izdelkov in 8) da je tožena stranka po registraciji znamke tožečo stranko pozvala k prenehanju uporabe znaka WC raček.

12. Seznanjenost tožene stranke z dejstvi o neuspeli registraciji znamke tožeče stranke ob vedenju, da je tožeča stranka znak od leta 2012 naprej kontinuirano uporabljala za označevanje izdelkov - čistil za straniščne školjke, po presoji sodišča prve stopnje utemeljuje zaključek, da je tožena stranka izkoristila dejstvo, da tožeča stranka ni imela registrirane znamke in je znamko prijavila prav zato, da bi nasprotovala nadaljnji uporabi znaka na strani tožeče stranke (točka 30. in 31. razlogov izpodbijane sodbe). Sodišče prve stopnje tudi ni verjelo toženi stranki, da je sama imela namen proizvajati podobne izdelke pod znamko, ki jo je registrirala. Dodatno slabo vero tožene stranke pri prijavi znamke pa kažejo slabi odnosi med pravdnima strankama oziroma sprtost njunih zastopnikov B. B. in A. A. 13. Pritožbeno sodišče z navedenimi razlogi sodišča prve stopnje v celoti soglaša. Sodišče prve stopnje je pri ugotavljanju namena prijavitelja znamke pravilno upoštevalo vse okoliščine obravnavanega primera. Zaključek sodišča prve stopnje, da seznanjenost tožene stranke z neuspelimi prijavami znamk v letu 2012, poznavanje predhodne uporabe znaka, razmerje med pravdnima strankama oziroma med A. A. in B. B. ter dejstvo, da tožena stranka ni dokazala, da je sporni znak uporabljala oziroma imela namen uporabljati za označevanje svojih izdelkov ter da je tožečo stranko pozvala k prenehanju uporabe znaka, kažejo, da je tožena stranka znamko registrirala z namenom, da tožeči stranki prepreči nadaljnjo uporabo znaka, ki ga je tožeča stranka uporabljala že dalj časa pred registracijo znamke.

14. Sodišče prve stopnje je pravilno presodilo, da je v zvezi z obstojem slabe vere tožene stranke odločilno dejstvo ali je tožeča stranka znak WC raček kljub neuspeli registraciji uporabljala še naprej in ne dejstvo ali je vztrajala pri vlaganju pravnih sredstev v zvezi z neuspelo prijavo znamk. Nobene podlage ni bilo za sklepanje tožene stranke, da je tožeča stranka, ker ni vložila pravnih sredstev v upravnem postopku, ravnala na način, da očitno ni več želela zaščititi znaka in je bila zato tožena stranka upravičeno prepričana, da se je tožeča stranka odrekla zaščiti znaka. Bistvena funkcija znamke je udejanjena v njeni uporabi s tem, da potrošniku oziroma končnemu uporabniku zagotavlja enakost izvora zadevnega proizvoda ali storitve in mu omogoča, da brez morebitne zmede ta proizvod ali to storitev razlikuje od tistih, ki imajo drug izvor. Tožeča stranka je znak kontinuirano uporabljala in se njegovi uporabi ni odrekla.

15. Tožena stranka je ob tem, da je vedela za uporabo znaka in neuspešno registracijo znamke na strani tožeče stranke, prav s tem, da je sama registrirala podoben znak za enake izdelke, pri čemer ni dokazala, da bi znamko uporabljala oziroma imela namen uporabljati, ravnala v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji. V ravnanju tožene stranke ni zaznati nobenega drugega motiva za registracijo sporne znamke, kot da bi tožeči stranki onemogočila nadaljnjo uporabo znaka. Dejstvo, da je tožena stranka tožečo stranko na registracijo znamke opozorila šele leta 2018, ne utemeljuje njene dobrovernosti, ampak potrjuje njen namen, da tožeči stranki prepreči nadaljnjo uporabo znaka. Da prepovedi uporabe znaka na tožečo stranko ni naslovila takoj po registraciji znamke, ampak je malo počakala, ni pomembno ob upoštevanju, da tožena stranka ni dokazala, da je imela namen znamko resno in dejansko uporabljati za označevanje svojih izdelkov. Sodišče prve stopnje je pravilno presodilo, da okoliščine obravnavanega primera kažejo, da je tožena stranka znamko prijavila z namenom, da bi preprečila nadaljnjo uporabo znaka tožeči stranki stranki, ki je že dolgo uporabljala zamenljivo podoben znak za označevanje izdelkov, za katere je bila znamka registrirana. Takšno ravnanje pa ni v skladu s pravili poštenega tržnega obnašanja in izkazuje slabo vero prijavitelja pri prijavi znamke.

16. Tudi ne drži pritožbeni očitek, da naj bi sodišče nepravilno ocenilo pisno izjavo A. A. Sodišče je v izpodbijani sodbi izjavo A. A. v povezavi z ostalimi dokazi štelo za verodostojno, v nekatere navedbe A. A. pa je podvomilo. Slednje pa ni v neskladju z metodološkim napotkom iz 8. člena ZPP, saj sodišče v okviru vestne in skrbne presoje vsakega dokaza in vseh dokazov skupaj ter na podlagi uspeha celotnega postopka, odloči, katera dejstva se štejejo za dokazana ter po lastnem poudarku presodi verodostojnost vsake listine ali izjave. Pisna izjava ni nedeljiva celota, ampak obsega izjave, ki se nanašajo na različna dejstva. V skladu s prosto presojo dokazov sodišče nekatere dele pisne izjave o posameznih dejstvih lahko oceni kot verodostojne, drugih pa ne. Slednje je v obravnavanem primeru sodišče prve stopnje naredilo. Tudi ne držijo pritožbene navedbe, da sodišče prve stopnje ni obrazložilo, zakaj je A. A. v posameznem delu izjave verjelo, v posameznem delu pa mu ni verjelo. Sodišče prve stopnje je povsem logično obrazložilo, da izjavi A. A., da je imela tožena stranka namen znamko uporabljati ter da trgovci nočejo odkupiti njenih izdelkov, ker jo že uporablja tožeča stranka ni verjelo, ker je bila izjava nekonkretizirana v zvezi s prav tako nekonkretiziranimi navedbami tožene stranke, da naj bi znamko uporabljala in začela s proizvodnjo čistil, pri čemer tožena stranka ni navedla niti kdaj in s katerimi trgovci se je pogovarjala, niti na kakšen način in kdaj naj bi začela s proizvodnjo čistil (točka 33. razlogov sodbe).

17. Ker so pritožbene navedbe neutemeljene, sodišče prve stopnje pa tudi ni zagrešilo nobene od kršitev, na katere je dolžno pritožbeno sodišče paziti po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP), je pritožbeno sodišče neutemeljeno pritožbo zavrnilo in izpodbijano sodbo potrdilo (353. člen ZPP).

18. Ker tožena stranka s pritožbo ni uspela, sama nosi svoje pritožbene stroške in je dolžna tožeči stranki povrniti stroške odgovora na pritožbo. Ti stroški ob upoštevanju veljavne Odvetniške tarife in vrednosti točke 0,60 EUR znašajo 839,97 EUR (1125 točk za sestavo odgovora na pritožbo, materialno stroški 2 % oziroma 1 % nad 1000 točk in 22 % DDV). V primeru zamude roka 15 za plačilo stroškov je dolžna tožeča stranka toženi stranki plačati še zamudne obresti od navedenega zneska za zamujeno plačilo (378. člen v zvezi z 299.členom OZ in 313. členom ZPP).

1 Uradni list RS št. 100/13 z dne 6. 12. 2013. 2 Novela ZIL-1E, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1E), Uradni list RS št. 23/20 z dne 14. 3. 2020, v 39. členu določa, da se zadeve, glede katerih je bilo ob uveljavitvi tega zakona vloženo pravno sredstvo oziroma začet sodni postopek, končajo po dosedanjih predpisih. 3 Martina Repas, Pravo blagovnih in storitvenih znamk, GV Založba, Ljubljana 2007, stran 190. Sodbe VSL I Cpg 505/2011 z dne 16. 2. 2012, I Cpg 287/2011 z dne 9. 6. 2011, sklep I Cpg 1091/2007 z dne 10. 4. 2008. 4 Sodba Sodišče EU, Zadeva C-259/07, z dne 11. junija 2009, Chocoladenfabriken Lindt & Sprungli AG vs. Franz Hauswirth GmbH, točka 42. 5 Prav tam, točke 43 - 46.