Jedro

Toženka je primerjala zgolj tri znamke vložnika ugovora z znamko prijavitelja, pri čemer ni pojasnila, zakaj ostalih znamk pri ugotavljanju relevantnega dejanskega stanja, v smislu enakosti oziroma podobnosti s prijavljeno znamko, ni primerjala. Tako omejen preizkus navedb iz ugovora pa pomeni absolutno bistveno kršitev določb postopka (102. člena ZIL-1), ki je vplivala ali mogla vplivati na zakonitost oziroma pravilnost odločbe. Že iz navedenega razloga je treba odločbo odpraviti.

Izrek

Tožbi se ugodi, odločba Urada RS za intelektualno lastnino št. 31207-1635/2011-13 z dne 7. 3. 2014 se odpravi in se zadeva vrne istemu organu v ponoven postopek.

Tožena stranka je dolžna povrniti tožeči stranki stroške postopka v odmerjeni višini 285,00 EUR v 15 dneh od vročitve sodbe toženi stranki, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Stroškovni zahtevek stranke z interesom se zavrne.

Obrazložitev

Urad RS za intelektualno lastnino (Urad) je z izpodbijano odločbo v 1. točki izreka zavrnil ugovor tožnika z dne 30. 7. 2012 zoper registracijo znamke v sliki št. Z-201171635. V obrazložitvi je navedel, da je prijavitelj A. d.d. (prijavitelj) pri Uradu vložil prijavo znamke za znamko v sliki za blago in storitve po Nicejski klasifikaciji, v razredih 5, 30 in 35. Dne 30. 7. 2012 je tožnik vložil ugovor zoper registracijo znamke iz razlogov, določenih v b) in c) točki prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL) in ga je utemeljeval na podlagi svojih prej registriranih znamk skupnosti št. 001989920, 007495931, 003981347, 003981008, 003981024, 003983350, 003225976, 003095197, 003066981 in 008442204, oziroma ga je predvsem utemeljeval na znamkah 001989920, 007495931 in 003066982, ki ne vsebujejo nobenega dodatnega besednega elementa, temveč prikazujejo zgolj preplet črt, ki tvorijo kockast vzorec in menil, da njegove znamke tvorijo družino znamk. Izpostavlja tudi podobnost blaga in zahteva zavrnitev za blago v razredu 30. Urad je ugotovil, da je dominanten del primerjanih znamk kockast vzorec. Po prijavljenem znaku so kvadratki, ki tvorijo karo vzorec, pravilnih, navpičnih in vodoravnih linij, kvadratki so enake velikosti. Kvadratki so različno „napolnjeni“ sledijo si od izrazito temnih (črnih) prek vidno osenčenih (sivih), do popolnoma praznih (belih). Karo vzorec pri znamkah vložnika ugovora pa je sestavljen iz diagonalno valovitih linij, ki se sekajo in tvorijo bolj poševne kvadratke, celoten videz daje vtis plapolajočih linij. Po mnenju Urada se kljub temu, da gre za karo vzorce, ti med seboj vizualno gledano razlikujejo. V zvezi s fonetično analizo je ugotovil, da nimajo primerjani znaki nobene fonetične podobnosti, enako pomensko. Pri primerjavi blaga in storitev je ugotovil, da znamke vložnika ugovora in izpodbijana znamka v razredu 30 NK ščitijo nekatero enako blago (izdelki iz žitaric, pecivo in slaščice), preostalo blago prijavljene znamke v razredu NK pa je podobno izdelkom iz žitaric vložnika ugovora. V zvezi z zavrnilnimi razlogi po točki c) prvega odstavka 44. člena ZIL je presodil predložena dokazila in ugotovil, da ni mogoče sklepati, da znaten del slovenskih potrošnikov prepozna blago iz razreda 30 NK označeno s karirastim vzorcem kot blago vložnika ugovora in menil, da kumulativni pogoji, ki morajo biti za podanost točke c) prvega odstavka 44. člena ZIL, niso podani. V zvezi z oceno verjetnosti zmede v javnosti meni, da ta ni podana. Meni tudi, da tožnik ni izkazal, da je njegove znamke šteti za serijo oziroma družino znamk glede na uporabo, kot jo je izkazal. Tožnik vlaga tožbo zaradi zmotne ugotovitve dejanskega stanja in napačne uporabe materialnega prava. Napačna je ugotovitev, da si znamke niso podobne. Tožnik je imetnik številnih slikovnih znamk, katerih skupni element je kockasto karo vzorec, ta pa je tudi dominantni oziroma distinktivni del predhodnih znamk, ki tvorijo del družine ali serije znamk in jih tožnik uporablja za označevanje svojih proizvodov. Meni, da je vizualna analiza napačna, glede na primerjavo vseh iz ugovora navedenih znamk s prijavljeno znamko. Zmoten je zaključek, da gre za karo vzorce, ki se med seboj vizualno gledano razlikujejo. Pri primerjavi karo vzorca se takoj ugotovi, da gre za enako sosledje barv kvadratkov. Kvadratki si sledijo od črnega preko osenčenega do popolnoma belega. Prav tako je način senčenja kvadratkov enak oziroma podoben. Ne drži tudi, da bi diagonalne linije njegovih znamk tvorile bolj poševne kvadratke. Razlika v obliki kvadratkov je minimalna. Toženka pri svoji primerjavi ni upoštevala, da je mogočo znamko na posameznem produktu uporabiti vodoravno ali diagonalno, zlasti pa diagonalne linije ne pridejo do izraza na produktih okroglih oblik, kar jasno izhaja iz primerjave znamk npr. 003095197 in 008442204. S tabelo prikaže, da je znamka 001989920, v kolikor se jo obrne, praktično enaka izpodbijani znamki. Zmotna je tudi ugotovitev, da celoten videz znamk tožnika daje vtis plapolajočih linij. Vtis je namreč odvisen tudi od praktične uporabe znamke, tako da pri okroglih pokrovčkih produktov znamka nikakor ne izpade, kot da gre za plapolajoče linije. Kolikor pa bo prijavljena znamka natisnjena na embalaži nepravilnih oblik, bo učinek njenega znaka tak, kot da gre za nepravilne plapolajoče linije. V zvezi z povprečnim potrošnikom navaja, da ni mogoče pričakovati, da bo povprečni potrošnik sploh zaznal navedeno razliko med znamkama, zlasti kolikor se upošteva nizko stopnjo pozornosti potrošnika pri izbiri produktov splošne potrošnje. Dominantni del vseh znamk tožnika kaže, da te tvorijo družino znamk. Fonetična primerjava ni mogoča, je pa s primerjavo kockastega vzorca lahko ugotoviti, da so si znamke tudi pomensko podobne. Napačna je tudi ugotovitev, da ne bo nastala verjetnost zmede oziroma povezovanje prijavljene znamke s prejšnjimi tožnikovimi zaradi nepravilne ugotovitve vizualne podobnosti. Zadevna znamka se nanaša na identične proizvode kot znamke tožnika, zato bi bilo potrebno presojo podobnosti znakov pri enakih izdelkih opraviti strožje kot pri podobnih izdelkih. Opozarja na zadevo R 2173/2012 z dne 9. 8. 2013 Urada za harmonizacijo, v kateri je Urad zavrnil registracijo znamke prijavitelja, ker je ugotovil, da je znamka podobna znamki tožnika in utegne povzročiti zmedo pri potrošnikih, pri čemer gre za podobno dejansko stanje kot v obravnavani zadevi. Tožnik je v postopku dokazoval, da ima nedvomno na svojem področju velik ogled tekom 40 letnega poslovanja, kar utemeljuje zavrnilni razlog po točki c). Tožnik je v postopku tudi dokazoval, da gre za družino znamk. Napačno je sklicevanje na sodbo sodišča EU št. C 234/06 II Ponte Finanzaria. Predlaga odpravo odločbe tožene stranke in zahteva povrnitev stroškov postopka.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo odgovarja na ugovore tožnika in meni, da so neupoštevni. Predlaga zavrnitev tožbe.

Stranka z interesom v odgovoru na tožbo soglaša z odločitvijo in razlogi. Predlaga zavrnitev tožbe in zahteva povrnitev stroškov postopka.

Tožnik v pripravljalni vlogi ponavlja svoje razloge ter poudarja, da je posledica napačne uporabe materialnega prava, ker Urad ni pravilno ugotovil dejanskega stanja, saj ni upoštevala vseh znamk, ki so bile podlaga ugovoru, kar pomeni tudi absolutno bistveno kršitev določb upravnega postopka.

Tožba je utemeljena.

V obravnavani zadevi je sporna zavrnitev tožnikovega ugovora zoper znamko prijavitelja.

Nesporen v obravnavani zadevi je (izhaja tudi iz povzetka ugovora v izpodbijani odločbi), obseg ugovora, ki ga je tožnik utemeljeval na podlagi prej registriranih znamk, in na tej podlagi, z naštetimi prej registriranimi znamkami, utemeljeval podobnost oziroma enakost znakov na določbah zavrnilnih razlogov točke b) in c) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Po določbi točke b) se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko; po točki c) pa, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe, ki je registrirana za blago ali storitve, ki niso enaki ali podobni blagu ali storitvam, za katere je bila registracija zahtevana, če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke ali če bi uporaba takega znaka nakazovala povezanost med blagom ali storitvami in imetnikom prejšnje znamke in bi to utegnilo škodovati interesom imetnika prejšnje znamke. Iz določbe drugega odstavka 101. člena ZIL-1 izhaja, da ugovor lahko temelji le na razlogih iz 44. člena ter da mora vsebovati ustrezne dokaze. Povzetek zakonskih določb kaže na dolžni obseg preizkusa ugovora, ki ga urad izvede na podlagi 102. člena ZIL-1, torej da je urad dolžan preizkusiti vse v ugovoru navedene prejšnje znamke s prijavljeno (oziroma prijavljenimi), glede na uveljavljani zavrnilni razlog. Iz določbe tretjega odstavka 102. člena ZIL-1 izhaja, da če urad v preizkusu navedb iz ugovora ugotovi, da ugovor ni utemeljen in da je znamko mogoče registrirati za prijavljeno blago ali storitve, ugovor zavrne. Iz določbe četrtega odstavka 102. člena ZIL-1 pa izhaja, da če urad v preizkusu navedb iz ugovora ugotovi, da je ugovor utemeljen, prijavo znamke zavrne.

Urad je, kot izhaja iz izpodbijane odločbe (str. 3), primerjal zgolj tri znamke vložnika ugovora z znamko prijavitelja, pri čemer ni pojasnil, zakaj ostalih znamk pri ugotavljanju relevantnega dejanskega stanja, v smislu enakosti oziroma podobnosti s prijavljeno znamko, ni primerjal. Tako omejen preizkus navedb iz ugovora (namreč z vsako navedeno svojo znamko je tožnik kot vložnik ugovora zatrjeval enakost oziroma podobnost s prijavljeno znamko), pa pomeni absolutno bistveno kršitev določb postopka (102. člena ZIL-1), ki je vplivala ali mogla vplivati na zakonitost oziroma pravilnost odločbe. Že iz navedenega razloga je treba odločbo odpraviti.

Posledično je, zaradi zoženega preizkusa ugovora ostalo neugotovljeno dejansko stanje v zvezi z uporabo „karo“ vzorca na okroglih izdelkih, vsaj v okviru primerjave izpodbijane znamke s predhodnima tridimenzionalnima znamkama tožnika 003095197 in 008442204, na katerih je tudi temeljil ugovor. Tožnik navaja različne oblike uporabe svojih znamk, kar sicer pri vizualnih in ostalih analizah ni relevantno, relevantno pa je, da je v ugovoru navedel tudi tridimenzionalne znamke, s čimer je utemeljeval podobnost med znakoma tudi na podlagi oblike svojih znamk. Tudi v tožbi zatrjuje, da je pri okroglih izdelkih prevladujoči in dominantni del njegovih znamk enak oziroma podoben znamkam prijavitelja, kar pa v izpodbijani odločbi ni preizkušeno. Te primerjave urad ni napravil, saj se je omejil na primerjavo le treh znamk, od katerih ni nobena tridimenzionalna. Ker je urad opravil preozek preizkus glede na zatrjevanja v ugovoru, se zato (v odgovoru na tožbo) neprimerno sklicuje, da uporabe znamk na okroglem izdelku ni bil pristojen preizkušati, ker se na ta način znamke ne preizkuša. Urad ima prav, da uporabe znamk ni dolžan preizkušati, dolžan pa je preizkusiti podobnost vseh v ugovoru zatrjevanih znamk, in kolikor je kot v obravnavanem primeru ena od v ugovoru zatrjevanih znamk v obliki okroglega izdelka, tudi podobnost te znamke s prijavljeno. Ravno na okrogli obliki pa tožnik temelji svoj tožbeni ugovor o nepravilnem zaključku urada glede vizualne analize. Ker je odločitev urada sprejeta na nepopolno ugotovljenem dejanskem stanju, je napačno uporabljeno tudi materialno pravo.

V ponovnem postopku reševanja zadeve je zato Urad ponovno dolžan opraviti preizkus ugovora ter pri tem upoštevati vse v ugovoru naštete znamke in o zadevi ponovno odločiti.

Toženka je glede na navedeno kršila pravila postopka, ta kršitev pa je vplivala na odločitev o zadevi. Sodišče je odločitev o odpravi izpodbijane odločbe in vrnitvi zadeve v ponoven postopek sprejelo na podlagi 3. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1).

Ker je tožnik v tem upravnem sporu uspel, mu je sodišče odmerilo stroške postopka v višini 285,00 EUR (25. člen ZUS-1 v zvezi s Pravilnikom o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu). Stroške mu je dolžna povrniti toženka v roku 15 dni od prejema sodbe.

Stroškovni zahtevek stranke z interesom je sodišče zavrnilo. Odločitev o stroških postopka stranke z interesom temelji na določbi 154. člena Zakona o pravdnem postopku (za vprašanja, ki niso urejena s tem zakonom se na podlagi prvega odstavka 22. člena ZUS-1 primerno uporabljajo določbe ZPP). Stranka z interesom je v odgovoru na tožbo predlaga zavrnitev tožbe, torej je bil njen interes na strani urada, in ker v obravnavanem postopku ni bilo tako odločeno, do stroškov postopka ni upravičena.