Jedro

Sodišče druge stopnje ne pritrjuje stališču tožene stranke, da je tožeča stranka tista, ki bi morala zatrjevati pridobljeni razlikovalni učinek z dolgotrajno uporabo. To ne more držati že na podlagi besedne uporabe drugega odstavka 43. člena ZIL-1. Le tožena stranka je tista, ki lahko zatrjuje in dokaže dolgotrajno uporabo blagovne znamke in s tem prepreči, da bi sodišče pri presoji absolutnega razloga za zavrnitev znamke upoštevalo, da je znamka brez slehernega razlikovalnega učinka (točka b) prvega odstavka 43. člena ZIL-1), ali opisna (točka c) prvega odstavka 43. člena ZIL-1).

Tožena stranka ni uspela v postopku dokazati, da je povprečen uporabnik storitev in blaga, ki ga je takrat nudila tožena stranka enačil pojma "1A INTERNET" s toženo stranko, kot enim prvih ponudnikov takih storitev v Sloveniji. Sodišče je opravilo presojo tržnega deleža znamke, intenzivnosti, geografskega obsega in trajanja uporabe znamke, višino naložb, ki so jih podjetja namenila promociji.

V luči povezave med znakom ter blagom in storitvami, za katere je bila prijavljena registracija, je treba presojati ali je ta zadostna in natančna ter konkretna, neposredna in razumljiva brez dodatnega razmisleka. Le tedaj so izpolnjeni razlogi za absolutno razveljavitev po točki c prvega odstavka 43. člena ZIL-1. Če gre za izraze, ki le spominjajo ali namigujejo na nekatere lastnosti blaga ali storitev, navedeni absolutni razveljavitveni razlog ni podan.

Vendar pa beseda "1A" v času prijave ni bila tako pogosto uporabljena beseda kot je beseda "internet". Na podlagi podatkov vsebovanih besed "1A" na dan 1. 1. 2007, ki jih je predložila tožena stranka, sta bili pri URSIL registrirani le dve znamki, ki sta vsebovali tudi besedo "1A".

Čeprav so v zakonskem besedilu točke c) in h) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 v delu "kakovost" in "geografski izvor" ti besedi enaki, še ne pomeni, da je enak tudi njun pomen. Pri točki c) gre namreč za opisnost glede kakovosti in geografskega porekla, pri točki h) pa glede istega za zavajanje javnosti.

Znamka ima zavajajočo naravo, če se po točki h) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 lahko ugotovi obstoj resnične prevare ali dovolj velike nevarnosti prevare potrošnika.

Izrek

I. Pritožba tožene stranke se zavrne in se sodba v izpodbijani I. točki potrdi.

II. Pritožba tožeče stranke se zavrne in se sodba v izpodbijani II. točki izreka potrdi.

III. Stranki sami nosita pritožbene stroške.

IV. Tožena stranka je dolžna v petnajstih dneh plačati tožeči stranki stroške postopka z odgovorom na pritožbo v znesku 447,98 EUR, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka dalje do plačila.

Obrazložitev

**Dosedanji potek postopka**

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano delno sodbo ugotovilo ničnost znamke „1A INTERNET“ v besedi, registrirane pri Uradu RS za intelektualno lastnino pod reg. št. ... v celoti, za vse storitve, ki jih ta znamka pokriva v razredu 38 mednarodne (Nicejske) klasifikacije (I. točka izreka).

Zavrnilo pa je tožbeni ničnostni zahtevek iste blagovne znamke v razredih 9, 35 in 42 mednarodne (Nicejske) klasifikacije (II. točka izreka).

2. Tožeča stranka je v tožbi postavila dva zahtevka. S prvim je zahtevala ugotovitev ničnosti znamke na podlagi 111. v zvezi s 114. členom Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju: ZIL-1). Ničnost je uveljavljala na podlagi 42. in 43. člena ZIL-1. Znamka tožene stranke je brez slehernega razlikovalnega učinka, ne omogoča razlikovanje blaga in storitev enega podjetja od drugega podjetja (točka b) prvega odstavka 43. člena ZIL-1). V gospodarskem prometu označuje le vrsto, kakovost, namen, vrednost in druge značilnosti blaga ali storitev, ki jih znamka pokriva (točka c) prvega odstavka 43. člena ZIL-1).

3. Z drugim tožbenim zahtevkom pa je zahtevala razveljavitev iste znamke zaradi neuporabe na podlagi 120. člena ZIL-1. 4. Sodišče je izdalo delno sodbo in je odločilo le o tožbenem zahtevku na ugotovitev ničnosti znamke na podlagi 111. v zvezi s 114. členom ZIL-1. Tožena stranka je tik pred prvim narokom za glavno obravnavo vložila nasprotno tožbo. Sodišče je zato odločilo, da bo to tožbo, ki se nanaša na ničnost znamk tožeče stranke (tožene stranke po nasprotni tožbi), podrejeno pa izbris znamk iz registra in prepoved uporabe znakov, posebej obravnavalo (183. člen Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP).

5. Sodišče je priznalo tožeči stranki položaj zainteresirane osebe po 111. členu ZIL-1. Tožeča stranka namreč skuša znak A1 registrirati kot znamko za isto blago in storitve, kot jih ima registrirane tožena stranka s svojo znamko 1A INTERNET in sicer za razrede 9, 35, 38 in 42 Nicejske klasifikacije.

6. Sodišče se je najprej opredelilo do zatrjevanega pridobljenega razlikovalnega učinka z dolgotrajno uporabo znamke tožene stranke. Tožena stranka je od leta 2000 do 2006 neprekinjeno uporabljala znak 1A INTERNET. Pri tem je sodišče upoštevalo, da je pomembno, da je znamka razlikovalni učinek pridobila pred datumom vložitve zahteve za registracijo in z njeno uporabo. Prijava znamke je bilo vložena leta 2006. Tožena stranka bi morala za opredelitev pridobljenega razlikovalnega učinka o 1.) tržnem deležu znamke zatrjevati, kdo je povprečen potrošnik za posamezno blago in storitve v vsakem od štirih razredov. Tega trditvenega in dokaznega bremena ni zmogla. Tožena stranka ima slovensko znamko in ni dokazala, da bi pridobila razlikovalni učinek na območju celotne Slovenije. Število vseh izdanih računov predstavlja manj kot 0,50 % prebivalcev Slovenije. Sodišče je prišlo do zaključka, da tožena stranka ni dokazala, da na podlagi predloženih dokazov, to je računov za prodano blago, računov za oglaševanje, dejstvom obstoja trgovine in spletnih strani, da bi velik del upoštevne slovenske javnosti na podlagi znaka tožene stranke 1A INTERNET prepoznal, da blago in storitve izvirajo od tožene stranke. Zato tožena stranka ni uspela dokazati, da ima znamko, ki je pridobila razlikovalni učinek z dolgotrajno uporabo in, da se ne uporabljajo točke b), c) in e) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 (drugi odstavek 43. člena ZIL-1).

7. 1A se uporablja v slovenskem pogovornem jeziku kot nekaj dobrega, zelo dobrega, odličnega. V povezavi z besedo internet to pomeni skupaj super internet. Internet ali medmrežje je definirano kot računalniško omrežje, ki povezuje več omrežij. Kot lastno ime internet, javno razpoložljiv mednarodno povezan sistem računalnikov, skupaj z informacijami in uslugami za uporabnike. V skladu s točko c) prvega odstavka 43. člena ZIL-1, je sodišče opravilo presojo opisnosti znamke 1A INTERNET v vsakem od razredov. Odločilni kriterij pri oceni sodišča je bila povezava povprečnega potrošnika z dobrim internetom. Za vse razrede (9, 35 in 42 Nicejske klasifikacije), je ocenilo, da znamka ni opisna. Le za blago in storitve v razredu 38, je ugotovilo, da so tako povezane z internetom, da pomeni besedna zveza „globalna računalniška mreža“ sinonim za internet. 8. Pri presoji odsotnosti razlikovalnega učinka izpodbijane znamke za blago in storitve tožene stranke iz razredov 9, 35 in 42 Nicejske klasifikacije v času prijave, je v skladu s točko b) prvega odstavka 43. člena ZIL-1, sklepalo, da zadostuje že minimalni razlikovalni učinek. Beseda internet je izgubila vsako možnost razlikovanja blaga in storitev. Beseda 1A, pa ni tako pogosto uporabljena beseda, saj sta bili na dan 1. 1. 2007 pri Uradu Republike Slovenije za industrijsko lastnino (URSIL) registrirani le dve znamki, ki sta vsebovali tudi besedo „1A“. Zato je ocenilo, da besedna zveza „1A“, ki je dodana besedi „INTERNET“, znamki tožene stranke daje minimalni razlikovalni učinek, ki povprečnemu slovenskemu potrošniku omogoča razlikovanje blaga in storitev tožene stranke v navedenih razredih.

9. Sodišče ni sledilo stališču tožeče stranke, da ima izpodbijana znamka zavajajočo naravo po točki h) prvega odstavka 43. člena ZIL-1. Sodišče je zaključilo, da tožeča stranka ni zatrjevala, za storitve iz razreda 35 in 42 znamka 1A INTERNET, ni zavajajoča, saj ni mogoče trditi, da gre za obstoj resnične prevare, niti ne gre za dovolj veliko nevarnost prevare potrošnikov.

**Pritožba tožene stranke**

10. Tožena stranka se je pritožila zoper zanjo neugodno odločitev v točki I izreka. Uveljavljala je vse pritožbene razloge po 338. členu ZPP. Sodišču druge stopnje je predlagala, da pritožbi ugodi in izpodbijano sodbo v I. točki izreka spremeni tako, da tožbeni zahtevek zavrne tudi v tem delu, podrejeno pa, da pritožbi ugodi, izpodbijano sodbo razveljavi in jo v navedenem delu vrne sodišču prve stopnje v nov postopek. Zahtevala je povrnitev pritožbenih stroškov.

11. Tožeča stranka je na pritožbo odgovorila in sodišču druge stopnje predlagala, da neutemeljeno pritožbo zavrne in izpodbijano sodbo potrdi. Zahtevala je povrnitev stroškov postopka z odgovorom na pritožbo.

12. Pritožba ni utemeljena.

**O nesklepčnosti tožbe**

13. Tožena stranka je v pritožbi uveljavljala nesklepčnost tožbe. Ni se namreč strinjala s postopanjem sodišča prve stopnje, ki je z delno sodbo odločilo o ničnostnem zahtevku tožeče stranke, pri tem, da je podrejeno uveljavljala razveljavitvene razloge zaradi domnevne neuporabe blagovne znamke.

14. Pritožbeni očitek ni utemeljen. Sodišče prve stopnje je izdalo delno sodbo, za kar so bili izpolnjeni vsi pogoji po 314. členu ZPP. Tožeča stranka je namreč postavila dva zahtevka, zrel za končno odločbo pa je bil en zahtevek. Tožena stranka niti ne uveljavlja, da bi sam po sebi bil nesklepčen tožbeni zahtevek zaradi ničnosti blagovnih znamk, ampak le v tej smeri, da se zahtevka med seboj izključujeta. Slednje ne drži. Tožeča stranka lahko zatrjuje dejansko in pravno podlago, ki se nanaša na ničnost blagovnih znamk. Ravno tako pa lahko zatrjuje drugo dejansko in pravno podlago, ki se nanaša na razveljavitev blagovne znamke. Zato očitek, da je sodišče kršilo pravila postopka v zvezi s tožbenima zahtevkoma, ki se medsebojno izključujeta, ni utemeljen.

**O opisnosti znamke v razredu 38 Nicejske klasifikacije**

15. Tožena stranka nasprotuje razlogom v izpodbijani sodbi, da je blagovna znamka v razredu 38: _telekomunikacijske storitve; telekomunikacijske storitve preko računalniških terminalov, telefona, elektronske pošte, telefaksa, računalniško podprt prenos sporočil; prenos podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko in telefonsko povezanih računalniških sistemov, omogočanje dostopa do globalne računalniške mreže, omogočanje telekomunikacijskih povezav z globalno računalniško mrežo_, opisna, torej je nična.

16. Sodišče druge stopnje ne pritrjuje pritožbenemu očitku, da bi moralo sodišče upoštevati, da je bila znamke registrirana že pred dvanajstimi leti in če bi bila registrirana v nasprotju s 43. členom ZIL-1, bi to upošteval že URSIL. Tožeča stranka kot zainteresirana oseba namreč lahko ne glede na to, koliko časa je bila znamka registrirana, vloži tožbo na ničnost in uveljavlja ničnostne razloge, ki časovno ni omejeno. Sodišče je presojalo, ali je bila znamka opisna ali ne v času prijave. Razlogi v izpodbijani sodbi so popolni in pravilni. Sodišče druge stopnje jim v celoti pritrjuje. Zato ni utemeljen očitek o absolutni bistveni kršitvi postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, ki bi lahko bil utemeljen le ob notranje neskladnih razlogih sodbe, kar pa ne drži. Tožena stranka ne more omajati razlogov v izpodbijani sodbi, da je bil znak „1A,“ ne glede na to, v kakšni obliki je zapisan, ali z veliko tiskano črko ali pisano „ena a,“ tudi v času prijave dokazano opisen, saj označuje prvovrstnost, to je kvaliteto za vse blago in storitve. Na drugačno odločitev sodišča druge stopnje ne more vplivati pritožbeno stališče, da bi se moralo sodišče opredeliti do prakse SIPO ali drugih uradov pred letom 2006. Lahko, da so drugi uradi v času prijave znamke dopuščali registracijo 1A znaka in tudi 1A INTERNET, vendar slednje za odločitev ni bilo bistveno.

17. Sodni postopek je namenjen ravno temu, da omogoča tožeči stranki s tožbo na ugotovitev ničnosti blagovne znamke uveljavljati absolutne razloge za zavrnitev znamke.

18. Tožena stranka tudi nasprotuje ugotovitvam v izpodbijani sodbi, da sodišče prve stopnje ni pravilno uporabilo drugega odstavka 43. člena ZIL-1, na podlagi katerega se šteje, da so znamke pridobile razlikovalni učinek z dolgotrajno uporabo in se zato ne uporabljajo točke b), c) in e) prvega odstavka. Točki b) in c), ki sta bili pravno odločilnega pomena za odločanje v tem postopku, se nanašata na razlikovalni učinek znamke in opisnost. 19. Tožena stranka očita sodišču prve stopnje, da je nepravilno, torej v nasprotju z materialnopravno določbo drugega odstavka 43. člena ZIL-1 razporedilo trditveno in dokazno breme glede pridobljenega razlikovalnega učinka znamke z dolgotrajno uporabo. Sodišče druge stopnje ne pritrjuje njenemu stališču, da je tožeča stranka tista, ki bi morala zatrjevati pridobljeni razlikovalni učinek z dolgotrajno uporabo. To ne more držati že na podlagi besedne uporabe drugega odstavka 43. člena ZIL-1. Le tožena stranka je tista, ki lahko zatrjuje in dokaže dolgotrajno uporabo blagovne znamke in s tem prepreči, da bi sodišče pri presoji absolutnega razloga za zavrnitev znamke upoštevalo, da je znamka brez slehernega razlikovalnega učinka (točka b) prvega odstavka 43. člena ZIL-1), ali opisna (točka c) prvega odstavka 43. člena ZIL-1).

20. Če bi toženi stranki uspelo dokazati, da je z dolgotrajno uporabo blagovne znamke pridobila razlikovalni učinek, se sodišču prve stopnje niti ne bi bilo treba ukvarjati niti s presojo njenega razlikovalnega učinka niti njene opisnosti. Tožena stranka v pritožbi ponavlja trditve, ki jih je navedla že v postopku pred sodiščem prve stopnje (točka 41 in naslednje v pritožbi). Pritožbeni postopek pa ni namenjen ponovnemu prvostopenjskemu odločanju, ker sodišče druge stopnje le preizkuša pravilnost izpodbijane sodbe. Sodišče druge stopnje se v celoti sklicuje na jasne in pravilne razloge v izpodbijani sodbi, ki se nanašajo na ugotovitev, da znamka tožene stranke ni pridobila razlikovalnega učinka z dolgotrajno uporabo (točke 11 do 25 razlogov izpodbijane sodbe). Sodišče prve stopnje je upoštevalo, da so blago v letu 2002 do 2006 kupovali v pretežni meri kupci v njeni trgovini v Krškem in le manjši delež kupcev po ostalih delih Slovenije. Pritožbene trditve so tudi precej pavšalne in ne napadajo konkretiziranih razlogov v izpodbijani sodbi.

21. Sodišče je res v točki 21 izpodbijane sodbe zaključilo, da število vseh izdanih računov predstavlja manj kot 0,50 % prebivalcev Slovenije. Pri tem je štelo celotno število vseh prebivalcev. V tem delu je pritožbeni očitek utemeljen, ker te opreme praviloma ne kupujejo vsi potrošniki, tudi starostniki in dojenčki. Vendar pa ne glede na to, tožena stranka ni ponudila nobenega drugačnega izračuna, na podlagi katerega bi lahko sodišče prišlo do drugega rezultata.

22. Ni utemeljen pritožbeni očitek, da je tožena stranka uspela v postopku dokazati, da je povprečen uporabnik storitev in blaga, ki ga je takrat nudila tožena stranka enačil pojma „1A INTERNET“ s toženo stranko, kot enim prvih ponudnikov takih storitev v Sloveniji. Sodišče je opravilo presojo tržnega deleža znamke, intenzivnosti, geografskega obsega in trajanja uporabe znamke, višino naložb, ki so jih podjetja namenila promociji, s čimer se sodišče druge stopnje v celoti strinja.

23. Sodišče prve stopnje je pravilno sledilo trditvam same tožene stranke, da ta ne razpolaga z javnomnenjskimi raziskavami glede prepoznavnosti znamke med upoštevno javnostjo, ki bi bila narejena za obdobje pred vložitvijo prijave znamke. Sedaj pa tudi ni realno pričakovati od uporabnikov storitev tožene stranke, da se spomnijo, ali so več kot pred dvanajstimi leti prepoznali znamko „1A INTERNET“ v povezavi s toženo stranko ali ne. Zato ni utemeljen pritožbeni očitek, da bi tožeča stranka morala predložiti takšno raziskavo. Razvoj interneta se je namreč od tedaj tako razmahnil, da se povprečni potrošnik na podlagi enostavne tržne analize ne bi mogel poglobiti v stanje pred dvanajstimi leti.

24. Sodišče druge stopnje je odgovorilo na pravno odločilne pritožbene razloge tožene stranke. Pri tem je po uradni dolžnosti ugotovilo, da sodišče prve stopnje ni naredilo nobene od ostalih absolutnih bistvenih postopkovnih kršitev (drugi odstavek 350. čelna ZPP), materialno pravo pa je bilo pravilno uporabljeno.1 Zato je neutemeljeno pritožbo tožene stranke zavrnilo in sodbo v izpodbijani I. točki izreka potrdilo (353. člen ZPP).

**Pritožba tožeče stranke** **Točka c) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 (opisnost znaka)**

25. Glede posameznih ničnostnih abstraktnih dejanskih stanov, je sodišče druge stopnje sledilo sistematiki razlogov v izpodbijani sodbi. Že uvodoma pa pojasnjuje, da v celoti pritrjuje razlogom v izpodbijani sodbi, ki se nanašajo na presojo opisnega pomena znamke v času prijave po točki c prvega odstavka 43. člena ZIL-1. Zato je tudi sodišče druge stopnje v luči povezave med znakom ter blagom in storitvami, za katere je bila prijavljena registracija, presojalo ali je ta zadostna in natančna ter konkretna, neposredna in razumljiva brez dodatnega razmisleka. Le tedaj so izpolnjeni razlogi za absolutno razveljavitev po točki c prvega odstavka 43. člena ZIL-1. Če gre za izraze, ki le spominjajo ali namigujejo na nekatere lastnosti blaga ali storitev, navedeni absolutni razveljavitveni razlog ni podan.2

26. Sodišče druge stopnje se bo najprej opredelilo do pritožbenih razlogov v zvezi s posameznimi razredi.

27. Razred 09: _oprema za obdelavo informacij in računalniki; računalniška programska oprema za spletno nakupovanje; računalniška programska oprema za uporabo pri urejanju in dostopanju do oglaševalskih seznamov, seznamov elektronskih poštnih naslovov in spletnega oglaševanja; računalniška programska oprema za objavljanje oglasov na računalniških omrežjih in globalnih komunikacijskih omrežjih; kodirane magnetne kartice; optični nosilci podatkov; optični diski; kartice z integriranim vezjem (smart cards)_. 28. Sodišče druge stopnje razume razloge sodišča prve stopnje v 34. točki v tem smislu, da res vsak računalnik lahko deluje brez internetne povezave, (npr. kot običajen pisalni stroj). Povprečni potrošnik pa bo razumel blago v razredu 9 tudi v smislu, da je to oprema, ki jo lahko uporabi tudi za spletno nakupovanje in spletno oglaševanje. Pri tem pa potrebuje internet, ker brez tega uporaba računalniške opreme za opisani namen nakupovanja in oglaševanja ni mogoča. To pa seveda glede na opisani kriterij povezave med blagom in znamko pomeni, da znamka „1A INTERNET“ le spominja ali namiguje na lastnost blaga.

29. Razred 35: _oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; pisarniški posli; storitve v zvezi s komercializacijo blaga za tretje, internetne trgovine, internetni nakupi, prodaja preko interneta, trgovinski center, posredovanje pri prodaji, prodaja v trgovini, kataloška prodaja; storitve uvozno izvoznih agencij; trženje vsebine in storitev plačljivih spletnih strani ponudnikov; prirejanje in vodenje poslovnih posvetovanj, sejmov, razstav in prireditev v reklamne in komercialne namene, poslovne informacijske storitve po računalniških mrežah; izdajanje in objavljanje reklamnih testov; reklamno oglaševanje po televiziji, storitve, raziskovanje trga in javnega mnenja; računalniško naročanje preko telefona ali računalniškega terminala, ki ga ne zajemajo drugi razredi; administrativno vodenje računalniških datotek; administrativno računalniško vodenje baz podatkov; sistemiziranje informacij v računalniške baze._

30. Sodišče druge stopnje pritrjuje razlogom v točki 39 izpodbijane sodbe, da znamka tožene stranke v povezavi z dejavnostmi v razredu 35, ni opisna. Tudi po stališču sodišča druge stopnje ta le spominja na internetno trgovino, prodajo preko interneta, internetne nakupe in poslovno informacijske storitve po računalniških mrežah. Internet tudi ni pridevnik in se z njim ne opisuje blaga in storitev, saj internet ni lastnost omenjenega blaga in storitev, ampak je medmrežje (v slovničnem pomenu samostalnik), ki opredeljuje pojem delovanja medmrežja. Internet pa omogoča opravljanje vseh dejavnosti, ki so določene v razredu 35. Potrošnik namreč pride v trgovino tožene stranke in kupi računalnik, ki mu omogoča, da opravlja dejavnosti, kot so opredeljene v razredu 35. Internet je kot medmrežje le sredstvo, ki omogoča dejavnosti opredeljene v razredu 35. 31. Drži, da če potrošnik reče, da je nekaj kupil (na internetu) s tem misli, da je tisto kupil v internetni trgovini. Vendar slednje le pomeni, da namesto, da bi potrošnik šel fizično v trgovino in tam kupil izdelek, mu internet le omogoča, da izdelek kupi od doma. Sam pojem interneta pa kot je pravilno ugotovilo sodišče prve stopnje, ne navaja informacij o teh storitvah. Zaradi interneta kot takega, potrošnik ne bo vedel nič manj in nič več o izdelku ampak mu bo ta omogočil oddaljen dostop do izdelkov oziroma do storitev kot so opisane v 35 razredu. To pa je premalo za zaključek, da je znamka tožene stranke v navedenem razredu le opisna.

32. Razred 42; _oblikovanje in razvoj računalniške strojne in programske opreme; storitve oblikovanja, ustvarjanja in vzdrževanja spletnih strani, storitve posredovanja spletnih strani_.

33. Povsem jasno je, da se nobene storitve oblikovanja, ustvarjanja in vzdrževanja spletnih strani, ter storitve posredovanja spletnih strani, ne morejo izvajati brez interneta, ker to že pojmovno ni mogoče. Zato drži, da se pojem spletnih strani vsebinsko prekriva s pojmom interneta, ker brez interneta spletnih strani ne more biti. Vendar pa besedna zveza „1A INTERNET“ kot blagovna znamka tožene stranke ne predstavlja opisa obravnavanih storitev, ker je spletna stran v računalništvu dokument z besedilom, ki ga prikaže spletni brskalnik. Na spletni strani pa so lahko različne vsebine. Spletna stran pa omogoča prodajo izdelkov, predstavitev informacij, itd. Ne glede na to, da so storitve spletnih strani dobesedno povezane z internetom, ker že pojmovno spletnih strani brez interneta ni mogoče oblikovati, bi bilo enačenje oziroma neločljiva povezanost blagovne znamke tožene stranke, ki smiselno pomeni najboljši, odlični internet, preveč široko.

34. Ne drži pritožbeni očitek, da je povezanost blagovne znamke z vidika opisnosti potrdila tudi tožena stranka, ki je povezovala odlični internet v smislu opisnosti (str. 10 pritožbe). Tožena stranka je namreč le poudarila, kaj sam po sebi 1 A internet označuje in sicer dobro, odlično, super storitve ter storitve povezane z računalniki, spletom, spletnimi stranmi in drugimi poslovnimi aktivnostmi.

35. Sodišče druge stopnje ne pritrjuje stališču v pritožbi, da izpodbijana sodba ni v skladu s sodno prakso, ki je dosti bolj kot sodišče v izpodbijani sodbi širilo povezavo med znamko in blagom ter storitvami, registriranimi v posameznem razredu. Pri tem se tožena stranka sklicuje na primere „Cine Action“, „1A Gesund“ v zvezi s pojmom opisnosti, ki se v navedenih odločbah razteza na blago in storitve. Znamka „Cine action“ je opisna za storitve brezžično ali omrežno predvajanje radijskih in televizijskih prenosov/programov, oddajanje filmskih, televizijskih ali radijskih programov ali prenosov, telekomunikacije, prenos zvoka in slike s pomočjo satelitov (v razredu 38) ali npr. načrtovanje programske opreme zlasti na področju multimedijskih vsebin, interaktivne televizije in plačljive TV (v razredu 42). Znamka zaradi svojega pomena lahko označuje izdelek, ki ga javnost pozna kot „akcijski film“.

36. Po oceni sodišča druge stopnje, primerjava z obravnavano zadevo po že opisanih kriterjih, ki so bili povzeti iz omenjene zadeve, ni primerljiva, ker se akcijski filmi predvajajo preko opisanih sredstev. Poseben razmislek potrošnika o povezavi med znamko in blagom ni potreben.

37. Tudi blagovna znamka „1A Gesund“ kar pomeni zdrav, je res tako opisna, da lahko pokriva blago kot so farmacevtski in veterinarski proizvodi, sanitarni proizvodi za medicinske namene; dietetske snovi. Vendar pa nobena od teh blagovnih znamk ne more predstavljati sodne prakse, ki je lahko uporabljiva v konkretnem primeru. Enako velja tudi za ostale znamke, ki so bile preveč opisne, kot „MAXPLAY (največja igra, najboljša igra),“3 „CLASSIC FINE FOODS (klasična dobra hrana),“4 „CITY TRAIN (mestni vlak),“5 „ECOLAB (ekološki laboratorij).“6 **Točka b) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 (razlikovalni učinek)**

38. Sodišče prve stopnje je v 44. točki razlogov pojasnilo, da je glede na pogostnost uporabljene besede internet ta izgubila vsako možnost razlikovanja blaga in storitev. Vendar pa beseda „1A“ v času prijave ni bila tako pogosto uporabljena beseda kot je beseda „internet“. Na podlagi podatkov vsebovanih besed „1A“ na dan 1. 1. 2007, ki jih je predložila tožena stranka, sta bili pri URSIL registrirani le dve znamki, ki sta vsebovali tudi besedo „1A“.

39. Tožeča stranka očita sodišču prve stopnje, da je brez podlage ugotovilo, da v letu 2006, ko je bila znamka tožene stranke registrirana, ni bilo toliko podjetij, ki so se ukvarjala z internetom, torej jih je bilo bistveno manj, kot jih je danes. Sodišče prve stopnje res ni navedlo na podlagi katerega podatka je napravilo takšno sklepanje. Vendar pa je lahko izkustveno zapisalo, kar drži, da v letu 2006 ni bilo toliko podjetij, ki bi se ukvarjala z internetom, predvsem veliko manj kot danes. Zato je lahko znamka tožene stranke zagotavljala minimalni razlikovalni učinek.

**Točka h) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 (zavajajoča narava izpodbijane znamke)**

40. Zmotno je povezovanje tožeče stranke z zavajajočo naravo znamke in opisnostjo v razredih 9, 35 in 42. Čeprav so v zakonskem besedilu točke c) in h) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 v delu „kakovost“ in „geografski izvor“ ti besedi enaki, še ne pomeni, da je enak tudi njun pomen. Pri točki c) gre namreč za opisnost glede kakovosti in geografskega porekla, pri točki h) pa glede istega za zavajanje javnosti.

41. Tožeča stranka v zvezi z očitkom zavajajoče narave znamke tožene stranke le ponavlja stališče, ki ga je zavzela že v postopku pred sodiščem prve stopnje. Pri tem pa ne napada razlogov v izpodbijani sodbi, da ima znamka zavajajočo naravo, če se po točki h) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 lahko ugotovi obstoj resnične prevare ali dovolj velike nevarnosti prevare potrošnika. Pri tem se je sodišče prve stopnje sklicevalo na sodbo z dne 20. 5. 2006 v zadevi „Elizabeth Emanuel:“C-259/04, točka 47“. Sodišče je tudi poudarilo, da tožeča stranka ni zatrjevala in ni ponudila dokaza o tem, zakaj naj storitve tožene stranke ne bi bile kvalitetne (točka 58 za storitev iz razreda 35). Sodišče je zato pravilno zaključilo, da ni mogoče slediti tožeči stranki, da potrošnik dobi nekaj, kar ni niti malo povezano z internetom glede razreda 35. Enako velja tudi za oblikovanje spletnih strani, kar je povezano z internetom v razredu 42. Posredno sklicevanje na blago, ki ni povsem enako, kjer se tožeča stranka sklicuje na primer izmišljene znamke „kodak vodka“ iz smernic EUIPO, se ne sklada s tem, da ima znamka zavajajočo naravo le, če gre za znak, ki zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitev.

42. Sodišče druge stopnje je odgovorilo na pravno odločilne pritožbene razloge (prvi odstavek 360. člena ZPP).

43. Pritožbeni razlogi niso utemeljeni. Sodišču druge stopnje pa tudi po uradnem preizkusu izpodbijane sodbe ugotavlja, da ni podana nobena absolutna bistvena postopkovna kršitev (drugi odstavek 350. čelna ZPP). Zato je neutemeljeno pritožbo zavrnilo in izpodbijano sodbo potrdilo (353. člen ZPP).

44. Izrek o pritožbenih stroških temelji na prvem odstavku 165. člena v zvezi s prvim odstavkom 154. člena in 155. členom ZPP. Tožeča in tožena stranka s pritožbo nista uspeli. Zato sami nosita pritožbene stroške. Stroški postopka z odgovorom tožeče stranke na pritožbo tožene stranke so bili potrebni. Zato jih je sodišče druge stopnje tožeči stranki priznalo in sicer za sestavo odgovora na pritožbo po Odvetniški tarifi, ki se smiselno uporablja za pooblaščenca tožeče stranke, v višini 600 točk, materialne stroške 2 %, 12 točk in 22 % DDV 134,64 točk, skupaj 746,64 točk. Ob upoštevanju vrednosti točke 0,60 EUR znašajo ti stroški 447,98 EUR. Če bo tožena stranka zamujala s plačilom stroškov, bo dolžna plačati še zakonske zamudne obresti, ki začnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka dalje do plačila (378. člen, 299. člen Obligacijskega zakonika, 313. člen ZPP).

1 V skladu z 39. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1E), ki se uporablja od 29. 3. 2020 dalje (Ur. l. RS, št. 23/20), se zadeve, glede katerih je bilo ob uveljavitvi tega zakona vloženo pravno sredstvo oziroma začet sodni postopek, končajo po dosedanjih predpisih. 2 Takšno stališče je bilo zavzeto v zadevi Cine Action, EU, T: 2001: 30, paragraf 29, 31. 1. 2001 T-135/02, Limo, 20. 7. 2004, T-311/02, EU: T- 2004. 245, paragraf 30 in drugih. 3 Sodba GC T-400/16. Zavrnjena je bila registracija znamke „MAXPLAY“ v razredih 9, 41 in 42 med drugim za računalniško planiranje. 4 Sodba GC v zadevi T 194/16 je šlo za hrano in za promocijske oglaševalske storitve, opravljanje poslovnih zadev, poslovno pomoč v zvezi z ustanovitvijo franšize itd. 5 Sodba GC v zadevi T 699/15 se nanaša na figurativno znamko, ki pa ni predmet presoje blagovne znamke kot v konkretnem primeru. 6 Sodba GC v zadevi T-150/16 je šlo za storitve, ki jih uporablja laboratorij, ki izvaja znanstvene raziskave.