Jedro

Iz prakse pritožbenih senatov pri Evropskem patentnem uradu je primerno črpati zaradi njene kakovosti in podobnosti materialnega prava v Konvenciji o podeljevanju evropskih patentov (EPK) in v Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1).

Pri presoji novosti izuma se primerjajo vse njegove značilnosti z vsemi značilnostmi posameznega predmeta stanja tehnike. Po takšni analizi značilnosti bo zaključek, da izum ni nov, mogoč samo, če bodo pri primerjanem predmetu navzoče vse značilnosti izuma.

Z namenom objektivno in predvidljivo presojati inventivnost se je v praksi pritožbenih senatov uveljavil pristop "problem-rešitev". Ta sicer ni obvezen ne po EPK ne po ZIL-1, je pa z obema materialnopravno skladen ter presojo olajša in jo naredi lažje preverljivo.

Strokovnjak v smislu EPK in ZIL-1 s svojega področja pozna obče splošno znanje in še splošnejša pravila znanosti, ki so prešla v splošno izobrazbo. Kadar ta zadoščajo, sodišče lahko brez pomoči sodnega izvedenca presoja novost in inventivno raven.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se izpodbijana sodba potrdi.

II. Tožnica mora toženki povrniti 1208,72 EUR za stroške odgovora na pritožbo, v 15 dneh, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, tekočimi od izteka navedenega roka do plačila.

Obrazložitev

**Izpodbijana sodba**

1. Tožnica je iztoževala ugotovitev ničnosti toženkinega1 slovenskega patenta Ohišje za svečo SI 25177 A. Pri patentiranem izumu gre po edinem patentnem zahtevku za: _„Ohišje (1) za svečo, označeno s tem, da je na zgornjem robu ohišja (1) pod pokrovom (2) izveden dodatni obročasto oblikovan nastavek (4), ki prehaja iz obročasto oblikovanega nastavka (3) za namestitev pokrova (2) in kjer med obročasto oblikovanim nastavkom (4) in steno pokrova (2) nastane kanal (a) zaradi tega ker ima obročasto oblikovan nastavek (4) manjši premer od obročasto oblikovanega nastavka (3), medtem ko je njegova višina višja od spodnjega nivoja odprtin (5), ki omogočajo gorenje sveče, izvedenih v pokrovu (2).“_ Po opisu v patentu izum rešuje tehnični problem izboljšanega gorenja sveče v dežju in snegu.

Izum ponazarja naslednji izsek skice iz patenta (reproducirana nista le oznaka (1) in spodnji del ohišja, katerega zgornji del pa je viden; reproducirane so torej vse pravkar citirane značilnosti izuma): 

2. Sodišče prve stopnje je razsodilo, da patent ni ničen, potem ko je – z izvedenčevo pomočjo – s patentiranim izumom primerjalo naslednja dokazila, ki jih je tožnica predložila v prid svoje teze, da izum ob prijavi 30. 3. 2016 bodisi ni bil nov bodisi ne na inventivni ravni, in to tezo ob vsakem posebej zavrnilo (zanje pritožbeno sodišče uporablja iste oznake kot prvostopenjsko): D 1 – objavljena prijava evropskega patenta Nagrobna sveča EP 2955436 z datumom prijave 5. 6. 2015 (in še zgodnejšim datumom prednostne pravice), D 2 – model Skupnosti Sveče za grobove RCD 001200943-0001, objavljen 10. 3. 2010 pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino, D 3 – nemški model nagrobne sveče DE 402014203628-003, objavljen 20. 11. 2015, D 4 – fotografija v prodajnem katalogu Moj vrt jeseni iz oktobra 2015, D 5 – fizični primerek sveče pod dokazno prilogo B 17, nesporno enak sveči s fotografije D 4, D 6 – izjava A. A., direktorja B. GmbH, z dne 14. 9. 2017, da je tožnica že leta 2015 proizvajala in prodajala sveče z identičnim ohišjem, kot je predmet patentiranega izuma.

3. Tožnica se zoper sodbo sodišča prve stopnje pritožuje, toženka pa v odgovoru na pritožbo predlaga njeno zavrnitev.

**Neutemeljenost pritožbe** _Izhodišča presoje novosti in inventivne ravni; nepotrebnost izvedenstva v vseh patentnih sporih_

4. Ta zadeva ponuja priložnost za razjasnitev uporabe osnovnih pojmov patentnega prava v konkretnih primerih, da bi bili naši patentni spori lažje in hitreje rešljivi.

Zaradi njihove maloštevilnosti in iz tega razloga neizoblikovane sodne prakse se je za zgledi razumno ozirati tja, kjer je ta praksa bogatejša, zlasti k „sodni praksi“ Evropskega patentnega urada (EPU). „Ustava“ Evropske patentne organizacije, mednarodne organizacije, katere organ je EPU, Konvencija o podeljevanju evropskih patentov (EPK) z dne 5. 10. 1973,2 je ustanovila svojo „sodno vejo“ v podobi t. i. pritožbenih senatov pri EPU.3 Ti so v večdesetletni praksi ustvarili zakladnico stališč, iz katere je primerno črpati zaradi njene kakovosti in podobnosti materialnega prava v EPK in v Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1).

Podobno je menilo že Višje sodišče v Ljubljani, ko je v sodbi I Cpg 942/2009 z dne 8. 3. 2010 zapisalo, da EPU _„s svojo prakso pomembno prispeva k poenotenju standardov presoje patentnega prava v državah članicah“_. Ta praksa je pregledno sistematizirana v prosto dostopni Zbirki odločb pritožbenih senatov (Zbirka).4

5. Nepogrešljivi za patentibilnost vsakega izuma sta njegovi novost in inventivna raven (prvi odstavek 10. člena ZIL-1, prvi odstavek 52. člena EPK).

6. Skladno s prvim in drugim odstavkom 12. člena ZIL-1 ter prvim in drugim odstavkom 54. člena EPK je izum nov, če ni obsežen s stanjem tehnike, h kateremu spada vse, kar je bilo pred vložitvijo patentne prijave kakorkoli dostopno javnosti.

Pri presoji novosti izuma je najbolj primerno ravnati tako, da se druga za drugo primerjajo vse njegove značilnosti z vsemi značilnostmi posameznega predmeta predhodnega stanja tehnike (samo enega naenkrat!5), npr. izdelka iz časa pred prijavo izuma, drugega izuma iz prej prijavljenega patenta itn. (v zadevi pod presojo so dokazila o prav takšnih predmetih označena z D 1–D 6, pri čemer ni odveč ponoviti, da gre pri D 4 in D 5 za dve dokazili – neenake kakovosti, prim. v nadalj. – o enem in istem predmetu stanja tehnike).

Po pravkar opisani _analizi značilnosti (feature – ali feature-by-feature – analysis)_ bo zaključek, da izum ni nov, mogoč samo, če bodo pri primerjanem predmetu navzoče prav vse _značilnosti izuma_. Ob razliki že v samo eni značilnosti se bo žarišče presoje premaknilo k vprašanju inventivne ravni.

7. _„Šteje se, da je izum na inventivni ravni, če za strokovnjaka predmet izuma očitno ne izhaja iz stanja tehnike[.]“_ (zadevno relevantni del prvega odstavka 14. člena ZIL-1 in 56. člena EPK) Z namenom objektivno in predvidljivo presojati inventivnost se je v praksi pritožbenih senatov uveljavil pristop „problem-rešitev“ (_problem-solution approach_). Ta sicer ni obvezen ne po EPK in še manj po ZIL-1, je pa z obema materialnopravno skladen ter presojo olajša in jo naredi lažje preverljivo.6 Sestavljen je iz teh stopenj:7 (a) določitve najbližjega stanja tehnike (_closest prior art_), t. p. enega takšnega predmeta stanja tehnike, (b) ocene tehničnih posledic (učinkov), ki jih izum dosega v primerjavi z najbližjim stanjem tehnike, (c) opredelitve tehničnega problema, ki ga je treba rešiti, ob upoštevanju, da je namen izuma doseči navedene posledice, (č) presoje, ali bi bila s stališča najbližjega stanja tehnike in objektivnega tehničnega problema rešitev iz izuma za strokovnjaka očitna.

8. Vsi ti pojmi so v Zbirki podrobno razčlenjeni in razloženi, zaradi nadaljnje obrazložitve pa jih je tu mogoče pojasniti samo nekaj najnujnejših.

Pri strokovnjaku _(person skilled in the art)_ gre za pravni standard (kot je npr. dober gospodar) za usposobljenega praktika z ustreznega tehničnega področja s povprečnim znanjem in zmožnostmi. Zanj se med drugim privzema, da s svojega področja pozna – tu se en pravni standard naslanja na drugega – vse skupno splošno znanje _(common general knowledge)_, h kateremu tipično spada to, kar je navadno vsebina standardnih učbenikov in priročnikov.8 Najbližje stanje tehnike za presojo inventivne ravni je navadno listina o stanju tehnike, ki razkriva vsebino, ki je zasnovana za isti namen ali ki ima isti cilj kot izum pod presojo ter ima največ skupnih ustreznih tehničnih značilnosti, tj. ki zahteva najmanj strukturnih sprememb.9 Da bi bil ugovor neobstoja inventivne ravni dovolj substanciran, je treba določno opredeliti posamezen predmet stanja tehnike ter jasno in popolno navesti, katere značilnosti domnevnega izuma so bile znane iz navedenega predmeta in konkretno kje v njem jih je mogoče najti. Z drugimi besedami, zahteva se temeljit popis značilnosti (_proper feature mapping_). To je še tembolj pomembno takrat, kadar se ugovor zanaša na stanje tehnike, ki ne izhaja iz listin, ker je takšne dokaze težje preveriti.10 Očitnost v smislu prvega odstavka 14. člena ZIL-1 in zadnje stopnje pristopa problem-rešitev je podana, kadar je za strokovnjaka z ustreznega tehničnega področja _„izključena vsaka razumna možnost drugačnega sklepa“_,11 kot da izum izhaja iz stanja tehnike (ker ga npr. primerjani predmet stanja tehnike k rešitvi iz izuma _naravnost napeljuje_12).

9. Ne more pa nam biti praksa pritožbenih senatov neposreden zgled glede vloge sodnih izvedencev pri ugotavljanju dejstev iz okvirov novosti in inventivne ravni, saj je praviloma večina članov pritožbenih senatov tehničnih strokovnjakov in ti senati zato že sami premorejo potrebno strokovno znanje. V zgoraj navedeni pritožbeni sodbi I Cpg 942/2009 je bilo rečeno, da je _„zanašanje na strokovne, a dejanske ugotovitve izvedenca (strokovnjaka na področju farmacevtske stroke), […] v zahtevnih patentnih sporih ne le dopustno, temveč tudi nujno“_. Vendar pa v vseh primerih ne bo tako. Razpon tehnike je namreč nepregleden, od najbolj sofisticirane elektronike, farmacevtike, informatike itd. vse do preprostih naprav vsakdanje rabe, ki so skozi izjemno dolga obdobja ostale praktično nespremenjene.

Sodišče izvede dokaz z izvedencem, če je za ugotovitev ali razjasnitev kakšnega dejstva potrebno strokovno znanje, s katerim samo ne razpolaga (243. člen Zakona o pravdnem postopku, ZPP). _„Če [pa] so določena pravila znanosti prešla v sfero splošne izobrazbe (npr. temeljni fizikalni zakoni, [...] splošno poznavanje kemije, […] logična pravila itd.), se bo sodišče zadovoljilo s svojim znanjem.“_13 Na tej točki se stikata strokovno znanje s pomenom iz ZPP in skupno splošno znanje, ki pomaga konkretizirati namišljenega strokovnjaka v smislu iz EPK in ZIL-1. Če se zanj privzema, da s svojega področja pozna obče splošno znanje, mora še tembolj veljati, da pozna še splošnejša pravila znanosti, ki so prešla v splošno izobrazbo. Kadar ta zadoščajo, sodišče lahko samo(stojno) presoja novost in inventivno raven.

_Uporaba teh izhodišč v zadevi pod presojo_

10. Iz pojasnjenih izhodišč je mogoče razmeroma preprosto pokazati, da je zadevni izum nov, saj nobeno od dokazil D 1–D 6 ne razkriva vseh njegovih značilnosti (D 6 je svojevrstna izjema, saj se – sicer brez kakršnegakoli opisa njihovih konkretnih značilnosti – zatrjuje identičnost sveč, ki da jih je tožnica prodajala že leta 2015, kot pri izumu, pri čemer pa je sodišče prve stopnje dokazno moč izjave A. A. o tem utemeljeno zavrnilo).

Nobeden od predmetov tehnike pod D 1–D 5 zlasti ne razkriva – kot je to mogoče jedrnato, precizno in nazorno poimenovati – _obodnega žlebiča_, kakršen je na zgornji skici in v patentnem zahtevku označen z (a), tj. _„… kjer med obročasto oblikovanim nastavkom (4) in steno pokrova (2) nastane kanal (a) …“_, katerega notranja stena je višja od spodnjega nivoja zračnikov v pokrovu, zaradi česar se skoznje lahko preliva in odteka za gorenje moteča padavinska voda.

Sodišče prve stopnje je že samo pravilno ugotovilo, da fotografija D 4 ne razkriva jasno takšnega žlebiča,14 s to fotografijo istovetni primerek ohišja sveče v spisu D 5 (ogledni predmet) pa sicer razkriva kanal (utor), a je ta posledica bistveno drugačne zasnove ohišja sveče – in ni vodotesen.15 Tisto tam torej že iz tega razloga (tj. po namembnosti) ni žleb(ič). Pritožbeno sodišče temu dodaja še svojo ugotovitev,16 da notranja stranica pri D 5 _ni višja_ od spodnje ravni zračnikov pokrova ohišja (o čemer se da zlahka prepričati tako, da se skozi zračnike vstavi vodoraven predmet, npr. svinčnik). Te ugotovitve v izpodbijani sodbi ni. Zanjo pa ni bila potrebna pritožbena obravnava, ker za potrditev sodbe zadošča že prva navedena ugotovitev (ki jo je sodišče prve stopnje naredilo tako, da je sprejelo enako izvedenčevo ugotovitev), ker gre za ogledni predmet, pri katerem so spoznavne možnosti prvostopenjskega in pritožbenega sodišča izenačene,17 in ker gre pri pričujoči obrazložitvi za demonstracijo presoje novosti in inventivne ravni brez zatekanja k zamudnemu in dragemu izvedenstvu.

11. Niti nadaljnji korak ob pojasnjenem najustreznejšem materialnopravnem pristopu (problem-rešitev) ni dosti zahtevnejši. Bistvo patentiranega izuma je, da si je izumitelj ohišja sveče (nagrobne ali njej podobne, vsekakor namenjene uporabi na prostem) zamislil obodni žlebič, ki motečo in nezaželeno padavinsko vodo pomaga odvajati od sveče in gorečega stenja tako, da je notranja stena žlebiča višja od spodnjega roba zračnikov v pokrovu sveče (pokrov obenem tvori zunanjo steno žlebiča), skozi katere se zato voda lahko preliva in izceja. To je bil objektivni tehnični problem v zgoraj navedenem smislu. To bistvo je mogoče sprevideti ne samo _„s pomočjo osnovnih pravil fizike, ki so prešla v sfero splošne izobrazbe“_, temveč že na podlagi splošnih življenjskih izkušenj.

Brez izvedenčeve asistence je bil mogoč tudi zadnji korak presoje, tj. ali bi bila, izhajajoč iz predmeta najbližjega stanja tehnike in upoštevaje objektivni tehnični problem, ki ga je bilo treba rešiti, rešitev iz izuma za strokovnjaka očitna.

Po presoji pritožbenega sodišča je od predmetov tehnike pod D 1–D 5 rešitvi iz izuma še najbližje tisti iz objavljene prijave evropskega patenta Nagrobna sveča EP 2955436 (D 1).18, 19 Ta odvečno vodo sicer odstranjuje s pomočjo obodnega žlebiča, vendar ne tako (preprosto in elegantno), da se voda preliva preko odprtin v pokrovu ohišja sveče, temveč so pod pokrovom iz žlebiča speljani majhni jaški za odtekanje vode. Preskok od te rešitve problema odvajanja padavinske vode k rešitvi iz patentiranega izuma pod presojo (očitno) ni očiten: zlasti je slednja rešitev strukturno (naj)preprostejša, saj s prilagoditvijo položaja zračnikov v pokrovu, ki tam itak morajo biti zato, da dovajajo zrak za gorenje, te odprtine izkoristi za dodatno funkcijo odvajanja vode, za kar D 1 potrebuje ločeno (dobesedno „infra“)strukturo, tj. pravkar omenjene jaške.

Izum torej izpolnjuje tudi pogoj inventivne ravni.20 _Zavrnitev pritožbenih očitkov_

12. Pritožnica prvostopenjskemu sodišču očita vrsto napak pri izvedbi dokaza z izvedencem, vendar vse neutemeljeno. Preden to pojasni, pritožbeno sodišče pripominja, da kljub njegovemu stališču o nepotrebnosti izvedenstva v tej zadevi (vse zgoraj navedene dejanske zaključke je bilo mogoče napraviti brez izvedenca), opiranje sodišča prve stopnje na izvedenčeve zaključke (še celo pravne) samo po sebi še ne pomeni, da je izpodbijana sodba zato napačna. Izvedenčeve ugotovitve so lahko pravilne, prav tako pravna ocena, in če je eno, drugo ali oboje sodišče povzelo v svojo sodbo, je lahko tudi ta pravilna.

Sodišče prve stopnje ni potvorilo razlogov, iz katerih se je bila pritožnica zavzemala za novega izvedenca. Na več mestih je obširno in pravilno pojasnilo (zlasti v 71., 87. in nasl. ter 94.–96. točki obrazložitve), da ni bilo nikakršnega, sploh pa ne „diametralnega“ nasprotja med a) osnovnim izvedenskim mnenjem in b) njegovo dopolnitvijo (niti iz tega razloga izhajajočih razlogov za utemeljen dvom zoper pravilnost dopolnjenega mnenja). Pač pa je imel izvedenec pri prvem na voljo samo fotografijo D 4 in je na njeni podlagi lahko izhajal samo iz domnev o vseh značilnostih tam prikazanega ohišja sveče (svoje domneve je na 6. str. mnenja docela korektno razkril, rekoč, da jih _„preveriti […] s tehnično gotovostjo na osnovi fotografije ne morem“_, in pripomnil, da bi bil odgovor „_bistveno enostavnejši, če bi obstajala dejansko sveča_“, ki bi si jo lahko ogledal), medtem ko si je ob dopolnitvi mnenja dejansko ogledal primerek sveče D 5 z navedene fotografije (v 34. in 99. točki obrazložitve je sodišče prve stopnje opozorilo, da je tožnica na naroku 12. 3. 2021 identiteto med D 4 in D 5 potrdila).

Pritožnica meni, da je pravkar opisano ravnanje _„precej nenavadno, skrb vzbujajoče in zaradi tega neprepričljivo, dvomljivo, strokovno vprašljivo“_ – vendar je vse ravno nasprotno res. Med drugim se je ravnanje izvedenca in prvostopenjskega sodišča praktično povsem prilegalo pravilu iz druge povedi drugega odstavka 252. člena ZPP, da se lahko na „zahtevo“ izvedenca (ni bistveno, da je v tej zadevi šlo za njegovo zgoraj citirano sugestijo) izvedejo dodatni dokazi, da se ugotovijo okoliščine, ki so pomembne, da bi si mogel ustvariti mnenje. Natanko to se je v tej zadevi tudi dogodilo. Potem ko je imel pred seboj kakovostnejši spoznavni vir (ogledni predmet D 5 namesto zgolj njegove fotografije D 4), je izvedenec lahko natančneje primerjal značilnosti patentiranega izuma s tem (enim in istim) predmetom stanja tehnike, natančnejša primerjava pa je razkrila (to pot do stopnje zanesljivosti) bistveno drugačno zasnovo ohišja kot pri zadevnem izumu (to je tudi pojasnjeno na 8. str. dopolnitve mnenja).

Iz pravkar razloženega nadalje izhaja, da ne drži niti pritožničin očitek, da je utemeljeno menila, da sveča s fotografije D 4 razkriva vse značilnosti patentiranega izuma in da zato že sama ni sodišču izročila njenega primerka. Dokazni standard je zanesljivost (to dobro utrjeno stališče se izpeljuje iz 215. člena ZPP), zapis v osnovnem mnenju pa je izrecno temeljil na izvedenčevih domnevah o značilnostih sveče z D 4, s čimer zanesljivost ni bila dosežena (ta standard je bil dosežen šele ob razpoložljivosti fizičnega primerka sveče D 5).

Ni podana niti kršitev po 15. točki drugega odstavka 339. člena ZPP, ki po vsebini niti zatrjevana ni. Pri tej (glede na njeno praktično redkost najbrž najpogosteje neutemeljeno zatrjevani) postopkovni kršitvi gre za zmotno povzemanje vsebine dokazil, medtem ko pritožnica očita sodišču, da je napačno povzemalo njene razloge iz vlog (pri njih ne gre za dokazila) v prid postavitve novega izvedenca. Ker niti ti razlogi niso utemeljeni, s tem v zvezi ni bila podana niti vsebini pritožbe vsebinsko bolje se prilegajoča kršitev po 8. točki drugega odstavka 339. člena ZPP.

Sodišče prve stopnje tudi povsem utemeljeno ni postavilo novega izvedenca: po zadevno relevantnem delu tretjega odstavka 254. člena ZPP se zahteva mnenje drugih izvedencev, šele če so v obstoječem izvedenskem mnenju nasprotja ali pomanjkljivosti ali če nastane utemeljen dvom o pravilnosti podanega mnenja, nič od tega pa v tej zadevi ni bilo podano.

13. Strankama je zagotovljeno enakopravno upoštevanje njunega izjavljanja pred sodiščem („enakost orožij“). Tožnica pri tem ni bila prikrajšana, ker je sodišče prve stopnje upoštevalo fizični primerek sveče, ki ga je bila po izdelavi osnovnega izvedenskega mnenja priskrbela toženka, ni pa upoštevalo pripravljalne vloge in ohišja sveče, ki ju je na zadnjem naroku za glavno obravnavo izročila tožnica (prvi narok je bil 23. 11. 2018, drugi 1. 2. 2019, tretji 12. 3. 2021 in zadnji 12. 5. 2022).

14. To dvoje sta sicer ločeni vprašanji, oboje pritožbene očitke pa je je treba soočiti z naslednjo časovno perspektivo. Tožba, da patentirani izum ni ne nov ne inventiven, je bila vložena decembra 2017. Leto pozneje – in dva tedna po prvem naroku – je tožnica priskrbela prodajni katalog s fotografijo D 4 (s katere vse značilnosti ohišja sveče niso bile jasno razpoznavne). Osnovno izvedensko mnenje je bilo strankama vročeno oktobra 2019. Iz njega je jasno izhajalo (in to še tembolj za stranke, ki sta ju zastopali pravni strokovnjaki), da procesnopravno odločilne gotovosti glede identitete med tem predmetom predhodnega stanja tehnike in zadevnim izumom ni (zgolj ob že navedenih in jasno izraženih pridržkih je izvedenec izrazil mnenje, da je ta identiteta najbrž podana).

Takšen razvoj dokaznega postopka je eden od tipičnih razlogov, da sodišče namesto načelne prepovedi predlaganja dokazov po prvem naroku (prvi odstavek 286. člena ZPP) uporabi izjemo, da stranka kljub takšnemu poznemu predlaganju dokazov ni prepozna („prekludirana“), ker to počne brez svoje krivde (tretji odstavek 286. člena ZPP). Četudi na navedeni negotovosti po stanju iz osnovnega izvedenskega mnenja ne bi bilo mogoče zgraditi sodbe o ničnosti toženkinega patenta, je bil opisani vmesni rezultat dokazovanja tudi za toženko razmeroma neugoden (D 4 je nakazoval razumno možnost, da izum ni nov). Zato s predložitvijo primerka D 5 v pripombah na osnovno izvedensko mnenje, podanih še istega oktobra 2019, ni bila prepozna.

Pravkar povedano obenem pokaže, da če bi bila toženka pasivna ali če bi se njena izročitev primerka ohišja sveče D 5 sodišču štela za prepozno, bi tožnica s svojo tožbo morala še prej propasti, saj je njo dokazno bremenilo, da je obstajal predmet predhodnega stanja tehnike, ki je razkrival vse značilnosti zadevnega izuma, to pa samo iz fotografije D 4 in osnovnega izvedenskega mnenja, oprtega nanjo, ni bilo zanesljivo.

15. Iz pravkar povedanemu sorodnega razloga pa ni utemeljena toženkina pritožba, da bi bilo moralo prvostopenjsko sodišče kot pravočasno upoštevati ohišje sveče in pripravljalno vlogo, ki ju je sodišču izročila šele na zadnjem naroku 12. 5. 2022: ker naj bi bila že 23. 12. 2021 v pripravljalni vlogi napovedala predložitev še ene sveče, ki da ima enako tehnično rešitev kot toženkin patent in domnevno izvira iz časa več let pred njegovo prijavo; ker naj bi bila v novi vlogi pripravila „natančno primerjalno analizo med obema svečama“ in ker naj bi ji bil pri tem pomagal tudi „zunanji strokovnjak“, ki naj bi bil dlje časa bolan.

Vse to je treba zavrniti najprej s splošnim stališčem, da se mora vsak tožnik na pravdo že pred tožbo dobro pripraviti, saj praviloma nosi vse trditveno in dokazno breme (da morajo biti zato njegove priprave boljše od toženčevih, je zajeto s sentenco actor venire debet preparatior quam reus), ter se ne more zanašati, da bo šele med pravdo izvedel za procesno gradivo, s katerim mu jo bo uspelo dobiti. Še bolj neposredno pa je pritožbo treba zavrniti z že večkrat povedanim: ko je bila tožnica soočena z osnovnim izvedenskim mnenjem (vročeno ji je bilo oktobra 2019), je bil to zanjo že jasen signal, da je ostala izpod potrebnega dokaznega standarda zanesljivosti glede tega, da fotografija D 4 razkriva značilnosti patentiranega izuma in zato „uničuje“21 njegovo novost. Merodajni okvir za presojo pravočasnosti tožničinega poznega izjavljanja je torej razpon med oktobrom 2019 in zadnjim narokom maja 2022 (dopolnitev izvedenskega mnenja, ki je bila strankama vročena julija 2021, je navedeni signal samo še okrepila do gotovosti, da tožnica svojega dokaznega bremena ni prenesla). Ni zato dvoma, da je bila z gradivom na zadnjem naroku, vloženim pet let in pol po tožbi, štiri leta in pol po prvem naroku ter dve leti in pol po jasni povratni informaciji, da dotlej zbrano dokazno gradivo ne kaže zanesljivo na odsotnost novosti in inventivnosti toženkinega izuma, tožnica glede na že razložena pravila iz 286. člena ZPP prekludirana. Njeni zgoraj povzeti razlogi te presoje pritožbenega sodišča v ničemer ne spremenijo.

Ravno tako v nasprotju s pritožbenim mnenjem očitno ni bilo mogoče uporabiti še nadaljnje izjeme iz tretjega odstavka 286. člena ZPP, in sicer da upoštevanje pozno zagotovljenega gradiva reševanja ne bi zavlekla spora, saj bi bilo treba na tistem zadnjem naroku tudi toženki dati primeren rok za izjavo o takrat prezentiranem tožničinem gradivu, in celo če se z njim ne bi „šlo še v tretji krog“ z izvedencem (vključno s še nadaljnjim komentiranjem druge dopolnitve njegovega mnenja), bi bil potreben najmanj še eden, peti narok za glavno obravnavo.

16. Pritožbeni očitki iz zadnje tretjine pritožbe (11.–15. stran) pomenijo golo ponavljanje razlogov, na katere je prvostopenjsko sodišče že pravilno in pregledno odgovorilo. Pritožbeno sodišče pritrjuje njegovim izčrpnim razlogom: da ni dokazano – niti iz izjave D 6 niti iz drugih dokazov, ki jih je sodišče prve stopnje še izvedlo in pravilno ocenilo –, da bi bila tožnica iste sveče prodajala že pred prijavo toženkinega izuma (46.–52. točka obrazložitve); da je odvodnjavanje v ohišju nagrobne sveče po nemškem patentu D 1 bistveno drugače zasnovano (54.–61. točka obrazložitve); da model Skupnosti D 2 ne razkriva, da bi imelo tisto ohišje pokrovček, da bi bile v tem pokrovčku odprtine in da bi bil njihov spodnji rob nižji od notranje stene (neobstoječega) žlebiča (63.–68. točka obrazložitve); da D 4 ni dovolj kakovosten dokaz glede vseh značilnosti tam upodobljenega ohišja, D 5 pa je zlasti glede zasnove kanala konstrukcijsko bistveno drugačen kot pri patentiranem toženkinem izumu (69.–75. točka obrazložitve); ter da model Skupnosti D 2 in D 3 nimata nobenega kanala za odvodnjavanje (84.–86. točka obrazložitve) – in v teh delih napotuje pritožnico na prvostopenjsko obrazložitev.

_Zaključek_

17. Ker pritožbeni očitki niso utemeljeni in ker samo ni našlo napak, na katere pazi po uradni dolžnosti, je pritožbeno sodišče na podlagi 353. člena ZPP pritožbo zavrnilo in izpodbijano sodbo potrdilo.

18. Toženkin odgovor na pritožbo je bil potreben, zato ji je pritožbeno sodišče (na podlagi prvega odstavka 165. člena ter prvega odstavka 154. in prvega odstavka 155. člena ZPP) v tožničino breme priznalo odvetniške stroške za njegovo sestavo, povečane za pavšal za materialne stroške in za DDV (po tarifni št. 22/1 ter tretjem odstavku 11. člena, drugem odstavku 12. člena in prvem odstavku 13. člena Odvetniške tarife), v znesku 1208,72 EUR ((1625 točk + 0,02 x 1000 točk + 0,01 x 625 točk) x 1,22 x 0,6 EUR/točko). Toženka je zahtevala tudi povrnitev zakonskih zamudnih obresti od stroškov, ki ji jih je sodišče prisodilo skladno s pravnim mnenjem občne seje Vrhovnega sodišča z dne 13. 12. 2006. 1 Čeprav je registrski imetnik patenta ostal prvotni toženec, je zaradi njegovega statusnega preoblikovanja v toženko in posledičnega univerzalnega pravnega nasledstva imetnica patenta ona, saj je registrski vpis deklaratoren. Od tu se poenostavljeno govori samo o njej. 2 Ratificirana z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 19/02). 3 Navednice v glavnem besedilu nakazujejo, da ne gre za klasična sodišča in sodnike. Vendar pa člane teh senatov dobro opiše krilatica, da so _judges in all but their name_, sodniki po vsem razen po imenu (gl. sodbo angleškega in valižanskega _Court of Appeal_ v zadevi _Unilin Beheer_ z dne 25. 4. 2007, 11. in 14. točka obrazložitve). 4 _Case Law of the Boards of Appeal_. V tej obrazložitvi se sodišče sklicuje na trenutno najsodobnejšo deseto izdajo Zbirke. Ta praksa je priročno strnjena tudi v ravno tako prosto dostopnih Smernicah za preizkus pred Evropskim patentnim uradom, _Guidelines for Examination in the European Patent Office_ (Smernice). Zbirka in Smernice so objavljeni na _www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html_ oz. _www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html._ 5 _„Ni dopustno kombinirati različnih predmetov stanja tehnike [separate items of prior art together].“_ Zbirka, I.C.4.2, prevod sodišča tu in povsod drugod. 6 Z uporabo tega pristopa je tudi bolj jasno, ali in kakšno naj ima v patentnem sporu vlogo sodni izvedenec. Prim. v nadalj. 7 Njihova razvrstitev in ubeseditev nista vedno identični. Sodišče tu povzema in s svojimi pojasnili dopolnjuje Zbirko, I.D.2. Gl. še Smernice, G-VII, 5. 8 Prim. Zbirko, I.D.8.1.1, in Smernice, G-VII, 3.1. 9 Zbirka, I.D.3.1. 10 Prav tam, s sklicevanjem na odločbo T 97/14 z dne 25. 5. 2020, gl. točko obrazložitve 2.4. 11 To je vzeto iz 10. točke obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča Up-62/96 z dne 11. 4. 1996 in povsem drugega konteksta, vendar je opredelitev očitnosti zaradi jedrnatosti splošno uporabna. 12 Prim. Zbirko, I.D.5. 13 J. Zobec v L. Ude in A. Galič, urednika: Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 2. knjiga, Uradni list in GV Založba, Ljubljana 2006, str. 476. 14 Prim. še stališče v glavnem besedilu zgoraj, na katero kaže op. 10, ter stališče pritožbenega senata iz odločbe T 677/91 z dne 3. 11. 1992: _„Za zaključek o neobstoju novosti zatrjevanih značilnosti ni dovolj, da bi te značilnosti utegnile izhajati iz predhodne listine. Obstajati mora jasno in nedvoumno sporočilo o takšnih značilnostih,“_ s sklicevanjem na še zgodnejše odločbe (gre torej za ustaljeno sodno prakso). 15 Iz 73. točke obrazložitve izpodbijane sodbe, z dodanim poudarkom pritožbenega sodišča: _„Ta tehnična razlika se kaže v izvedbi kanala, ki je po patentu izveden iz zunanje stranice, ki jo tvori pokrov, in notranje stranice ter dna, ki ju tvori plastično ohišje, in v vsakem primeru v primeru netesnosti med pokrovom in plastičnim ohišjem povzroči, da morebitna voda, ki zastaja v kanalu, odteka izven prostora z gorivom, medtem ko je kanal po D 5 izveden iz notranje stranice in dna, ki ju tvori notranji pokrov, in zunanje stranice, ki je del plastičnega ohišja, in ki v vsakem primeru v primeru netesnosti med notranjim pokrovom in plastičnim ohišjem povzroči, da morebitna voda, ki zastaja v kanalu, odteka v notranjost prostora z gorivom, to pa je bistvena tehnična razlika med obema rešitvama.“_ 16 Drugačno od izvedenčeve (gl. na st. 7 dopolnitve njegovega mnenja), ki je po ugotovitvi pritožbenega sodišča v tem delu napačna. 17 Pritožbeno sodišče je to ugotovilo v specifični procesni situaciji iz druge alineje 358. člena ZPP, v kateri ne razveljavi sodbe sodišča prve stopnje, če je to zmotno presodilo ogledne predmete v spisu, njegova sodba pa se opira samo nanje – kot velja tudi v tej zadevi v opisanem obsegu za D 5. „_Čeprav iz zakonske ubeseditve to ni povsem jasno razvidno, se druga alineja 358. člena ZPP nanaša na enega od položajev, ko ima pritožbeno sodišče pooblastilo za kabinetno spremembo dejanskega stanja sodbe. Ko namreč na seji presoja dokazno gradivo[, je v tem primeru] v enakem spoznavnem položaju, kot je bil sodnik prve stopnje._“ J. Zobec v L. Ude in A. Galič, urednika: Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 3. knjiga, Uradni list in GV Založba, Ljubljana 2009, str. 468. 18 Kot je bilo v glavnem besedilu že razloženo, ima namreč najbližji predmet stanja tehnike navadno isto namembnost kot patentirani izum ali je njegov cilj reševati isti tehnični problem. Ta ista namembnost je pri tem nemškem patentu izrecno poudarjena, medtem ko to ni mogla biti pri D 4/D 5 glede na naravo teh dokazil (fotografija; ogledni predmet), hkrati pa nevodotesni utor, ki ga ti dokazili razkrivata, nima same po sebi nikakršne jasno določne funkcije (odstranjevanja padavinske vode), temveč je lahko zgolj nenamerna posledica specifične konstrukcije ohišja. 19 S pomočjo pristopa problem-rešitev je seveda mogoče preizkusiti inventivnost tudi z več „kandidati“ za najbližje stanje tehnike. Prim. prejšnjo in nasl. op. 20 Varovati se je treba vsevednega vzvratnega pogleda, še zlasti pri izumih, ki dajejo vtis velike preprostosti rešitve problema (o _ex post facto analysis_ gl. Zbirko, I.D.6). Model Skupnosti D 2 ni najbližji predmet stanja tehnike, kajti že po svoji pravni naravi (s to pravico industrijske lastnine se namreč varuje oblika, videz izdelka) ne deklarira svojega namena v tem smislu, da bi izdelek premagoval kakšen tehnični problem, niti se takšna funkcionalnost pri D 2 ne razkriva že sama po sebi. Čeprav se morda zdi, da bi bilo v primeru tega izdelka še najlažje doseči izvedbo obodnega žlebiča kot pri patentiranem izumu, tako da bi se preko izdelka poveznil pokrov z nižjo spodnjo ravnjo zračnikov, kot je raven notranjega oboda žlebiča (z modelom zavarovani izdelek sicer nima niti pokrova niti zračnikov), bi kaj takega lahko razkril šele materialnopravno neutemeljeni privilegirani vzvratni pogled. Izhajajoč torej tudi iz D 2 kot najbližjega stanja tehnike, se, skratka, pokaže, da je patentirani izum dovolj inventiven. Kot že rečeno, D 4/D 5 sicer razkriva utor, ki pa nima jasne funkcije zadrževanja ali odstranjevanja vode, zato prehod od njegovih značilnosti do značilnosti zadevnega patentiranega izuma ne zahteva samo znižanja spodnje ravni odprtin, temveč tudi takšno strukturno (funkcionalno) spremembo, da utor postane žleb. Kombinacija tega dvojega pa je znaten inventivni korak. 21 _Novelty-destroying (prior art, document, disclosure ipd.)_ je ustaljena fraza v postopkih pred EPU.