Jedro

Tožnica ni izkazala obstoja družine svojih znamk na trgu. Okoliščine, ki morajo biti podane za to, da lahko govorimo o ''družini'' znamk, so večje število znamk, ki naj bi tvorile družino ali serijo in te znamke morajo biti prisotne na trgu. Kadar gre za družino ali serijo znamk, verjetnost tveganja natančneje izhaja iz možnosti, da se potrošnik moti glede izvora ali porekla proizvodov ali storitev, za katere velja znamka, katere registracija se zahteva, in napačno meni, da je del te družine ali serije znamk.

Izrek

I. Tožba se zavrne.

II. Stroškovna zahtevka tožeče stranke in stranke z interesom se zavrneta.

Obrazložitev

1. Upravni organ je z izpodbijano odločbo zavrnil tožničino prijavo znamke ''BOSS'' št. Z-201070391 z dne 15. 3. 2010 in odločil, da posebni stroški v tem postopku niso nastali. V obrazložitvi je navedel, da je 15. 3. 2010 prejel prijavo znamke za znak ''BOSS'', prijavljeno za blago po Nicejski klasifikaciji (v nadaljevanju NK), razvrščeno v razred 34. V tem sporu stranka z interesom podjetje A. GmbH & CO. (v nadaljevanju vložnik ugovora) je vložil pravočasni ugovor in se pri tem skliceval na točke b), c), d) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1). Pogoji za registracijo znamke se presojajo po stanju vložitve prijave, upoštevajo pa se tudi relevantne okoliščine ob odločanju. Organ je najprej preveril, katere znamke vložnika ugovora veljajo v Republiki Sloveniji in za določene znamke, ki jih vložnik ugovora ne navaja eksplicitno, vendar je za nekatere priložil njihov izpis iz baze podatkov in za določene, ki jih opredeli, ugotovil, da ne veljajo več v Sloveniji. Organ je nato upošteval (poleg eksplicitno navedenih znamk) še druge znamke vložnika ugovora, registrirane v različnih razredih, ki vsebujejo besede: BOSS, HUGO BOSS, BOSS HUGO BOSS, HUGO HUGO BOSS ter še druge znamke, ki poleg besede BOSS ali HUGO BOSS vsebujejo še dodatne besede in elemente, in jih razdelil v skupine glede na skupne elemente. Vložnik ugovora je s svojim znamkami dokazal tudi družino znamk, kar pa ni argument, ki bi terjal drugačno presojo verjetnosti ustvarjanja zmede (tako sodišče v I U 1470/2010). V zvezi s presojo po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 je organ najprej primerjal blago/storitve in ugotovil, da prijavljena znamka ščiti blago iz razreda 34 (cigarete, tobačni izdelki, vžigalice in proizvodi za kadilce), znamke vložnika ugovora pa ščitijo različno blago, znamka št. 754225 pa edina med znamkami vložnika ugovora (med drugim) tudi blago iz razreda 34 NK. Pogoj podobnosti blaga/storitev je torej izpolnjen le za znamko vložnika ugovora št. 754225. V zvezi z enakostjo oziroma podobnostjo znakov znamk je organ najprej navedel, da je ugotavljal enakost ali podobnost tudi za znamke, ki niso registrirane za blago iz razreda 34 zato, ker se je vložnik ugovora skliceval tudi na točki c) in d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Uvodoma je ugotovil, da je vložnik ugovora predložil več dokazov v zvezi s presojo ugleda svojih znamk, na podlagi katerih je zaključil, da je vložnik ugovora sicer dokazal prisotnost znamke HUGO BOSS na slovenskem trgu, celo izdelavo izdelkov v Sloveniji, prepoznavnost do določene mere, ne pa, da je znamka ugledna. Zato bo presoja razlikovalnega učinka per se. Nadalje je ugotovil, da dominantni del prijavljenega znaka predstavlja beseda BOSS (dodatni grafizem ni tako opazen), dominantni del znakov znamk vložnika ugovora pa besedilo: BOSS, HUGO BOSS, BOSS HUGO BOSS, HUGO HUGO BOSS, itd.. Relevantno javnost v konkretnem primeru predstavljajo končni potrošniki, ki kupujejo oblačila, obutev, cigarete, ki lahko zajemajo širok krog javnosti, je pa stopnja pozornosti rahlo višja, saj gre v nekaterih primerih za blago, pri katerih je potrošnik pozoren in preudaren (npr. plašči, obleke, itd).

2. V nadaljevanju odločbe je organ opravil primerjavo prijavljenega znaka z znaki vložnika ugovora po posameznih skupinah in za znake vložnika ugovora, ki vsebujejo besedo BOSS (1. skupina), ugotovil, da so si prijavljeni znak in ti znaki enaki oziroma podobni z vseh vidikov. Z znaki znamk vložnika ugovora, ki vsebujejo besedilo HUGO BOSS (2. skupina), si je prijavljeni znak tudi podoben. Tudi z znaki vložnika ugovora, ki poleg besedila BOSS HUGO BOSS vsebujejo še grafično barvne elemente (3. skupina), si je prijavljeni znak podoben z vseh vidikov, kar tudi obrazloži in zaključi, da jih zato potrošnik ne bo mogel razlikovati. Podobno stališče je zavzel tudi EUIPO v odločitvi št. 2467/2000. Poudaril je tudi, da ni dolžan slediti sodni praksi, v sodbi Okrožnega sodišča v Ljubljani, IV Pg 408/2008, na katero se je sklicevala tožnica, pa ne gre za popolnoma identično dejansko stanje, sodišče pa tudi ni naložilo organu, da mora slediti temu stališču. Opozoril je še na odločbo EUIPO št. B 1985236 z dne 29. 7. 2015. Organ je nato primerjal še prijavljeni znak in znake znamk vložnika ugovora, ki vsebujejo besedo HUGO HUGO BOSS (4. skupina) in po opravljeni presoji zaključil, da teh znakov potrošnik ne bo zamenjeval. Primerjava prijavljenega znaka in znaki znamk vložnika ugovora, ki poleg besede BOSS in HUGO BOSS vsebujejo še druge elemente, tj. dodatne besede (5. a skupina) pa je pokazala, da so si ti znaki podobni, primerjava preostalih znakov znamk vložnika ugovora s prijavljenim znakom, kjer beseda BOSS ni prevladujoč element, temveč so znaki sestavljeni iz več besed (npr. Antonio Ross), oziroma imajo še izrazite slikovne elemente, poseben grafizem (5. b skupina), pa je pokazala, da si znaki niso podobni in jih potrošnik ne bo zamenjeval. V zvezi z oceno verjetnosti zmede je uvodoma poudaril, da sta presoji podobnosti znakov in podobnosti/enakosti blaga oziroma storitev medsebojno povezani. Prijavljeni znak in znamka vložnika ugovora št. 754225 sta registrirana za enako oziroma podobno blago. Za cigarete je značilno, da se ista znamka cigaret pojavlja v različnih oblikah, barvah. Gre za isto družino znamk, ki jih je skupno ''ime''. Potrošnik - kadilec je navajen, da se oblika istih cigaret vizualno spreminja. Obema znamkama je skupna beseda BOSS, ki je sestavljena iz identičnih črk, ima podoben položaj v znamki ter skoraj identičen grafizem. Obstaja torej verjetnost, da bo potrošnik menil, da je prijavljena znamka lahko tudi ''nov'' proizvod iz serije znamk BOSS vložnika ugovora. Pri nakupu cigaret so kadilci sicer previdni in selektivni, pri npr. pepelnikih, vžigalnikih pa povezanost z ''zvestobo'' blagovni znamki ni dana, zato bo stopnja pozornosti povprečna, vendar pa se tudi pri kadilcih navade spreminjajo zaradi cenovnih vplivov, kot tudi zaradi pojava novih cigaret, tako da kljub povedanemu obstaja velika verjetnost, da bo potrošnik prijavljeni znak povezoval z znakom znamke št. 754225 vložnika ugovora. Glede na povedano je organ zavrnil prijavo znaka tožnice zaradi razloga po točki b) 44. člena ZIL-1. 3. Organ je v zvezi z ugovori tožnice še navedel, da vložniku ugovora ni treba dokazati uporabe znamke v tem postopku, s tem tožnica tudi ni dokazala, da ne obstoja zmeda na trgu. V zvezi s svojimi prejšnjimi odločitvami je organ pojasnil, da je v teh postopkih ugotovil, da ni podana enakost blaga/storitev, je pa bila podana podobnost znakov. Tožnica pa tudi s predloženimi dokazi ni izkazala prisotnosti znaka na slovenskem trgu oziroma ugleda znamke, kar je organ tudi presodil, ne glede na to, da tak ugovor sicer ne sodi v sfero prijavitelja znaka. Tožnica torej ni dokazala, da njene znamke potrošnik ne bo zamenjeval z znamko BOSS HUGO BOSS vložnika ugovora. Prav tako ni izkazala družine znamk, saj je predložila le eno fotografijo prodajnega mesta, na katerem so razvidne tri škatlice cigaret BOSS, preostali dokazi pa nimajo dokazne teže, saj se nanašajo na znamke, ki niso registrirane ali prijavljene ali kažejo le prijavljeno znamko ali nimajo razvidnega kraja prodaje. V zvezi s sklicevanjem soobstoja znamk na določenem trgu pa je organ najprej navedel, da lahko soobstoj dveh znamk na določenem trgu skupaj z drugimi elementi sicer prispeva k zmanjšanju verjetnosti zmede med tema znamkama, če so izpolnjeni naslednji pogoji: - da so prejšnje in zadevne znamke enake znamkam, ki so temelj ugovora ter zajemajo enako blago in storitve, - upoštevati je mogoče samo soobstoj na trgu, torej dejansko uporabo, - upoštevati je treba obdobje soobstoja, ki mora biti daljše, - soobstoj mora biti nemoten (brez obravnavanja morebitnih kršitev s strani nacionalnih sodišč ali pristojnih organov). Tožnica tudi tega ni dokazala. Zaključno je organ opravil še presojo razlogov za uporabo c) in d) točke prvega odstavka 44. člena ZIL-1 in ocenil, da ti razlogi za ugoditev ugovora niso podani.

4. Tožnica je tožbo vložila iz razlogov napačne uporabe materialnega prava, nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ter kršitev določb postopka. Uvodoma je navedla, da vztraja pri svojih stališčih in navedbah, ki jih je podala pred organom v zvezi z ne-podobnostjo znamk. Primerjani znamki imata sicer skupno besedo BOSS, vendar pa zaradi dodanega besedila HUGO v znamki vložnika ugovora in posebnega rdečega grafizma besede BOSS ter dveh modrih črt (ene zgoraj in ene spodaj) v znaku tožnice ne more priti do zamenjave. Celoten vtis znaka tožnice daje povsem drugačen celokupni vtis kot znamka HUGO BOSS št. 754225 v ČB tehniki in drugačnem grafizmu ter z drugačno razporeditvijo teksta. Poleg tega je zaradi teksta HUGO BOSS dovolj jasen njen izvor (to je bilo že ugotovljeno s pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, IV Pg 408/2008 z dne 20. 3. 2014), kar je enako pri znamki tožnice, saj tožnica že 30 let uporablja v Sloveniji znamko BOSS za cigarete in drugo blago v razredu 34, kar potrjujejo dokazi v spisu, če že ne potrjujejo statusa dobro znane znamke. Zato, zlasti glede na normalno osveščenega potrošnika, v tem primeru kadilca, ne more priti do zmede glede izvora blaga. Tožnica se ne strinja, da bi potrošnik (kadilec) spregledal v predhodni znamki, da ta vsebuje v spodnji vrstici pod besedo BOSS še besedilo HUGO BOSS in še toliko manj, ker se znamka vložnika ugovora v Sloveniji ni nikoli uporabljala za kaj drugega kot moška oblačila in parfume, kot izhaja iz predloženih dokazov, pa še ti so za področje Slovenije dokaj skopi. Organ je ignoriral naslednje okoliščine: - da se predhodna znamka HUGO BOSS št. 754225 v Sloveniji ne uporablja, zato nima nikakršnega razlikovalnega učinka v gospodarskem prometu, - da je znak BOSS tožnice prepoznaven in uveljavljen v Sloveniji za cigarete in drugo blago iz razreda 34, ki izhaja iz 30-letne prisotnosti te znamke na slovenskem trgu, - da je relevanten potrošnik v tem primeru (kadilec) dobro ozaveščen in bolj pozoren potrošnik, ki bi se le stežka zmotil ob soobstoju cigaret konkretnih znamk na trgu. Nenazadnje pa je znamka HUGO BOSS št. 754225 registrirana več kot 5 let v Sloveniji in bi bil njen imetnik dolžan začeti v tem obdobju uporabljati svojo znamko za blago v razredu 34, pa je ni. Stališče organa je napačno tudi zaradi tega, ker je zavzel povsem drugačno stališče glede podobnosti istih znamk istih imetnikov, kot ga je sprejelo Okrožno sodišče v sodbi, IV Pg 408/2008. Sodišče je namreč prav zaradi nepodobnosti cigaretnih znamk BOSS in znamke HUGO BOSS zavrnilo tožbeni zahtevek za izbris iste te znamke. To sodbo je tožnica še posebej izpostavila med postopkom, vendar ji organ ne daje posebnega pomena oziroma zavrača stališče sodišča. Organ je ob presoji podobnosti ignoriral dosedanjo lastno prakso (primeri registracij znamk BOSS VIRGININA BLEND št. 9871061, BOSS št. 200170248, BOSS classic št. 9470012, itd.), kjer je odločil drugače, torej, da ne gre za podobne znamke. Poleg tega so vse te znamke starejše od znamke HUGO BOSS št. 754225 in že zato ta znamka ne bi mogla biti pravno relevantna podlaga za utemeljen ugovor po točki b). Te starejše znamke tvorijo družino znamk BOSS tožnice in njenih dveh povezanih družb za blago v razredu 34 NK, kar pomeni, da tudi te pomembne okoliščine organ ne bi smel ignorirati. Tožnica ima dokazano serijo znamk BOSS, ki so v uporabi že desetletja, kar vpliva na prepoznavnost teh znamk, zato pa je oslabljen razlikovalni značaj znamke BOSS HUGO BOSS za blago v razredu 34 (in ne za katerokoli drugo blago). Organ je tudi napačno ugotovil, da tožnica ni dokazala obstoja družine znamk, saj to ne drži in se dokazi nahajajo v spisu (izpisi vseh znamk, ki vsebujejo besedo BOSS in se nanašajo na blago v razredu 34). Poleg tega obstajajo dokazi o uporabi na trgu. Organ je poleg tega navkljub ustaljeni ali uveljavljeni sodni praksi in svoji lastni praksi, da mora vložnik ugovora imeti na dan presoje ugovora veljavno znamko (tako tudi sodišče v I U 1153/2011, I U 2020/2010, idr), odločil, da so ovira za registracijo konkretne znamke BOSS tožnice poleg znamke BOSS HUGO BOSS št. 754225 še vse ostale znamke vložnika ugovora, ki: - na dan izdaje odločbe sploh niso več v veljavi za razred 34, - ali se niso nanašale na ta razred, - ali jih vložnik ugovora ni posebej izpostavil. Sicer pa je obrazložitev odločbe zmedena, saj sprva navaja in upošteva vse znamke BOSS ali HUGO BOSS in druge znamke vložnika ugovora, vključno tiste, ki so prenehale iz kakršnega koli razloga, nato pa zaključi, da registracijo prijavljene znamke zavrača zaradi podobnosti z znamko BOSS HUGO BOSS št. 754225. Tožnica je predlagala sodišču, da tožbi ugodi, odločbo odpravi in vrne zadevo organu v ponovno odločanje, toženki pa naloži tudi povrnitev stroškov postopka.

5. Toženka je v odgovoru na tožbo prerekala tožbene navedbe iz razlogov, ki izhajajo iz izpodbijane odločbe. Opozorila je na anketo, ki jo je predložila tožnica in iz katere izhaja, da je 13 % anketirancev povezovalo besedo BOSS z vložnikom ugovora. Ponovila je svoje navedbe glede izpostavljenih odločitev drugih organov oziroma sodišč. Tudi zatrjevana kršitev določb postopka ni podana. Predlagala je zavrnitev tožbe.

6. Stranka z interesom A. GmbH & Co. KG se je v odgovoru na tožbo skliceval na navedbe v ugovoru, obrazložitev izpodbijane odločbe, obširno in podrobno prerekal tožbene navedbe, opozoril, da je organ podrobno preveril, katere znamke še veljajo v času odločbe. Ker pa je bil ugovor vložen tudi po c) in d), je organ pravilno upošteval tudi tiste znamke, ki niso več registrirane za blago iz razreda 34, so pa za blago iz drugih razredov. Ugovor in pripadajoči dokazi tvorijo celoto (8. člen Pravilnika o vsebini prijave znamke). V skladu s sodno prakso, prakso organa in prakso EUIPO pa se na družino znamk lahko utemeljeno sklicujejo le vložniki ugovorov, ne pa prijavitelji. Prav tako organ ni bil dolžan presojati dokazov o domnevni prepoznavnosti in ugledu znamk tožnice, saj prijavljena znamka še ni mogla pridobiti ugleda med potrošniki, status drugih znamk tožnice pa za ugovor ni relevanten. Sodbe in odločbe, na katere se tožnica sklicuje, pa niso relevantne, ker ne gre za isto dejansko stanje. Ker pa je bila mednarodna znamka št. 754225 prijavljena ali registrirana pred datumom vložitve prijave znamke tožnice, je bila pravno relevantna podlaga za utemeljen ugovor. Predlagal je, da sodišče tožbo zavrne in naloži tožnici povrnitev njegovih stroškov postopka.

7. Tožba ni utemeljena.

8. Uvodoma sodišče pojasnjuje, da je tožba v upravnem sporu samostojno pravno sredstvo, zaradi česar mora tožnik razloge za njeno vložitev konkretizirati v tožbi in samo tako opredeljeni razlogi so predmet preizkusa v upravnem sporu. Navedeno izhaja iz prvega odstavka 30. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1), po katerem mora tožnik v tožbi razložiti, zakaj toži, sodišče pa je v skladu s prvim odstavkom 20. člena ZUS-1 pri odločanju vezano na trditveno podlago v tožbi, saj preizkuša dejansko stanje le v okviru tožbenih navedb. Po drugem odstavku 37. člena ZUS-1 sodišče po uradni dolžnosti pazi le na ničnost upravnega akta. Ker mora tožnik v tožbi jasno navesti argumente, s katerimi utemeljuje vloženo tožbo, se sodišče v tem upravnem sporu zato ne bo opredeljevalo do navedb, ki jih je tožnica navajala v upravnem postopku, ne pa tudi v tožbi.

9. V obravnavanem primeru je sporna odločitev upravnega organa o zavrnitvi prijave tožničine znamke ''BOSS'' št. Z-201070391. 10. Organ je svojo odločitev o zavrnitvi prijave znamke tožnice utemeljil na podlagi točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Po točki b) se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

11. Organ je sprejel svojo odločitev na podlagi opravljene analize o podobnosti med prijavljenim znakom in prejšnjo znamko vložnika ugovora št. 754225 ter med blagom, za katerega sta registrirani prijavljeni znak in prejšnja znamka. Med strankama ni sporno, da je s prijavljenim znakom in registrirano znamko zaščiteno enako blago (razred 34: tobak, tobačni izdelki, vžigalice in proizvodi za kadilce), sporno pa je, ali je organ opravil pravilno analizo (ne)podobnosti med znakoma, nadalje ali je pravilno ocenil verjetnost zmede v javnosti, prepoznavnost prijavljenega znaka in ali je pri presoji ugovora pravilno upošteval v odločbi opredeljene prejšnje znamke vložnika ugovora.

12. V zvezi z analizo podobnosti obeh znakov tožnica ugovarja, da celokupni vtis prijavljenega znaka daje povsem drugačen celokupni vtis/videz kot prejšnja znamka BOSS Hugo Boss. Sodišče se s tem ugovorom ne strinja. Organ je namreč v zvezi z vizualnim vidikom podobnosti med znakoma po presoji sodišča pravilno ocenil kot dominantni del prijavljenega znaka besedo BOSS, pri prejšnji znamki pa besedilo BOSS Hugo Boss, kljub dodatnem rdečem grafizmu besede BOSS in dveh modrih črt (spodaj in zgoraj) pri prijavljenem znaku in dodanega besedila Hugo Boss pri prejšnji znamki, zlasti, ker je grafizem (kljub temu, da ni dominanten del) pri besedi BOSS prijavljenega znaka zelo podoben, skoraj identičen grafizmu besede BOSS prejšnje znamke. Oba znaka imata tudi podobno oblikovno rešitev, saj se pod besedo BOSS prijavljenega znaka nahaja modra črta, pri prejšnji znamki pa se pod besedo BOSS nahaja manjše besedilo Hugo Boss, ki služi kot podčrtanje dominantne in vizualno najbolj izrazite besede BOSS in ki torej izstopa iz celotnega videza znamke. Ob dejstvu, da iz obeh znakov izstopa beseda BOSS, ki predstavlja priimek, katerega si povprečni potrošnik bolj zapomni kot ime, to pomeni, da to predstavlja najbolj razlikovalen element obeh znakov. Zato so dodatni grafični elementi pri prijavljenem znaku in dodatno besedilo Hugo Boss, ki se nahaja spodaj pod besedo BOSS, zanemarljivi glede na celotni vtis primerjanih znakov. Sodišče se tako ne strinja, da besedilo Hugo Boss jasno kaže izvor blaga (da gre za blago stranke z interesom A. GmbH), saj ni v zadostni meri opazen, da bi imel tako razlikovalno funkcijo, ki ne bi povzročila zmede na trgu, kot mu jo pripisuje tožnica. Pri tem tudi ni pravno relevantno, da je tako presojo (tj. da je zaradi zapisa Hugo Boss v prejšnji znamki jasen izvor blaga) opravilo Okrožno sodišče v Ljubljani v (sicer pravnomočni) sodbi, VI Pg 408/2008 z dne 20. 3. 2014. Organ na ugotovitve iz citirane sodbe Okrožnega sodišča namreč ni vezan in je zato mogel opraviti lastno analizo, z zaključkom katere se sodišče strinja.

13. Tožnica tudi nima prav, da je v postopku uspela izkazati svojo prepoznavnost zaradi pojavljanja že 30 let na slovenskem trgu. Zaključek organa (po oceni predloženih dokazov tožnice), da je bila sicer že v letu 1984 prijavljena znamka tožnice razveljavljena, da o uporabi te znamke na trgu od 1987 ni dokazov, da prihodki od prodaje in sredstva, namenjena za promocijo ne pomenijo visoko stopnjo poznanosti znamke, da tudi tožničin tržni delež (41 % v letu 2002, ki pada), ob upoštevanju, da gre za nižjo ceno tožničinih tobačnih izdelkov, ne pomeni visoke stopnje prisotnosti tožničine znamke na trgu, in da priložene raziskave, ankete, statistični podatki in revija tožnice, kar vse ni bilo izvršeno z namenom ugotavljanja prepoznavnosti ali celo ugleda tožničine znamke, o neizkazani prepoznavnosti tožničinega znaka je tako tudi po presoji sodišča pravilen in mu sodišče v celoti sledi. Sodišče se sicer strinja, da je kadilec kot povprečni potrošnik v tem primeru bolj pozoren, zvest eni znamki cigaret na trgu, je pa po drugi strani (in na kar opozarja tudi organ) tudi navajen, da se spreminja videz oziroma izgled cigaret in da se proizvajajo nove variante cigaret iste blagovne znamke, zaradi česar utegne priti do nastanka zmede v javnosti glede izvora tega blaga. Kot pa je organ tudi že pravilno pojasnil tožnici, neuporaba prejšnje znamke na trgu za blago iz razreda 34 ne predstavlja razloga za zavrnitev ugovora po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, lahko pa tožnica neuporabo te znamke izpodbija pred sodiščem splošne pristojnosti po 120. členu ZIL-1. Po tej določbi lahko namreč zainteresirana oseba s tožbo zahteva razveljavitev znamke, če imetnik brez upravičenega razloga neprekinjeno več kot pet let od datuma vpisa znamke v register oziroma od dneva, ko je bila zadnjič resno in dejansko uporabljena v Republiki Sloveniji za označevanje, ne uporablja znamke za označevanje blaga ali storitev, za katere je znamka registrirana.

14. Organ pa je tudi obrazložil, zakaj izpodbijana odločitev ne nasprotuje njegovim prejšnjim odločitvam, saj je šlo za drugačno dejansko stanje - ob (tudi) ugotovljeni podobnosti znakov ni bilo podobnosti blaga in/ali storitev. Ker pa presoja podobnosti med znaki ni neodvisna od presoje podobnosti med blagom/storitvami, ki jih konkurenčni znaki pokrivajo, in ker je v obravnavanem primeru podana tudi enakost blaga, je organ mogel oziroma moral sprejeti drugačno odločitev. Sodišče pa je tudi že pojasnilo tožnici, zakaj organu ni bilo treba slediti sodbi, VI Pg 408/2008, in zato tudi izpodbijana odločitev zgolj zato, ker je diametralno nasprotna citirani sodbi, ni nezakonita oziroma napačna.

15. Ker pa gre v tem primeru za presojo, ali je prijavljeni znak primeren za registracijo, tožničin ugovor, da so njene prejšnje že registrirane znamke (npr. BOSS VIRGINIA BLEND št. 9871061, BOSS št. 200170248, BOSS classic št. 9470012, itd) starejše ali predhodne prejšnji znamki stranke z interesom št. 754225, ni pravno relevanten, saj je organ opravil primerjavo med prijavljenim znakom tožnice BOSS št. Z-201070391 (torej še ne registriranim znakom, kar je tudi namen tega postopka, torej potencialna registracija znaka kot znamke) in že registrirano prejšnjo znamko stranke z interesom št. 754225. Ob tem pa sodišče še opozarja tožnico na 116. člen ZIL-1, če meni, da gre za tak primer, torej na možnost izpodbijanja pravice do znamke v primeru, da gre za znak, ki ga uporablja kdo drug za zaznamovanje svojega blaga ali storitev iste ali podobne vrste, in da je bil ta znak splošno znan kot oznaka za blago ali storitve fizične ali pravne osebe, še preden je toženec prijavil znamko.

16. Sodišče se tudi strinja z oceno organa, da tožnica ni izkazala obstoja družine svojih znamk na trgu. Okoliščine, ki morajo biti podane za to, da lahko govorimo o ''družini'' znamk (sodba SES, C-234/06 z dne 13. 9. 2007), so večje število znamk, ki naj bi tvorile družino ali serijo in te znamke morajo biti prisotne na trgu (točka 64 sodbe C-234/06). Kadar gre za družino ali serijo znamk, verjetnost tveganja natančneje izhaja iz možnosti, da se potrošnik moti glede izvora ali porekla proizvodov ali storitev, za katere velja znamka, katere registracija se zahteva, in napačno meni, da je del te družine ali serije znamk (točka 63 sodbe C-234/06). Sodišče sodi, da predloženi dokazi tožnice - izpisi znamk, ki vsebujejo besedo BOSS in se nanašajo na blago v razredu 34, kot tudi ostali dokazi (le ena fotografija prodajnega mesta s 3 škatlicami cigaret BOSS, iz drugih pa, ali ni razviden kraj prodaje, ali ne gre za registrirano znamko, itd), zgoraj opredeljenih okoliščin ne izkazujejo.

17. V zvezi z zatrjevanimi kršitvami pravil postopka pa sodišče navaja še naslednje: V 101. in 102. členu ZIL-1 je predpisan postopek ugovora pri registraciji znamke. Tako je najprej določeno, da lahko imetnik prejšnje znamke v treh mesecih od dneva objave prijave znamke pri uradu vloži pisni ugovor zoper registracijo znamke, ki lahko temelji le na razlogih iz 44. člena tega zakona in mora vsebovati ustrezne dokaze (prvi in drugi odstavek 101. člena ZIL-1). Na podlagi ugovora in morebitnega mnenja prijavitelja iz prejšnjega odstavka (prijavitelja znamke) urad preveri utemeljenost navedb v ugovoru. Če urad v preizkusu navedb iz ugovora ugotovi, da ugovor ni utemeljen in da je znamko mogoče registrirati za prijavljeno blago ali storitve, se ugovor zavrne (drugi in tretji odstavek 102. člena ZIL-1). Upravni organ je torej v postopku preizkusa prijave v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije vezan na ugovor. Pri preizkusu ugovora je vezan na dejansko stanje, ki ga je dolžan ugotavljati zgolj v okviru dejstev in dokazov, ki jih ponudijo stranke.

18. Po 8. členu Pravilnika o vsebini prijave znamke se ugovor zoper registracijo znamke vloži v dveh izvodih in mora (med drugim) vsebovati: a) podatke o vložniku ugovora, b) podatke o morebitnem zastopniku vložnika ugovora, c) razloge oziroma obrazložitev ugovora, d) podatke o prejšnji pravici: številka prijave oziroma registracije, če se sklicuje na točke a) ali b) ali c) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, in druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti podatke o prejšnji pravici. Tožnica ugovarja, da je organ upošteval tudi tiste prejšnje znamke stranke z interesom, ki niso več veljavne, ki pa jih konkretno ne opredeli, zato že iz tega razloga sodišče temu ugovoru ne sledi, ob tem pa še ugotavlja, da iz izpodbijane odločbe izhaja, da je organ ob odločanju o utemeljenosti ugovora upošteval le tiste prejšnje znamke stranke z interesom, ki so registrirane, oziroma so bile (še) v veljavi v času prijave. Organ je tudi smel upoštevati vse prejšnje znamke stranke z interesom, ne glede na to, katero blago ščitijo, saj je stranka z interesom vložil ugovor tudi iz razlogov po točki c) in d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Četudi pa bi bilo tako ravnanje organa napačno - kar sicer ni - pa glede na razlog zavrnitve prijave znamke tožnice to ne bi bilo pravno relevantno, saj je bila prijava znamke tožnice zavrnjena zaradi ugotovljene podobnosti med prijavljenim znakom in prejšnjo znamko št. 754225 in enakostjo blaga pri prijavljenem znaku in prejšnji znamki, torej po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, in ne iz drugih razlogov. Glede na predloženi seznam znamk stranke z interesom, ob upoštevanju citiranega 8. člena Pravilnika, pa organ tudi ni prekoračil pooblastila pri odločanju o utemeljenosti ugovora, saj je na ta način pridobil podatke o že registriranih prejšnjih znamkah stranke z interesom.

19. Obrazložitev odločbe pa tudi zadosti standardu obrazložitve iz 214. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP). Organ je namreč po opravi presoje podobnosti prijavljenega znaka s podobnostjo prejšnjih znamk stranke z interesom ocenil, da obstaja podobnost med prijavljenim znakom in prejšnjo znamko stranke z interesom št. 754225 in enakost blaga ter zato zavrnil tožničino prijavo, kar je tudi določno in jasno navedel. 20. Glede na povedano je sodišče tožbo tožnice, ker je ugotovilo, da je bil postopek pred izdajo izpodbijane odločbe zakonit, odločba pa je pravilna in na zakonu utemeljena, na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 kot neutemeljeno zavrnilo.

21. Odločitev o zavrnitvi tožničinega stroškovnega zahtevka temelji na četrtem odstavku 25. člena ZUS-1. 22. Odločitev o zavrnitvi stroškovnega zahtevka stranke z interesom A. pa temelji na smiselni uporabi 154. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi z 22. členom ZUS-1. Po prvem odstavku 154. člena ZPP mora stranka, ki v pravdi ne uspe, nasprotni strani in njenemu intervenientu povrniti stroške. Ker je stranka z interesom (objektivno gledano) uspel s svojim predlogom v odgovoru na tožbo, da se tožba zavrne kot neutemeljena, je zaradi navedenega načeloma upravičen do povrnitve stroškov postopka. Ker pa se po prvem odstavku 155. člena ZPP povrnejo stranki le ''potrebni stroški'', je treba ugotoviti, ali so navedbe stranke z interesom v odgovoru na tožbo take, ki so (bile) pomembne za razjasnitev zadeve oziroma ki (so) vplivale na odločitev sodišča. Po presoji sodišča stranka z interesom takšnih navedb ni podal, saj je v pretežni meri povzel obrazložitev izpodbijane odločbe oziroma ponovil svoje navedbe iz postopka. S temi navedbami pa ni vplival na odločitev sodišča, saj je sodišče pri presoji pravilnosti in zakonitosti odločbe vse navedeno (med drugim) tudi upoštevalo. Glede na navedeno stranki z interesom stroški postopka ne gredo. Tako stališče je zavzelo tudi Vrhovno sodišče RS v sklepu, I Up 276/2013 z dne 21. 11. 2013, ter v sklepu I Up 191/2015 z dne 1. 10. 2015.