Jedro

Tožnik utemeljeno opozarja, da je toženka vizualno, fonetično ter pomensko primerjavo med znaki opravila pomanjkljivo, nepopolno in kontradiktorno. Analizo je treba namreč opraviti zlasti z upoštevanjem (najbolj) dominantnega elementa primerjanih znakov. Pri tem sodišče poudarja, da majhne razlike v številu črk praviloma ne zadostujejo za izključitev vizualne podobnosti med primerjanimi znaki. Rezultat take primerjave je nezadostno ugotovljeno dejansko stanje in nezmožnost preizkusa izpodbijane odločbe s tega vidika. Podobnost med znaki se namreč ugotavlja po metodi celovite presoje, to je vtisu, ki ga celostna podoba znaka naredi na relevantnega potrošnika, in izhaja iz vizualne, fonetične in pomenske primerjave znakov, predvsem ob upoštevanju njihovih dominantnih delov.

Izrek

I. Tožbi se ugodi, odločba Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. 31207-1184/2017-19 z dne 28. 1. 2019 se odpravi in se zadeva vrne istemu organu v ponoven postopek.

II. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške tega postopka v znesku 347,70 EUR v roku 15 dni od vročitve te sodbe, od poteka tega roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

III. Zahtevek stranke z interesom A. d. d., ..., za povrnitev stroškov postopka, se zavrne.

Obrazložitev

1. Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju toženka) je z izpodbijano odločbo zavrnil tožnikov ugovor zoper registracijo znamke ANDRAŽEVA SALAMA št. Z-201771184 in odločil, da posebni stroški v tem postopku niso nastali.

2. Iz obrazložitve izhaja, da je toženka prejela prijavo znamke za besedni znak ANDRAŽEVA SALAMA za blago in storitve, razvrščene v razrede 29, 39 in 40 po mednarodni klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (v nadaljevanju NK). Tožnik je na podlagi točke b) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1) vložil ugovor zoper registracijo navedene znamke zaradi podobnosti prijavljene znamke s svojo znamko ALJAŽEVA, ki je registrirana za enako in podobno blago kot prijavljena znamka.

3. Toženka je pri primerjavi znakov ugotovila, da sta oba primerjana znaka besedna, pri čemer prijavljeni znak vsebuje dve besedi, predhodna znamka tožnika pa eno besedo. Dominantni in bolj razlikovalni del prijavljenega znaka je beseda ANDRAŽEVA, ker ni opisna in ker se nahaja na začetku besedila, medtem ko je beseda SALAMA glede na prijavljeno blago opisna. Pri predhodni znamki pa določanje prevladujočega elementa ni možno, ker gre za enobesedno znamko.

4. Glede vizualne primerjave je ugotovila, da se primerjana znaka razlikujeta v številu črk, saj ima prijavljeni znak 15 črk, prejšnja znamka pa 9 črk, pri čemer je prva črka dominantnega dela prijavljenega znaka in predhodne znamke enaka, enak pa je tudi zadnji črkovni sklop pri obeh znamkah. Ker imata primerjana znaka različen pomen, enakost nekaterih črk v znakih ni odločujoča. 5. Fonetično sta znaka enaka v zadnjem črkovnem sklopu, v začetnem delu pa se razlikujeta. V obeh primerih gre za moško ime, vendar sta obe imeni, Andraž in Aljaž, v Sloveniji uveljavljeni in dobro poznani. Pomensko sta si znaka različna. Beseda Andraž iz prijavljenega znaka izvira iz moškega imena Andrej.

6. Med primerjanima znakoma obstaja zelo nizka vizualna podobnost, fonetične in pomenske podobnosti pa ni. Blago prijavljene znamke in predhodne znamke se prekriva v razredu 29 po NK (meso in različni mesni izdelki), enake ali zelo podobne storitve pa so tudi v razredu 40 po NK (predelava hrane, obdelava mesa).

7. Ker se primerjana znaka nanašata na hrano, prehrambene izdelke, predvsem na meso in različne mesne proizvode, torej na izdelke vsakodnevne in običajne potrošnje, predstavlja relevantno javnost širša javnost s povprečno pozornim potrošnikom, pri čemer pa je treba upoštevati tudi bolj pozorne potrošnike, ki so glede hrane zaradi različnih razlogov (diete, ekološka ozaveščenost ipd.) bolj pozorni, ter specializirane potrošnike, kot so dobavitelji, prevozniki, trgovci, ki so bolj natančno seznanjeni s stanjem na trgu izdelkov iz mesa in katerih pozornost je višja.

8. Stopnja različnosti med primerjanima znakoma je taka, da nevtralizira dejstvo, da gre za enako blago in storitve. Z vidika celotne upoštevne javnosti ni verjetnosti, da bi lahko prišlo do zmede. Ta javnost je običajno dobro ozaveščena o znamkah za mesne izdelke, saj mora izbirati med proizvajalci in posledično med znamkami. Tako je toženka na podlagi ugotovitev o nepodobnosti med znakoma in visoki stopnji pozornosti relevantnega potrošnika, kljub enakosti blaga, ki ga ščitita znaka, ocenila, da ne obstaja verjetnost zmede v javnosti glede izvora blaga, in tožnikov ugovor na podlagi tretjega odstavka 102. člena ZIL-1 zavrnila.

9. Tožnik se s tako odločitvijo ne strinja. V tožbi navaja, da toženka ni obrazložila, zakaj kljub enakosti vsaj polovice zlogov, ne obstaja fonetična podobnost med znakoma. Ugotovila je zelo visoko podobnost oziroma prekrivanje (enakost) blaga in storitev, ni pa pojasnila, zakaj nizke stopnje podobnosti med znaki, kot jo je sama sicer nepravilno ugotovila, ni nadomestila z visoko stopnjo podobnosti blaga. Poleg tega je na koncu obrazložitve v izpodbijani odločbi upoštevala nepodobnost med znaki, namesto zelo nizke podobnosti, kot jo je sama (sicer napačno) ugotovila. Izpodbijano odločbo je nemogoče preizkusiti, saj je toženka svojo ugotovitev utemeljila na dejstvih, ki jih je v isti odločbi sama drugače ugotovila.

10. Tožnik se tudi ne strinja, da je treba kot relevantno javnost upoštevati specializirane potrošnike, saj v takem primeru prevlada interes običajnih potrošnikov in je treba ocenjevati vpliv na skupino najmanj pozornih potrošnikov. Kadar ljudje kupujejo meso in mesne izdelke, so prepuščeni sami sebi in je njihova pozornost povprečna.

11. Poleg tega je toženka primerjala znaka "ANDRAZEVA" in "ALJAZEVA" s črko "z", namesto pravilno z upoštevanjem črke "ž", ki je močnejši glas kot črka "z". Napačno je opravila tudi vizualno primerjavo, pomen te primerjave pa izničila na osnovi domnevne pomenske nepodobnosti med znaki, čeprav vizualna in pomenska podobnost nista povezani. Pravilna vizualna primerjava bi pokazala, da imata znamki enako zgradbo, da se začneta in končata z isto črko, da imata šest črk od osmih enakih, da so samoglasniki na istih mestih ter da imata v dominantnem delu isto prvo črko in isti zaključek. Oba znaka imata enako število zlogov, oba se začneta s črko "a" in končata s črkami "aževa", ter imata poudarek na istem samoglasniku. Zato bi morala toženka ugotoviti obstoj običajne ali povišane fonetične podobnosti. Toženka je tudi spregledala, da obstaja povezava med imenoma Aljaž in Andraž in da jih torej povprečni potrošnik dojema kot sorodna. Predlaga, naj sodišče tožbi ugodi, izpodbijano odločbo odpravi in zavrne registracijo prijavljene znamke oziroma vrne zadevo v ponovno odločanje toženki. Zahteva tudi povrnitev stroškov postopka.

12. Toženka v odgovoru na tožbo prereka tožbene navedbe kot neutemeljene in se sklicuje na razloge izpodbijane odločbe. Predlaga, naj sodišče tožbo zavrne in potrdi izpodbijano odločbo.

13. Stranka z interesom A. d. d., ..., v odgovoru na tožbo navaja, da znaka vsebujeta dovolj razlikovalnih elementov, da je podana le nizka stopnja podobnosti med njima. Meni, da bi se morala prijavljena znamka upoštevati kot celota, četudi beseda "salama" opisuje blago in storitve ter gre za generični pojem, brez razlikovalnega učinka. Beseda "Andraževa" nima nobenega pomena za potrošnika, če mu ni sporočeno, da se nanaša na salamo, zato kombinacija obeh besed predstavlja dominantni del. Tudi pri fonetični primerjavi je vidna razlika, ker se pri prijavljeni znamki izgovorita dve besedi, pri čemer je podobnost samo v prvi črki in končnici. Običajni potrošnik pozna obe imeni in jih med seboj razlikuje, zato med njima ne more priti do zamenjave. Glede primerjave blaga in storitev pa se znaka prekrivata v dveh razredih (29 in 40), medtem ko se razlikujeta v razredu 35 oziroma 39 po NK. Oba znaka sta registrirana za mesne izdelke in njihovo distribucijo, torej za prehrambene izdelke običajne in vsakodnevne potrošnje, zato je upoštevna javnost potrošnik s povprečno pozornostjo, vendar se glede na vedno bolj ozaveščene ljudi stopnja pozornosti pri potrošnikih viša, kar pomeni, da je treba upoštevati tudi bolj pozorne potrošnike in strokovno javnost. Predlaga, naj sodišče tožbo zavrne in tožniku naloži plačilo stroškov postopka.

14. Tožnik in stranka z interesom v pripravljalnih vlogah vztrajata pri svojih navedbah oziroma stališčih, ki jih v bistvenem ponavljata z dodatnimi argumenti.

15. Tožba je utemeljena.

16. Po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

17. Po presoji sodišča je toženka kot dominantni del prijavljenega znaka pravilno opredelila besedo "ANDRAŽEVA", ki je pri prijavljenem znaku po številu črk najdaljša in ki jo potrošnik zaradi njene umeščenosti v znaku (začetek oziroma prva beseda v znaku) najprej zazna oziroma prebere in si znak glede na to tudi izkustveno gledano zapomni. Taka določitev najbolj dominantnega elementa v prijavljenem znaku je po presoji sodišča utemeljena na logičnem dejstvu, da se bere od leve proti desni, zaradi česar se potrošnik na začetni del znaka oziroma prvo besedo v znaku tudi najbolj osredotoči in je nanjo najbolj pozoren. Poleg tega gre za besedo, ki glede na svojo pozicijo v znaku (prvi del znaka ter njegov pretežni del), in ob upoštevanju opisnega značaja besede "salama", ki predstavlja šibkejši element prijavljenega znaka, prevladuje na način, da potrošnik nanj usmeri svojo pozornost ter si po tej besedi znamko tudi (najbolj) zapomni. Kot je pravilno ugotovila že toženka, beseda "salama" v pomenskem smislu predstavlja (le) pojasnilo oziroma informacijo o vrsti oziroma značilnosti blaga in storitev ter tako predstavlja (zgolj) pojasnjevalni in s tem opisni del znaka glede na proizvode in storitve, za katere želi pridobiti zaščito prijavljeni znak, zato tudi po presoji sodišča nima posebnega razlikovalnega učinka. Poleg tega je prijavljeni znak sestavljen iz besed, zapisanih z navadnimi tiskanimi črkami, v standardni pisavi, brez kakršnekoli (posebne) grafične oblike ali drugih figurativnih elementov.

18. Tožnik utemeljeno opozarja, da je toženka vizualno, fonetično ter pomensko primerjavo med znaki opravila pomanjkljivo, nepopolno in kontradiktorno. Pri vizualni primerjavi je upoštevala (le) dolžino besed oziroma število črk v primerjanih znakih, pri čemer nepravilno ni upoštevala samo dominantnega dela prijavljenega znaka. Če bi to storila, bi pravilno ugotovila, da ima dominantni del prijavljenega znaka, to je beseda "Andraževa", devet črk, predhodna znamka "Aljaževa" pa osem črk. Analizo je treba namreč opraviti zlasti z upoštevanjem (najbolj) dominantnega elementa primerjanih znakov. Pri tem sodišče poudarja, da majhne razlike v številu črk praviloma ne zadostujejo za izključitev vizualne podobnosti med primerjanimi znaki.

19. Iz izpodbijane odločbe tudi izhaja, da je toženka nepravilno opredelila oziroma označila zaključni (končni) del primerjanih znakov, ki je enak pri obeh znakih, to je "-aževa" (in ne "-zeva"), in ki se v isti postavitvi in v istem delu znakov pojavlja pri obeh znakih (poleg enake prve črke "a"). Tako opravljena vizualna analiza temelji tudi na nepopolno ugotovljenem dejanskem stanju, saj toženka ni opravila konkretizirane primerjave še po ostalih (upoštevnih) merilih. Opustila je na primer analizo glede na število istih črk, postavitev črk, zaporedje (enakih) črk, položaj ujemajočih črk, število (istih) samoglasnikov, njihovo zaporedje in pozicijo ipd. Pri tem sodišče pripominja, da je treba upoštevati prijavljeni znak in prejšnjo znamko tako, kot sta registrirana oziroma prijavljena, torej v tem primeru z upoštevanjem črke "ž", to je "Andraževa (salama)" in "Aljaževa" (in ne s črko "z", kot je razvidno iz izpodbijane odločbe).

20. Glede opravljene fonetične primerjave sodišče ugotavlja, da so razlogi v izpodbijani odločbi o rezultatu te analize sami s sabo v nasprotju oziroma nekonsistentni. Toženka namreč najprej ugotavlja, da sta si primerjana znaka fonetično enaka v zadnjem črkovnem sklopu, nato pa zaključi, da fonetična podobnost ni podana. Taka ugotovitev pa je kontradiktorna in neprepričljiva, sploh ob upoštevanju, da se glede na dominantni del prijavljenega znaka oba znaka začneta s črko "a" in da oba vsebujeta tudi enak zadnji, končni del ("-aževa"), kar pomeni, da po oceni sodišča že zaradi tega nista (povsem) fonetično različna.

21. Opravljena fonetična analiza, kot izhaja iz izpodbijane odločbe, pa je tudi nepopolna, saj je v tem pogledu izostala presoja na primer glede na zgradbo, število skupnih zlogov, posebno (enako) zaporedje zlogov, enake oziroma podobne foneme ali zloge, zvočne poudarke, (enak) položaj samoglasnikov, skupni soglasniki ipd. Rezultat take primerjave je torej nezadostno ugotovljeno dejansko stanje (2. točka prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu, v nadaljevanju ZUS-1) in nezmožnost preizkusa izpodbijane odločbe s tega vidika (7. točka drugega odstavka 237. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, v nadaljevanju ZUP). Podobnost med znaki se namreč ugotavlja po metodi celovite presoje, to je vtisu, ki ga celostna podoba znaka naredi na relevantnega potrošnika, in izhaja iz vizualne, fonetične in pomenske primerjave znakov, predvsem ob upoštevanju njihovih dominantnih delov.1

22. Nepopolna in pomanjkljiva je tudi opravljena primerjava blaga in storitev. Toženka je namreč naštela razrede in s tem blago ter storitve, za katere želi pridobiti zaščito prijavljeni znak in katere ščiti prejšnja znamka, ter ugotovila, da se primerjano blago prekriva v razredu 29 po NK, in da prekrivanje oziroma enake ali zelo podobne storitve najdemo tudi v razredu 40 po NK. Pri tem pa ni konkretizirano pojasnila, na podlagi katerih kriterijev je ugotavljala podobnost oziroma enakost primerjanega blaga in storitev. Prezrla je tudi, da želi prijavljeni znak pridobiti zaščito tudi za storitve iz razreda 39 po NK in da je prejšnja znamka registrirana za storitve iz razreda 35 po NK. Stranka z interesom namreč izpostavlja, da naj bi se znaka prekrivala v dveh razredih, razlikovala pa v enem razredu (35 oziroma 39 po NK). Tako je izostala konkretizirana analiza primerjave blaga in storitev po upoštevnih kriterijih, ki jih toženka (nekatere) sama našteva v izpodbijani odločbi (na primer predvideni namen, način uporabe, narava, kraj prodaje in proizvodnje blaga oziroma opravljanja storitev, distribucijske poti, upoštevna javnost, dopolnjevanje ipd.).2 Zato opravljena primerjava blaga in storitev temelji na nepopolno ugotovljenem dejanskem stanju, obrazložitev presoje podobnosti blaga in storitev pa je ostala splošna do te mere, da izpodbijane odločbe glede tega vprašanja ni mogoče materialnopravno preizkusiti (7. točka drugega odstavka 237. člena ZUP).

23. Ob tem sodišče poudarja, da se v tem primeru prijavljeni znak in predhodna znamka nanašata na blago in storitve široke, vsakodnevne in splošne potrošnje (to ugotavlja tudi sama toženka v izpodbijani odločbi), kar pomeni, da relevantno javnost predstavlja splošna javnost s povprečnim potrošnikom, katerega pozornost je ob nakupu takega blaga oziroma storitev praviloma povprečna. Poleg tega se verjetnost zmede praviloma presoja glede na dojemanje tistega dela javnosti, ki kaže nižjo stopnjo pozornosti, saj je zanj verjetnost povezovanja s predhodno znamko verjetnejša, kar pravilno opozarja tudi tožnik.

24. Glede na obrazloženo sodišče zaključuje, da je v obravnavani zadevi dejansko stanje zmotno in nepopolno ugotovljeno, da je podana tudi absolutna bistvena kršitev pravil postopka, kot prej obrazloženo, posledično pa je tudi materialno pravo napačno uporabljeno, zato je sodišče na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 64. člena ZUS-1 tožbi ugodilo, izpodbijano odločbo odpravilo in zadevo na podlagi tretjega odstavka tega člena vrnilo toženki v ponoven postopek.

25. V zvezi s tožnikovim sklicevanjem na vloge in argumente, ki jih je podal v postopku pred toženko in ki naj se štejejo kot del trditvene in dokazne podlage tožbe, sodišče dodaja, da je tožba v upravnem sporu samostojno pravno sredstvo, zato mora tožnik razloge za njeno vložitev konkretizirati v tožbi in samo tako opredeljeni razlogi so predmet preizkusa v upravnem sporu. Navedeno izhaja iz prvega odstavka 30. člena ZUS-1, po katerem mora tožnik v tožbi razložiti, zakaj toži, sodišče pa je v skladu s prvim odstavkom 40. člena ZUS-1 pri odločanju vezano na trditveno podlago tožbe, saj tožnik s tožbenimi navedbami postavlja okvir sodne presoje izpodbijane odločitve. Zato se sodišče ni izrecno opredeljevalo do navedb, ki jih je tožnik navajal v upravnem postopku, ne pa tudi v tožbi.

26. V ponovnem postopku bo morala toženka skladno s četrtim odstavkom 64. člena ZUS-1 upoštevati pravno mnenje sodišča, kot ga je zavzelo v tej sodbi, in njegova stališča, ki se nanašajo na postopek, dopolniti dejansko stanje, dejstva pravilno in popolno ugotoviti ter nato ponovno odločiti o zadevi, svojo odločitev pa tudi v zadostni meri obrazložiti (214. člen ZUP). Toženka bo morala opraviti primerjavo spornih znakov tako, da bo primerjava obsegala natančno in celovito presojo vidne, slušne in pomenske podobnosti zadevnih znakov, pri tem pa bo morala pri analizi upoštevati zlasti dominantni element prijavljenega znaka. V ponovnem postopku bo morala tudi argumentirano pojasniti uporabo kriterijev za presojo podobnosti blaga in storitev ter navesti konkretne razloge za svojo odločitev v zvezi s podobnostjo blaga in storitev, tako da bo (tudi) v tem delu možen preizkus odločbe. Dosledno bo morala upoštevati tudi pravilo, po katerem velja, da so elementi pravila podobnosti v smislu točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 med seboj odvisni, kar pomeni, da ima v primeru, ko so blago in storitve, na katere se prijavljeni znak in predhodna znamka nanašata, enake ali zelo podobne, tudi morebitna nizka stopnja podobnosti med znakoma, večjo težo, ter se v tem oziru, ob upoštevanju relevantne javnosti in stopnje pozornosti upoštevnih potrošnikov, ustrezno opredeliti tudi do verjetnosti nastanka zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

27. Sodišče je v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 59. člena ZUS-1 odločilo na seji, ker predlagani dokazi, upoštevaje razloge za odpravo izpodbijane odločbe, na odločitev v tem upravnem sporu ne bi mogli vplivati, torej so nepotrebni, predlagane listine spisa pa je sodišče presodilo že v okviru preizkusa zakonitosti in pravilnosti izpodbijane odločbe. Že zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti pri upoštevanju pravil postopka, kot prej obrazloženo, izpodbijane odločbe ni mogoče potrditi kot pravilne in zakonite, poleg tega pa je sodišče lahko razsodilo že na podlagi tožbe, izpodbijane odločbe in podatkov iz upravnega spisa.

28. Ker je sodišče tožbi ugodilo, je ugodilo tudi stroškovnemu zahtevku tožnika in mu na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUS-1 priznalo stroške po drugem odstavku 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu v višini 285,00 EUR, povečano za 22 % DDV, skupaj torej 347,70 EUR (pooblaščenec tožnika je patentni zastopnik po četrtem odstavku 131. člena ZIL-1, za katerega se v postopku pred sodišči za ovrednotenje njegovih storitev s soglasjem ministra za pravosodje, št. 012-87/02 z dne 15. 9. 2003, smiselno uporablja Odvetniška tarifa, in je tudi zavezanec za DDV). Stroške je dolžna povrniti toženka v roku 15 dni od vročitve te sodbe. Zakonske zamudne obresti od stroškov postopka tečejo od poteka roka za njihovo prostovoljno plačilo (prvi odstavek 299. člena Obligacijskega zakonika).

29. Odločitev o zavrnitvi stroškovnega zahtevka stranke z interesom, ki se je zavzemala za zavrnitev tožbe in je torej zastopala interes tožene stranke, ki v tem sporu ni uspela, temelji na 154. členu Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z 22. členom ZUS-1. 1 Glej na primer sodbo Sodišča EU v zadevi C-251/95 z dne 11. 11. 1997. 2 Prim. tudi s sodbo Sodišča EU v zadevi C-39/97 z dne 29. 9. 1998.