Jedro

Kljub določitvi najbolj dominantnega elementa je potrebno v primerjavo vključiti vse elemente posameznega znaka, kar je tožena stranka tudi storila. Če njen zaključek v zvezi s pomenskim vidikom primerjave ni povsem enoznačen, pa odločitev tožene stranke zato še ni nujno napačna, ampak je toliko bolj pomembno, da ta konkretni vidik pravilno umesti v primerjavo, ko v sklepnem delu primerja znaka kot celoti, kot tudi, da obrazloži, katere so tiste okoliščine, ki na percepcijo znaka s strani povprečnega potrošnika šibkeje ali močneje učinkujejo, ter ali je pomen kakšne od zaznav zaradi posameznih okoliščin lahko manjši ali poudarjen. Tožena stranka je namreč z dodatno, širšo argumentacijo v zadostni meri pojasnila, katere so tiste okoliščine, ki določajo, da na zaznavo obeh znakov s strani povprečnega potrošnika močneje vpliva vizualni vidik primerjave, po katerem pa sta obravnavana znaka, kot je bilo ugotovljeno, različna.

Izrek

1. Tožba se zavrne.

2. Stroškovni zahtevek tožeče stranke se zavrne.

Obrazložitev

: Tožena stranka je z izpodbijano odločbo v ponovljenem postopku ponovno zavrnila ugovor tožeče stranke zoper registracijo znamke št. ... za znak »MERCATOR« v besedi in sliki, prijavljen za blago iz razreda 34 po Nicejski klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92, v nadaljevanju: NK) in sicer: cigare, cigarilose, tobak za posamično zavijanje, tobak za pipo, proizvode iz tobaka, pribor za kadilce, vžigalnike in vžigalice. V obrazložitvi izpodbijane odločbe tožena stranka uvodoma navaja, da je tožeča stranka zoper prijavljeno znamko pravočasno ugovarjala na podlagi svoje prej registrirane znamke št. ... »MERCATOR«, ki obsega tudi proizvode iz razreda 34 NK, pri čemer se je sklicevala na zavrnilne razloge iz točk b) in c) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju: ZIL-1). Na podlagi ugovora in nasprotnega mnenja prijavitelja izpodbijane znamke, družbe A.A.A. - ki je v tem postopku stranka z interesom - je tožena stranka preverila utemeljenost navedb v ugovoru in ugotovila, da ugovor ni utemeljen in z odločbo, št. ... z dne 26.1.2003, ugovor tožeče stranke zoper registracijo obravnavane znamke zavrnila. Zoper navedeno odločbo je tožeča stranka vložila tožbo, to sodišče pa je v sodbi, ki jo je dne 20. 12. 2005 izdalo v upravnem sporu opr. št. U ..., tožbi ugodilo, navedeno odločbo tožene stranke odpravilo in zadevo vrnilo toženi stranki v ponovno odločanje. Iz navedene sodbe izhaja, da je sodišče menilo, da tožena stranka ni dovolj pojasnila razlogov, zaradi katerih je ugovor zavrnila, zlasti v delu, ki se nanaša na pomensko podobnost in podobnost znakov v celoti; sodišče pa se je strinjalo s toženo stranko, da je med znakoma zadostna vizualna razlika in da je zvokovna podobnost očitna. V ponovljenem postopku je tožena stranka na podlagi ugovora in mnenja stranke z interesom ponovno preverila utemeljenost navedb v ugovoru in ugotovila, da ugovor ni utemeljen in da je znamko mogoče registrirati za prijavljeno blago. Navedla je, da se registracija prijavljene znamke na podlagi točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 zavrne le v primeru, če je podana enakost ali podobnost znamk in enakost ali podobnost blaga ali storitev, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Tožena stranka je najprej opravila primerjavo blaga ter ugotovila, da je blago, ki ga želi ščititi izpodbijana znamka iz razreda 34 NK, navedeno zgoraj, enako blagu iz identičnega razreda NK, ki ga ščiti znamka tožeče stranke (tobak; cigarete; proizvodi za kadilce; vžigalice). Gre za enako oziroma vsaj istovrstno blago, ki se ujema po vseh kriterijih primerjave, to je: kraj proizvodnje, način proizvodnje, kraj prodaje, material (surovine) in sestavine izdelkov, gospodarska panoga, namen in potrošniki, s tem pa je pogoj enakosti ali podobnosti blaga po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 izpolnjen. V nadaljevanju je tožena stranka preverjala drugi pogoj iz navedenega zakonskega določila, to je enakost ali podobnost znakov. Tožena stranka je izpodbijani znak primerjala z „osnovno“ znamko „MERCATOR“ tožeče stranke št. ..., glede na to, da je le-ta vključena tudi v vse druge njene znamke, na katere se je tožeča stranka v ugovoru podrejeno sklicevala. Tožena stranka je najprej opravila vizualno primerjavo ter ugotovila, da si primerjana znaka vizualno nista zamenljivo podobna, saj so razen njunega skupnega elementa (skupne besede »MERCATOR«), vsi grafični elementi v znakih popolnoma različni, prav tako grafizem črk besed „MERCATOR“. Znak znamke tožeče stranke je namreč sestavljen iz rdečega kvadrata z veliko belo črko M v diagonali ter napisa »MERCATOR« v odebeljenih malih tiskanih črkah, ki se nahaja v desnem spodnjem kotu, medtem, ko je znak izpodbijane znamke, ki je prijavljen v črno-beli tehniki, sestavljen iz kvadrata s poudarjenim robom in vzorčasto površino, ki ima na sredini napis »MERCATOR« v velikih tiskanih črkah z dvojnim robom, v zgornjem desnem kotu pa v šesterokotniku, ki se nahaja na traku, podobo moškega v staroveški opravi, ki v rokah drži globus. Pri fonetični primerjavi je tožena stranka ugotovila, da sta si znaka fonetično istovetna, saj ni pričakovati, da bi potrošnik znak znamke tožeče stranke izgovarjal kot »EM MERKATOR«, znak izpodbijane znamke pa »GE EM MERKATOR«, temveč ju bo v obeh primerih izgovarjal »MERKATOR«. Ko je tožena stranka oba znaka primerjala v pomenskem smislu, pa je ugotovila, da primerjana znaka nista povsem enopomenska, saj kljub temu, da vsebujeta enak dominantni element, to je besedo „MERCATOR“, ki je latinska beseda za trgovca, zaradi česar ta beseda v povezavi s kakršnimkoli blagom ni posebno fantazijska, saj je povezana s trgovino oziroma trgovci. Vendar pa ima izpodbijani znak poleg napisa še podobo moškega v podobi staroveškega bogataša, ki aludira na nekaj starega, žlahtnega s patino, medtem ko ima znak znamke tožeče stranke povsem moderen videz in bolj kot trgovca predstavlja moderno trgovino, saj črka M v rdečem kvadratu spominja na dvokrilna vrata velikega prostora. Upoštevaje znaka kot celoti tožena stranka meni, da je med znakoma delna pomenska podobnost, ker je v obeh znakih pomensko najbolj dominanten del beseda „MERCATOR“. Tožena stranka ob upoštevanju vseh vidikov (vizualnega, fonetičnega in pomenskega) zaključi, da ni pričakovati, da bi povprečni potrošnik znaka konfliktnih znamk zamenjeval, kljub temu, da med znakoma obstaja določena podobnost (znaka imata enak tekstualni del, zaradi česar je podobnost predvsem fonetična, delno pa tudi pomenska). Ob tem tožena stranka upošteva tudi dejstvo, da je tožeča stranka zgradila podobo svoje znamke na enotni podobi (rdeči kvadrat z belo črko M v diagonali in napisom „MERCATOR“ v desnem robu), ki je zelo prepoznavna. Upošteva pa tudi naravo blaga, za označevanje katerega je določena znamka prijavljena oziroma zaščitena, in sicer gre za tobačne izdelke in druge proizvode za kadilce, zaradi česar je pri odločitvi o podobnosti znakov potrebno upoštevati navade povprečnega potrošnika tobačnih proizvodov, ki je nadpovprečno pozoren potrošnik, ki vedno ve, kaj kadi. Kadilci zelo dobro razlikujejo med različnimi znamkami za tobačne proizvode, celo med različnimi znamkami istega proizvajalca, saj je za njih značilna pripadnost določeni znamki cigaret, glede na to, da se le-te ne ločijo le po zunanjem videzu embalaže, pač pa predvsem po okusu, vonju, moči in drugih značilnostih, ki opredeljujejo kakovost proizvodov, kot tudi po ceni. Zaradi navedenega kadilci (kot povprečni potrošniki prijavljenega blaga) znamk tobačnih proizvodov ne dojemajo enako, kot dojemajo drugi potrošniki znamke drugega blaga. Poleg tega je prodaja tobačnih izdelkov v Republiki Sloveniji večinoma postrežna, kar pomeni, da je med kupcem in proizvodom še posrednik, ki lahko kupca še posebej opozori na različne proizvajalce, tudi kupec sam pa bo pri ustnem naročanju preveril, ali je dobil željeni proizvod, poleg tega pa si pri nakupu cigaret le-te lahko tudi ogleda. Za potrošnika kadilca je skorajda edino merilo vizualna podoba znamk in embalaže, saj vedno kupuje le „svoje“ cigarete. Kljub fonetični in delni pomenski podobnosti primerjanih znakov pa si znaka zaradi posebnih okoliščin (nadpovprečna pozornost potrošnika kadilca, način prodaje oziroma potek nakupa) nista zamenljivo podobna, kar velja tudi za druge znamke tožeče stranke, zaradi česar razlogi za zavrnitev registracije po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 niso podani. Podlaga za zavrnitev registracije pa ne more biti niti točka c) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, saj ne gre za blago druge vrste, pač pa za istovrstno ali podobno blago, zaradi česar pogoji za uporabo te točke kot pravne podlage za zavrnitev registracije izpodbijanega znaka vsaj v enem delu niso izpolnjeni. Tožena stranka je še ugotovila, da prav tako niso izpolnjeni pogoji za zavrnitev registracije izpodbijanega znaka iz razlogov po točki d) istega člena, ne glede na to, da je na podlagi dokazov o slovečnosti njene znamke na območju Republike Slovenije (raziskava »Ugled 2002« agencije ...), ki jih je predložila tožeča stranka, priznala njeni znamki „MERCATOR“ status dobro znane znamke. Tožena stranka navaja, da se iz rezultatov navedene raziskave vsaj posredno da razbrati, da je znamka tožeče stranke dobro znana znamka, saj kažejo na to, da ima družba Mercator in posredno tudi njena znamka (ki je korporativna znamka) velik ugled in nadpovprečno prepoznavnost po različnih kriterijih, neprestano ji raste tudi tržni delež, poleg tega pa je iz raziskave razvidna tudi razpršitev Mercatorjevih prodajaln po vsej Sloveniji. Kljub temu (in posledično upoštevaje ostrejše kriterije podobnosti), pa tožena stranka meni, da izpodbijana znamka ni toliko podobna znamki tožeče stranke, da bi ta podobnost lahko ustvarjala zmedo v javnosti, saj si je tožeča stranka z registracijo vrste znamk „MERCATOR“ ustvarila zelo prepoznavno družino znamk in s tem tudi svojo zunanjo podobo, ki jo dobro pozna večina slovenskih potrošnikov. Izpodbijani znak pa tej zunanji podobi oziroma znamkam tožeče stranke, kljub fonetični in delni pomenski enakosti znakov, zaradi posebnih okoliščin (nadpovprečna pozornost potrošnika kadilca, način prodaje oziroma potek nakupa) ni tako podoben, da bi jih povprečni potrošnik kadilec zamenjeval ali povezoval. Izpodbijani znak ne pomeni ne posnemanja, na reprodukcije znamke tožeče stranke. Tožena stranka je zaradi navedenega ugovor zavrnila.

Zoper tako odločitev je tožeča stranka vložila tožbo zaradi napačne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, kršitev pravil postopka in napačne uporabe materialnega prava. V njej navaja, da vztraja pri svojih dosedanjih stališčih, ter da sta si primerjani znamki nedvomno fonetično in pomensko podobni, pri čemer neka „delna“ pomenska podobnost, o kateri govori tožena stranka, sploh ne more obstajati; tožena stranka bi morala o pomenski podobnosti sprejeti jasno stališče, njeni zaključki pa so tudi v nasprotju s stališčem sodišča iz sodbe, opr. št. ..., v kateri sodišče ugotavlja, da gre za pomensko podobni znamki. Tožeča stranka navaja citat iz navedene sodbe in trdi, da je tožena stranka ponovno zavzela napačno stališče v zvezi s pomensko podobnostjo znamk, pri tem pa ni sledila napotkom sodišča. Iz obeh znamk evidentno izstopa beseda „MERCATOR“, ki ima v obeh tudi enak pomen, to je trgovec, zato so nesprejemljive ugotovitve tožene stranke o tem, da naj bi grafični deli obeh znamk prispevali k njuni različnosti, saj grafični deli ne določajo njunega pomena. Tožena stranka je spregledala, da kasneje prijavljena znamka kot svoj dominantni del vsebuje besedo „MERCATOR“, ki je že sama po sebi sloveč znak in nosilni razlikovalni del dobro znane znamke; zakaj med takšnima dvema znamkama ni verjetnosti nastanka zmede, pa tožena stranka vnovič ni zadostno pojasnila, saj njenih argumentov, da je kadilec nadpovprečno pozoren potrošnik, ni mogoče sprejeti. Tudi pri kadilcih verjetnost nastanka zmede glede obravnavanih znamk ni izključena. Ker je tožena stranka vnovič navedla enake argumente o vprašanju, zakaj znamki kljub ugotovljeni določeni podobnosti povprečni potrošnik med seboj ne bo zamenjeval, je njena odločitev v tem delu ponovno napačna. Glede na zaključek tožene stranke, da je znamka tožeče stranke dobro znana znamka, torej jo pozna vsak, ne le kupec proizvodov tožeče stranke ali kadilec, je treba verjetnost zamenjave presoditi tudi s tega vidika; gre namreč za napačno rabo ne le določb ZIL-1, ampak tudi Pariške konvencije (6.bis člena) in Sporazuma TRIPs (16. člena). Tožeča stranka dalje navaja, da je odločitev tožene stranke, da ni bilo pogojev za zavrnitev registracije izpodbijani znamki po točki c) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, napačna, saj je tožeča stranka svoj ugovor temeljila tudi na svojih znamkah št. ..., ki so registrirane za blago, ki ni ne enako, ne podobno blagu, za katero je bila zahtevana registracija izpodbijane znamke. Ker gre za serijo znamk tožeče stranke, ki se nanašajo na različne proizvode kot izpodbijana znamka, je zaključek tožene stranke, da gre za istovrstne proizvode, ter da zato ni potrebno presojati dokazov v zvezi z navedeno zakonsko določbo, napačen. Registracija prijavljene znamke pa bi morala biti zavrnjena tudi iz razloga, ker gre v primeru znamke tožeče stranke za dobro znano znamko, ki s tem uživa bistveno močnejšo zaščito. Tožeča stranka se strinja z ugotovitvijo tožene stranke, da je njena znamka dobro znana znamka v Republiki Sloveniji, a meni, da je napačen zaključek tožene stranke, da med znamkama ni zavajajoče podobnosti, ter da zato ni razlogov za zavrnitev registracije izpodbijane znamke po točki d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Znak izpodbijane znamke je namreč podoben znaku njene znamke, ki je v Republiki Sloveniji znana znamka v smislu člena 6.bis Pariške konvencije ali tretjega odstavka 16. člena Sporazuma TRIPs, saj povzema in posnema bistveni in dominantni razlikovalni del znamke tožeče stranke. Sodišču predlaga, da tožbi ugodi in izpodbijano odločbo odpravi ter o zadevi samo odloči oziroma zadevo vrne toženi stranki v ponovni postopek.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo vztraja pri razlogih iz izpodbijane odločbe ter odgovarja le na posamezne tožbene navedbe. Meni, da ni ravnala v nasprotju z navodili sodišča, ko je ugotovila delno pomensko podobnost znakov, saj sodišče ni zavzelo stališča, da nedvomno obstaja pomenska podobnost, ampak je toženi stranki naložilo, naj presodi, ali sta si znaka pomensko podobna, kar je tožena stranka tudi storila. Tožena stranka je ugotovila, da sta si znaka delno pomensko podobna, ker sta si nedvomno podobna v besednem delu, to je besedi „MERCATOR“, ter različna v figurativnih elementih ter posledično tudi pri celostnem vtisu. Ne strinja pa se tožeča stranka z zaključkom tožene stranke, da glede na posamezne vidike primerjave v obravnavani zadevi pridemo do zaključka o podobnosti, saj le-ta ni zgolj matematični izračun, ampak se vsak primer presoja glede na svoje značilnosti oziroma posebnosti, zaključek o podobnosti pa je odvisen tudi od dojemanja relevantnega potrošnika. V zvezi s tožbenim očitkom, da je kot povprečnega potrošnika upoštevala le kadilca in ne širšega kroga povprečnih potrošnikov, tožena stranka vztraja, da je kot povprečnega potrošnika potrebno upoštevati le kadilca kot kupca cigaret, saj kadilci številčno predstavljajo daleč največji del relevantnih potrošnikov oziroma „zadevnega sektorja javnosti“ v smislu Skupnega priporočila glede določb o varstvu dobro znanih znamk iz leta 1999 Svetovne organizacije za intelektualno lastnino in skupščine Pariške unije za varstvo industrijske lastnine; poslovni krogi in distributerji, denimo, predstavljajo precej manjši del „zadevnega sektorja javnosti“. Tožena stranka vztraja pri svoji ugotovitvi, da potrošnik kadilec nikoli ne bo zamenjeval cigaret slovenskega Mercatorja s cigaretami „MERCATOR“ belgijskega proizvajalca, in sicer zaradi nadpovprečno velike pozornosti oziroma navezanosti kadilca na točno določene „njegove“ cigarete, zaradi povsem drugačne celostne podobe cigaret in nenazadnje zaradi načina prodaje le-teh. V zvezi s točko c) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 pravi, da ji sodišče v sodbi, opr. št. U ..., ni naložilo, da bi morala presoditi tudi ta zavrnilni razlog. Tudi v kolikor pa bi tožena stranka upoštevala (različno) blago drugih, podrejeno navedenih znamk tožeče stranke, pa to ne bi spremenilo njene končne odločitve, saj bi bil ugovor na podlagi te točke zavrnjen zaradi nepodobnosti znakov. Zavrača tudi tožbene očitke, češ da je ponovno napačno odločila, da izpodbijana znamka ni zavajajoče podobna njeni dobro znani znamki „MERCATOR“ in da niso podani zavrnilni razlogi po točki d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Pri tem se sklicuje na 6.bis člen Pariške konvencije ter navaja, da izpodbijana znamka ne predstavlja niti reprodukcije starejših znamk tožeče stranke, niti jih ne posnema, pa tudi ni njihov prevod. Tožena stranka še ponavlja, da je v obravnavanem primeru bistvena tudi narava blaga, za označevanje katerega je posamezna znamka prijavljena, oziroma, ki ga posamezna znamka ščiti, posledično pa tudi navade relevantnega potrošnika tega blaga, to je specifičnega potrošnika – kadilca. Tožena stranka predlaga zavrnitev tožbe.

Tožeča stranka je s pripravljalno vlogo z dne 17. 8. 2007 odgovorila na navedbe tožene stranke. V njej vztraja pri tožbenih navedbah ter se ne strinja z argumenti tožene stranke o delni pomenski podobnosti znamk, saj meni, da je znamka lahko le pomensko podobna ali pa ni; beseda „MERCATOR“ ima v obeh znamkah enak pomen, ki ga ne morejo spremeniti slikovni deli znamk. Ob pomenski primerjavi znamk pa je tožena stranka povsem pozabila na sloves in ugled znamke „MERCATOR“, kot tudi na dejstvo, da je ta znamka dobro znana znamka in je vsako njeno posnemanje že po členu 6.bis Pariške konvencije potrebno preprečiti. Tožeča stranka tudi vztraja pri svojem stališču, da je poleg kroga kadilcev potrebno upoštevati širši krog povprečnih potrošnikov v Sloveniji, zlasti tudi, ker je znamka tožeče stranke dobro znana znamka, ki jo poznajo tudi tisti, ki cigaret in proizvodov iz razreda 34 NK sploh ne kupujejo. V zvezi s tožbenimi razlogi po točki c) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 pa tožeča stranka meni, da iz napotkov sodbe, opr. št. U ..., ne izhaja, da toženi stranki v ponovnem postopku teh razlogov ni potrebno ugotavljati; poleg tega, da tega tožena stranka ni storila, kar je pomanjkljivost izpodbijane odločbe, pa tožeča stranka tudi opozarja na razlago, ki jo ponuja knjiga Pravo blagovnih in storitvenih znamk avtorice Martine Repas, in sicer, da po pravilni interpretaciji določba točke c) zajema ne le različno blago, ampak tudi enako in podobno blago. Tožena stranka si napačno razlaga tudi člen 6.bis Pariške konvencije, saj izpodbijana znamka predstavlja reprodukcijo in posnema znamke tožeče stranke že s tem, ko vsebuje identično besedo, ki je dominantni del znamke „MERCATOR“ tožeče stranke. Pravilo v praksi je, da posnemanje obstaja, če povprečen kupec blaga ne glede na vrsto blaga lahko opazi razliko le, če je posebno pozoren, kar pa velja tudi za obravnavani primer. Tožeča stranka še zahteva povrnitev stroškov postopka od tožene stranke.

Prijavitelj znamke št.... »MERCATOR«, družba A.A.A., kot stranka z interesom v tem upravnem sporu, na tožbo ni odgovoril. K 1. točki izreka: Tožba ni utemeljena.

Predmet presoje v tem upravnem sporu ostaja (potem, ko je sodišče v sodbi, opr. št. U ... z dne 20. 12. 2005, pritrdilo toženi stranki, da točka c) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 (Uradni list RS, št. 51/06), ne more biti ustrezna podlaga za zavrnitev registracije izpodbijane znamke „MERCATOR“ v besedni in grafični podobi), ali so podani zavrnilni razlogi po točkah b) in d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Glede na določbo točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1

se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Za obstoj zavrnilnih razlogov za registracijo znamke po zgoraj citirani zakonski določbi morata biti hkrati iz polnjena oba pogoja: enakost oziroma podobnost prijavljenega znaka in registrirane znamke ter enakost oziroma podobnost blaga/storitev, na katere se nanašata prijavljeni znak in registrirana znamka. Za podobne je v smislu citirane določbe potrebno šteti tiste znake, ki povprečnemu potrošniku ne omogočajo ločevati med blagom različnih proizvajalcev, s čimer bi bila izničena temeljna funkcija blagovnih znamk, to je razlikovati blago različnih proizvajalcev na trgu. Podobnost med znaki se po ustaljeni upravni in sodni praksi ugotavlja po metodi celovite presoje, po kateri se znaki med seboj primerjajo z vizualnega, fonetičnega in pomenskega vidika. Znaki se med seboj primerjajo tako, kot so prijavljeni, upoštevajoč pri tem vse sestavne elemente, vendar z upoštevanjem njihovih najbolj dominantnih delov, če jih je mogoče določiti. Po točki d) pa se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben znamki ali neregistriranemu znaku, ki je v Republiki Sloveniji znana znamka v smislu člena 6.bis Pariške konvencije ali tretjega odstavka 16. člena Sporazuma TRIPs.

Tožena stranka je znaka konkurirajočih znamk primerjala z vizualnega, fonetičnega in pomenskega vidika, pri tem pa so njene ugotovitve o vizualni nepodobnosti in fonetični enakosti primerjanih znakov identične tistim ugotovitvam, ki jih je sprejela že v svoji prvotni odločbi, št. ... z dne 26.1.2003, in s katerimi se je strinjalo tudi sodišče v svoji sodbi, opr. št. U ... z dne 20. 12. 2005. Že tedaj se je sodišče v zvezi z vizualnim in fonetičnim vidikom primerjave sklicevalo na razloge tožene stranke, ki jih tudi še sedaj sprejema in jih v izogib ponavljanju znova ne navaja (drugi odstavek 71. člena Zakona o upravnem sporu, Uradni list RS, št. 105/06, v nadaljevanju: ZUS-1). Ostaja pa odprto vprašanje, ali sta si konkurirajoča znaka pomensko podobna in ali sta si (ob upoštevanju vseh relevantnih okoliščin) podobna kot celoti, ter ali so podani zavrnilni razlogi po točkah b) in d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. V tem delu je torej odločilno, ali obstaja zamenljiva podobnost s pomenskega vidika med figurativnim znakom izpodbijane znamke »MERCATOR« (št. ... ) in figurativnim znakom starejše znamke »MERCATOR« (št. ... ), ugotoviti pa je potrebno tudi, ali je verjetno, da bi povprečni potrošnik znaka konfliktnih znamk, gledano v celoti, zamenjeval. Pri tem je potrebno upoštevati, da je v obeh znakih pomensko najbolj dominanten besedni del, torej beseda »MERCATOR«, ki predstavlja latinsko ime za trgovca oziroma prodajalca na trgu, zaradi česar bo povprečni potrošnik oba znaka pomensko povezoval s trgovino in trgovcem. Po presoji sodišča je tožena stranka prepričljivo utemeljila, zakaj obstaja med znakoma le delna pomenska podobnost, saj je podobnost glede na enak besedni element (besedo „MERCATOR“, ki za povprečnega potrošnika tudi v obeh primerih enako pomeni, to je trgovca), nedvomno podana, po drugi strani, ko tožena stranka primerja še preostale (figurativne) elemente obeh znakov, pa ni mogla mimo ugotovitve, da se v slednjih znaka močno razlikujeta. Sodišče se namreč strinja s toženo stranko, da so figurativni elementi v obeh znakih glede na besedilo zelo veliki in udarni, saj je velika črka M na zelo opazni, rdeči podlagi v znamki tožeče stranke pozicionirana na prvo, udarno mesto, medtem ko črno-bela podoba moškega v staroveški opravi v izpodbijanem znaku le-tega po pomenu res ne približa znaku znamke tožeče stranke. Kljub temu, da je besedni del v pomenskem smislu dominanten, pa je tožena stranka pravilno upoštevala tudi dejstvo, da sama beseda „MERCATOR“ ni posebej fantazijska v povezavi s kakršnimkoli blagom, kar pa ji do neke mere odvzema razlikovalno moč. Vsekakor pa se sodišče strinja, da je kljub določitvi najbolj dominantnega elementa potrebno v primerjavo vključiti vse elemente posameznega znaka, kar pa je tožena stranka tudi storila. Če njen zaključek v zvezi s pomenskim vidikom primerjave ni povsem enoznačen, pa odločitev tožene stranke zato še ni nujno napačna, ampak je toliko bolj pomembno, da ta konkretni vidik pravilno umesti v primerjavo, ko v sklepnem delu primerja znaka kot celoti, kot tudi, da obrazloži, katere so tiste okoliščine, ki na percepcijo znaka s strani povprečnega potrošnika šibkeje ali močneje učinkujejo, ter ali je pomen kakšne od zaznav zaradi posameznih okoliščin lahko manjši ali poudarjen. V tem pogledu pa je po presoji sodišča tožena stranka (zlasti tudi glede na svojo predhodno odločbo, št. ... z dne 26.1.2003, in glede na napotke sodišča iz sodbe, opr. št. U ...), zadovoljivo obrazložila, da je kljub ugotovljeni fonetični in delni pomenski podobnosti znakov zaradi posebnih okoliščin, ki rezultirajo iz narave blaga, za označevanje katerega je posamezna znamka prijavljena/zaščitena, to je zaradi nadpovprečne pozornosti potrošnika kadilca, kot tudi načina prodaje zadevnih tobačnih proizvodov in samega poteka nakupa, ki je za te proizvode specifičen, izključena verjetnost zmede v javnosti in verjetnost povezovanja znamk. Tožena stranka je v izpodbijani odločbi obrazložila, da je zaradi narave blaga, to je tobačnih izdelkov in drugih proizvodov za kadilce, potrebno upoštevati navade povprečnega potrošnika teh proizvodov. Sodišče ne dvomi v definicijo tožene stranke, da je povprečen potrošnik tobačnih proizvodov prav kadilec, saj so dejanski ali potencialni kupci teh proizvodov nedvomno v največjem deležu prav kadilci, če pa je že kupec kdo drug, pa je kadilec vsaj končni potrošnik. Ker pa je tožena stranka ugotovila, da je način prodaje tobačnih proizvodov v Republiki Sloveniji večinoma postrežen, iz česar izhajajo tudi posebne okoliščine glede samega poteka nakupa, to je, da je med kupcem in proizvodom še posrednik, ki lahko kupca opozori na različne proizvajalce, da bo tudi sam kupec preveril, ali je dobil željeni proizvod, zlasti, ker kadi le „svoje“ cigarete, kot tudi, da si ob nakupu cigaret le-te lahko tudi ogleda, „svoje“ cigarete pa prepozna po škatlici, torej vizualni podobi, kar še povečuje pomen vizualnemu vidiku primerjave, po katerem sta si znaka različna, napram fonetični enakosti in delni pomenski podobnosti znakov, je njen zaključek, da si znaka v celoti gledano nista tako podobna, da bi ju povprečni potrošnik zamenjeval ali povezoval, po presoji sodišča pravilen. Tožena stranka je namreč s to dodatno, širšo argumentacijo v zadostni meri pojasnila, katere so tiste okoliščine, ki določajo, da na zaznavo obeh znakov s strani povprečnega potrošnika močneje vpliva vizualni vidik primerjave, po katerem pa sta obravnavana znaka, kot je bilo ugotovljeno, različna.

V zvezi s tožbenimi ugovori glede neobstoja zavrnilnih razlogov po točki c) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 pa sodišče ugotavlja, da je v sodbi, opr. št. U ..., pritrdilo toženi stranki, da ta točka v obravnavanem primeru ne more biti ustrezna podlaga za zavrnitev registracije, zaradi česar se ni spuščalo v presojo ostalih pogojev; zato tudi toženi stranki ni dalo napotkov, da bi le-ta morala presoditi tudi obstoj zavrnilnih razlogov po tej točki, po kateri se kot znamka ne more registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe, ki je registrirana za blago ali storitve, ki niso enaki ali podobni blagu ali storitvam, za katere je bila registracija zahtevana, če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke ali če bi uporaba takega znaka nakazovala povezanost med blagom ali storitvami in imetnikom prejšnje znamke, in bi to utegnilo škodovati interesom imetnika prejšnje znamke. Kljub temu pa sodišče pritrjuje tožeči stranki, ki se sklicuje na interpretacijo te zakonske določbe, ki izhaja iz knjige Pravo blagovnih in storitvenih znamk avtorice Martine Repas, GV založba, 2007, in sicer, da po pravilni interpretaciji določba točke c) zajema ne le različno blago, ampak tudi enako in podobno blago. Po novejši praksi Sodišča Evropskih skupnosti se namreč navedene zakonske določbe ne sme interpretirati z jezikovno metodo, ampak je potrebna interpretacija v luči celotne ureditve, kar pomeni, da določb o znamki ugleda ni mogoče (več) interpretirati tako, da zagotavljajo manjše varstvo v primeru, ko se znak uporablja za identično ali podobno blago in storitve, kot pa v primeru, ko se uporablja za različno blago in storitve. Vendar pa mora tudi odločitev tožene stranke glede neobstoja zavrnilnih razlogov po točki c) temeljiti na presoji, ali sta si znaka konfliktnih znamk med seboj zamenljivo podobna. In ker je tožena stranka ugotovila, da si znaka nista zamenljivo podobna, eden od kumulativno podanih pogojev po navedeni zakonski določbi ni podan, zaradi česar tožena stranka tudi ni mogla sprejeti drugačne odločitve. Navedeno pa velja tudi v zvezi s tožbenimi ugovori glede neobstoja zavrnilnih razlogov po točki d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, saj tudi ta zakonska določba zahteva enakost ali podobnost znamk, le da je pri ugotavljanju podobnosti potrebno upoštevati ostrejše kriterije podobnosti. Glede na 6.bis člen Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine (Uradni list SFRJ-MP, št. 5/74, 7/86, Uradni list RS-MP, št. 9/92), ki ga vključuje določba točke d), je tožena stranka zavzela stališče, da izpodbijana znamka ne predstavlja niti reprodukcije starejših znamk tožeče stranke, niti jih ne posnema, pa tudi ni njihov prevod; poleg tega tudi ne gre za primer, ko bi bistveni del znaka izpodbijane znamke predstavljal reprodukcijo znamke tožeče stranke, ki pa seveda je (kot je bilo ugotovljeno) dobro znana znamka. Tožena stranka meni, da razen skupne besede „MERCATOR“, ki je pomensko povezana s trgovino oziroma trgovci ter zato ni posebno fantazijska za trgovino ali katerokoli blago, primerjana znaka nimata nobenih enakih ali podobnih elementov ter tudi kot celota ne delujeta podobno, zato pa tudi ustvarjanje zmede v javnosti ni verjetno, še zlasti, ker si je tožeča stranka z registracijo vrste znamk „MERCATOR“ ustvarila zelo prepoznavno družino znamk in s tem tudi svojo zunanjo podobo, ki jo dobro pozna večina slovenskih potrošnikov. S to presojo pa se, po povedanem, strinja tudi sodišče. Zaradi navedenega je bilo v ponovnem postopku potrebno tožbo zavrniti (določba 63. člena ZUS-1).

K 2. točki izreka: Ker je sodišče tožbo zavrnilo, je zavrnilo tudi zahtevek tožeče stranke za povrnitev stroškov postopka, saj na podlagi 4. odstavka 25. člena ZUS-1 v tem primeru vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.