Jedro

Upravni organ je v postopku preizkusa prijave v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije vezan na ugovor stranke. Če je ta posplošen tako, da ugovornik le primeroma navede blago/storitev, za katerega zatrjuje, da je podobno, upravnemu organu ni mogoče očitati nepravilne presoje podobnosti in pomanjkljive obrazložitve odločitve, če ni za vse blago/storitve v istem razredu Nicejske klasifikacije (NK), za katero je ocenil, da ni podobnosti, podrobno in konkretno obrazložil, zakaj meni tako, je pa iz odločbe razvidno, kako je primerjavo opravil in kakšni zaključki glede podobnosti blaga/storitev za določeni razred NK iz tega izhajajo.

V skladu z ustaljeno upravno sodno prakso se pri oceni podobnosti med blagom oziroma storitvami upoštevajo vsi dejavniki, ki označujejo razmerje med primerjanim blagom/storitvami in ki se nanašajo zlasti na njihovo naravo, namen, uporabo, distribucijske poti, konkurenčnost, komplementarnost. Tožeča stranka se v tožbi zmotno sklicuje na povezanost med blagom/storitvami, saj je v določbi c) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 zahtevana povezanost med blagom/storitvami in imetnikom prejšnje znamke, ne pa konceptualno povezovanje med znamkama. Ta povezava se razlaga kot gospodarska povezava, ki pa je v konkretnem primeru, ko gre za različne ciljne trge in ciljno publiko, tudi po mnenju sodišča ni.

Izrek

I. Tožbi se delno ugodi, odločba Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. 31207-1379/2008-18 z dne 11. 3. 2011 se odpravi v točki „2. Postopek registracije znamke se nadaljuje za preostalo blago in storitve“ izreka, v delu, ki se nanaša na blago in storitve iz razredov 28, 35 in 41 Nicejske klasifikacije in se zadeva v tem obsegu vrne istemu organu v ponovni postopek. V preostalem se tožba se zavrne.

II. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške tega postopka v znesku 350 EUR v roku 15 dni od vročitve te sodbe, od poteka tega roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Obrazložitev

1. Urad RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju upravni organ) je z izpodbijano odločbo: (1. točka izreka) zavrnil prijavo znamke Z-200871379 z dne 22. 8. 2008 za blago iz razredov 18, in 25 in za del blaga in storitev iz razredov 9, 16, 28, 35 in 41 Nicejske klasifikacije blaga in storitev za potrebe registracije znamk (v nadaljevanju NK), (2. točka izreka) za blago in storitve iz razredov 6, 12, 14, 20, 21, 36, 37, 38, 40 in 42 ter za del blaga in storitev iz razredov 9, 16, 28, 35 in 41 NK pa postopek registracije znamke nadaljeval. V obrazložitvi navaja, da je zoper registracijo znamke št. Z-200871379 za blago, po NK razvrščeno v razrede 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 40, 41 in 42 vložil ugovor A. d.o.o. (v tem upravnem sporu tožeča stranka) kot imetnik prej registrirane znamke št. 200771341 ORTO, prijavljene 24. 9. 2007, za blago in storitve iz razredov 18, 25, 32, 41 in 43 NK, iz ugovorih razlogov iz točk b), c) in d) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1). Prijavitelj znamke B. d.d. (v tem upravnem sporu stranka z interesom) je ugovoru nasprotoval. Po primerjavi znakov z vizualnega, fonetičnega in pomenskega vidika in pri tem upoštevajoč, da je dominantni del znakov beseda ORTO, je upravni organ ugotovil, da sta si znaka v celoti gledano zelo podobna. V zvezi s primerjavo blaga in storitev pa so njegove ugotovitve naslednje: v razredu 6 NK prijavljene znamke je blago različno glede na blago in storitve vložnika ugovora, ker potrošnik ne pričakuje, da ima enak izvor. Blago tudi zaradi komplementarnosti ni podobno blagu iz razreda 18 NK vložnika ugovora; v razredu 9 NK prijavljene znamke gre deloma za različno blago, del blaga (ki je naštet) pa je tesno povezan s storitvami, ki so zaščitene z znamko vložnika ugovora v razredu 41 NK, saj se na koncertih uporablja čedalje več različne računalniške opreme; v razredu 12 NK prijavljene znamke blago ni podobno blagu in storitvam vložnika ugovora in tudi ni komplementarno blagu iz razreda 18 NK vložnika ugovora, ker potrošnik ne pričakuje, da ima enak izvor; v razredu 14 NK prijavljene znamke je blago različno in ni sorodno blagu vložnika ugovora ter tudi ne komplementarno njegovemu blagu iz razreda 18 NK; v razredu 16 NK prijavljene znamke razen „materiala za učenje in poučevanje“, ki je povezano s storitvijo „izobraževanje“ iz razreda 41 NK vložnika ugovora, ostalo blago ni podobno in ne sorodno blagu vložnika ugovora, saj tudi, če se pri izvedbi storitev iz 41 NK uporabljajo različni tiskani izdelki, to ne zadošča za sklepanje o podobnosti; v razredu 18 NK se blago prekriva; v razredu 20 in 21 NK blago ni ne podobno in ne povezano z blagom in storitvami vložnika ugovora; v razredu 25 NK se blago prekriva; v razredu 28 NK prijavljene znamke je glede dela blaga (ki je naštet) prisotna podobnost s storitvami vložnika ugovora s področja razvedrila, saj so igralni avtomati in igre na avtomatih del razvedrila; v razredu 35 NK prijavljene znamke je storitev „komercializacija blaga v razredih 18 in 25“ podobna z blagom v razredih 18 in 25 NK vložnika ugovora, saj gre za storitev prodaje tega blaga; storitve v razredih 36, 37, 38 in 40 NK prijavljene znamke niso podobne, ne tesno povezane z blagom in storitvami vložnika ugovora; v razredu 41 NK je v delu storitev (ki je naštet) prisotna enakost ali podobnost s storitvami vložnika ugovora, saj gre za bolj specificirane storitve s področja izobraževanja ali kulturnih dejavnosti in organizacije na tem področju; v razredu 42 NK storitve niso ne istovetne, ne podobne, ne tesno povezane. Nekatere storitve iz tega razreda se nanašajo tudi na glasbo ali igre, vendar ker so podprte z informacijskimi tehnologijami, gre za razvoj in oblikovanje računalniške opreme kot del informacijskih tehnologij in ne za sestavni del npr. organizacij koncertov ali razvedrila.

2. Glede razlogov za zavrnitev registracije znamke po točki c) in d) prvega odstavka 44. člena ZIL upravni organ na podlagi predloženih dokazov vložnika ugovora ocenjuje, da je znamka ORTO ugledna znamka, vendar vložnik ugovora ni pojasnil vzročne zveze med registracijo prijavljene znamke ter okoriščanjem prijavitelja oziroma oškodovanjem svojih interesov, kar je po teh določbah bistveno. Upravni organ pojasnjuje, da gre za oškodovanje razlikovalnega značaja predhodne znamke, če prejšnja znamka ne more več zbuditi takojšnje asociacije s proizvodi ali storitvami, za katere je registrirana. Vložnik ugovora ni navedel nobenih dejstev glede obstaja verjetnost oškodovanja razlikovalnega značaja znamke ORTO z uporabo znamke ORTO prijavitelja. Organ tudi meni, da se izraz ORTO pogosto žargonsko uporablja, zlasti med mlajšo populacijo, zato je verjetnost oškodovanja razlikovalnega značaja znamke ORTO majhna. Nadalje pojasnjuje, da gre za škodovanje ugleda prejšnje znamke, kadar proizvode in storitve prijavljene znamke javnost zaznava tako, da je privlačnost prejšnje znamke zmanjšana ali da je njena vrednost zmanjšana, ker imajo proizvodi ali storitve prijavljene znamke posebne značilnosti, ki bi lahko negativno vplivale na podobo prejšnje znamke. Prijavljena znamka pokriva blago ali storitve večinoma s področja informacijskih tehnologij, telekomunikacij, kar je vezano na visoko strokovnost, profesionalnost, visoko ovrednotena znanja, razvoj in dobrobit družbe, to pa ne more vplivati na zmanjšanje privlačnosti ali vrednosti prejšnje znamke. Povezanosti med blagom in storitvami prijavljene znamke in imetnikom predhodne zanamke zaradi popolnoma različnih ciljnih trgov in ciljne publike ni oziroma ni očitna. Tudi ni tveganja, da bi se prijavitelj okoriščal oziroma si olajšal trženje ali zmanjšal stroške uvedbe in reklamiranja nove znamke zaradi imena ORTO, saj je prijaviteljeva družba z družino že registriranih znamk z besedo ORTO dalj časa prisotna na slovenskem trgu mobilne telefonije, dokazala pa je tudi vlaganje znatnih sredstev v reklamiranje svoje znamke.

3. V zvezi z ugovornim razlogom točke d) upravni organ ugotavlja, da niso izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 16. člena TRIPs, saj uporaba kasnejše znamke ORTO za različne proizvode in storitve ne kaže na povezanost med temi proizvodi in storitvami in lastnikom predhodne znamke ORTO in da bi utegnili biti njegovi interesi s tako uporabo oškodovani. Iz predloženih dokazov je razvidna le prepoznavnost in razširjena uporaba znamke ORTO, medijska pokritost in poznanost med relevantno publiko, ne pa povezanost med blagom in storitvami prijavitelja, ki deluje na področju mobilne telefonije, in vložnikom ugovora.

4. Tožeča stranka vlaga tožbo zoper 2. točko izreka odločbe. Ugovarja, da je tožena stranka za nekatero blago in storitve v razredih 6, 9, 12, 14, 16, 20, 21, 28, 35, 36, 37, 38, 40, 41 in 42 NK zmotno ugotovila, da ni podobnosti z blagom in storitvami predhodne znamke, za kar kot primer navaja storitve v razredu 41, vezane na izobraževanje (ki jih našteva), ugovor pa utemeljuje s tem, da njena znamka v razredu 41 pokriva tudi izobraževanje brez opredelitve področij, torej izobraževanje na splošno in na vseh področjih. Ker je izobraževanje nadpomenka posebnim oblikam izobraževanja, gre za identične storitve. V izpodbijani odločbi so storitve izobraževanja vsebovane tudi v zavrnilnem delu odločbe, zato sta si izrek in obrazložitev v nasprotju. Glede blaga v 9. razredu NK meni, da je napačna odločitev, da se nadaljuje postopek registracije za določeno blago kot npr. „aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike, magnetni nosilci zapisov, zvočne plošče, zgoščenke, ... predvajalniki zgoščenk (CDjev), predvajalniki DVDjev, ... računalniki, računalniški spomini, računalniški programi“ itd., saj je tudi to blago povezano s storitvami, ki so zaščitene z njeno predhodno znamko. V razredu 28 NK je tožena stranka zmotno dovolila nadaljevanja postopka registracije za „igre, igrače, izdelke za gimnastiko in šport, ki jih ne obsegajo drugi razredi, okraske za novoletno jelko, igre na avtomatih, razen iger prirejenih za TV sprejemnike, igralne karte, balone“, ker se tudi ti rekviziti uporabljajo za razvedrilo. Ker tožena stranka ni utemeljila, zakaj meni drugače, je obrazložitev odločbe pomanjkljiva in je ni mogoče preizkusiti. Izpodbijana odločba je tudi sama s seboj v nasprotju, saj registracijo „iger na avtomatih razen iger prirejenih za TV sprejemnike“ v 1. točki izreka zavrne, v 2. točki izreka pa postopek za iste izdelke nadaljuje. Tožeča stranka poudarja, da njena primeroma navedena argumentacija analogno veljajo za vse izdelke in storitve. Tožena stranka ni obrazložila za vse izdelke in storitve, zakaj meni, da si niso podobni, zaradi česar je obrazložitev pomanjkljiva in se je ne da preizkusiti.

5. Tožeča stranka se tudi ne strinja s presojo tožene stranke glede uporabe razloga iz točke c) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Meni, da bi med blagom in storitvami ugovarjane in prehodne znamke gotovo prišlo do povezovanja, in pri tem kot primer navaja izobraževanje. Enako bi prišlo do povezovanja med storitvami predhodne znamke, za katere je ugotovljen ugled oziroma poznanost. Pri tem izpostavlja storitve v razredu 38 (telekomunikacijske storitve), saj se te, zlasti med mlajšo populacijo, vedno bolj pogosto uporabljajo v razvedrilne namene (mobilni telefoni imajo naložene računalniške igric). Mobilne telefone tudi vedno pogosteje uporabljajo za poslušanje in posredovanje glasbe, kar je ena glavnih in najbolj prepoznanih dejavnosti, ki se izvaja pod njeno znamke, ter za snemanje in fotografiranje glasbenih prireditev. Povezovanje še posebej velja, ker se sodobni način oglaševanja poslužuje nekonvencionalnih oblik (sms). Tožeča stranka nadalje ugovarja, da tožena stranka ni obrazložila, zakaj bi slengovska uporaba besede ORTO zmanjšala verjetnost oškodovanja razlikovalnega značaja znamke ORTO. Pa tudi če bi bila verjetnost oškodovanja razlikovalnega značaja samo majhna, bi bil pogoj verjetnosti oškodovanja razlikovalnega značaja znamke izpolnjen, in bi morala biti prijavljena znamka zavrnjena. Tožeča stranka se tudi ne strinja s sklepanjem tožene stranke, da zatrjevano močno oglaševanje prijavljene znamke ni izkoriščalo že obstoječega ugleda njene znamke. Prijavitelj ni predložil nobenega dokaza, ki bi tak zaključek podprl. Poleg tega naknadno oglaševanje ne more biti opravičilo za kršitev predhodne znamke oziroma za uporabo za svoje namene predhodne ugledne znamke. Če je imetnik prijavljene znamke vložil znatna sredstva v njeno oglaševanje, se je s tem še povečala možnost neupravičenega povezovanja med obema znamkama ter hkrati zmanjšala razpoznavnost predhodne znamke, saj prisotnost dveh tako močnih, a enakih znamk na trgu, razvodeni edinstvenost predhodne znamke. Z enakimi argumenti tožeča stranka izpodbija odločitev tožene stranke tudi v zvezi z zavrnitvijo ugovora po točki d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Tožena stranka v obrazložitvi izpodbijane odločbe ni pojasnila, zakaj naj bi pogoji za zavrnitev na tej podlagi ne bili podani. Bistveno kršitev določb postopka je tožena stranka zagrešila tudi s tem, ker tožeči stranki ni dala možnosti, da se izjavi o navedbah in dokazih prijavitelja znamke, ki jih je ta posredoval v upravnem postopku, tožena stranka pa je izpodbijano odločbo osnovala ravno na teh dokazilih in argumentih. Tožeča stranka predlaga, da se izpodbijana odločba odpravi in zavrne zahteva za registracijo v celoti, podrejeno pa, da se odločba odpravi in zadeva vrne toženi stranki v ponovno odločanje. Zahteva tudi povrnitev stroškov postopka z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

6. Tožena stranka v odgovoru na tožbo zavrača ugovor, da ni obrazložila (ne)podobnosti blaga/storitev. Meni, da tožeča stranka zmotno izhaja iz stališča, da je treba pri zelo širokih in nespecificiranih navedbah blaga ali storitev avtomatično upoštevati vse možne oblike blaga ali storitev. Upoštevati je treba blago ali storitev glede na osnovni pomen oziroma vsebino (pri izobraževanju splošno izobraževanje). Ocenjuje, da v tožbi ugovarjano blago iz razreda 9 NK in drugo blago ni podobno storitvi „razvedrilo“, saj povezanost še ne pomeni podobnosti. Navedba „igre na avtomatih razen iger prirejenih za TV sprejemnike“ v ugodilnem in zavrnilnem delu odločbe je pisna pomota. V zvezi s tožbenim ugovorom, da je nepravilno uporabila določbo točke c) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, se tožena stranka sklicuje na sodbo Splošnega sodišča EU št. T 67/04. Ne strinja se tudi z navedbami, da ni pojasnila nepodanost razloga po točki d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Kršila tudi ni postopka, če tožeče stranke ni seznanila z mnenjem prijavitelja znamke o njenem ugovoru.

7. Tožeča stranka v pripravljalni vlogi vztraja, da „izobraževanje“ pomensko pokriva različne oblike izobraževanja, kar kaže tudi to, da ta izraz predstavlja del naslova razreda 41 NK. Ponavlja ugovor, da je tožena stranka za določene izdelke ugotovila podobnost, za njim podobne/sorodne izdelke pa ne, čeprav so tudi ti povezani z njenim blagom in storitvami, ki jih izvaja ona. Meni, da je tožena stranka napačno menila, da morajo biti pogoji iz točke c) prvega odstavka 44. člena izpolnjeni kumulativno in se je napačno sklicevala na sodbo št. T-67/04. Nepravilno je tudi ugotovila, da niso izpolnjeni pogoji iz te določbe. Tožeča stranka vztraja, da bi nedvomno prišlo do povezovanja med blagom in storitvami ugovarjane in predhodne znamke. Obstaja tudi verjetnost, da bi to škodovalo njenim interesom, za kar zadošča že majhna verjetnost oškodovanja. Dodaja še, da iz predloženih dokazov, ki so se nanašali na leto 1995 in 2005, ni mogoče sklepati na prepoznavnost in razlikovalni značaj predhodne znamke v letu 2009 in 2011. 8. Stranka z interesom B. d.d., na tožbo ni odgovorila.

9. Tožba je delno utemeljena.

10. Glede na razloge, s katerimi je tožeča stranka ugovarjala registraciji znamke št. Z 200871379, je upravni organ prijavo te znamke preizkušal po točki b), c) in d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Po točki b) se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Točka c) prepoveduje registracijo znaka, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe, ki je registrirana za blago ali storitve, ki niso enaki ali podobni blagu ali storitvam, za katere je bila registracija zahtevana, če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke ali če bi uporaba takega znaka nakazovala povezanost med blagom ali storitvami in imetnikom prejšnje znamke in bi to utegnilo škodovati interesom imetnika prejšnje znamke. Po točki d) je ovira za registracijo znaka, če je enak ali podoben znamki ali neregistriranemu znaku, ki je v Republiki Sloveniji znana znamka v smislu člena 6.bis Pariške konvencije ali tretjega odstavka 16. člena Sporazuma TRIPs.

Razlogi za delno ugoditev tožbi v delu, ki se nanaša na primerjavo blaga in storitev:

11. V zvezi z ugovori, s katerimi tožeča stranka izpodbija primerjavo blaga in storitev prijavljenega znaka (ORTO LAJF) in predhodne znamke (ORTO), kot jo je v izpodbijani odločbi opravil upravni organ, sodišče najprej podaja izhodišča za ta del preizkusa prijave.

12. S stališčem tožeče stranke, da navedba samega naslova razreda Nicejske klasifikacije zagotavlja imetniku znamke zaščito za vse blago in storitve iz tega razreda, se sodišče ne strinja. Za takšen zaključek ni moč najti opore v Nicejskem aranžmaju o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk, nasprotuje pa mu tudi sama funkcija znamke. Člen 2 Nicejskega aranžmaja, ki opredeljuje pomen in področje uporabe Nicejske klasifikacije, v prvem odstavku določa, da izvzemši obveznosti, ki jih nalaga ta aranžma, ima mednarodna klasifikacija samo tisti pomen, ki ji ga pripisuje posamezna država pogodbenica in ne veže držav pogodbenic glede ocenjevanja obsega varstva znamke in ne glede priznavanja storitvenih znamk. Slovensko pravo sami razvrstitvi blaga in storitev v klasifikacijske razrede ne daje učinkov v polju pravnega. Pravilnik o vsebini prijave znamke predpisuje, da mora zahteva za registracijo znamke vsebovati (tudi) navedbo razreda po NK (točka i) prvega odstavka 3. člena), kar pa je namenjeno le razvrstitvi oziroma lažji seznanitvi z znamkami zavarovanim blagom oziroma storitvami, kar je pomembno za organ, ki odloča o prijavah znamk in za gospodarske subjekte zaradi poznavanja registriranih znamk njihovih konkurentov. Po drugi strani bistvena funkcija znamke, ki je v zagotovitvi identitete izvora proizvoda ali storitve, torej da potrošnik prepozna podjetje, ki izdeluje blago oziroma opravlja storitev, zahteva določenost predmeta varstva znamke; blago oziroma storitve morajo biti opredeljene tako, da so razpoznavne. Opredelitev predmeta znamke spada k pogojem za pridobitev pravice do znamke. Če je naslov razreda NK takšen, da bi bil obseg varstva, dodeljenega z registracijo znamke zgolj po naslovu razreda, lahko izredno širok, bi to pomenilo, da je imetniku znamke dodeljena izključna pravica uporabe tega znaka za zelo široko področje blaga in storitev, kar nadalje pod vprašaj postavlja resno in dejansko uporabo znamke kot pogoj za obstoj znamke (glej 120. člen ZIL-1). V takem primeru je po mnenju sodišča predmet varstva omejen na blago oziroma storitve, ki jih potrošnik dojema kot njihovo osnovno obliko in ne zajema vseh možnih specificiranih oblik. Glede na to blago/storitve se lahko vložnik ugovora upira novi registraciji.

13. Obstoječa znamka preprečuje novo registracijo identičnega ali podobnega znaka, saj bi to povzročilo slabitev varstva, ki ga na temelju svoje predhodne znamke uživa njen imetnik. Uveljavljanje relativnih razlogov, zaradi katerih se ne sme registrirati pozneje prijavljeni znak, ker bi prišel v konflikt s prejšnjo znamko, je dano imetniku prejšnje znamke, ki mora v ugovoru zoper registracijo znamke navesti ugovorni razlog in predložiti ustrezne dokaze (101. člen ZIL-1). Upravni organ je torej v postopku preizkusa prijave v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije vezan na ugovor. Če je ta posplošen tako, da ugovornik le primeroma navede blago/storitev, za katerega zatrjuje, da je podobno, upravnemu organu ni mogoče očitati nepravilne presoje podobnosti in pomanjkljive obrazložitve odločitve, če ni za vse blago/storitve v istem razredu NK, za katero je ocenil, da ni podobnosti, podrobno in konkretno obrazložil, zakaj meni tako, je pa iz odločbe razvidno, kako je primerjavo opravil in kakšni zaključki glede podobnosti blaga/storitev za določeni razred NK iz tega izhajajo.

14. V skladu z ustaljeno upravno sodno prakso se pri oceni podobnosti med blagom oziroma blagom in storitvami upoštevajo vsi dejavniki, ki označujejo razmerje med primerjanim blagom/storitvami in ki se nanašajo zlasti na njihovo naravo, namen, uporabo, distribucijske poti, konkurenčnost, komplementarnost. 15. Izhajajoč iz zgoraj podanih stališč je po presoji sodišča utemeljena tožba v delu, v katerem tožeča stranka ugovarja, da izpodbijane odločitve ni mogoče preizkusiti (točka 2 izreka, s katero je bilo vsebinsko odločeno, da tožničin ugovor zoper registracijo prijavljenega znaka ni utemeljen, in se zato postopek registracije nadaljuje), vendar le glede blaga in storitev prijavljenega znaka v razredih 28, 35 in 41 NK. Odločitve, zakaj se postopek za registracijo znamke za blago oziroma storitve v navedenih razredih NK nadaljuje, namreč upravni organ ni obrazložil, saj je pojasnil le, zakaj je ocenil, da je določeno blago/storitev, za katero se prijavlja registracija, enako ali podobno blagu/storitvam, ki je že varovano z znamko tožeče stranke. S tem pa je obrazložil le odločitev o ugoditvi ugovora, ki je imela za posledico zavrnitev prijave znamke v tem delu (1. točke izreka izpodbijane odločbe). Ob vplogledu v upravni spis sodišče ugotavlja, da je tožeča stranka v ugovoru v razredu 28 NK prijavljenega znaka izrecno izpostavila podobnost med „igrami, igračami, igralnimi avtomati, igralnimi kartami, baloni“, s storitvami „razvedrila“, ki jim ima zavarovane s svojo znamko v razredu 41 NK (upravni organ je odločil, da se postopek v zvezi z igrami, igračami, igralnimi kartami, baloni, nadaljuje), v razredu 35 NK prijavljenega znaka je ugovarjala registraciji znamke za storitev komercializacije proizvodov, navedenih v razredih 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25 in 28, zaradi podobnosti blaga v teh razredih (upravni organ je ugodil ugovoru le v zvezi z blagom iz razreda 18 in 25 NK), zaradi svoje znamke za storitve iz razreda 41 NK „izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne dejavnosti; organizacija glasbenih prireditev“, pa je ugovarjala registraciji znamke za prijavljene storitve iz razreda 41 NK (upravni organ je registracijo zavrnil le za določene specificirane storitve). Upravni organ je sicer v odgovoru na tožbo navedel, zakaj je ocenil, da ne gre za enakost ali podobnost (tudi) tega blaga/storitev, vendar pa obrazložitve sprejete odločbe na takšen način ni mogoče upoštevno dopolnjevati. Že sama odločba mora biti obrazložena v tolikšni meri, da se osebe, na katere se nanaša, lahko seznanijo z razlogi za odločitev, sodišče pa v upravnem sporu opravi presojo zakonitosti v okviru razlogov odločbe.

16. Glede na pomanjkljivo obrazložitev odločitve v zgoraj opisanem obsegu v tem delu materialen preizkus odločbe ni mogoč, zato se sodišče tudi ne opredeljuje do tistih tožbenih ugovorov, ki v tem delu vsebinsko nasprotujejo odločitvi (da je določeno blago/storitev podobno in je zato po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 treba registracijo prijavljenega znaka zavrniti). Nemožnost preizkusa je bistvena kršitev pravil postopka po 7. točki drugega odstavka 237. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP), ki je razlog za odpravo odločbe v upravnem sporu. V ponovnem postopku bo moral upravni organ ponovno oceniti podobnost blaga/storitev v opisanem spornem delu in svojo oceno obrazložiti. Odprava izpodbijane odločbe glede razreda 28 NK pomeni, da se bo upravni oran moral ponovno opredeliti tudi glede „iger na avtomatih razen iger prirejenih za TV sprejemnike“, ki jih je v izpodbijani odločbi navedel tako v zavrnilnem kot ugodilnem delu prijavljenega znaka, na kar opozarja tožeča stranka v tožbi. Če bo ocenil, da je treba v tem delu postopek registracije nadaljevati, in je torej šlo pri oblikovanju izreka odločbe za pisno pomoto, kot je pojasnil v odgovoru na tožbo, bo moral postopati v skladu z določbami ZUP o popravljanju pomot. 17. V preostalem delu je po presoji sodišča obrazložitev tolikšna, da zadosti standardu preverljivosti odločitve. Upravni organ je pojasnil, da podobnost blaga ali blaga in storitev ugotavlja na podlagi kriterijev, kot so na primer kraj proizvodnje ali izvajanje storitev, kraj prodaje, sestavine, materiali, povezanost med proizvodi, povezanost storitev s proizvodi, namen, gospodarska panoga, profil proizvajalca oziroma izvajalca, tržni in distribucijski kanali. Glede ugovarjane podobnosti pri prijavljenem znaku blaga v razredih 6, 12, 14 NK z blagom predhodne znamke v razredu 18 NK je podrobno obrazložil, zakaj meni, da ne gre za komplementarne izdelke, kot je uveljavljala tožeča stranka. Sodišče se z njegovo razlago strinja, saj je za dopolnjujoče se proizvode šteti tiste, ki so tesno povezani v smislu, da je eden nujen ali pomemben za uporabo drugega, tako da lahko potrošniki sklepajo, da je zanje odgovorno isto podjetje. Ocena, da pri zgoraj navedenem blagu za takšno blago ne gre, je prepričljiva. Tudi po mnenju sodišča ni zamenljive podobnosti med neizločenim blagom iz razreda 16 NK prijavitelja registracije in z znamko zavarovanim blagom/storitvami tožeče stranke, ki je na tej trditvi temeljila svoj ugovor, kar je upravni organ sprejemljivo pojasnil. Kot razumljivo in logično sodišče prav tako ocenjuje razlogovanje upravnega organa, zakaj storitve, ki jih je prijavitelj prijavil v razredu 42 NK, niso ne podobne in ne povezane z blagom/storitvami tožeče stranke. Nepodobnost blaga, prijavljenega v razredih 9, 20 in 21 NK ter storitev v razredih 36, 37, 38 in 40 NK z blagom/storitvami, za katere ima registrirano znamko tožeča stranka, je sicer besedno šibko obrazložena, vendar je ustreznost obrazložitve treba ocenjevati tudi glede na njen celoten kontekst. Tako je obrazložitev lahko tudi implicitna, če prizadetim osebam omogoča, da se seznanijo z razlogi, iz katerih je bila sprejeta, sodišču pa, da ima na voljo dovolj elementov za presojo (glej sodbo Splošnega sodišča EU, št. T 262/2009 z dne 13. 4. 2011). V konkretnem primeru je to omogočeno, saj je upravni organ navedel kriterije, po katerih je opravil primerjavo. Upoštevajoč le-te pri blagu/storitvah, ki se že na prvi pogled razlikujejo, obsežnejše opisovanje, da gre za nepodobno blago/storitve, niti ni potrebno. Po presoji sodišča tudi ni napačna odločitev, da se nadaljuje postopek registracije za „aparate za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike, magnetne nosilce zapisov, zvočne plošče, zgoščenke, predvajalnike zgoščenk (CDjev), predvajalnike DVDjev, računalnike, računalniške spomine, računalniške programe“, iz razreda 9 NK, kot to primeroma našteva tožeča stranka v tožbi. Podobnosti tega blaga v ugovoru ni zatrjevala, ampak šele v tožbi meni, da je tudi to blago podobno storitvam, za katere ima priznano znamko. Sodišče je že podalo mnenje, kako podrobna mora biti obrazložitev, če prijavitelj v ugovoru ne specificira blaga/storitev, katerih podobnost ugovarja, in meni, da upravni organ tudi glede tega blaga ni napačno opravil presoje podobnosti oziroma le-te premalo obrazložil. Sodišče torej ne more v celoti slediti tožeči stranki, da je upravni organ napačno ocenil podobnost blaga/storitev oziroma to oceno pomanjkljivo obrazložil, ob tem da tožeča stranka tudi v tožbi le določene primere konkretno navaja, njen ugovor pa naj bi nanašal na vse blago/storitve, v zvezi s katerimi upravni organ njenemu ugovoru zoper registracijo prijavljenega znaka ni ugodil. Sodišče lahko presoja konkretne ugovore.

Razlogi za zavrnitev tožbe v delu, ki se nanaša na uporabo določb točk c) in d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1:

18. Nobene nepravilnosti pri uporabi navedenih določb sodišče v izpodbijani odločbi ni našlo. Po določbi c) so pogoji, ki preprečujejo registracijo znaka, enakost ali podobnost prejšnji znamki, ugled prejšnje znamke in neupravičeno izkoriščanje ali oškodovanje razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke in ti pogoji morajo biti izpolnjeni kumulativno, ali pa povezovanje med blagom/storitvami ter imetnikom prejšnje znamke, če bi to utegnilo škodovati interesom imetnika prejšnje znamke. Dejstva, ki so za oba primera po navedeni določbi relevantna, mora izkazati vložnik ugovora, vendar ne zgolj hipotetično, temveč z veliko stopnjo verjetnosti.

19. Sodišče ugotavlja, da se je upravni organ opredelil do vseh elementov iz točke c), hkrati pa, da tožeča stranka ni izkazala, da po tej določbi registracija prijavljenega znaka ne bi bila dopustna. Da sta prijavljeni znak in znamka tožeče stranke podobna, je upravni organ v svoji odločbi ugotovil najprej in je jasno, da je v nadaljevanju preizkusa prijavljenega znaka to upošteval (kolikor tožeča stranka v tej zvezi meni, da se je upravni organ v odgovoru na tožbo napačno skliceval na sodbo št. T 67/04). Pojasnilo upravnega organa, kdaj je šteti, da gre za oškodovanje razlikovalnega značaja prejšnje znamke ali oškodovanje ugleda prejšnje znamke, je skladno z zavzetimi sodnimi stališči, po katerih so to primeri očitnega izkoriščanja znane znamke ali namena izkoriščanja njenega ugleda (sodba Sodišča EU, št. C 323/09 z dne 22. 9. 2011, sodba Splošnega sodišča EU, št. T-67/04). Sodišče pa se tudi strinja (iz razlogov, ki jih je upravni organ navedel v izpodbijani odločbi, sodišče pa v povzetku te odločbe v sodbi, drugi odstavek 71. člena Zakona o upravnem sporu, v nadaljevanju ZUS-1) z njegovim sklepom, da v konkretnem primeru prijavitelj ni izkoriščal razlikovalni značaj ali ugled tožničine znamke. Upravni organ je ugotovil tudi, da povezanosti med blagom/storitvami in tožečo stranko ni oziroma ni očitna. Tožeča stranka se v tožbi zmotno sklicuje na povezanost med blagom/storitvami, saj je v določbi c) zahtevana povezanost med blagom/storitvami in imetnikom prejšnje znamke, ne pa konceptualno povezovanje med znamkama. Ta povezava se razlaga kot gospodarska povezava, ki pa je v konkretnem primeru, ko gre za različne ciljne trge in ciljno publiko tudi po mnenju sodišča ni. Prav tako je prepričljiva ocena, da ni izkazana verjetnost, da bi se prijavitelj pri uveljavitvi svoje znamke okoriščal z znamko tožeče stranke. Upravni organ se je torej opredelil do vseh elementov, ki bi lahko vplivali na dopustnost registracije prijavljenega znaka po točki c), in to po presoji sodišča pravilno. Kakšne posebne razlage pa tudi ne terja mnenje, da ima žargonska uporaba besede ORTO v kontekstu obravnavanega primera vpliv na moč razlikovalnega značaja te besede.

20. Iz ugovora tožeče stranke zoper registracijo znamke ORTO LAJF, ki je v upravnem spisu, izhaja, da drži navedba upravnega organa, da tožeča stranka ni izkazala svoje pravno priznane prizadetosti zaradi registracije prijavljene znamke, čeprav je bilo na njej trditveno in dokazno breme. Glede tega tožeča stranka v ugovoru ni podala niti konkretnih navedb, niti predložila dokazov o kakršnikoli verjetnosti izkoriščanja njene znamke oziroma poizkusu izkoriščanja njenega ugleda. V tožbi, kot je sodišče že navedlo, napačno razume element povezanosti po točki c) kot povezanost med blagom oziroma blagom in storitvami, zato sodišče na te navedbe ne odgovarja. Kolikor v tožbi in pripravljalnem spisu prvič zatrjuje, da je verjetnost oškodovanja razlikovalnega značaja njene znamke oziroma njenih interesom zelo visoka in do oškodovanja dejansko prihaja, gre za tožbene novote, ki jih sodišče glede na določbo tretjega odstavka 20. člena ZUS-1 ne more upoštevati in jim odreka presojo utemeljenosti. Sicer pa v zvezi z oceno upravnega organa o majhni verjetnosti, da bi prijavitelj, ki je izkazal, da je vložil znatna sredstva v reklamiranje svoje družine znamk ORTO, izkoriščal tožničino ugledno znamko, tudi v tožbi zatrjuje kvečjemu hipotetično verjetnost izkoriščanja razlikovalnega značaja svoje znamke, kar pa zahtevanemu dokaznemu standardu ne zadošča, pa tudi te ne izkazuje. Upravni organ torej ni imel izkazane nobene dejanske podlage, da bo prijavljena znamka izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled znamke tožeče stranke oziroma oškodovala njene interese, zato odločitev v tem delu ne bi mogla biti drugačna.

21. Neutemeljen je po presoji sodišča tudi tožbeni ugovor, da je upravni organ nepravilno presodil zavrnilni razlog po točki d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Upravni organ je pravilno pojasnil vsebino te določbe, tudi glede katere tožeča stranka očitno napačno razume kriterij povezanosti. Ker povezanost, kot jo zahteva ta določba (povezanost med blagom/storitvami in imetnikom prejšnje znamke), ni bila ugotovljena, neizkazano pa je ostalo tudi oškodovanje tožeče stranke (ta elementa je upravni organ pravilno obrazložil že pri uporabi določbe točke c)), tudi v tem delu izpodbijana odločba prestane sodno presojo.

22. Izpodbijana odločba tudi ni obremenjena z bistvenimi kršitvami pravil postopka, če upravni organ tožeče stranke ni seznanil z odgovorom prijavitelja na njen ugovor zoper registracijo prijavljenega znaka. ZIL-1 določa, da upravni organ na podlagi navedb iz ugovora in ugovoru predloženih dokazov ter morebitnega mnenja prijavitelja presoja utemeljenost ugovora (101. in 102. člen), in ne zahteva posredovanja prijaviteljevega mnenja o ugovoru ugovorniku. Sicer pa sodišče tudi ne more pritrditi navedbam tožeče stranke, da so bila za odločitev bistvena dejstva in okoliščine, ki jih je navedel prijavitelj v svojem mnenju, niti da bi bilo odločujoče kakšno dejstvo, o katerem se tožeča stranka ne bi mogla izjasniti. Tudi kolikor upravni organ kot enega od argumentov za odločitev navaja žargonsko uporabo besede orto, tožeča stranka ne ugovarja samemu dejstvu o žargonski uporabi, temveč vplivu tega dejstva na razlikovalni značaj znamke, kar pa je že pravna presoja. V postopanju upravnega organa tako sodišče ni vidi kršitve 9. člena ZUP.

23. Sodišče je tožbi delno ugodilo na podlagi 3. točke prvega odstavka 64. člena ZUS-1, ker je ugotovilo, da je upravni organ glede dela odločitve kršil pravila postopka. V odpravljenem delu, ki je naveden v izreku te sodbe, je zadevo na podlagi tretjega odstavka istega člena vrnilo upravnemu organu v ponovni postopek.

24. Ker je tožeča stranka deloma uspela s tožbo, je sodišče ugodilo tudi njenemu tožbenemu zahtevku ter na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUS-1 in drugega odstavka 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu odločilo, da ji mora tožena povrniti stroške v višini 350 EUR.