Jedro

Zavrnili razlog za (ne)priznanje znamke po 1. točki 1. odstavka 19. člena ZIL, to je nasprotovanje zakonu ali morali, se nanaša na znak, za katerega se zahteva zavarovanje, in ne na prijavitelja.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

Tožena stranka je z izpodbijano odločbo na podlagi prijave z dne 27. 9. 2000 za znak "Z", ki jo je vložil AA, zahtevi ugodila in z datumom prijave priznala blagovno znamko za zobne paste in ustne vode iz razreda 3 ter zobne krtačke iz razreda 21 mednarodne klasifikacije blaga in storitev. V obrazložitvi odločbe navaja, da je po ugotovitvi, da znak izpolnjuje pogoje, ki jih določa 17. člen zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL), da očitno ne nasprotuje 19. členu ZIL in ni istoveten s kakšno slovečo znamko, objavila glavne podatke iz prijave. Dne 16. 3. 2001 je tožnica v tem upravnem sporu vložila ugovor zoper priznanje znamke, češ da je znak uspešno uporabljala pred prijavo prijavitelja in da so ga tudi potrošniki že prej poznali. Prijavitelj, prej zaposlen pri njej in njen prokurist, je znamko prijavil v slabi veri, z namenom da ji škodi. Priznanje znamke bi bilo zato v nasprotju z zakonom in moralo (19. člen ZIL). Ker je znamko prijavil kot prokurist oziroma njen zastopnik, ima ona pravico zahtevati prenos znamke na svoje ime oziroma zavrnitev registracije znamke na ime prijavitelja (6. septies člen Pariške konvencije). Tožena stranka je ocenila, da ugovor ni utemeljen in da ni razlogov za zavrnitev priznanja prijavljene znamke. Vložnica ugovora ni nosilka istovetne ali podobne znamke, niti ni take znamke prijavila pred datumom obravnavane prijave. ZIL ne vsebuje nobene določbe o neustreznosti prijavitelja oziroma o tem, kdo je upravičen do neke znamke. V obravnavanem primeru ni podan zavrnilni razlog iz 1. točke 1. odstavka 19. člena, saj se ta točka nanaša na znake, ki so glede na svojo vsebino ali pojavno obliko neprimerni za zavarovanje, ker so v nasprotju z moralo. Podlage za zavrnitev priznanja tudi ni v 6. septies členu Pariške konvencije, ker prijavitelj s prijavo v svojem imenu ni ustvaril situacije iz te določbe, saj vložnica ugovora ni imetnica znamke, ki bi bila istovetna ali podobna s prijavljenim znakom, ne v Sloveniji, ne v drugi državi unije, niti ni vložila ugovora v imenu takšne osebe. Po prvem odstavku 60. člena ZIL se pravica prizna z odločbo, s katero se podeli znamka tistemu, ki je prvi vložil ustrezno prijavo, če so izpolnjeni vsi zakonski pogoji. V postopku priznanja znamke se ne more presojati, ali je neka znamka prijavljena v dobri veri oziroma ali je prijavitelj res tisti, ki znamko sicer uporablja oziroma je do nje upravičen. Tožena stranka je vložnico ugovora napotila na sodno varstvo po členih 99 do 102 ZIL.

Tožeča stranka vlaga tožbo zaradi nepravilne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, kršitev postopkovnih pravil in nepravilno uporabljenega materialnega prava. Ne strinja se z mnenjem tožene stranke, da ZIL ne vsebuje nobene določbe o neustreznosti prijavitelja oziroma tega, kdo je upravičen do neke znamke. Čeprav je besedilo večinoma ubesedeno na način, da se nanaša na znak, je po njenem mnenju jasno, da se vsebina teh pravil nanaša tudi na ustreznost prijavitelja oziroma bodočega nosilca, kar ponazarja z dvema primeroma. V obravnavanem primeru gre za klasični primer kraje znamke, ko slaboverni prijavitelj prijavi znamko pred tistim, ki je znamko dejansko začel uporabljati in je znaku na tržišču dejansko že izgradil tržno identiteto. Prijavitelj je prijavil znamko za izdelek "Z", ki je last tožeče stranke in je bil že pred prijavo znamke registriran kot zdravilo. Ravnanje prijavitelja sodi najmanj med dejanja nelojalne konkurence, zato ga je mogoče označiti kot dejanje v nasprotju z zakonom oziroma moralo. Toženkina razlaga 1. točke prvega odstavka 19. člena ZIL je v nasprotju z institutom blagovnih znamk. Nepravilno je tudi njena interpretacija 6. septies člena Pariške konvencije, da mora upravičenec imeti že registrirano znamko v isti ali neki drugi državi, da lahko prepreči registracijo znamke svojemu zastopniku. Ta določba je namenjena prav primerom kot je obravnavani in pomeni izjemo od splošnega načela "prva prijava-prva registracija". Tožeča stranka res še ni nosilec znamke "Z" v Sloveniji, če pa bi bila, bi bila zavarovana že po 7. točki prvega odstavka 19. člena ZIL. Tožeča stranka še navaja, da ZIL loči med izrazom znamka, ki praviloma pomeni registriran ali prijavljen znak in izrazom znak, ki praviloma pomeni kakršenkoli znak, ki se lahko uporablja za označevanje blaga na tržišču in ni nujno prijavljen ali registriran, medtem ko Pariška konvencija tega ločevanja še ne pozna. Če misli na registrirano znamko, to izrecno poudarja z besedno zvezo registrirana znamka. Glede navedb tožene stranke, ki so se nanašale na 100. člen ZIL, pa tožeča stranka meni, da tožena stranka ne more tolmačiti te določbe, ker gre za zadevo iz pristojnosti sodišča, sicer pa jo je tudi napačno tolmačila. Izpodbijana odločba je po njenem mnenju preuranjena in jo je tožena stranka izdala kljub njenemu predlogu za prekinitev postopka. Predlaga, da sodišče izpodbijano odločbo odpravi in zadevo vrne toženi stranki v ponoven postopek.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo ponovno pojasnjuje svojo odločitev in tožbene ugovore zavrača kot neutemeljene. Poudarja, da se 19. člen ZIL nanaša na znake in njihovo primernost za razlikovanje, njegova 6. in 7. točka pa se uporabljata le v primeru ugovora in glede na ugovorne razloge, ob pogoju, da je vložnik ugovora nosilec enake ali podobne znamke ali prijavitelj prej prijavljene enake ali podobne znamke za enako ali podobno blago ali storitve. Urad ne preverja, ali znamko prijavil tisti, ki je do nje upravičen, ker za to v ZIL ni podlage. V obravnavanem primeru je pravilno uporabila 19. člen ZIL in Pariško konvencijo. Ker tožba po 100. členu ZIL ni predhodno vprašanje, tudi ni bila dolžna postopka prekiniti v zvezi s sodnim postopkom. Šele z izdajo odločbe je ustvarila pogoje za to tožbo.

Zastopnik javnega interesa je prijavil udeležbo v postopku.

Tožba ni utemeljena.

Po proučitvi izpodbijane odločbe in predloženih upravnih spisov je sodišče presodilo, da je odločitev tožene stranke pravilna in utemeljena s pravilnimi razlogi, zato se sodišče sklicuje na utemeljitev, ki jo je v izpodbijani odločbi dala tožena stranka (drugi odstavek 67. člena zakona o upravnem sporu, Uradni list RS, št. 50/997 in 70/00; v nadaljevanju: ZUS).

Tožena stranka je odločala o prijavi znamke AA za znak Z v okviru določb ZIL (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93, 34/97-odl. US in 75/97), ki urejajo upravni postopek za priznanje znamke (6. člen, IV. poglavje ZIL). V tem postopku se ocenjuje, ali se prijavljeni znak lahko zavaruje z znamko, ker omogoča razlikovanje blaga ali storitev iste ali podobne vrste v blagovnem prometu, kar je temeljna funkcija znamke (17. člen ZIL). Okoliščine na strani prijavitelja se v tem postopku upoštevajo toliko kot to določa ZIL npr. prednost enega prijavitelja pred drugim (45. člen ZIL), enako se lahko nosilec že priznane znamke upira priznanju prijavljenega znaka drugega prijavitelja, kadar mu to pravico daje ZIL (ugovarjanje določnih razlogov po 19. členu). Spori v zvezi z uporabo znamke ali v zvezi z uporabo znaka, ki ga druga oseba prijavi za zavarovanje, se rešujejo v sodnih postopkih, kot je to tudi pojasnila tožena stranka v izpodbijani odločbi. Po navedbah tožnice in podatkih v upravnih spisih pa gre v obravnavani zadevi prav za tak primer, ko naj bi tožnica že dlje in uspešno uporabljala znak za določeno vrsto blaga, vendar pa tega znaka nima zavarovanega z znamko, niti ni pred prijaviteljem v tem postopku vložila prijave za priznanje znamke. Sodišče se strinja s toženo stranko, da se te okoliščine v postopku priznanja znamke ne morejo upoštevati preko pogojev, določenih za priznanje v 19. členu ZIL.

Tožena stranka je po presoji sodišča pravilno ugotovila izpolnjevanje pogojev za priznanje znamke. Tudi po mnenju sodišča prijave prijavitelja, ki naj bi s tem zlorabil svoj službeni položaj pri tožnici, ni mogoče upoštevati kot zavrnilni razlog za priznanje znamke po 1. točki prvega odstavka 19. člena ZIL, po kateri se kot znamka ne more zavarovati znak, ki nasprotuje zakonu ali morali. Iz besedila te določbe povsem jasno izhaja, da se nanaša na znak, za katerega se zahteva zavarovanje, in ne na ravnanje prijavitelja. Tožena stranka je tudi pravilno uporabila 6 septies člen Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine, ki določa, da se lahko upravičenec do znamke, če zahteva njegov predstavnik ali zastopnik v posamezni državi unije registracijo znamke na svoje ime v eni ali več državah unije, ne da bi ga upravičenec za to pooblastil, upre zahtevani registraciji ali lahko zahteva črtanje znamke oziroma prenos te registracije na svoje ime, če zakon države to dovoljuje, kolikor predstavnik ali zastopnik ne opraviči svojih postopkov. Določba se nanaša na primere, ko ima, po prevodu "upravičenec do znamke" (v angleškem besedilu "proprietor of a mark") znamko registrirano v določeni državi, njegov predstavnik ali zastopnik pa jo nepooblaščen prijavi v drugi državi. Da je v takem smislu treba razlagati upravičenca do znamke, ne pa kot meni tožeča stranka, da je to uporabnik znaka, ki nima registrirane znamke, izhaja tudi iz komentarja Pariške konvencije (Guide to the applicaton of te Paris Convention, United Internetional Bureaux for the Protection of Intellectual Property). Med strankami pa ni sporno, da tožnica ni nosilka znamke. Tožnica v tem postopku tudi ne more uživati posebnega varstva, češ da je izdelek Z njena last in je bil že pred prijavo registriran kot zdravilo, kar navaja v tožbi. Pri blagovni znamki ni varovano avtorstvo (arg. tretji odstavek 3. člena ZIL), poimenovanje zdravila pa tudi ni mogoče enačiti z blagovno znamko kot pravico intelektualne lastnine. Po presoji sodišča je tožena stranka tudi pravilno vodila postopek, saj le-tega ni bila dolžna prekinjati zaradi sodnega postopka, ki ga je sprožila tožnica, kar je sodišče samostojno presojalo v upravnem sporu pod opr. št. U 2051/2001. Ker je po navedenem izpodbijana odločba pravilna in zakonita, pravilen pa je bil tudi postopek pred izdajo izpodbijane odločbe, je sodišče na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUS tožbo kot neutemeljeno zavrnilo.