Jedro

Znamke so izključene iz registracije, če ne omogočajo razlikovanja blaga oziroma, če porabniku ne pomagajo razlikovati med blagom enake ali podobne vrste, in če so sestavljene izključno iz znakov, ki opisujejo značilnosti blaga ali storitev, pri čemer mora biti znak v celoti opisen.

Toženka ni v zadostni meri upoštevala, da gre za homonimni znak (torej znak, ki sestoji iz prvih dveh besed firme podjetja), ki označuje specifično blago (motorna kolesa oziroma motoristično opremo), kar pomeni, da je treba njegovo morebitno pridobljeno distinktivnost (v povezavi z znakom – firmo podjetja) presojati z vidika relevantnega potrošnika, tj. v obravnavanem primeru voznika motornih koles.

Izrek

I. Tožbi se ugodi, odločba Urada RS za intelektualno lastnino, št. 31207-985/2012-7 z dne 29. 10. 2012, se odpravi in se zadeva vrne istemu organu v ponovni postopek.

II. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške tega postopka v znesku 420,00 EUR v roku 15 dni od vročitve te sodbe, od poteka tega roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Obrazložitev

Z izpodbijano odločbo je upravni organ zavrnil prijavo znamke ''INDIAN MOTORCYCLE'' št. Z-201270985 z dne 31. 7. 2012 ter odločil, da posebni stroški v tem postopku niso nastali. V obrazložitvi je navedel, da je tožnik vložil zahtevo za registracijo znamke za znak ''INDIAN MOTORCYCLE'' za blago, po mednarodni klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (v nadaljevanju: NK) razvrščeno v razrede: - 12: motorna kolesa, strukturni deli in pribor zanje, - 25: oblačila, natančneje majice, srajce, jakne, hlače, rokavice, kape, ovratniki za motoriste, obutev. Organ je ugotovil, da znamke za prijavljeni znak ne more registrirati, ker je znak prijavljen v besedi z običajnimi črkami, torej gre za znak brez kakršnihkoli dodatnih figurativnih elementov, na primer posebne pisave, barve ali drugih dodatnih grafičnih elementov ali dodatnih razlikovalnih besed. Znamke ni mogoče priznati, če ima beseda glede na prijavljeno blago oziroma storitve tak pomen, da bi jo lahko relevantni potrošnik dojel kot nek opis, npr. vrste oziroma značilnosti nekega proizvoda oziroma storitve. Takih pojmov povprečni potrošnik ne dojame kot znamko oziroma neko fantazijsko ime, s katerim naj bi se označevalo blago oziroma storitev določenega ponudnika, ampak zgolj kot običajne podatke o vrsti ali značilnosti oziroma geografskem izvoru določenega blaga oziroma storitve. Potrošnik oziroma kupec bi lahko znak ''INDIAN MOTORCYCLE'' dojel zgolj kot deskriptivno informacijo o vrsti proizvoda, namreč o motornem kolesu (ang. motorcycle: motorno kolo), ki je zasnovano ali proizvedeno v Indiji (ang. indian: indijski ali indijanski). Prijavitelj ima v seznamu blaga poleg motornih koles in delov zanje, ki jih prijavljeni znak opisuje dobesedno, tudi oblačila in obutev za motoriste. Tudi za te proizvode je znak opisen, saj gre za pripadajočo motoristično opremo, ki ji potrošnik lahko pripisuje isti izvor. Nanašajoč se na proizvode, gre v povezavi z navedenim pojmom za opis izvora in namena. Takih besed se zato ne sme monopolizirati in morajo ostati v prosti uporabi. Taka opisovalna označba tako ni primerna za razlikovanje blaga oziroma storitev in je ni mogoče registrirati kot znamko. Organ je v skladu s prvim odstavkom 70. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1) tožnika pozval, da se do teh ugotovitev opredeli, kar je tožnik tudi storil. V zvezi z ugovori tožnika je organ nato še dodal, da zgolj tožnikovo zatrjevanje, da gre za znano znamko motorjev, ki jo slovenski potrošnik motorjev kot svetovljan prav gotovo pozna, ne dokazuje, da gre za znamko, ki je pridobila razlikovalni značaj zaradi dolgotrajne prisotnosti in intenzivne uporabe na slovenskem trgu. Tako imenovano pridobljeno distinktivnost, ki jo nek znak lahko pridobi zaradi dolgotrajne in intenzivne uporabe oziroma prisotnosti na trgu, mora namreč prijavitelj dokazati. Tega pa tožnik ni storil, saj podatki v spletni enciklopediji Wikipedija in navedba števila zadetkov na spletnem iskalniku ter trditev, da je slovenski potrošnik motorjev in motoristične opreme svetovljan, ki znamko prav gotovo pozna, tega sami po sebi ne izkazujejo. Zato organ ne more odločati na podlagi drugega odstavka 43. člena ZIL-1. Glede na navedeno se prijava znamke glede na točki b) in c) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 zavrne.

Tožnik je tožbo vložil iz vseh tožbenih razlogov, še posebej po 1. in 3. točki prvega odstavka 25. člena Zakona o upravnem sporu (točno: 27. člena Zakona o upravnem sporu, v nadaljevanju ZUS-1). V tožbi je navedel, da je zaradi globalne računalniške mreže, ki omogoča informiranje o kateremkoli produktu na svetu in spričo dostopnosti in zmogljivosti računalniške opreme, zlasti pa tudi pametnih mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov možno trditi, da je tudi na internetu možno prepoznati karakteristike proizvodov in ostalih spremljajočih uporabnih in reklamnih artiklov. Tožnik meni, da že zgodovina prijavitelja, ki sicer nosi ime A. od leta 1928 in od leta 2006 B., izpolni pogoj razlikovalnosti prijavljenega znaka, ki je dejansko ime družbe. Le-ta je poznana zlasti kot proizvajalka motornih koles ter strukturnih delov in pribora zanje. Prvi del znaka ''INDIAN'' je ''brand name'', saj imajo vsi motorji te družbe v imenu znak ''INDIAN'' in dodatno značilno ime modela motornega kolesa. Ta imena so npr.: ..., idr. Vse navedene znamke imajo skupni imenovalec besedo ''INDIAN'', vsa ostala imena pa so spravljena na skupni imenovalec ''MOTORCYCLE'', kar je logična poslovna in marketinška poteza, saj si kupec splošno ime ''MOTORCYCLE'' enostavno zapomni. V izjavi je tožnik menil, da je, ker gre za lastno ime prijavitelja, zlasti skupaj z več kot 100-letno tradicijo, to zadosten razlog, da ima ime razlikovalen značaj, zlasti ker so proizvodi namenjeni ljubiteljem motornih koles, katerim so motorna kolesa hobi in so seznanjeni z različnimi trgovskimi znamkami za motorna kolesa, kar prijavljeni znak je. Prijavljeni znak je torej homonimno ime in ne informacija o izvoru blaga in/ali opis blaga, saj ne gre za indijansko blago, ki bi bilo značilno za ta narod. Indijanci v osnovnem pomenu besede so ljudje, ki so bili staroselci Amerike in so zanje prej značilni temna polt, dolgi lasje, spretnost pri lovu, spretni konji in podobno. V slovarju SKJ je za indijanski pod točko a) podana naslednja razlaga: nanašajoč se na Indijance: indijanski jeziki; indijanski poglavar; indijanska kultura/ indijansko pleme/ indijanske povesti. Indijanci nikoli niso bili znani kot proizvajalci motornih koles, da bi bilo samoumevno, da prijavljeni znak ''INDIAN'' pomen indijanski tudi v povezavi z motornimi kolesi, kar izhaja iz razlage toženke. Poleg tega motorna kolesa niso nikoli bila povezana kakorkoli z indijanskim izvorom. Torej ''INDIAN'' v prijavljenem znaku ni pridevnik, ki pojasnjuje poreklo blaga ali storitev. Ker pa družba (katere del imena je beseda ''indian'') proizvaja motorna kolesa in je po njih znana po vsem svetu (vključno v Sloveniji), pa je njeno najbolj znano ime tožnik želel zaščititi z registracijo. Osnovna funkcija znamke je, da asociira potencialnega kupca na vrsto značilnosti, ki jih blago ima, kot so kvaliteta, značilna oblika, prijazen oziroma poseben odnos proizvajalcev in prodajalcev do kupca, z eno besedo sloves znamke, ki se gradi od nastanka blaga in se pridobljeni sloves tudi skrbno neguje. Pri motornih kolesih tožnika so vidni oblikovni znaki in simboli, ki so sposojeni iz indijskega izročila, kar pa ne pomeni izvora blaga, ampak samo privzet stil. Izraz ''indian'' ali ''indians'' se v motoristični srenji uporablja za označevanje samih motornih koles, ki so bili ustvarjeni s strani te družbe. Včasih je zaradi marketinškega pristopa ali prodajne politike treba združiti trgovsko ime in znamko, kar se je v tem primeru tudi zgodilo. To dejstvo je toženka prezrla. Odločba je bila izdana za oba razreda, tudi za razred 25 oziroma za blago: oblačila, natančneje majice, srajce, jakne, hlače, rokavice, kape, ovratniki za motocikliste, obutev, kar pa ne opisuje prijavljeni znak in zato zavrnitveni razlogi ne vzdržijo. Prijavljeni znak vsaj pri blagu iz razreda 25 ne opisuje oziroma označuje izključno vrste oblačil, ravno tako ne opredeljuje kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora ali časa proizvodnje blaga. Toženka tudi ni upoštevala trditve, da je prijavljeni znak znano ime tudi v Sloveniji, ker živimo v visoko tehnološko razviti državi in v ničemer ne zaostajamo za drugimi v svetu. Neutemeljenost izdane odločbe potrjuje tudi izpis iz registra Benelux office for Intelectual Property, ki je registriral znamko št. 0924138 za znak ''INDIAN MOTORCYCLE'' za skoraj identičen seznam blaga iz razreda 12 in 25. Predlagal je, da sodišče po izvedbi javne obravnave tožbi ugodi, akt odpravi ter naloži toženki, da tožniku povrne stroške postopka.

Toženka je v odgovoru na tožbo povzela dosedanji postopek in razloge izpodbijane odločbe ter dodala, da tožnik ni npr. predložil dokazov o prodaji te znamke na slovenskem trgu, reklamiranju te blagovne znamke na področju Slovenije, obstoju kluba ljubiteljev te znamke motorjev ali kakršnihkoli drugih dokazov, ki bi govorili o tem, da je znamka prisotna v zavesti slovenskega potrošnika oziroma, da je z uporabo na trgu pridobila razlikovalni značaj. Toženka se v svoji obrazložitvi tudi ni sklicevala na indijanski izvor, temveč na indijski, saj bo potrošnik v tem pomenu ta izraz tako tudi dojel. Lahko bi šlo za motorno kolo indijske izdelave, kot bi potrošnik npr. ob označbi ''corean car'' pričakoval, da gre za avto korejske proizvodnje. Tudi za blago iz razreda 25 gre za opisni značaj. Uradi posameznih držav pa so neodvisni organi, ki morajo neodvisno odločati, upoštevajoč lastno zakonodajo in vse ugotovljene okoliščine. Predlagala je zavrnitev tožbe.

Tožnik je še dodal, da so relevantni potrošniki v Sloveniji motoristi, ki to znamko dobro poznajo in zato tožniku ni bilo treba posredovati dokazov, saj so ti vsem dostopni na spletu. Sicer pa pri C. zvezi na ... potrjujejo, da so med slovenskimi ljubitelji motorjev motorji znamke ... popularni in znani podobno kot motorji znamke ... Po podatkih te zveze je v Sloveniji 25 vozil te znamke. Med bolj znanimi lastniki je tudi A.A. (bivši generalni direktor policije). V letu 2002 so na … organizirali svetovno srečanje motociklov Indian, ki se ga je udeležilo več kot sto ljubiteljev te znamke. Gre za znamko z velikim slovesom. Razlaga toženke o dojemanju znaka kot opisne informacije o vrsti in geografskem poreklu proizvoda je glede na specifične potrošnike (motoriste) neutemeljena. To še toliko bolj, ker je tožnik uspel z registracijo obeh svojih figurativnih znamk v Sloveniji tj. slike indijanca s perjanico in znamke ''indian'' v specifični grafični rešitvi, ki obe v Sloveniji veljata do 31. 7. 2022. Navzočnost imena Indian v Sloveniji potrjuje tudi film ..., ki je bil na sporedu v letu 2006, o starem indian motorju, ki ga je B.B. predelal in z njim dosegal hitrostne rekorde. Toženka pa se tudi ni izrekla o trditvi tožnika, da gre za homonimno znamko. Predlagal je kot doslej.

Tožba je utemeljena.

V predmetni zadevi je med strankama sporno, ali so podani zavrnilni razlogi po točki b) in c) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 za prijavljeni znak ''INDIAN MOTORCYCLE'' za tam navedeno blago iz razreda 12 in 25 NK. Po točki b) se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je brez slehernega razlikovalnega učinka, po točki c) pa se kot znamka ne sme registrirati znak, ki lahko v gospodarskem prometu označuje izključno vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge značilnosti blaga ali storitev. Znamke so torej izključene iz registracije, če ne omogočajo razlikovanja blaga oziroma (povedano drugače), če porabniku ne pomagajo razlikovati med blagom enake ali podobne vrste, in če so sestavljene izključno iz znakov, ki opisujejo značilnosti blaga ali storitev, pri čemer mora biti znak v celoti opisen.

Iz izpodbijane odločbe izhaja, da je upravni organ pri preizkusu prijavljenega znaka tožnika ''INDIAN MOTORCYCLE'' prišel do zaključka, da prijavljenega znaka (za določeno blago iz razreda 12 in 25 NK) ni mogoče registrirati iz zgoraj navedenih razlogov iz 43. člena ZIL-1. Svoj zaključek za obstoj zavrnilnih razlogov je utemeljil z naslednjimi ugotovitvami: - prijavljeni znak je besedni znak, izpisan z običajnimi črkami, brez dodatnih razlikovalnih elementov, - gre za angleško besedno zvezo, ki pomeni indijsko oziroma indijansko motorno kolo, - prijavljeni znak, uporabljen za blago: motorno kolo, strukturni deli in pribor zanje ter oblačila in obutev za motoriste, tako zgolj označuje vrsto blaga (motorna kolesa), opis izvora (indijski) in namen blaga (uporaba z motorji oziroma kot motoristična oprema), zaradi česar je prijavljeni znak opisen za blago iz razredov 12 in 25 NK. Iz povzetih razlogov je tako razbrati, da ker upravni organ meni, da besedilo znaka opisuje zahtevane proizvode oziroma je za označevanje le-teh brez slehernega razlikovalnega učinka, prijavljenega besednega znaka ni mogoče registrirati, saj tožnik (tudi) ni uspel izkazati, da je znak zaradi dolgotrajne in intenzivne uporabe oziroma prisotnosti na trgu pridobil distinktivnost in posledično razlikovalni učinek. S takim zaključkom pa se sodišče (enako pa ugovarja tudi tožnik) ne more strinjati.

Že v več odločbah je Sodišče EU navedlo, da je relevanten potrošnik oseba, ki je razumno obveščena, pozorna in pazljiva, pri čemer pa se raven pozornosti spreminja v odvisnosti od sektorja, kar pomeni, da pravo EU uporablja lastno razumevanje potrošnika in se ne usmerja na dejanskega potrošnika, ki je lahko tudi neveden ali brez interesa. Že v odgovoru na poziv organa z dne 17. 10. 2012 je tožnik opozoril, da so imetniki motornih koles specifični potrošniki, za katere je težko verjeti, da te znamke ne bi poznali, zlasti ob upoštevanju sestave prijavljenega znaka, tj. prvih dveh besed firme podjetja, ki deluje od 1901 leta dalje. To pomeni, da je tožnik že v upravnem postopku navajal (in kar uveljavlja (sicer res bolj podrobno) tudi v tožbi), da je z dolgotrajno uporabo prijavljeni znak pridobil razlikovalni učinek, zlasti ker gre za (vsaj v delu) za t.i. homonimni znak (torej znak, ki je nastal iz dela imena (firme) podjetja B., zaradi česar bi lahko prišla v poštev določba drugega odstavka 43. člena ZIL-1. Po tej določbi se namreč za znamke, ki so pridobile razlikovalni učinek z dolgotrajno uporabo, ne uporabljajo točke b), c) in e) prejšnjega odstavka. Sodišče se sicer strinja z organom, da mora prijavitelj, ki zatrjuje, da je neka znamka znana znamka, to tudi dokazati (kar tožniku po mnenju organa ni uspelo), vendar pa meni, da organ ni v zadostni meri upošteval, da gre za homonimni znak (torej znak, ki sestoji iz prvih dveh besed firme podjetja), ki označuje specifično blago (motorna kolesa oziroma motoristično opremo), kar pa tudi pomeni, da je treba njegovo morebitno pridobljeno distinktivnost (v povezavi z znakom – firmo podjetja) presojati z vidika relevantnega potrošnika, tj. v obravnavanem primeru voznika motornih koles. Tega pa do sedaj organ še ni storil. Sodišče tako ugotavlja, da je upravni organ nepopolno in zmotno ugotovil dejansko stanje oziroma napravil napačen sklep o dejanskem stanju, posledično pa je prišlo tudi do napačne uporabe materialnega prava, zaradi česar je sodišče tožbi ugodilo in izpodbijano odločbo na podlagi 2. in 4. točke prvega odstavka 64. člena ZUS-1 odpravilo ter zadevo v smislu tretjega in četrtega odstavka tega člena vrnilo upravnemu organu v ponovni postopek. V ponovnem postopku naj organ o zadevi ponovno odloči (tudi glede na v tožbi zatrjevana dejstva in predložene dokaze), pri čemer naj upošteva pravno mnenje sodišča, izraženo v tej sodbi.

Sodišče je zahtevku tožnika za povrnitev stroškov postopka ugodilo v skladu s tretjim odstavkom 25. člena ZUS-1 in drugim odstavkom 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu, povečanih za 20 % DDV.

Sodišče ni sledilo predlogu tožnika za izvedbo glavne obravnave, ker so že podatki spisa dali zanesljivo podlago za odločitev (59. člen ZUS-1).