Jedro

Urad podobnosti storitev glede na obrazložitev odločbe ni ugotavljal v vseh bistvenih elementih. Iz obrazložitve odločbe med drugim ni razvidno, da bi bile storitve iz razreda 35 NK prijavljene in da bi prejšnje znamke primerjal na podlagi uveljavljenih kriterijev za primerjavo blaga in storitev, ki jih je razvilo Sodišče EU. Zato odločbe v izpodbijanem delu ni mogoče preizkusiti.

Zaradi medsebojne odvisnosti kriterijev podobnosti med znamkama in podobnosti blaga oziroma storitev, kar je predmet upoštevanja pri ocenjevanju obsoja verjetnosti zmede, bo urad v ponovnem postopku moral ponovno oceniti tudi verjetnost nastanka zmede, da bo lahko pravilno odločil o tem, ali obstaja v ugovoru uveljavljani razlog za zavrnitev registracije tožnikove znamke tudi v pogledu storitev iz razreda 35 NK.

Izrek

I. Tožbi se ugodi, odločba Urada RS za intelektualno lastnino št. 31207-1253/2011 z dne 21. 7. 2014 se v 1. točki izreka odpravi in se zadeva v tem obsegu vrne istemu organu v ponovni postopek.

II. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške tega postopka v znesku 347,70 EUR v roku 15 dni od vročitve te sodbe, od poteka tega roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

III. Stroškovni zahtevek stranke z interesom A. s.p. se zavrne.

Obrazložitev

1. Urad RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju Urad) je z izpodbijano odločbo odločil, da se prijava znamke „KUPONKO.SI“ št. Z-201171253 z dne 29. 9. 2011 zavrne za tam navedeno blago in storitve iz razreda 35 (v 1. točki izreka) ter da se postopek registracije znamke nadaljuje za preostalo tam navedeno blago in storitve iz razredov 9, 35 in 41 (v 2. točki izreka). Iz obrazložitve odločbe izhaja, da je zoper registracijo znamke „KUPONKO.SI“ vložila ugovor vložnica A. s.p., ki se je sklicevala na svojo prejšnjo znamko in menila, da si je ta s prijavljeno znamko zamenljivo podobna, saj sta fonetično in pomensko identični. Glede na določbo b) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1) je urad registracijo znamke delno zavrnil. Po opravljeni vizualni primerjavi znakov je zaključil, da sta si prijavljeni znak in prejšnja znamka v določeni meri vizualno podobna, in sicer zaradi enakega besednega dela KUPONKO; dodatek SI pri prijavljenem znaku bistveno ne vpliva na razlikovanje besed KUPONKO, ker ne predstavlja posebej razlikovalne črkovne kombinacije, saj izhaja iz kratice internetne domene .si, poleg tega pa običajno besedni element naredi na potrošnika večji vtis kot pripadajoči figurativni element. V okviru fonetične primerjave znakov je urad zaključil, da sta si primerjana znaka fonetično zelo podobna. Vsebujeta enak besedni element KUPONKO, ki se izgovori identično. Dodatek .SI ni tako pomemben za slišno zaznavanje znamke, saj običajno v spominu ostanejo prvi zlogi ali prva beseda. V okviru pomenske primerjave pa je urad zaključil, da sta znaka zelo podobna, kajti imata enako sporočilo oziroma enak koncept, gre za KUPONKA. Beseda „KUPONKO“ za blago iz razreda 16 ali za storitve iz razredov 35 in 42 ni opisna, lahko je le nekoliko sugestivna, kar pa bistveno ne vpliva na stopnjo distinktivnosti same znamke. Besedilo „KUPONKO.SI“, vsebovano v prijavljeni znamki, glede blaga in storitev, ki ga znamka pokriva, nima neposrednega pomena, razen da spominja na besedo kupon. Podoba junaka z napisom K na prsih nam prikaže Kuponka, kako izgleda, kako je oblečen, torej gre za slikovno podobo besede Kuponko. V okviru primerjave blaga in storitev pa je urad izhajal iz ugotovitve, da ima vložnica ugovora s prejšnjimi znamkami registrirano blago iz razredov 16, 35 in 42, tožnik (prijavitelj) pa iz razredov 9, 35 in 41. Po primerjavi blaga in storitev je urad zaključil, da se blago iz razreda 9 prijavljene znamke in storitve iz razreda 41 razlikujejo od blaga in storitev, ki jih ščiti znamka vložnice ugovora. Storitve iz razreda 35 prijavljene znamke, razen „podjetniške pravne storitve“, pa so podobne storitvam iz razreda 35 znamke vložnice ugovora. Ocenil je, da zaradi enakega besednega dela in enakih ali precej podobnih storitev v razredu 35 relevantni potrošnik lahko verjame, da storitve izhajajo iz istega podjetja oziroma da obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje tudi verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko; iz teh razlogov prijavljene znamke po določbi b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 ni mogoče registrirati kot znamke v celotnem obsegu. Urad je preveril tudi zavrnilne razloge po določbi c) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 ter zaključil, da takih razlogov ni.

2. Tožnik v tožbi uradu uvodoma očita, da je sicer opravil vizualno, fonetično in pomensko primerjavo obeh znakov, vendar pa da ni opravil celovite primerjave obeh znakov, kar je v nasprotju s sodno prakso. Sicer pa se tožnik tudi ne strinja z rezultati opravljenih vizualne, pomenske in fonetične primerjave znakov. Glede spornih storitev iz razreda 35 tožnik najprej navaja, da obstaja že nasprotje med zaključkom o (ne)podobnosti storitev v obrazložitvi odločbe ter izrekom odločbe. Tožnik pa se tudi ne strinja, da gre za podobnost storitev. Prejšnja znamka je namenjena predvsem storitvam v zvezi z oglaševanjem, trženjem oglasnega prostora in promocijo izdelkov, ki jih naročajo profesionalni subjekti – poslovni partnerji, tožnik pa svojim kupcem (končnim potrošnikom) prodaja kupone za cenejšo pridobitev blaga oziroma storitev. Poleg tega tožnik posluje s končnimi potrošniki izključno preko spleta, vložnica ugovora pa prejšnjo znamko uporablja izključno pri komunikaciji s profesionalno javnostjo. Glede na to je tudi ocena urada o verjetnosti zmede napačna. Tožnik sodišču predlaga, naj izpodbijano 1. točko izreka odpravi ter zadevo v tem obsegu vrne organu v ponovni postopek, zahteva pa tudi povrnitev stroškov postopka.

3. Toženka v odgovoru na tožbo prereka tožbene navedbe, vztraja pri izpodbijani odločbi in razlogih zanjo ter sodišču predlaga, naj tožbo kot neutemeljeno zavrne.

4. Sodišče je tožbo kot stranki z interesom poslalo v odgovor tudi vložnici ugovora. Stranka z interesom v odgovoru na tožbo prereka tožbene navedbe ter sodišču predlaga, naj tožbo kot neutemeljeno zavrne. Zahteva tudi povrnitev stroškov postopka.

5. Tožnik v naknadni pripravljalni vlogi prereka navedbe toženke in stranke z interesom v odgovorih na tožbo ter vztraja pri tožbi.

6. Stranka z interesom v pripravljalni vlogi vztraja pri navedbah v odgovoru na tožbo ter sodišču predlaga, naj tožbo primarno zavrže, podredno zavrne.

7. Tožba je utemeljena.

8. V obravnavani zadevi je sporna odločitev urada, da se tožniku delno zavrne prijava znamke, in sicer za nekatere (v odločbi navedene) storitve iz razreda 35 NK, iz razloga po določbi b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Navedeno odločitev je organ sprejel na podlagi zaključkov: - pri primerjavi znakov (da sta si prijavljena in prejšnja znamka vizualno v določeni meri podobna, fonetično in pomensko pa zelo podobna), - pri primerjavi blaga in storitev (da so storitve iz razreda 35 prijavljene znamke, razen „podjetniških pravnih storitev“, podobne storitvam iz razreda 35 NK znamke vložnice ugovora) ter - ocene verjetnosti zmede (da zaradi enakega besednega dela znakov KUPONKO in podobnih storitev v razredu 35 NK relevantni potrošnik lahko verjame, da storitve izvirajo iz istega podjetja oziroma da obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje tudi verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko).

9. Tožnik se ne strinja z zaključki urada o vizualni, fonetični in pomenski podobnosti znakov ter očita tudi, da urad ni opravil celovite primerjave obeh znakov; ne strinja se z zaključkom urada o podobnosti storitev iz razreda 35 NK ter ugovarja tudi, da obstaja nasprotje med zaključkom o nepodobnosti storitev v obrazložitvi odločbe ter izrekom odločbe; ne strinja pa se tudi z oceno urada o obstoju verjetnosti zmede v javnosti.

10. Po določbi b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Glede na to določbo je organ ravnal pravilno, ko je opravil primerjavo podobnosti prijavljene ter prejšnje znamke. V tem okviru je ugotavljal, v skladu s smernicami, ki jih je razvila sodna praksa Sodišča EU, vizualno, fonetično in pomensko podobnost znakov, z upoštevanjem njihovih dominantnih in razlikovalnih delov. Pravilno je ugotavljal tudi podobnost blaga in storitev prijavljene in prejšnje znamke ter obstoj verjetnosti zmede v relevantni javnosti.

11. Kot izhaja iz izpodbijane odločbe, je urad pri vizualni primerjavi znakov primerjal kot dominantna dela znakov KUPONKO in KUPONKO.SI (razloge za to je prepričljivo obrazložil, da je figurativni del v prijavljeni znamki enakovreden besednemu, da pa besedni del v znamki napravi na potrošnika močnejši vtis, ker ta lahko navaja znak z uporabo besednega elementa) ter zaradi enakega besednega dela KUPONKO (po tem ko je ocenil, da dodatek .SI pri kasnejši znamki, ker ne predstavlja posebej razlikovalne črkovne kombinacije, ne vpliva bistveno na razlikovanje besed KUPONKO, in sodišče se s tako oceno lahko strinja) ugotovil določeno stopnjo vizualne podobnosti. Tudi če je nepravilna ugotovitev urada o izpisu besede KUPONKO.SI v standardnih črkah, na pravilnost vizualne primerjave znakov to ne more vplivati, saj bistvenega odstopanja med uporabljenimi in standardnimi črkami, pri čemer barve ni mogoče upoštevati, objektivno ni mogoče ugotoviti, in tudi tožnik ga razloži zgolj s splošno navedbo, da so uporabljene posebej oblikovane črke. Glede na to sodišče tožbene navedbe, da je rezultat vizualne primerjave znakov nepravilen, presoja kot neutemeljene.

12. Sodišče zavrača kot neutemeljene tudi tožbene navedbe, da je urad nepravilno zaključil o fonetični podobnosti prijavljene in prejšnje znamke. Sodišče uradu pritrjuje, da dodatek .SI v besednem delu prijavljene znamke ni pomemben za slišno zaznavanje znamke, ker v spominu običajno ostane prva beseda, v obravnavanem primeru KUPONKO, in tako razlogovanje je tudi v celoti logično ter mu je mogoče slediti, in kot neprepričljive presoja tožbene navedbe, da bi bilo treba upoštevati, da se končni zlogi (torej SI) bolj vtisnejo v spomin.

13. Sodišče se prav tako strinja z zaključkom urada, da imata primerjana znaka, ob primerjavi besednih elementov, enako sporočilo; nimata neposrednega pomena, spominjata pa na besedo kupon in se ju lahko razume (tudi) kot personifikacijo besede kupon. Zato sodišče pritrjuje zaključku organa o pomenski podobnosti znakov. Neprepričljiv je pri tem tožnik z navedbami, da bi dojemanje znaka kot osebe lahko veljalo le za prijavljeno znamko, ker naj bi vsebovala „karikaturo super junaka“.

14. Kolikor tožnik očita, da obstaja nasprotje med zaključkom o nepodobnosti storitev v obrazložitvi odločbe ter izrekom odločbe in se pri tem sklicuje na zadnji stavek šestega odstavka na strani sedem izpodbijane odločbe, se sodišče strinja, da je navedeni stavek v nasprotju s preostalimi ugotovitvami in zaključki urada pri primerjavi blaga in storitev, ki so navedeni v obrazložitvi odločbe, ter v nasprotju z izrekom odločbe. Vendar pa je urad pri primerjavi blaga in storitev prijavljene in prejšnje znamke sprejel več zaključkov, ki so vsi skladni med seboj in z izrekom, ter ima edino sporni stavek neskladno vsebino, kar je očitna pomota, in tako na tožbeni ugovor odgovori tudi toženka v odgovoru na tožbo. Zato po presoji sodišča pri tem ne gre za bistveno kršitev pravil postopka, ki bi lahko vplivala na pravilnost in zakonitost odločbe.

15. Sodišče pa tožniku tudi pritrjuje, da urad podobnosti storitev iz razreda 35 NK (zgolj storitve iz tega razreda NK pa so v obravnavanem primeru sporne) - glede na obrazložitev odločbe - ni ugotavljal v vseh za odločitev bistvenih elementih. Iz obrazložitve odločbe tudi ni razvidno, da bi storitve iz razreda 35 NK prijavljene in prejšnje znamke primerjal na podlagi uveljavljenih kriterijev za primerjavo blaga in storitev, ki jih je razvilo Sodišče EU, in ki jih sicer kot uporabljeno pravno podlago navaja (narava blaga, končni uporabniki, metode uporabe in njihova komplementarnost oziroma konkurenčnost itd.). Zato odločbe v izpodbijanem delu ni mogoče preizkusiti. Kar posledično pomeni, da sodišče tudi ne more vsebinsko presoditi tožbenih ugovorov, podanih v smeri, da podobnosti med storitvami ni, ker je prejšnja znamka namenjena predvsem storitvam v zvezi z oglaševanjem, trženjem oglasnega prostora in promocijo izdelkov, ki jih naročajo profesionalni subjekti – poslovni partnerji, tožnik pa svojim kupcem, končnim potrošnikom, prodaja kupone za cenejšo pridobitev blaga oziroma storitev, ter ker poleg tega tožnik posluje s končnimi potrošniki izključno preko spleta, vložnica ugovora pa prejšnjo znamko uporablja izključno pri komunikaciji s profesionalno javnostjo. Prav tako sodišče iz navedenega razloga ne more presoditi navedb stranke z interesom (ki je bila v upravnem postopku vložnica ugovora) v odgovoru na tožbo, s katerimi je nasprotovala navedbam tožnika, da naj bi se stranka z interesom ukvarjala samo s trženjem oglasnega prostora, medtem ko tožnik k tej dejavnosti ni usmerjen ter njegov cilj ni prodaja oglasnega prostora, temveč prodaja kuponov za ugodne nakupe preko spletne strani. Stranka z interesom namreč meni drugače, in sicer da je tudi to trženje oglasnega prostora, če tožnik na spletu objavlja reklamne oglase, da lahko potrošniki pod ugodnimi pogoji kupijo določeno storitev ali izdelek, ter da je relevantna javnost v primeru tako tožnika kot stranke z interesom ista, to je končni potrošnik. Na drugačno presojo sodišča pa ob tem tudi ne more vplivati okoliščina, da je urad v izpodbijani odločbi na nekatere ugovore tožnika kot tedaj prijavitelja, podane v smeri, da primerjava storitev iz razreda 35 ni bila opravljena (pravilno), sicer odgovoril. Izhodišče za vsebinsko presojo ugovorov je namreč lahko le predhodno pravilno opravljena primerjava podobnosti blaga oziroma storitev.

16. Če preizkus materialne zakonitosti izpodbijane odločbe ni mogoč (7. točka drugega odstavka 237. člena ZUP), je to absolutna bistvena kršitev pravil postopka, in tudi razlog za odpravo izpodbijane odločbe (3. točka prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu, v nadaljevanju ZUS-1) ter vrnitev zadeve organu v ponovni postopek (tretji odstavek 64. člena ZUS-1). Glede na to je sodišče odločbo urada v izpodbijani 1. točki izreka odpravilo ter zadevo vrnilo uradu v ponovni postopek, v katerem je ta vezan na stališča glede postopka, ki ji podaja sodišče v tej sodbi (četrti odstavek 64. člena ZUS-1). To pa pomeni, da bo urad moral v ponovnem postopku odpraviti pomanjkljivosti postopka, ugotovljene v 15., 17. in 18. točki te sodbe. Pri tem sodišče dodaja, da je okvir njegovega postopanja določen v 102. členu ZIL-1. 17. Zaradi medsebojne odvisnosti kriterijev podobnosti med znamkama in podobnosti blaga oziroma storitev (po stališču sodne prakse Sodišča EU, npr. C – 39/97 z dne 29. 9. 1998 in nasl.), kar je predmet upoštevanja pri ocenjevanju obsoja verjetnosti zmede, bo tako urad v ponovnem postopku moral ponovno oceniti (tudi) verjetnost nastanka zmede, da bo lahko pravilno odločil o tem, ali obstaja v ugovoru uveljavljani razlog za zavrnitev registracije tožnikove znamke tudi v pogledu storitev iz razreda 35 NK.

18. Na tožbene navedbe, da urad ob opravljenih primerjavah podobnosti znakov z vizualnega, fonetičnega in pomenskega vidika nato ni opravil celovite presoje znakov, pa sodišče dodaja, da je urad nekatere elemente te presoje podal v okviru ugotavljanja obstoja verjetnosti zmede in je tako tudi mogel ravnati (npr. da ima vizualni vidik podobnosti znakov manjši pomen; da je vloga besede KUPONKO, ki se v prijavljeni – glede na prejšnjo znamko – ponovi, avtonomna; o oceni razlikovalnosti prejšnje znamke itd.). To oceno pa bo moral, kot že navedeno, napraviti ponovno; zato bo nova ocena obstoja verjetnosti zmede lahko izdelana bolj popolno, sistematično in bo bolje strukturirana.

19. Zaključno sodišče odgovarja še na ugovor stranke z interesom, da je bila tožba vložena prepozno. Tožba je bila vložena 15. 9. 2014, izpodbijana odločba pa je bila po podatkih upravnega spisa tožniku vročena 23. 7. 2014. Zaradi sodnih počitnic (prvi odstavek 83. člena Zakona o sodiščih) je rok za tožbo 30 dni (iz prvega odstavka 28. člena ZUS-1) pričel teči 16. 8. 2014 in se je iztekel z dnem 15. 9. 2014, upoštevaje pri tem četrti odstavek 111. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1. Kot nujne zadeve v smislu 9. točke drugega odstavka 83. člena ZS pa se zadeve industrijske lastnine ne štejejo, saj ZIL-1 za sodne postopke v teh zadevah ne določa, da so nujni.

20. Sodišče dodaja, da so za presojo zakonitosti izpodbijane odločbe lahko relevantna le dejstva, ki so jih stranke navajale in dokazovale v postopku za izdajo izpodbijane odločbe, izjemoma, če to opravičijo, lahko uveljavljajo kot nova še druga dejstva, vendar ob pogoju, da gre za dejstva, ki so nastala do izdaje odločbe (52. člen ZUS-1). Poleg tega velja, ker je za tožbo določen prekluzivni rok, da po preteku tega roka v pogledu navajanja dejstev tožbe ni več mogoče dopolnjevati. Pripravljalne vloge tožnika in stranke z interesom, ki sta jih pošiljala v teku tega sodnega postopka, je zato sodišče lahko upoštevalo le v navedenem okviru.

21. Tožnikovemu stroškovnemu zahtevku je sodišče ugodilo na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUS-1 ter mu priznalo stroške na podlagi drugega odstavka 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu, v višini 285,00 EUR, z 22 % DDV, ker je tožnikov pooblaščenec zavezanec za DDV.

22. Stroškovni zahtevek stranke z interesom pa je sodišče zavrnilo na podlagi 154. člena ZPP, po katerem mora stranka, ki v pravdi ne uspe, nasprotni stranki in njenemu intervenientu povrniti stroške, v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1. Stranka z interesom je namreč nastopala na strani toženke, ki pa svoje odločbe (v izpodbijanem delu) ni uspela ubraniti oziroma stranka z interesom s svojim predlogom v odgovoru na tožbo ni uspela, zato podlage, da se ji prizna povračilo stroškov, ni.