Jedro

V obravnavanem primeru se sodišče strinja s primerjavo besedne zveze „last minute“, ki je enaka v vseh primerjanih znakih, kot jo podaja upravni organ v izpodbijani odločbi. To besedilo tudi po mnenju sodišča nima pomembnega razlikovalnega učinka, saj postaja običajen izraz za ugodno ponudbo v zadnjem hipu, in to ne le na področju turističnih dejavnosti, ampak tudi pri trgovanju z drugimi, na podoben način izvajanimi storitvami.

V praksi priznavanja znamk je pomembno merilo tudi razlikovalnost prejšnje znamke. Po tem pravilu velja, da bolj kot je prejšnja znamka razlikovalna, večja sprememba kasnejšega znaka je potrebna za ugotovitev, da si znak in znamka nista podobna (sodbi Sodišča EU št. C 251/95, št. C 39/97) oziroma obratno, manjša je razlikovalnost prejšnje znamke, že manjše spremembe nov znak naredijo registrabilnega.

Izrek

Tožba se zavrne.

Zahtevek za povrnitev stroškov postopka se zavrne.

Obrazložitev

Urad za intelektualno lastnino (upravni organ) je z izpodbijano odločbo zavrnil ugovor tožeče stranke zoper registracijo znamke „magic last minute“ št. Z-200871974. V obrazložitvi odločbe navaja, da je dne 24. 12. 2008 prejel prijavo znamke za znak „magic last minute“ za blago in storitve, po Nicejski klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk razvrščeno v razrede 16, 35, 39, 41 in 43 (podrobno so blago in storitve naštete v izreku izpodbijane odločbe). Dne 28. 5. 2009 je tožeča stranka kot imetnica starejših evropskih znamk št. 1064195 „LAST MINUTE“ v besedi, registrirane v razredih 35, 38 in 42, št. 1070218 „last minute.com“ v sliki, registrirane v razredih 35, 36, 38, 39, 41 in 42 ter št. 1527811 „LASTMINUTE.COM“ v besedi, registrirane v razredih 25, 36, 37, 38, 41 in 42 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke z razlogovanjem, da je „LAST MINUTE“, ki je dominanten del znakov, vizualno, fonetično in pomensko zamenljivo podoben njenim znamkam, znamke pa pokrivajo tudi identično in zamenljivo blago oz. storitve, zato bo na trgu prišlo do zamenjave znamk, zmede potrošnikov in povezovanja ugovarjane znamke z njenim blagom oz. storitvami. Prijavitelj znamke je prerekal njene navedbe. Upravni organ je ugovor presojal po točki b) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06–UBP, v nadaljevanju ZIL-1). V okviru primerjave znakov, po kateri se podobnost ocenjuje glede na znak v celoti, upoštevaje najbolj razlikovalne elemente, če jih je mogoče določiti, je opravil vizualno, fonetično in pomensko analizo. V zvezi s pomensko primerjavo meni, da je treba upoštevati celoten vtis, ki ga dajejo znaki, vendar z upoštevanjem tistih delov, ki predstavljajo bolj razlikovalne elemente znakov. Ugotavlja, da besedna zveza „last minute“ nima velike razlikovalne moči, saj predstavlja generični pojem, ki je na področju turistične dejavnosti v splošni rabi, je pa s svojim pomenom lahko opisen tudi za drugovrstne storitve, ki se izvajajo na podoben način. „LAST MINUTE“ in „LASTMINUTE.COM“ sta znamki s šibko razlikovalno sposobnostjo, čeprav nista registrirani za storitve v razredu 39. Potrošnik besede „last minute“ razume kot podatek o vrsti ali značilnosti storitve, ponudniki, ki ponujajo „last minute“ storitve pa imajo v svojem znaku običajno še elemente, po katerih jih potrošnik prepozna. Ugovarjani znak ima razlikovalno besedo „magic“ in tipično grafično podobo, ki predstavljata bistveni razlikovalni del znamke, figurativni znak vložnika ugovora „lastminute.com“ pa je zaščiten v tipični grafični podobi, po kateri ga potrošnik prepozna kot znak vložnika ugovora. Zaradi opisnosti besed „last minute“ je v ugovarjanem znaku beseda „magic“, ki je domišljijska, potrošniku razumljiva in dobro zapomljiva. Je močnejši razlikovalni element, po njem ga bo potrošnik ločil od ostalih znakov, ki vsebujejo pojem „last minute“. Zato je prijavljeni znak pomensko različen znakom vložnika ugovora. V okviru vizualne primerjave upravni organ ugotavlja, da je ugovarjani znak figurativni znak, ki ga predstavlja etiketa v peščeni barvi z vrvico, z besedilom „magic last minute“, zapisanim v črnih malih tiskanih črkah, pika na črki i v besedi „magic“ pa je poudarjena v obliki rumene zvezde. Znamki LAST MINUTE in LASTMINUTE.COM sta besedni znamki, kjer je besedilo zapisano v standardni pisavi, grafična podoba ni definirana. Znamka „last minute. com“ je figurativni znak. Besede so v beli barvi ena pod drugo zapisane na črni pravokotni osnovi, obkrožajo jih trikotni modri žarki, ki tvorijo krog in spominjajo na stilizirano sonce. Z besednima znakoma je ugovarjani znak mogoče primerjati le v smislu primerjave besed „last minute“. Ugovarjani znak vsebuje še razlikovalno besedo „magic“, ki je vizualno poudarjena tudi s pozicijo na začetku besedila. Besedne zveze znakov se razlikujejo po dolžini, kar je vizualno močno opazno, beseda „magic“ še poudarja vizualno različnost. Ugovarjani znak se vizualno povsem razlikuje tudi od figurativnega znaka. Besedili sta vizualno različni, razlikujeta se v besedah „magic“ in „com“, pa tudi razporeditev besed v znaku je različna. Beseda „magic“ je bolj razlikovalna, vizualno je poudarjena še z rumeno zvezdo. Celoten oblikovni koncept obeh znakov je zelo različen, tako barvno kot v posameznih likovnih elementih. Po oceni upravnega organa so znaki tudi zvočno povsem različni, tako po dolžini kot po zvenu posameznih besed. Pri ugovarjeni znamki je poudarek na besedi „medžik“, v znamkah vložnika ugovora pa na besedah „last minit“. Ob besedah „last minute“ pa je potrošnik pozoren predvsem na ostale razlikovalne elemente znakov, saj pričakuje da bo dobil še dodatno informacijo, ki nakazuje izvor blaga ali storitev. Tako bo tudi pri slušni obliki znaka pozoren predvsem na začetni razlikovalni del, tj. besedo „magic“. Upravni organ zaključuje, da si znaki niso fonetično, vizualno in pomensko zamenljivo podobni, oz. si niso podobni v tolikšni meri, da bi jih potrošnik zamenjeval ali pričakoval, da so last istega imetnika. Zato do zmede v javnosti ne more priti. Ker pogoj podobnosti znakov ni izpolnjen, eventualna enakost ali podobnost blaga na odločitev ne more vplivati. Zato podobnosti blaga ni treba ugotavljati.

Tožeča stranka vlaga tožbo zaradi napačno ugotovljenega dejanskega stanja in napačne uporabe materialnega prava. Meni, da dominantni del predhodnih znamk in izpodbijane znamke besedna zveza „last minute“. Zapis .com v njenih znamkah oziroma dodatna beseda „magic“ v izpodbijani znamki ne vplivata na njihovo razlikovalnost. Besedna zveza „last minute“ predstavlja celotni del vseh predhodnih znamk, kar pomeni, da je 2/3 izpodbijane znamke identična predhodnim znamkam oziroma da izpodbijana znamka predhodno znamko v celoti povzema. Grafična podoba znakov je zanemarljivega pomena, če se primerja z navedenim dominantnim delom. Pri oglaševanju ali v pogovoru namreč grafični elementi niso pomembni. Potrošniki so navajeni prepoznati izdelke glede na besedni del znaka, ki služi za označitev izdelkov (sodbi št. T-40/03 ter T 332/00). Znamke so si vizualno zamenljivo podobne. Tudi s fonetičnega vidika so dominantni deli znamk identični, zato jih bo potrošnik prepoznal kot enake tudi sorodne znake, kar bo pripomoglo še k večji zamenljivosti znamk in s tem zmedi na trgu in zavajanju potrošnika. Tožeča stranka oporeka stališču tožene stranke, da gre pri besedni zvezi „last minute“ za generični pojem, saj v tem primeru znak sploh ne bi mogel biti registriran kot znamka. Pri tem se sklicuje na odločbe OHIM in sodbo št. T 114/07 in T 115/07. Ponovno poudarja, da je pomembno, da je celoten dominantni del predhodnih znamk povzet v izpodbijani znamki. Beseda „magic“ je zgolj pridevnik in ima v zvezi z osrednjo besedno zvezo podrejen pomen. Povprečni potrošnik bo blago in storitve izpodbijane znamke zagotovo povezoval z blagom in storitvami predhodnih znamk. Nadalje tožeča stranka navaja, da predhodne znamke sestavljajo družino znamk s skupnim elementom „last minute“. Zato bo povprečnega potrošnika izpodbijana znamka zlahka zavedla, ker bo menil, da gre za povezane storitve s storitvami po predhodnimi znamkami. Predhodne znamke in izpodbijana znamka pokrivajo identične oziroma zamenljivo podobne storitve v razredu 35, 39 in 41 NK. Tega pa tožena stranka pri ocenjevanju verjetnosti zamenjave ali povezovanja ni upoštevala in je s tem kršila določbe materialnega prava. Presoja o podobnosti znakov ni neodvisna od presoje podobnost/ enakosti blaga oziroma storitev. Glede na to da so nekatere storitve identične, je jasno, da bi morala strožje presojati podobnost med znaki. Predlaga, da sodišče izpodbijano odločbo odpravi in zavrne registracijo znamke št. Z-200871974 na območju Republike Slovenije v celoti, podrejeno pa, da odločbo odpravi in zadevo vrne toženi stranki v ponovno odločanje, ter toženi stranki naloži povrnitev njenih stroškov postopka, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo vztraja pri sprejeti odločitvi iz razlogov, ki jih je navedla v izpodbijani odločbi, in jih povzema. Sklicuje se tudi na sodno prakso tega sodišča (sodbi opr. št. U 2060/2008 in opr. št. U 1656/2008). Predlaga zavrnitev tožbe.

Stranka z interesom A. d.o.o. na tožbo ni odgovorila.

V pripravljalni vlogi tožeča stranka ponovno prereka stališče tožene stranke, da bi šlo pri predhodnih znamkah za generične pojme. Tudi če bi predhodne znamke tekom uporabe postale generičen izraz, bi bilo to potrebno podkrepiti z konkretnimi dokazi. Sicer pa je vprašanje obstoja generičnosti lahko zgolj predmet ločenega pravdnega postopka, ne more pa tožena stranka odvzeti veljavnosti predhodnim veljavno registriranim znamkam v ugovornem postopku proti izpodbijani znamki. Meni, da ni ustrezno sklicevanje tožene stranke v odgovoru na tožbo na sodbi tega sodišča. Sicer pa se tudi upoštevajoč sodbo opr. št. U 2060/2008 pokaže, da je njena ugotovitev, da si znamke niso zamenljivo podobne zgolj zaradi besede „magic“, popolnoma preuranjena.

Tožba ni utemeljena.

Po presoji sodišča tožeča stranka s tožbenimi navedbami ni uspela izpodbiti ugotovitve upravnega organa, da glede registracije znamke „magic last minute“ ni izpolnjene zakonski dejanski stan iz točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Po tej določbi se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

Smernice za presojo podobnosti, o katerih se načeloma strinjata obe stranki, in sicer, da primerjava obsega oceno vizualne, fonetične in pomenske podobnosti znakov, na način, ki temelji na njihovem celotnem vtisu, upoštevajoč dominantne elemente znakov, se v vsakem konkretnem primeru izrazijo v kontekstu tega primera.

V obravnavanem primeru se sodišče strinja s primerjavo besedne zveze „last minute“, ki je enaka v vseh primerjanih znakih, kot jo podaja upravni organ v izpodbijani odločbi. To besedilo tudi po mnenju sodišča nima pomembnega razlikovalnega učinka, saj postaja običajen izraz za ugodno ponudbo v zadnjem hipu, in to ne le na področju turističnih dejavnosti, ampak tudi pri trgovanju z drugimi, na podoben način izvajanimi storitvami. (Tudi OHIM je samo besedilo „last minute“ ocenil za opisno – glej sodbo Sodišča prve stopnje T-114/07 in T-115/07). S tako oceno v obravnavanem primeru upravni organ ni odrekel učinka registracije že registriranim znamkam tožeče stranke, kot le-ta pripominja (predvsem v pripravljalni vlogi), ampak se je le opredelil do pomena te besedne zveze pri, v tem primeru obravnavanih znakih. Po mnenju sodišča je pravilno opozoril, da so za presojo razlikovalnega učinka pomembni dodatni elementi znakov, ki oslabijo njeno opisnost. Sledeč upravnemu organu sodišče ne sprejema razlogovanje tožeče stranke, da je besedilo „last minute“ tak dominanten del primerjanih znakov, ki izključuje upoštevanje vseh njihovih ostalih delov kot nerelevantnih. Njihovo primerjavo ni mogoče omejiti zgolj na ta besedni del, temveč je treba upoštevati celotno besedilo in grafične dele. Izhajajoč iz te premise je po presoji sodišča vizualna, fonetična in pomenska primerjava, povzeta v celostno zaznavo znakov, kot znake zaznava povprečni potrošnik, pravilna.

Pri vizualni primerjavi je pri primerjanju besednih znamk tožeče stranke (LAST MINUTE in LASTMINUTE.COM) upravni organ po presoji sodišča ustrezno upošteval uporabljive kriterije - število besed (dve pri znamkah tožeče stranke in tri pri ugovarjani znamki) in prvo pozicijo besede magic pri ugovarjani znamki, Povsem različen vizualni vtis, kot ga opisuje upravni organ v izpodbijani odločbi in ga je sodišče povzelo v začetku te sodbe, pa dajeta figurativna znamka tožeče stranke in ugovarjana znamka. Konkretnemu primeru ne ustreza dejansko stanje, obravnavano v sodbi Sodišča prve stopnje št. T-40/03, na katero se opira tožeča stranka v svojem ugovoru o pomenu besednega elementa v znaku (sodišče v njej navaja, da so potrošniki navajeni določiti in prepoznati vino glede na besedni element, ki služi za njegovo označitev, kolikor ta element označuje predvsem pridelovalca ali posestvo, kjer je vino pridelano). Da vključitev enakega besedila prejšnje znamke v novo znamko samo po sebi ne povzroči zamenljive podobnosti znakov, s čemer se tožeča stranka tudi upira registraciji prijavljenega znaka, se je to sodišče že opredelilo (sodbi opr. št. U 1656/2008 in U 2060/2008). O razlikovalnem učinku besede „magic“ ob besedah „last minute“ v obravnavanem primeru pa se strinja z oceno upravnega organa.

Fonetično so si znamke podobne le, kot se je sodišče že opredelilo, v opisni in generični besedni zvezi „last minute“, zadostno slušno razlikovalnost pa daje poudarjena prva beseda „magic“ v ugovarjani znamki.

V pomenskem smislu besedilo „last minute“ vsebuje idejo, skupno vsem znamkam – ponudba v zadnji minuti, domišljijska beseda „magic“ pa daje ugovarjani znamki tudi pojmovno razliko.

V praksi priznavanja znamk je pomembno merilo tudi razlikovalnost prejšnje znamke. Po tem pravilu velja, da bolj kot je prejšnja znamka razlikovalna, večja sprememba kasnejšega znaka je potrebna za ugotovitev, da si znak in znamka nista podobna (sodbi Sodišča EU št. C 251/95, št. C 39/97) oziroma obratno, manjša je razlikovalnost prejšnje znamke, že manjše spremembe nov znak naredijo registrabilnega. Po že ocenjenem znamke tožeče stranke same po sebi nimajo močne stopnje razlikovalnosti, na njihov ugled pa se tožeča stranka tudi ni sklicevala in ga dokazovala, zato že dodatna beseda „magic“ v prijavljenem znaku in precej drugačna grafična podoba pomenijo tolikšno kreativnost, ki prijavljeni znak oddalji od znamk tožeče stranke. Tudi po mnenju sodišča je mogoče zaključiti, da ugovarjana znamka ne bo povzročila zmede na trgu. Potrošniki zaradi skupnega besedila „last minute“ ne bodo zavedeni glede izvora storitev, saj le-to ne zadošča za sklepanje, da storitve opravlja isti ponudnik. Verjetnosti zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja, ne bo. Kolikor pa tožeča stranka navaja, da njene znamke predstavljajo družino znamk in zato uživajo večje varstvo, sodišče ugotavlja, da tega ni uveljavljala v ugovoru. Šele v tožbi se je sklicevala, da njene znamke sestavljajo družno znamk s skupnim elementom, besedo „last minute“. Ker je to navedba o dejstvu, ki bi jo lahko podala že v upravnem postopku pred upravnim organom, je sodišče ob uporabi tretjega odstavka 20. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/07 in 62/10, v nadaljevanju ZUS-1) odklonilo njegovo presojo.

Glede primerjave enakosti ali podobnosti blaga in storitev, za katere se uporabljajo znamke tožeče stranke oziroma se nanaša prijavljeni znak, ki jo je upravni organ v izpodbijani odločbi opustil, tožeča stranka pravilno izpostavlja soodvisnost presoje podobnosti znakov in presoje podobnosti blaga oziroma storitev. Vendar če presoja podobnosti blaga oziroma storitev ne more vplivati na odločitev, po mnenju sodišča upravnemu organu ni mogoče očitati, da dejanskega stanja ni pravilno in popolno ugotovil oziroma da je odločil materialnopravno zmotno, če je ni opravil. Takšna pa je situacija tudi v obravnavanem primeru. Kot se je sodišče že opredelilo, se strinja z upravnim organom, da obstaja tolikšna razlika med znamkami tožeče stranke in prijavljenim znakom, da ne bo prišlo do zmede v javnosti. Tega zaključka ne bi uspela omajati tudi morebiti ugotovljena enakost oziroma podobnost storitev, sledeč pri tem praksi pri registriranju CTM.

Sodišče je tožbo zavrnilo kot neutemeljeno na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1, ker je ugotovilo, da je bil postopek pred izdajo izpodbijane odločbe pravilen ter da je odločba pravilna in na zakonu utemeljena.

Stroškovni zahtevek pa je zavrnilo na podlagi četrtega odstavka 25. člena ZUS-1, po katerem trpi vsaka stranka svoje stroške postopka, če sodišče tožbo zavrne.