Jedro

Sodišče prve stopnje je zavzelo zmotno stališče, da lahko tožbo po 119. členu ZIL-1 vloži le imetnik enake ali zamenljivo podobne prej registrirane znamke. Za takšno sklepanje v besedilu 119. člena ZIL-1 ni podlage. V primeru, da je znamka postala običajno ime za blago in storitve, za katere je registrirana ali imetnik z njeno uporabo zavaja javnost, upravičenosti do vložitve tožbe za izbris znamke ni mogoče povezovati z obstojem prejšnje znamke. Navedeni razlogi so vsebinsko smiselno enaki absolutnim razlogom za zavrnitev registracije znamke po točki e) in h) 43. člena ZIL-1, ki so lahko razlog za vložitev tožbe za ugotovitev ničnosti znamke. Tako tožbo pa lahko vloži vsaka zainteresirana oseba. Na podlagi argumenta sklepanja po podobnosti (argumentum a simili ad simile), je tudi tožbo za izbris znamke iz registra in prepoved uporabe znaka po 119. členu ZIL-1 iz omenjenih razlogov upravičena vložiti vsaka zainteresirana oseba.

V primeru registracije znamke v slabi veri, je treba upoštevati, da ZIL-1 med druge pravice industrijske lastnine, ki so relativni razlog za zavrnitev registracije znamke ne uvršča znakov, ki uživajo varstvo prek sistema nelojalne konkurence. Imetnik neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v trgovini in se je uporabljal že pred datumom vložitve prijave za registracijo znamke ali pred dnevom zahtevane prednostne pravice, imetniku kasneje registrirane znamke ne more preprečiti registracije kasnejše znamke, razen v primeru notorne znamke iz člena 6. bis Pariške konvencije. Glede na navedeno je treba imetnikom neregistriranih znakov dopustiti varstvo njihovih pravic v primeru, ko pride do registracije znamke v slabi veri.

Izbris znamke iz razloga registracije znamke v slabi veri je torej upravičena zahtevati vsaka oseba, ki uporablja (oziroma je uporabljala) enak ali podoben znak za enako ali podobno blago ali storitve. Z zahtevkom pa bo uspela, če bo dokazala, da je prijavitelj znamko prijavil v slabi veri.

Zaradi zmotnega materialno pravnega stališča, da lahko tožbo za izbris znamke po 119. členu ZIL-1 vloži le imetnik registrirane znamke oziroma ena od oseb iz 120.a člena ZIL-1, je zmoten tudi zaključek sodišča prve stopnje o neobstoju aktivne legitimacije tožeče stranke za tožbo. Ta člen, ki je uvrščen v 2. oddelek devetega poglavja ZIL-1 z naslovom "Uveljavljanje pravic", določa osebe, ki lahko uveljavljajo pravice do sodnega varstva na podlagi izključnih pravic, ki pripadajo imetniku pravic v primeru kršitve pravic (členi 121. do 124.c ZIL-1).

Izrek

I. Pritožbi se ugodi in se izpodbijana sodba razveljavi ter zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

II. Odločitev o stroških pritožbenega postopka se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek, da se znamki tožene stranke "KOTAR" reg. št. 201271157 in "KOTAR reševanje podatkov" reg. št. 000271158 izbrišeta iz registra znamk, ki ga vodi Urad RS za intelektualno lastnino ter zahtevek, da je dolžna tožena stranka prenehati uporabljati znaka "KOTAR" in "KOTAR reševanje podatkov" v grafični podobi in spletno domeno "www.kotar.si" (točka I izreka). Tožeči stranki je naložilo, da je dolžna toženi stranki povrniti stroške pravdnega postopka v znesku 6.236,64 EUR s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi (točka II izreka).

2. Zoper sodbo se je pravočasno pritožila tožeča stranka, ki uveljavlja vse pritožbene razloge iz prvega odstavka 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP). Pritožbenemu sodišču je predlagala, naj izpodbijano sodbo spremeni, tako da v celoti ugodi tožbenemu zahtevku. Podredno pa je pritožbenemu sodišču predlagala, naj izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje, v obeh primerih pa toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov postopka.

3. Tožeča stranka v pritožbi navaja, da so zaključki sodišča prve stopnje o pomanjkanju aktivne legitimacije in nesklepčnosti tožbe zmotni. Tožbo po 119. členu ZIL-1 lahko vloži kdorkoli, ki izkazuje interes, ne le imetnik registrirane znamke. Sodišče prve stopnje je tudi zmotno presojalo kriterije glede registracije znamk v slabi veri. Slaba vera prijavitelja je izkazana, če je prijavitelj vedel, da nekdo drug že uporablja določen znak za označevanje identičnega ali podobnega blaga in je imel namen poseči v položaj drugega ali pridobiti možnost, da se drugemu prepreči nadaljnja uporaba tega znaka, pri tem ni pomembno ali je tožeča stranka znamko že prej registrirala ali ne. Protispisen je zaključek sodišča prve stopnje, da v konkretnem primeru ni izkazan prenos upravičenj na znaku "KOTAR" od osebe KOTAR d. o. o. na tožečo stranko, saj slednje izhaja iz pogodbe, ki sta jo sklenili pravdni stranki. Zmoten je tudi zaključek sodišča prve stopnje, da je pomanjkljiva trditvena podlaga tožbe, kar zadeva uporabo znaka za enak ali podoben proizvod in namen tožene stranke, ki ni v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. Sodišče prve stopnje tudi ni obrazložilo zavrnitve predlaganih dokaznih predlogov, zato je podana bistvena kršitev postopka po 8. in 14. točki drugega odstavka 339. člena ZPP ter pravic iz 22. in 25. člena Ustave RS.

4. Tožena stranka je na pritožbo odgovorila in pritožbenemu sodišču predlagala, naj neutemeljeno pritožbo zavrne in izpodbijano sodbo potrdi ter tožeči stranki naloži, naj toženi stranki povrne stroške odgovora na pritožbo.

5. Pritožba je utemeljena.

6. Tožeča stranka je v tožbi zatrjevala, da je lastnica blagovne znamke KOTAR reševanje podatkov. Tožena stranka je navedeno znamko od tožeče stranke odkupila na podlagi Pogodbe o poslovnem sodelovanju z dne 8. 8. 2012 (v nadaljevanju Pogodba) in jo registrirala na svoje ime. Znamka "KOTAR" je sloveča znamka, za katero stoji družinsko ime in podjetje, ki je več kot petdeset let delovalo na področju servisiranja in prodaje pisarniških strojev in računalniške opreme. S Pogodbo je bilo dogovorjeno, da naj bi znamka "KOTAR reševanje podatkov" v trajno last tožene stranke prešla po preteku petih let. Ker je tožena stranka kršila Pogodbo, je tožeča stranka od pogodbe odstopila. Tožena stranka je sporni znamki registrirala v nasprotju z dogovorom pred potekom obdobja petih let. Namen strank ob sklepanju Pogodbe je bil, da se popoln prenos franšize in blagovnih znamk izvede po preteku petih let uspešnega sodelovanja, kar sta pravdni stranki zapisali v drugi točki 2. člena Pogodbe. Tožena stranka je zlorabila položaj, ki ga je pridobila na podlagi Pogodbe, z namenom tožečo stranko izločiti kot poslovnega partnerja, onemogočiti konkurenco in prenesti nase nekaj, kar ji sploh ne pripada, saj znamki v času registracije na toženo stranko še nista prešli. Tožena stranka je sporni znamki registrirala v slabi veri, kršila je Pogodbo in imela že od vsega začetka poslovnega sodelovanja s tožečo stranko namen, da tožeči stranki prepreči in onemogoči uporabo njenega znaka.

7. Med pravdnima strankama ni bilo sporno, da so s tožečo stranko (personalno in kapitalsko) povezane fizične in pravne osebe več let pred sklenitvijo Pogodbe uporabljale znaka KOTAR in KOTAR reševanje podatkov in da je po prenehanju družbe KOTAR. d. o. o. know how navedenega podjetja vključno z neregistriranimi znamkami prešel v last edinega družbenika A. B. Tožena stranka tudi ni oporekala trditvam, da je s tožečo stranko sklenila Pogodbo, s katero je bilo dogovorjeno, da bo tožena stranka odkupila in registrirala na svoje ime znamko KOTAR reševanje podatkov in KOTAR data recovery. Zatrjevala pa je, da je šlo za fiktivno pogodbo, ki prikriva pogodbo z enako vsebino sklenjeno med A. B. in toženo stranko, ki je bila sklenjena na zahtevo A. B. 8. Med pravdnima strankama pa je bilo sporno ali je imela tožena stranka na podlagi Pogodbe znak KOTAR reševanje podatkov pravico registrirati takoj po podpisu Pogodbe ali šele po preteku petih let sodelovanja s tožečo stranko na podlagi Pogodbe, s katero je bila dogovorjena delitev dobička iz naslova opravljanja dejavnosti reševanja podatkov in ali je ob registraciji znamke tožena stranka ravnala v slabi veri, z namenom, da bi tožeči stranki onemogočila nadaljnjo uporabo tega znaka na podlagi franšizne pogodbe sklenjene s toženo stranko oziroma tretjo osebo.

9. Pravilno je stališče sodišča prve stopnje, da znak, ki se uporablja v gospodarskem prometu postane znamka v smislu registrirane znamke po določbah ZIL-1 šele z registracijo v skladu z 42. členom ZIL-1. Vendar to še ne pomeni, da je obravnavana tožba neodpravljivo nesklepčna, ker tožeča stranka ni zatrjevala, da je svojo znamko registrirala (točka 6. obrazložitve izpodbijane sodbe). Trditve tožeče stranke o imetništvu znamk KOTAR in KOTAR reševanje podatkov ter njihovi dolgoletni rabi je treba presojati v smislu zatrjevanja, da gredo tožeči stranki upravičenja do uporabe navedenih znakov kot imetnici neregistriranih znamk. Podlaga za sprejem odločitve je določen življenjski dogodek gledan objektivno in ne pravna opredelitev, ki jo navajajo pravdne stranke. Sodišče sme zavrniti zahtevek šele, če ugotovi, da ni utemeljen po nobeni izmed možnih pravnih podlag. V obravnavanem primeru so bile predmet presoje trditve tožeče stranke, da sta znaka KOTAR in KOTAR reševanje podatkov zaradi dolgotrajne uporabe po njenih pravnih prednikih in ker gre za družinsko ime postala znana kot označbe za storitve tožeče stranke in pred tem njenih prednikov, da sta znaka na trgu pridobila določeno vrednost in sta bila kot neregistrirana znaka prenesena na tožečo stranko, ki je pravico do uporabe znaka KOTAR reševanje podatkov s Pogodbo odplačno prenesla na toženo stranko.

10. Tožeča stranka ni zatrjevala, da je imetnica registrirane znamke. Zmotno je stališče sodišča prve stopnje, da je tožba nesklepčna, ker znak postane znamka šele z registracijo in da tožbo za izbris znamke po 119. členu ZIL-1 lahko vloži le imetnik registrirane znamke.

11. Tožba na izbris znamke iz registra in prepoved uporabe znaka se lahko vloži, če je podan eden izmed naslednjih razlogov: a) da prijavitelj znamke ni prijavil v dobri veri, b) da je bila znamka ob upoštevanju datuma prijave registrirana v nasprotju s 44. členom ZIL-1, c) če je zaradi dejanj ali dopustitve imetnika postala znamka običajno ime v trgovini za blago ali storitve za katere je registrirana in d) če imetnik znamke ali kdo drug z njegovim soglasjem uporablja znamko za blago ali storitve, za katere je registrirana, tako, da zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora tega blaga ali storitev.

12. Sodišče prve stopnje je zavzelo zmotno stališče, da lahko tožbo po 119. členu ZIL-1 vloži le imetnik enake ali zamenljivo podobne prej registrirane znamke. Za takšno sklepanje v besedilu 119. člena ZIL-1 ni podlage. V primeru, da je znamka postala običajno ime za blago in storitve, za katere je registrirana ali imetnik z njeno uporabo zavaja javnost (točki c) in d) prvega odstavka 119. člena ZIL-1), upravičenosti do vložitve tožbe za izbris znamke ni mogoče povezovati z obstojem prejšnje znamke. Navedeni razlogi so vsebinsko smiselno enaki absolutnim razlogom za zavrnitev registracije znamke po točki e) in h) 43. člena ZIL-1, ki so lahko razlog za vložitev tožbe za ugotovitev ničnosti znamke (114. člen ZIL-1). Tako tožbo pa lahko vloži vsaka zainteresirana oseba (111. člen ZIL-1). Na podlagi argumenta sklepanja po podobnosti (argumentum a simili ad simile), je tudi tožbo za izbris znamke iz registra in prepoved uporabe znaka po 119. členu ZIL-1 iz omenjenih razlogov upravičena vložiti vsaka zainteresirana oseba. Tudi v primeru obstoja izbrisnih razlogov iz točke b) je tožbo ob uporabi enakih argumentov nedvomno upravičen vložiti ne le imetnik prejšnje enake ali podobne znamke, ampak tudi imetnik neregistriranega znaka v smislu 6.bis člena Pariške konvencije ali tretjega odstavka 16. člena TRIPS, imetnik posredniške znamke oziroma imetnik druge prej pridobljene pravice. To je vsaka oseba, ki bi lahko ob registraciji znamke podala ugovor zaradi obstoja relativnih razlogov za zavrnitev znamke (44. člen ZIL-1).

13. V primeru registracije znamke v slabi veri (točka a) prvega odstavka 119. člena ZIL-1), pa je treba upoštevati, da ZIL-1 med druge pravice industrijske lastnine, ki so relativni razlog za zavrnitev registracije znamke ne uvršča znakov, ki uživajo varstvo prek sistema nelojalne konkurence.1 Imetnik neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v trgovini in se je uporabljal že pred datumom vložitve prijave za registracijo znamke ali pred dnevom zahtevane prednostne pravice, imetniku kasneje registrirane znamke ne more preprečiti registracije kasnejše znamke, razen v primeru notorne znamke iz 6. bis člena Pariške konvencije.2 Glede na navedeno je treba imetnikom neregistriranih znakov dopustiti varstvo njihovih pravic v primeru, ko pride do registracije znamke v slabi veri.

14. V sodni praksi je bilo že zavzeto stališče, da imajo osebe, ki so v gospodarskem prometu pred registracijo znamke začele uporabljati enak ali podoben znak v primeru, da je bil ob registraciji znamke prijavitelj v slabi veri, aktivno legitimacijo za vložitev tožbe na izbris v slabi veri prijavljene znamke in prepoved uporabe znaka.3 Izbris znamke iz razloga registracije znamke v slabi veri je torej upravičena zahtevati vsaka oseba, ki uporablja (oziroma je uporabljala) enak ali podoben znak za enako ali podobno blago ali storitve. Z zahtevkom pa bo uspela, če bo dokazala, da je prijavitelj znamko prijavil v slabi veri.

15. Sodišče EU in Splošno sodišče sta v več zadevah zavzela smernice o razlagi pojma slabe vere. Gre za ravnanje, ki odstopa od sprejetih načel etičnega vedenja ali dobrih poslovnih običajev. Da bi se ugotovilo, ali je imetnik ob vložitvi prijave za znamko ravnal v slabi veri, je treba izvesti celovito presojo, v kateri je treba upoštevati vse ustrezne dejavnike posameznega primera.4 Iz sodne prakse Sodišča EU izhaja, da so zlasti upoštevni trije kumulativni dejavniki: 1) enakost ali podobnost znakov, ki bi lahko povzročila zmedo, 2) seznanjenost z uporabo enakega ali podobnega znaka in 3) nepošten namen imetnika znamke. Pri presoji nepoštenega namena imetnika znamke gre za subjektiven dejavnik, ki ga je treba določiti glede na objektivne okoliščine. Tudi obstoj neposredne ali posredne povezave med strankama pred vložitvijo prijave za znamko, na primer pogodbeno razmerje, je lahko znak slabe vere. V zadevi Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, T- 291/09 je Splošno sodišče zavzelo stališče, da se registracija znamke v takšnih primerih lahko šteje odvisno od okoliščin za kršitev dobrih poslovnih običajev. Prav tako se pri presoji slabe vere lahko upoštevajo okoliščine v katerih je bil oblikovan izpodbijani znak, uporaba znaka od nastanka in tržna logika, ki je podlaga za registracijo navedenega znaka kot znamke Skupnosti (sodba BIGAB, T-33/11 z dne 14. februarja 2012, točka 21 in naslednje).5 Za presojo nedobrovernosti prijavitelja znamke je treba preučiti namen prijavitelja, kakor ga je mogoče razbrati iz objektivnih okoliščin in njegovih konkretnih ravnanj, njegove vloge in položaja, poznavanja, s katerim je razpolagal glede rabe prejšnjega znaka, njegovih predpogodbenih, pogodbenih in popogodbenih vezi z vložnikom zahteve za razglasitev ničnosti, obstoja vzajemnih dolžnosti in zavez, skupaj z dolžnostma lojalnosti in poštenja in na splošno iz vseh objektivnih položajev navzkrižja interesov, v katerih je prijavitelj znamke (sodba GRUPPO SALINI, T-321/10 z dne 11. julija 2013, točka 28). Tudi časovno zaporedje dogodkov, ki je značilno za registracijo izpodbijane znamke, narava prijavljene znamke (družinsko ime) in stopnja prepoznavnosti znaka ob vložitvi zahteve za registracijo lahko predstavljajo upoštevne elemente presoje nedobrovernosti (točke 30 -33 prej navedne sodbe).

16. Nesklepčnost je okoliščina, ko tožbeni zahtevek po materialnem pravu, glede na v tožbi zatrjevana dejstva, ni utemeljen. Tožba s katero imetnik neregistriranega znaka zahteva izbris znamke zaradi registracije znamke v slabi veri, pri tem pa zatrjuje, da sta si znak, ki ga je uporabljal in registriran znak enaka oziroma podobna, da je prijavitelj znamke vedel, da uporablja znak tožeče stranke in da je znamko registriral z namenom, ki je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji, je sklepčna. Drugačno prepričanje sodišča prve stopnje je iz zgoraj navedenih razlogov zmotno.

17. Zaradi zmotnega materialno pravnega stališča, da lahko tožbo za izbris znamke po 119. členu ZIL-1 vloži le imetnik registrirane znamke oziroma ena od oseb iz 120.a člena ZIL-1, je zmoten tudi zaključek sodišča prve stopnje o neobstoju aktivne legitimacije tožeče stranke za tožbo. Ta člen, ki je uvrščen v 2. oddelek devetega poglavja ZIL-1 z naslovom "Uveljavljanje pravic", določa osebe, ki lahko uveljavljajo pravice do sodnega varstva na podlagi izključnih pravic, ki pripadajo imetniku pravic v primeru kršitve pravic (členi 121. do 124.c ZIL-1).6

18. Utemeljene so tudi pritožbene navedbe, da je sodišče prve stopnje v dodatnih razlogih za zavrnitev tožbenega zahtevka zavzelo nekaj materialno pravno zmotnih stališč, na katerih je utemeljilo zavrnitev tožbenega zahtevka.

19. Presoja sodišča prve stopnje, da tožeča stranka ni podala dovolj trditev glede prenosa znaka KOTAR reševanje podatkov nanjo, ni pravilna. Tožeča stranka je pojasnila nastanek in začetek uporabe znaka, povezanost med rodbinskim imenom B. in opravljanjem dejavnosti po očetu in sinu, ki je bil edini družbenik podjetja KOTAR d. o. o. in je edini družbenik tožeče stranke. Po likvidaciji družbe preostalo premoženje družbe pripada družbenikom. V tem smislu je A. B. pravni naslednik družbe KOTAR d. o. o.7 Premoženje družbe KOTAR d. o. o. je tako brez dvoma po prenehanju družbe pripadlo A. B. Tega ne zanika niti tožena stranka, ki trdi, da je Pogodba, ki jo je sklenila s tožečo stranko fiktivna in prekriva pogodbo sklenjeno z A. B. Povsem logičen je tudi nadaljnji prenos know howa na tožečo stranko, ki je novo podjetje A. B., v katerem nadaljuje z opravljanjem dejavnosti, ki jo je prej opravljala KOTAR d. o. o. Zmotno je tudi prepričanje sodišča prve stopnje, da bi morala tožeča stranka izkazati obličen prenos znanja in izkušenj, vključno z prenosom pravic na neregistriranem znaku KOTAR reševanje podatkov. V skladu z načelom non venire contra factum proprium, je treba upoštevati tudi "lastna dejanja" tožene stranke. Tožena stranka je s tožečo stranko podpisala Pogodbo. V četrti alineji 1. člena Pogodbe, pa je izrecno navedeno, da je tožeča stranka lastnik franšize in know howa reševanja podatkov ter blagovnih znamk KOTAR reševanje podatkov in KOTAR data recovery, v prvih treh alinejah pa je pojasnjen nastanek navedenega premoženja in časovnica prenosa premoženja na tožečo stranko. Za prenos navedene oblike premoženja, ki je neločljivo povezana z A. B. kot fizično osebo, tudi ni zahtevana nobena obličnost. Logično je, da A. B. znanje in izkušnje ter dobro ime, ki jih je ustvaril, prenaša med družbami, katerih edini lastnik je. A. B. v tem smislu ni mogoče očitati nezakonitega ravnanja, zaradi česar bi bil prenos know howa na tožečo stranko brez pravne veljave. Tudi če bi dejansko šlo za pogodbo, ki bi jo tožeča stranka sklenila kot "slamnati mož" namesto A. B., bi bila Pogodba še vedno sklenjena veljavno.8 Tožeči stranki glede na navedeno zaradi tega ni mogoče odreči upravičenosti za vložitev tožbe, kot je to ugotovilo sodišče prve stopnje.

20. Zmotno je tudi stališče sodišča prve stopnje, da je že zato, ker tožeča in tožena stranka razumeta določila 2. člena pogodbe vsaka po svoje, izključena slaba vera tožene stranke pri registraciji spornih znamk. Pri razlagi spornih pogodbenih določil ni pomembno, kako si sporno določilo razlagata pravdni oziroma pogodbeni stranki, ampak kako si tako določilo razlaga sodišče z uporabo v zakonu določenih razlagalnih pravil (drugi odstavek 82. člena OZ). Ugotavljanje vsebine pogodbe pa pomeni ugotavljanje dejstev, v zvezi s tem je tožeča stranka predlagala izvedbo dokazov z zaslišanjem strank in prič. Zmotno je nadaljnje sklepanje sodišča prve stopnje, da gre za informativne dokaze. Šele z izvedbo navedenih dokazov bo možno ugotoviti, kakšna je bila dogovorjena vsebina med pravdnima strankama spornega pogodbenega določila.

21. Prav tako ne drži, da je za ugotovitev dejstva uporabe znamke KOTAR reševanje podatkov na strani tožeče stranke v zvezi s presojo slabe vere relevantno le obdobje dveh mesecev od ustanovitve tožeče stranke dalje. Glede na predhodno uporabo znaka s strani pravnih prednikov tožeče stranke je za presojo relevantno celotno obdobje uporabe navedenega znaka od njegovega nastanka dalje.

22. Zmotno je tudi stališče sodišča prve stopnje, da tožeča stranka slabe vere tožene stranke ne more izkazati na podlagi trditev o kršitvi Pogodbe, ker so se te primerile potem, ko sta bili znamki že registrirani. Tožeča stranka je zatrjevala, da je imela tožena stranka že ob sklenitvi pogodbe namen, da bo tožeči stranki preprečila nadaljnjo uporabo znaka in je sporni znamki registrirala v kratkem času po podpisu Pogodbe, v nasprotju z dogovorom, potem pa ni izvrševala svojih pogodbenih obveznosti, zato je tožeča stranka od pogodbe odstopila. Tožeča stranka je zatrjevala, da ima Pogodba pravno naravo franšizne pogodbe, na podlagi katere je tožeča stranka toženi stranki odstopila pravico uporabe znamk, know howa in drugih pravic in sredstev za obdobje petih let, pri čemer je v tem obdobju na podlagi poslovnega sodelovanja s toženo stranko pri dejavnosti reševanja podatkov pričakovala delitev provizije, izračunane na osnovi ustvarjenega prihodka od reševanja podatkov. Tožeča stranka bi bila na podlagi Pogodbe vsaj do leta 2017 preko sodelovanja s toženo stranko prisotna na trgu, za primer neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti pa si je izgovorila opcijo odstopa od pogodbe in prenos dejavnosti reševanja podatkov in odstopljenega premoženja na novega pogodbenega partnerja. Če bi se navedene trditve tožeče stranke o škodljivem namenu tožene stranke, ki naj bi bil podan že ob podpisu pogodbe, izkazale za resnične, bi po presoji pritožbenega sodišča upoštevajoč zgoraj navedena stališča Splošnega sodišča v zadevah BIGAB in GRUPPO SALINI, slednje zadoščalo za utemeljitev nedobrovernosti tožene stranke pri registraciji spornih znamk. Tudi če znak A ni bil zaobsežen s Pogodbo, pa bi bila glede na uporabo rodbinskega imena in imena prejšnjega podjetja A. B., tudi v zvezi z registracijo tega znaka ob ugotovitvi zatrjevanega namena tožene stranke ob registraciji znamke podana nedobrovernost. 23. Zaradi zmotne uporabe materialnega prava sodišče prve stopnje ni ugotovilo odločilnih dejstev, zato je ostalo dejansko stanje zmotno in nepopolno ugotovljeno. Ker je za razjasnitev spornih dejstev potrebna izvedba predlaganih dokazov z zaslišanjem strank in prič in je glede na naravo stvari in okoliščine primera pritožbeno sodišče ocenilo, da samo ne more odpraviti omenjenih pomanjkljivosti oziroma dopolniti postopka, saj bi izvedba navedenih dokazov pred sodišče druge stopnje lahko privedla do okrnitve ustavne pravice do pritožbe, je izpodbijano sodbo razveljavilo in vrnilo zadevo sodišču prve stopnje v novo sojenje (355. člen ZPP).

24. V novem sojenju naj sodišče prve stopnje v skladu z napotki iz obrazložitve tega sklepa odpravi pomanjkljivosti pri ugotovitvi dejanskega stanja in o zadevi ponovno odloči. 25. Izrek o pritožbenih stroških temelji na določilih tretjega odstavka 165. člena ZPP.

1 Repas Martina, Pravo blagovnih in storitvenih znamk, GV Založba, Ljubljana 2007, stran 158 - 159. 2 Zakonodajalec v ZIL-1 ni implementiral opcijske določbe 4 (4) (b) Direktive EU 2015/2434, ki določa, da kot znamke ni mogoče registrirati znaka zaradi obstoja neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v trgovini in je bil pridobljen pred datumom vložitve prijave za registracijo zadevne znamke ali pred dnevom zahtevane prednostne pravice, če njegovemu imetniku podeljuje pravico do prepovedi uporabe kasnejše znamke. Pravica imetnika znamke je v tem primeru omejena po točki d) prvega odstavka 48. člena ZIL-1, če je imetnik znaka ta znak začel uporabljati v gospodarskem prometu v dobri veri pred datumom vložitve prijave oziroma datumom prednostne pravic 3 V zadevah I Cpg 287/2011 z dne 9. 6. 2011 in I Cpg 1091/2007 z dne 10. 4. 2008 je sodišče druge stopnje potrdilo prvostopenjski sodbi s katerima je bilo ugodeno tožbenemu zahtevku za izbris blagovne znamke, na podlagi ugotovitve, da je tožeča stranka pred registracijo znamke uporabljala sporni znak za označevanje blaga, kar je tožena stranka vedela. 4 Sodba C-529/07 z dne 11. junija 2009, Chokoladenfabriken Lindt & Sprungli, točka 40 - 42. 5 Več o tem Smernice EUIPO, (Smernice za preizkušanje v Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) glede znamk Skupnosti, del D, Izbris, razdelek2, vsebinske določbe, stran 10 - 16. 6 Poročevalec DZ, št. 100: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZIL (ZIL-1C) v obrazložitvi 14. člena pojasnjuje, da ta člen, glede na zahteve 4. člena Direktive 2004/48 razširja aktivno legitimacijo za uveljavljanje sodnega varstva, ki ga ima imetnik pravice tudi na poklicna združenja, ustanovljena za varstvo pravic industrijske lastnine. 7 Primerjaj sklep VSRS III Ips 168/2007 z dne 15. 7. 2008. 8 Dolenc Mile, Obligacijski zakonik s komentarjem (splošni del), 1. knjiga, GV Založba, Ljubljana 2003, stran 361.