Jedro

Pogoj za zavrnitev ugovora po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 je kumulativno podana taka podobnost znaka prijavljene in predhodne znamke ter blaga oziroma storitev, na katere se znak in znamka nanašata, zaradi katere obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Vendar pa pogojev enakosti oziroma podobnosti znaka prijavljene in predhodne znamke ter enakosti oziroma podobnosti blaga oziroma storitev, na katere se znak in znamka nanašata, ni mogoče šteti kot absolutno neodvisnih.

Izrek

Tožbi se ugodi in se odpravi odločba Urada za intelektualno lastnino št. 31207-828/2008-11 z dne 23. 3. 2009 ter se zadeva temu uradu vrne v ponovni postopek.

Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka v znesku 350 EUR, povečanem za 20 % DDV, v 15 dneh od vročitve te sodbe, z zakonskimi zamudnimi obrestmi v primeru zamude s plačilom.

Stroškovni zahtevek A. Ljubljana se zavrne.

Obrazložitev

Urad RS za intelektualno lastnino (upravni organ) je z izpodbijano odločbo zavrnil ugovor tožeče stranke zoper registracijo znamke DOMINI št. Z-200870828. Organ v obrazložitvi navaja, da je dne 19. 5. 2008 prejel prijavo prijavitelja znamke A. za znak DOMINI v grafizmu, ki jo vodi pod št. Z-200870828, za blago in storitve po Nicejski klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (NK), razvrščene v razrede: 11 (naprave za osvetljevanje), 20 (pohištvo), 27 (preproge) in 42 (storitve oblikovanja - projektiranja). Organ je 31. 8. 2008 v uradnem glasilu objavil prijavo znamke. Dne 1. 12. 2008 je tožeča stranka vložila pravočasen ugovor zoper registracijo znamke, v kateri je navajala, da je imetnica prejšnje znamke skupnosti št. 003934502 za znak DOMANI v besedi z običajnimi črkami, registrirane od dne 13. 9. 2006 za identično blago iz razredov 20, 21 in 24 NK. Dalje je navajala, da med njeno prejšnjo znamko v običajnih črkah in prijavljenim znakom DOMINI v grafizmu očitna vizualna podobnost, saj sta oba znaka sestavljena le iz besednega dela, zapisanega z navadnimi in zelo podobnimi črkami, znamka tožeče stranke pa je vsebovana v prijavljenem znaku z eno zamenjano črko; dodatni deli izpodbijane znamke so pojasnjevalni, a niso dovolj vidni, da bi imeli razlikovalni učinek. Tudi fonetično sta si primerjana znaka zamenljivo podobna, saj se edini različni glas v sredini (i oziroma a) presliši, in zato obstaja velika verjetnost, da ju bo potrošnik medsebojno povezoval. Tožeča stranka je dalje navajala, da imata primerjana znaka različna pomena, vendar ju povprečni slovenski potrošnik mogoče ne bo poznal, zato razlika v pomenu ni zadostna, da bi imelo to razlikovalni učinek. Tožeča stranka je dalje navajala, da gre pri obeh primerjanih znamkah za identično oziroma komplementarno in zamenljivo blago, ki se prodaja v istih trgovinah, na istih prodajnih policah in po istih kanalih, zaradi česar je očitno, da želi prijavitelj povzročiti zmedo na trgu in vtis, da gre za znamko tožeče stranke. Tožeča stranka je še navedla, da gre v primerih obeh znamk za potrošno blago splošne rabe, ki ni luksuzno ali zelo drago, zaradi česar potrošnik pri nakupu in naročanju ni posebej pozoren ter je verjetnost zmede še toliko večja; potrošnik se v realnosti ne bo srečal istočasno z obema znamkama in ju med seboj ne bo mogel primerjati, odločil se bo na podlagi nejasnega spomina in asociacij, zaradi česar je nevarnost zamenjave znamk in povezovanja še toliko večja. Tožeča stranka je menila, da sta podana podobnost znakov in seznamov storitev, zaradi česar obstaja verjetnost zmede na trgu, vštevši verjetnost povezovanja, zato je ugovarjala registraciji prijavljenega znaka kot znamke v celoti, in sicer po točki b) 1. odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1). Prijavitelj je v odgovoru na ugovor predlagal, naj upravni organ ugovor v celoti zavrne; navajal je, da sta si primerjani znamki bistveno različni, in sicer tako vizualno kot fonetično in pomensko ter da sta seznama blaga in storitev primerjanih znamk popolnoma različna, razen glede pohištva. Po presoji navedb tožeče stranke je upravni organ zaključil, da njen ugovor ni utemeljen in da je znamko mogoče registrirati v celoti; organ ocenjuje, da si primerjana znaka nista zamenljivo podobna, zato ni podan zavrnilni razlog po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Upravni organ v nadaljevanju navaja v zvezi s primerjavo znakov, da se pri ugotavljanju podobnosti znakov uporablja načelo celovite presoje, po katerem se znaki primerjajo kot celote, z upoštevanjem njihovih najbolj dominantnih delov, če jih je mogoče določiti; presoja podobnosti vključuje vizualno, fonetično in pomensko analizo, pri čemer je poudarek predvsem na distinktivnih in dominantnih delih, upoštevajo pa se tudi druge morebitne okoliščine (na primer način prodaje, relevantni potrošniki, ...) ter se na podlagi tako ugotovljenih dejstev nato presodi, ali obstaja verjetnost zmede na trgu in zamenjave primerjanih znakov v javnosti. V zvezi z vizualno primerjavo znakov navaja, da znamko tožeče stranke DOMANI predstavlja besedni znak, znak v besedi z običajnimi črkami, brez dodatnih grafičnih oziroma figurativnih elementov, kar pomeni, da razen svoje vsebine nima drugih razlikovalnih elementov. Pri besednih znakih so besede ali besedne zveze praviloma najbolj dominanten del znaka, kar velja tudi v obravnavanem primeru. Izpodbijani znak DOMINI pa je znak, ki je prijavljen v grafizmu v barvni tehniki; znak je v modro črni barvi, sestavljenih iz šestih velikih, rahlo stiliziranih črk, ki sestavljajo napis DOMINI, pri čemer so prve tri črke DOM in zadnja I v črni barvi, črki IN pa v modri barvi. Pod tem napisom je z majhnimi črkami v črni barvi napis BY A. Tudi pri kombiniranih znakih, kjer je del znaka tekst, so besede ali besedne zveze praviloma najbolj dominanten del znaka, torej tisti del, ki je povprečnemu potrošniku prima facie najbolj viden in si ga zato tudi najbolj zapomni, kar glede na rahel grafizem velja tudi v konkretnem primeru. Glede na to, da je dominantni del obeh primerjanih znamk besedni del DOMANI in DOMINI, je organ vizualno primerjavo opravil tudi s pomočjo črkovne analize, za katero se uporabljajo zlasti naslednji kriteriji: število in dolžina besed; skupne črke ali zlogi, predvsem prve črke ali prvi zlogi; tuje črke; posebni črkovni sklopi. Organ navaja, da sta dominantna dela obeh znakov besedi, ki sta si glede na črkovno analizo na prvi pogled dokaj podobni; obe sta sestavljeni iz ene besede iz šestih črk. Besedi sta si črkovno sicer do določene mere podobni, a se razlikujeta v eni črki - A in I, ki sta na istem (četrtem) mestu v besedi. Tuje črke ali posebni črkovni sklopi in zlogi v nobenem od primerov znakov niso uporabljeni. Prve črke, na katere je povprečni potrošnik najbolj pozoren, so v obeh primerih enake (DOM), prav tako končnica (IN), kar pa deloma izničita različni črki A in I, ki nato skupaj z uporabljenim rahlim grafizmom izpodbijane znamke bistveno spremenita celoten vizualni vtis znaka. Glede na to, da je znak tožeče stranke znak v običajnih črkah, znak prijavitelja pa v grafizmu, in da se tudi besedi, ki sta dominantna dela obeh znakov, razlikujeta, si znaka vizualno nista podobna. K tej vizualni različnosti pa sicer še dodatno pripomorejo ostali grafični deli izpodbijanega znaka, ki zaradi uporabljenih barv že na prvi pogled asociira na sestavljenko (del znaka IN, ki je običajen in pogosto uporabljen veznik v slovenskem jeziku, je v modri barvi in zato precej viden), kar še dodatno poudarja razlikovalnost, zaradi česar ne obstaja nikakršna verjetnost, da bi ju povprečni slovenski potrošnik med seboj vizualno zamenjeval in zato ne obstaja verjetnost zmede na trgu. Pri fonetični primerjavi organ ugotavlja, da je znamka tožeče stranke sestavljena iz šestih glasov, ki tvorijo tri zloge, prav tako prvi dominantni del izpodbijanega znaka. Ne glede na način izgovorjave, ki bo glede na to, da znaka nimata neposrednega pomena v slovenskem jeziku, pri različnih potrošnikih različen, se izgovarjava znakov dovolj fonetično razlikuje, kar velja še toliko bolj v primeru izgovorjene celotne izpodbijane znamke, navedeno pa pomeni, da si primerjana znaka tudi fonetično nista popolnoma zamenljivo podobna. V zvezi s pomensko primerjavo organ navaja, da znaka kot celoti v slovenskem jeziku nimata pomena. Znak tožeče stranke bo povprečni slovenski potrošnik glede na povprečno precej dobro poznavanje osnov italijanskega jezika razumel kot italijanski izraz za jutri, medtem pa mu bo znak DOMINI predstavljal zgolj neko fantazijsko sestavljenko. Glede na navedeno ne moremo govoriti o pomenski zamenljivi podobnosti. Upravni organ je pri preizkusu zamenljive vizualne, fonetične in pomenske podobnosti obeh primerjanih znakov DOMANI in DOMINI kot celot izvedel sklep, da zaradi njune močne predvsem vizualne in pomenske, pa tudi deloma fonetične različnosti, ne moremo govoriti o njuni medsebojni zamenljivi podobnosti, ki bi imela za posledico verjetnost zmede v javnosti. Glede na to se organ zaradi načela ekonomičnosti postopka ni podrobneje spuščal v presojanje podobnosti blaga, za kar mora biti skladno z zakonom obvezno izpolnjen primarni pogoj, to je zamenljiva podobnost samih znakov in s tem verjetnost zmede na trgu.

Tožeča stranka se v tožbi ne strinja z zaključkom upravnega organa, da si izpodbijana znamka in predhodna znamka tožeče stranke nista zamenljivo podobni. Organ je v postopku nepravilno ugotovil dejansko stanje in nepravilno uporabil materialno pravo. Tožeča stranka se strinja z izhodišči, na podlagi katerih je organ presojal podobnost znamk. Vendar pa meni, da so ugotovitve organa pri primerjavi znamk nepravilne. Ne strinja se z ugotovitvijo organa o tem, da si primerjani besedi vizualno naj ne bi bili podobni. Vizualna podobnost je po njenem mnenju podana, kajti tako predhodna kot izpodbijana znamka vsebujeta šest črk, razen ene so črke identične, obema znakoma skupne črke so na istih mestih, izpodbijana znamka pa je v prvem ter zadnjem delu identična predhodni znamki. Ravno enak začetek obeh besed ter identičen konec prispevata k vizualni podobnosti obeh znakov. V primeru relativno krajših besednih znakov, kot sta primerjana znaka, lahko podobnost na začetku in koncu močno vpliva na percepcijo povprečnega potrošnika. V konkretnem primeru si bo potrošnik, ki bere od leve proti desni, zapomnil le začetni del obeh znakov, to je zapis "DOM" ali pa njuno končnico "NI". Splošno je znano in uveljavljeno stališče, da je potrošnik pri znamkah (kar velja tudi za besede na splošno) najbolj pozoren na začetek besednega dela znamke, na drugem delu pozornosti je zadnji del znamke. Navedeno je odločilen dejavnik pri ugotavljanju vizualne podobnosti, kar je razvidno tudi iz odločbe organa št. 31207-22/2006-10 z dne 13. 11. 2007, v kateri je organ primerjal besedi LADIES in LEDIES. Organ se je očitno z izpodbijano odločbo odmaknil od ustaljene prakse in razumevanja zakona. Od ustaljene prakse pa se je organ odmaknil tudi v delu, v katerem navaja, da naj bi rahel grafizem izpodbijane znamke bistveno spremenil celoten vizualni vtis znaka, kajti v že citirani odločbi je organ zavzel drugačno stališče, da namreč pri znakih, ki vsebujejo tekstovni del, potrošnik svojo pozornost praviloma usmeri k tekstu, grafične elemente pa pogosto dojema kot dodatek k tekstu ter da zgolj grafizem, v katerem je napisano besedilo znaka praviloma ne predstavlja tako močnega distinktivnega elementa, po katerem se znaki ločujejo; da načeloma velja, če je znak sestavljen iz besed, je ta del praviloma najbolj razlikovalen in tudi najbolj dominanten, saj tako znak dobi ime oziroma je močna, včasih edina opora potrošnikom in relevantnim krogom. V konkretnem primeru pa gre za primerljivo dejansko stanje, zato rahel grafizem ne more in ne sme vplivati na presojo znamke v taki meri, da bi v celoti spremenil celotni vizualni vtis znaka, kot je zaključil organ. Organ je sicer v izpodbijani odločbi navedel, da so tudi pri kombiniranih znakih, kjer je del znaka tekst, besede ali besedne zveze praviloma najbolj dominanten del znaka, torej tisti del, ki je povprečnemu potrošniku prima facie najbolj viden in si ga zato tudi najbolj zapomni, ne glede na rahel grafizem, kljub temu pa je v nadaljevanju razlogoval v popolnem nasprotju z navedenim stališčem, da sta namreč v konkretnem primeru najbolj dominanta dela obeh znakov njuna besedna dela, da pa rahli grafizem izpodbijane znamke pripomore k drugačnemu celotnemu vizualnemu vtisu znaka. Glede na to tožeča stranka meni, da je vizualna analiza upravnega organa nepravilna ter da sta si predhodna in izpodbijana znamka vizualno zamenljivo podobni. Tožeča stranka se v nadaljevanju sklicuje na rezultate črkovne analize ter dalje navaja, da bo povprečni potrošnik ob izgovorjavi obeh znamk prvenstveno zaznal enak začetek in enak konec obeh znakov; tudi že v citirani odločbi je organ za tam obravnavani primer razlogoval, da različna sredinska črka ne pripomore k fonetičnemu razlikovanju znakov. Tožeča stranka se v nadaljevanju sklicuje na identičnost dveh zlogov od skupno treh, v katerem pa je tretji zamenljivo podoben, saj se razlikuje le v eni črki. Glede na to bo potrošnik obe besedi prepoznal kot zamenljivo podobni/sorodni besedi, kar bo pripomoglo k večji zamenljivosti znamk in s tem zmedi na trgu in zavajanju potrošnika. Zato sta si glede na povedano znamki po izgovorjavi zamenljivo podobni. Tožeča stranka v nadaljevanju navaja, da je organ pravilno ugotovil, da znaka kot celoti v slovenskem jeziku nimata pomena in da sta torej fantazijski znamki, pri katerim pomenska analiza ni mogoča. Da v takem primeru znamk ni mogoče pomensko primerjati, potrjuje tudi praksa upravnega organa, kot izhaja iz njegove odločbe št. 31212-870851-7 z dne 29. 8. 2007, da fantazijskih znakov, ki nimata neke pomenske povezave ali skupne asociacije, ni mogoče pomensko primerjati. Ker gre v obravnavanem primeru za primerljivo dejansko stanje, je mogoče zaključiti, da pomenska analiza tudi v obravnavanem primeru ni mogoča. Neutemeljeno je tudi sklepati, da povprečni slovenski potrošnik precej dobro pozna italijanski jezik, glede na šolski program, po katerem je obvezni tuji jezik angleški oziroma nemški ter se italijanski jezik kot pogovorni uporablja zgolj na območju italijanskih narodnostnih manjšin. Po mnenju tožeče stranke fantazijski besedi DOMANI in DOMINI povprečnemu potrošniku predstavljata zgolj skupek črk, od katerih je pet identičnih in so postavljene na identičnem mestu obeh znakov. Pa tudi če bi sprejeli tezo organa, da slovenski potrošnik razume italijansko besedo DOMANI, pa vsaj del slovenskih potrošnikov te besedo gotovo ne pozna, to pa pomeni, da vsaj pri tem delu potrošnikov pride do zmede med znamkama in že to je dovolj utemeljen razlog za zavrnitev izpodbijane znamke. Ne glede na vprašanje, ali potrošnik pozna italijansko besedo DOMANI ali ne, tožeča stranka meni, da bi do zmede med potrošniki ali do neupravičenega povezovanja med znamkama zaradi izredne podobnosti med znamkama prihajalo tudi pri tistih potrošnikih, ki poznajo italijansko besedo DOMANI. Glede na navedeno je očitno, da je pomenska analiza v izpodbijani odločbi nepravilna. Upravni organ pri ocenjevanju verjetnosti zamenjave ali povezovanja prav tako ni upošteval enakosti oziroma stopnje podobnosti blaga oziroma storitev, kar je v celoti nepravilno in v nasprotju z določbo točke b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1, doktrino, sodno prakso in prakso upravnega organa. Kriterije enakosti/podobnosti med znakoma in enakosti/podobnosti med izdelki nista popolnoma medsebojno neodvisna, temveč ugotovitev enakosti izdelkov vpliva na presojo podobnosti med znakoma na tak način, da je potrebno slednjo presojo opraviti strožje. Upravni organ pri primerjavi podobnosti znamk oziroma znakov moral upoštevati enakost oziroma podobnost izdelkov, ker se zaradi tega močno poveča verjetnost povezovanja ali zamenjave, saj se znamke pojavljajo na enakih oziroma podobnih izdelkih, posledično pa se blago prodaja oziroma ponuja na istih policah in v istih trgovinah. Ker upravni organ pri presoji podobnosti znamk enakosti oziroma podobnosti izdelkov ni upošteval, ni pravilno ocenil verjetnosti zamenjave ali povezovanja med znamkama oziroma ni izpolnil pravnih standardov, ki glede analize podobnosti znamk izhajajo iz doktrine, sodne prakse in njegove prakse. Tožeča stranka glede na to sodišču predlaga, naj izpodbijano odločbo odpravi in zavrne registracijo sporne znamke v celoti oziroma podrejeno, naj po odpravi izpodbijane odločbe zadevo vrne upravnemu organu v ponovni postopek. Zahteva tudi povrnitev stroškov postopka z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo tožbene navedbe prereka. Vztraja pri izpodbijani odločbi in razlogih zanjo. Dodaja, da v upravnem sporu stranke ne smejo navajati dejstev in dokazov, če so jih imele možnost navajati v postopku pred izdajo akta, zato na nova razlogovanja tožeče stranke ne odgovarja. V zvezi z navajanji tožeče stranke, da je organ v podobnih primerih že odločil drugače, navaja, da je potrebno ocenjevati vsak konkretni primer posebej ter da organ pri odločanju ni vezan na svoje odločitve od drugih primerih. Dalje dodaja, da je v našem šolskem sistemu tudi italijanščina pogost učni predmet, italijanščina pa tudi uradni jezik na območju narodnih manjšin, zato je organ utemeljeno sklepal na povprečno precej dobro poznavanje osnov italijanskega jezika med povprečnimi slovenskimi potrošniki. Vztraja, da organu ni bilo potrebno upoštevati podobnosti blaga in storitev. Sodišču predlaga, naj tožbo kot neutemeljeno zavrne.

Prijaviteljica znamke kot stranka z interesom v odgovoru na tožbo navaja, da v upravnem sporu niso dovoljene tožbene novote, zato sodišče ne bi moglo upoštevati novih navedb tožnika v zvezi z vizualno, fonetično in pomensko analizo, ki bi jih lahko podal že v postopku izdaje izpodbijane odločbe. Pridružuje se argumentaciji izpodbijane odločbe. Navaja, da je na prvi pogled očitna barvna in oblikovna razlika obeh znamk, zaradi česar si znamki vizualno nista podobni, prav tako ne po izgovorjavi in tudi ne po pomenu. Znamka DOMINI ni podobna niti zamenljiva s prejšnjo znamko, niti se (razen v manjšem delu) ne nanaša na isto blago kot znamka DOMANI; zmeda na trgu in zamenjevanje znamk zato ni mogoče. Seznam blaga, na katerega se nanašata obe znamki, se pokriva le deloma v razredu "pohištvo", v vsem ostalem pa ne; navedba, da gre tudi v ostalem za identično blago, je nesmiselna. Prodajni kanali za cvetlične lonce, namizne prte in pregrinjala za postelje, izdelke iz plute, trsa, ribje kosti, jantarja, podstavke za cvetlične lonce ...., ki jih pokriva znamka DOMANI (to izhaja iz navedb tožnika v ugovoru), niso isti, kot prodajni kanali za blago pod znamko DOMINI. Saloni svetil, skupaj s preprogami, nimajo veliko skupnega z opravljanjem storitev oblikovanja in projektiranja. Še bolj zmotna je trditev o zamenljivosti blaga in storitev z vidika cenovnega nivoja trgovin, v katerih se blago prodaja. Tožnik v ugovoru znamko DOMANI povezujejo s potrošnim blagom nižjega cenovnega razreda, torej s cenenim blagom. Glede na to, da prijaviteljica znamke že zdaj prodaja blago najprestižnejših znamk, kot so "DeSade", "Presoto", "Fendin" ..., je povsem jasno, da so trgovine oziroma butiki, v katerih se bodo prodajali izdelki pod blagovno znamko DOMINI by Forming Studio Design, namenjeni povsem drugemu krogu ciljnih potrošnikov. Vsekakor pa se ne bodo prodajali po internetu, katalogih ali skupaj s pohištvom znamke DOMANI, kot navaja tožnik že v ugovoru. Stranka z interesom glede na to sodišču predlaga, naj tožbo kot neutemeljeno zavrne, zahteva pa tudi povrnitev stroškov postopka.

V nadaljnji pripravljalni vlogi tožeča stranka odgovarja na odgovor na tožbo tožene stranke in stranke z interesom. Vztraja pri navedbah in argumentih, da je upravni organ primerjalno analizo opravil nepravilno. Ponavlja tožbene navedbe o dejstvih, zaradi katerih meni, da sta si prijavljena in prejšnja znamka zamenljivo podobni. Navaja, da sta primerjani znamki fantazijski, zaradi česar pomenska analiza ni mogoča. V zvezi s fantazijskimi znamkami se sklicuje tudi na odločbo Sodišča Evropskih Skupnosti št. S-39/97 z dne 29. 9. 1998, iz katere izhaja, da bolj kot je znamka razlikovalna (to pomeni, bolj kot je fantazijska, ima svoj unikaten značaj), bolj se morajo mlajše znamke od nje razlikovati. Ker predhodna znamka DOMANI v slovenskem jeziku nima nobenega pomena (je fantazijska, ima svoj unikaten značaj), se morajo mlajše znamke, v konkretnem primeru je to izpodbijana znamka, od nje toliko bolj razlikovati. Iz navedenega je moč sklepati, da zgolj razlika v eni sami črki ne more biti zadostna, da bi preprečila zmedo oziroma verjetnost nastanka zmede med potrošniki. Ne drži tudi argument organa, da je italijanščina uradni jezik na območju narodnih manjšin, kajti to še ne pomeni, da jo razume povprečni slovenski potrošnik. Dalje navaja, da barvna kombinacija, gledano v celoti, nima nobenega razlikovalnega učinka. Namreč pri oglaševanju znamk po radiu oziroma ob omenjanju le-teh v pogovoru, barva zapisa besedne znamke ni pomembna. Dejstvo je, da so potrošniki navajeni določiti in prepoznati izdelke glede na besedni element znaka, ki služi za označitev izdelkov (na primer sodbi CFI št. T-40/03 z dne 13. 7. 2005, in št. T-332/0 z dne 12. 3. 2008). K vizualni razlikovalnosti pa prav tako ne bo pripomogla dodatna besedna zveza "BY A." v izpodbijani znamki, ki je z majhnimi črkami zapisana pod njenim dominantnim delom in je zato vizualno tudi manj opazna. Splošno znano namreč je, da se povprečni potrošnik, ki bere z leve proti desni oziroma od zgoraj navzdol, osredotoči na začetek znaka, ki je najbolj viden oziroma opazen del znamk; v konkretnem primeru je to zapis DOMINI, ki pa je, kot že obrazloženo, zamenljivo podoben predhodni znamki. V zvezi z omenjeno dodatno besedno zvezo tožeča stranka še navaja, da stranka z interesom izpodbijano znamko dejansko uporablja zgolj kot besedo DOMINI, kar izhaja iz spletne strani, katere izpis prilaga. Trditve stranke z interesom, da črno - modra kombinacija ter 27 kombiniranih velikih in majhnih črk pripomore k razlikovalnosti v razmerju do predhodne znamke, so torej glede na dejansko uporabo izpodbijane znamke brezpredmetne. Tožeča stranka dalje navaja, da ugovarjana znamka ne vsebuje niti v vizualnem niti v fonetičnem niti v pomenskem vidiku dovolj močnega oziroma prevladujočega elementa, preko katerega bi povprečni potrošnik zaznal, da gre za drugo znamko, ki ni v povezavi s prehodno znamko. Zato bi bil v primeru registracije ugovarjane znamke povprečni potrošnik prav gotovo zaveden. Potrošnik bi zmotno verjel, da zadevni izdelki izvirajo od istega proizvajalca ali z njim povezanih družb. Namreč obe primerjani znamki v razredu 20 pokrivata identično blago, v vseh ostalih pa zamenljivo podobno blago. Na primer naprave za osvetljevanje (razred 11) pod izpodbijano znamko se lahko smatrajo kot pohištvo, ki ga v razredu 20 pokriva predhodna znamka. Prav tako so tržni in prodajni kanali za tovrstno blago isti. Navedeno velja tudi za preproge v razredu 27 pod izpodbijano znamko in tekstilne izdelke, na primer prevleke in prte v razredu 24 predhodne znamke. Nenazadnje so si komplementarni tudi izdelki v razredu 20 predhodne znamke in storitve oblikovanja ter projektiranja v razredu 42 izpodbijane znamke: ni namreč neobičajno, da oblikovanje, projektiranje in prodajo izdelkov izvaja ista družba, kot tudi prodajo izdelkov, tako da potrošnik ob omembi pohištva ali oblikovanja/projektiranja pohištva ali drugega, zgoraj navedenega blaga, ne bo pomislil, da gre za dve različni družbi, temveč bo prepričan, da je vir isti. Navedbe stranke z interesom, da so prodajni kanali obeh primerjalnih znamk različni, saj da bodo storitve izpodbijane znamke namenjene drugemu krogu ciljnih potrošnikov, so brezpredmetne, saj stranka z interesom tega z ničemer ni dokazala. Tožeča stranka še navaja, da so izdelki, ki jih trži pod predhodno znamko, izdelki visokega kakovostnega razreda, oblikovani s strani najboljših evropskih oblikovalcev, kar izhaja iz spletne strani, ki jo navaja. Iz navedenega izhaja, da se bodo izdelki pod prehodno znamko ter izpodbijano znamko tržili preko enakih prodajnih kanalov.

Tožba je utemeljena.

V obravnavani zadevi je sporna zavrnitev ugovora tožeče stranke kot imetnice predhodne znamke DOMANI, zoper registracijo znamke DOMINI, za prijavljeno blago, vloženega iz razloga po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Upravni organ je odločitev oprl na svoj zaključek, da zaradi močne predvsem vizualne in pomenske, deloma pa tudi fonetične različnosti znaka prijavljene in predhodne znamke, ne bo prihajalo do verjetnosti zmede v javnosti, pri čemer se zaradi načela ekonomičnosti postopka ni spuščal v presojanje podobnosti blaga oziroma storitev, saj že ni ugotovil zamenljive podobnosti znaka prijavljene in predhodne znamke.

Sodišče se strinja z razlogovanjem upravnega organa, da je pogoj za zavrnitev ugovora po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 kumulativno podana taka podobnost znaka prijavljene in predhodne znamke ter blaga oziroma storitev, na katere se znak in znamka nanašata, zaradi katere obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Vendar pa pogojev enakosti oziroma podobnosti znaka prijavljene in predhodne znamke ter enakosti oziroma podobnosti blaga oziroma storitev, na katere se znak in znamka nanašata, ni mogoče šteti kot absolutno neodvisnih; tako stališče izhaja iz sodbe Sodišča EU C-39/97 z dne 29. 9. 1998, izdane v postopku predhodnega odločanja, s katero je le-to podalo razlago člena 4 (1) (b) Prve direktive Sveta z dne 21. 12. 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS), ki je vsebinsko identičen z določbo točke b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Na to stališče sodišče opozarja, ker ne pritrjuje zaključku organa o različnosti znaka prijavljene in predhodne znamke, glede na katerega je primerjavo enakosti/podobnosti blaga oziroma storitev, na katere se nanašata prijavljena in predhodna znamka, v celoti opustil kot nepotrebno.

Sodišče enako kot tožeča stranka ne pritrjuje presoji organa o vizualni različnosti znaka prijavljene in predhodne znamke. Sodišče se z organom namreč ne strinja že glede zaključka o rezultatu črkovne analize dominantnih besednih delov primerjanih znamk, da se besedi razlikujeta, ki je glede na ugotovitve o enakem številu črk, enakem začetnem in končnem delu ter razliki le v eni črki (na istem mestu v besedah) ter glede na uveljavljeno upravno sodno prakso neprepričljiv. Prav tako je neprepričljiv in nezadostno obrazložen zaključek o grafičnih delih izpodbijanega znaka kot razlikovalnih. Tudi kolikor je organ kot razlikovalni element upošteval grafizem, v katerem je podan izpodbijani znak (v primerjavi s prejšnjo znamko, ki je v običajnih črkah), pa je na podlagi povedanega neprepričljiv njegov zaključek o močni različnosti znaka prijavljene in predhodne znamke (to je popolni nepodobnosti) na podlagi vizualne primerjave. Prav tako sodišče ne pritrjuje, v čemer se s tožečo stranko prav tako strinja, presoji organa o fonetični podobnosti primerjanih znaka prijavljene in predhodne znamke, da gre za delno različnost oziroma zadostno različnost, zlasti ob izgovorjavi celotnega besedila izpodbijane znamke, kar zadostuje za oceno o tem, da si znak prijavljene in predhodna znamka fonetično nista zamenljivo podobna; zaključek je neprepričljiv zlasti, ker je oprt tudi na upoštevanje izgovorjave besednega dela izpodbijanega znaka BY A., za katerega organ niti ne navaja, ali je taka uporaba znamke verjetna (v zvočnih predstavitvah) oziroma tudi če bi taka bila, ali lahko šteje za razlikovalni element. Sodišče pa tožeči stranki tudi pritrjuje, da organ pomenske analize primerjanih znaka prijavljene in predhodne znamke ni opravil na izhodiščih, ki bi dopuščala presojo, da je zaključek o močni pomenski različnosti znamk pravilen, kajti tudi sodišče meni, da razlogi, glede na katere naj bi povprečni slovenski potrošnik poznal pomen besede DOMANI kot italijanske besede za „jutri“, niso prepričljivi; okoliščina poznavanja pomena te besede pa je ključna za presojo pomenske podobnosti primerjanih znamk, kajti ob ugotovitvi, da povprečni slovenski potrošnik ne bo razumel pomena znaka prijavljene in predhodne znamke, pomenska primerjava po ustaljeni upravno sodni praksi ni mogoča. Ker je sodišče spoznalo, da na podlagi dejanskega stanja, ki je bilo ugotovljeno v postopku za izdajo upravnega akta, ne more rešiti spora, ker so ugotovljena dejstva v nasprotju s podatki spisa in ker so v bistvenih točkah dejstva nepopolno ugotovljena oziroma je iz ugotovljenih dejstev narejen napačen sklep glede dejanskega stanja, in da je treba pravo dejansko stanje ugotoviti v upravnem postopku, je na podlagi 2. točke 1. odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 119/08, odl. US, 107/09, odl. US, ZUS-1) tožbi ugodilo ter izpodbijano odločbo odpravilo in na podlagi 3. odstavka tega člena vrnilo zadevo organu v ponovni postopek. V ponovnem postopku bo organ moral dopolniti dejansko stanje v smislu povedanega (4. odstavek 64. člena ZUS-1) ter ponovno opraviti celovito presojo primerjanih znamk, pri tem pa upoštevati tudi, ali ima prejšnja znamka velik razlikovalni učinek (ali gre za izmišljeno, fantazijsko besedo ali pa za običajno besedo, ki se pogosto uporablja), kar je sestavni del presoje podobnosti znamk (Sodišče EU C-342/97 z dne 22. 6. 1999). Ob ugotovitvi, da obstaja določena stopnja podobnosti med primerjanima znamkama (na katere verjetnost kažejo že dosedanje ugotovitve organa), bo organ pri ponovnem odločanju o ugovoru tožeče stranke moral opraviti tudi primerjavo enakosti oziroma podobnosti blaga in storitev, na katere se izpodbijana in prejšnja znamka nanašata ter pri tem upoštevati stališče Sodišča EU o soodvisnosti med stopnjo podobnosti znamk ter stopnjo podobnosti proizvodov oziroma storitev (Sodišče EU C-342/97 z dne 22. 6. 1999) ter o tem, da registracija za blago ali storitve, ki spadajo v različne razrede po NK, nujno ne pomeni, da si blago ali storitve niso podobni, ter nato napraviti oceno o verjetnosti zmede v javnosti glede izvora blaga oziroma storitev.

Stroškovnemu zahtevku tožeče stranke pa je sodišče ugodilo na podlagi 3. odstavka 25. člena ZUS-1 ter ji priznalo stroške po 2. odstavku 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu (Uradni list RS, št. 24/2007). Na isti zakonski podlagi pa je sodišče zavrnilo stroškovni zahtevek stranke z interesom, saj se po cit. zakonski določbi v primeru, če sodišče tožbi ugodi, povrnejo stroški le tožniku.