Jedro

Ni mogoče šteti, da je organ opravil vizualno primerjavo med vsemi predhodnimi znamkami in prijavljenim znakom, če te primerjave ni opravil tudi med navedeno znamko in prijavljenim znakom, ne glede na tip znamke. Zgolj primerjava med besednimi elementi prijavljenega znaka z besedno znamko tožnika zato ne zadošča, saj prijavljeni znak vsebuje več kot le besedno zvezo.

Povprečni slovenski potrošnik zelo dobro pozna oranžno barvo predhodnih slikovnih znamk OBI (kar predstavlja dominantni del predhodnih znamk). In ker je tudi dominantni del prijavljenega znaka (oziroma večji del dominantnega dela prijavljenega znaka - tri črke od štirih) zapisan z oranžno barvo, bi se moral organ že pri vizualni primerjavi znakov opredeliti do tega elementa primerjanih znakov.

Izrek

I. Tožbi se ugodi, odločba Urada Republike Slovenije, št. 31213-13/2020-3 z dne 2. 2. 2022, se odpravi in se zadeva vrne istemu organu v ponovni postopek.

II. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka v višini 603,90 EUR, v 15-ih dneh od vročitve sodbe, od poteka tega roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Obrazložitev

**Dosedanji potek postopka**

1. Z izpodbijano odločbo je toženka zavrnila ugovor tožnika zoper registracijo znamke v sliki ''HOBI STUDIO'' št. 20197126. V obrazložitvi je navedla, da je prejela prijavo navedene znamke za znak v sliki za blago in storitve, po mednarodni klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (NK), razvrščene v razred 19, 20 in 37. Po objavi znamke je tožnik kot imetnik prejšnjih znamk (znamke EU št. 013649199 ''OBI'' v običajni sliki, mednarodne znamke, designirane na Slovenijo in EU, št. 0646003 ''OBI'' v besedi z običajnimi črkami, znamke EU št. 008854028 ''OBI'' v sliki, in št. 200371198 ''OBI'' v sliki) vložil ugovor iz razloga po b). točki 44. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1). Po primerjavi blaga in storitev prejšnjih in prijavljene znamke je toženka ugotovila, da gre za enako oziroma se šteje za enako blago in enake oziroma se štejejo za enake storitve. Pri primerjavi znakov je uvodoma navedla, da se pri tej presoji uporablja načelo celovite presoje. Prijavljeni znak je figurativni barvni znak, sestavljen iz besednega dela, tj. HOBI in STUDIO. Črka O je prikazana v obliki peresa krožne žage in v sivo-modri barvi, druge črke te besede so odebeljene velike tiskane črke v oranžni barvi. Beseda STUDIO, ki je pozicionirana pod besedo HOBI, je prikazana v velikih tiskanih črkah bistveno manjših dimenzij kot beseda HOBI in v sivo-modri barvi. Nad črko O v besedi HOBI so tri kratke poševne črte, dve v sivo-modri, ena v oranžni barvi. Znamke tožnika so sestavljene le iz besede OBI, v zelo odebeljenih tiskanih črkah posebne oblike v oranžni barvi oziroma v črno-beli tehniki oziroma v običajnih črkah. Ocenila je, da je tožnik izkazal, da imajo njegove znamke višji kot povprečni razlikovalni učinek. V zvezi z razlikovalnimi in dominantnimi elementi znakov je ugotovila, da je v znamkah tožnika edini element beseda OBI, ki je zato najbolj razlikovalen in dominanten element teh znamk. V prijavljenem znaku je dominantni element beseda HOBI glede na prej opisane lastnosti, obe besedi prijavljenega znaka pa sta bolj kot ne opisovalnega značaja za prijavljeno blago ali storitev (vsaj del storitev), ker pa sta prikazani v figurativni obliki in barvah, je stopnja njunega razlikovalnega učinka zadostno visoka. Relevantno javnost sestavljajo končni potrošniki, ki je najširša javnost, katere stopnja pozornosti je povprečna, pa tudi bolj strokovna javnost, katere stopnja pozornosti je višja kot povprečna.

2. V zvezi z vizualnim vidikom je toženka ugotovila, da prijavljeni znak oziroma njegova beseda HOBI v celoti vsebuje besedo OBI, ki je edini besedni element prejšnjih znamk. Pomembno je pa to, da je črka H, ki predstavlja razliko med besedama, na začetku besede, začetki deli besed pa imajo vizualno in zvočno praviloma večji vpliv pri dojemanju znamk kot naslednji. Obe besedi sta tudi kratki, torej je vpliv vsake črke večji kot pri dolgih besedah, posebno v vizualnem smislu. Vsi primerjani znaki so figurativni. Znamke tožnika vsebujejo le besedo OBI v posebni grafični izvedbi in barvi. Prijavljeni znak vsebuje dve besedi in še druge besedne ter slikovne elemente. Beseda STUDIO je sicer manjša od besede HOBI, vendar vseeno dobro opazna. Pomembno vizualno razliko predstavlja tudi črka O v besedi HOBI, saj je grafično prikazana kot list krožne žage. K vizualni različnosti prispevajo tudi oblike črk, ki so v prijavljenem znaku standardne (razen črke O v besedi HOBI), medtem ko so v znakih tožnika zelo posebne. Vizualno so si znaki tako različni. V zvezi s fonetičnim vidikom primerjanih znakov je toženka ugotovila, da je ob primerjavi OBI in HOBI fonetična razlika manjša kot pri primerjavi OBI in HOBI STUDIO, kjer je razlika zelo opazna. Drži, da je verjetnost, da se bo prijavljeni znak izgovoril kot HOBI STUDIO manjša kot izgovorjava besede HOBI, kljub temu bo določen del potrošnikov izgovoril znak HOBI STUDIO. V zvezi s pomenskim vidikom je toženka najprej ugotovila, da beseda OBI sicer pomeni pas pri kimonu, vendar po njenem mnenju za večji del potrošnikov nima konkretnega pomena in je fantazijska. Četudi potrošnik pozna njen pomen, ta nima povezave z blagom in storitvami pri znamkah tožnika. Prijavljeni znak vsebuje besedi z jasnim pomenom za povprečnega potrošnika. Beseda HOBI pomeni konjiček, najljubše delo v prostem času, beseda STUDIO pa se izvorno nanaša na filmske ali avdio studie. Pomensko so primerjani znaki različni. Kot sklepno je ocenila, da prijavljeni znak kot celota ni podoben znakom znamk tožnika, vendar pa ne tako podoben, da bi lahko prišlo do zamenjave ali zmede glede proizvajalca blaga oziroma ponudnika storitev. Toženka je zaključila, da kljub temu, da primerjane znamke pokrivajo enako blago in storitve, prijavljeni znak ne bo priklical v zavest potrošnika znamk tožnika. V zvezi z argumentom tožnika o družini znamk je toženka še ugotovila, da gre dejansko za en znak, razlike so le v seznamih blaga in storitev, ki jih ti pokrivajo. Ker pa obstaja različnost primerjanih znakov znamk, ni bojazni, da bi potrošnik menil, da gre za novo različico znamk tožnika.

**Bistvene navedbe strank v upravnem sporu**

3. Tožnik je zoper izpodbijano odločbo vložil tožbo. Odločba je nepravilna in nezakonita, ker toženka v okviru primerjave ni upoštevala besedne znamke tožnika (znamke št. 0646003 ''OBI'' v besedi), temveč zgolj ostale figurativne znamke. To izhaja iz str. 10 odločbe (,,,vsi znaki so figurativni. Znaki vložnika ugovora vsebujejo le besedo OBI v posebni grafični izvedbi in barvi..). V uvodnem delu in zaključku toženka pravilno navaja, da predstavlja podlago za ugovor tudi besedna znamka, vendar je potem ne upošteva pri vizualni primerjavi. Če bi jo upoštevala, bi bil njen sklep o nepodobnosti znakov drugačen. Pravilno je namreč ugotovila, da je beseda HOBI dominantni znak in v celoti vsebuje besedo OBI, ki je dominantni del znamk tožnika. Besedna znamka tožnika nima figurativnih značilnosti, medtem ko imajo figurativne značilnosti prijavljene znamke v primerjavi z besedno znamko precej manjši pomen (besedne znamke namreč uživajo najširšo zaščito, ker ščitijo besedo kot tako, ne glede na obliko črk, barvo, itd.). Toženka je nepravilno ugotovila, da primerjani znaki niso podobni. Če so izdelki in storitve enaki ali zelo podobni, zadostuje že manjša stopnja podobnosti znakov, da obstaja verjetnost zmede v javnosti. Tako tudi sodna praksa SEU. Iz Smernic urada EUIPO izhaja načelo, da je na podlagi povprečne stopnje razlikovalnega učinka prejšnje znamke in povprečne stopnje pozornosti javnosti ugotovitev verjetnosti zmede upravičena, če sta znaka enaka ali zelo podobna, kljub nizki stopnji podobnosti blaga/storitev. Torej po analogiji velja tudi obratno, še toliko bolj, če gre za nadpovprečno stopnjo razlikovalnega učinka prejšnje znamke. Če bi toženka upoštevala tudi besedno znamko tožnika in ugotovila, da je prijavljena znamka v povprečni stopnji ali pa vsaj v nizki meri podobna predhodnim znamkam tožnika, bi v kombinaciji z enakostjo blaga in storitev ter dodatnim dejavnikom povečanega razlikovalnega učinka znamk tožnika verjetno ocenila, da obstaja verjetnost zmede v relevantni javnosti. Toženka se tudi ni opredelila do oranžne barve v vseh primerjanih znamkah, tj. do skupnega elementa vseh primerjanih znamk, še zlasti, ker - kot je znano oziroma zatrjevano - povprečni slovenski potrošnik pozna oranžno barvo predhodnih blagovnih znamk OBI. Gre za eno od bistvenih okoliščin. Toženka se je osredotočila le na razlike med znaki (str. 9 in 10 izpodbijane odločbe) namesto, da bi obravnavala podobnosti med znaki in razlike med njimi. Prav tako se ni opredelila do ugovornega argumenta, da bo zaradi povečanega razlikovalnega učinka predhodnih znamk povprečni slovenski potrošnik besedi OBI in HOBI povezal z istim pomenom, tj. pomenom znane znamke OBI, ki je za potrošnika: znana znamka za trgovino z materialom in orodji za dom, vrt, gradnjo, itd. Če je toženka menila, da ta argument ni pravilen, bi se morala o tem izjasniti. Odločba je torej vsaj pomanjkljiva. Spregled besedne znamke tožnika je posredno vplival tudi na presojo toženke glede utemeljenosti argumenta o družini znamk oziroma, da zaradi številnih znamk tožnika obstaja večja verjetnost, da bo potrošnik v zmoti glede izvora izdelka (ali storitve), označenega z novo znamko, ker bo menil, da takšna nova znamka verjetno pripada še obstoječi družini znamk. Opozoril je še, da se pri argumentu družine znamk ne zahteva zamenljiva podobnost znakov, na kar se je napačno oprla toženka. Tožnik je predlagal, da sodišče odločbo odpravi in zavrne registracijo prijavljene znamke, podredno, da odločbo odpravi in vrne zadevo toženki v ponovni postopek, ki naj ji naloži tudi povrnitev njegovih stroškov postopka.

4. Toženka je v odgovoru na tožbo prerekala vse navedbe tožnika, navedla, da je upoštevala znamko št. 0646003 OBI v besedi (str. 9 v delu vizualne primerjave znakov). V zvezi z opravljeno analizo podobnosti znakov se je sklicevala na svojo obrazložitev. Pojasnila je, da Smernice urada EUIPO niso zakonodajna besedila in niso zavezujoča. Tudi odločbe tega urada za toženko nimajo obvezne moči. Zato toženka na prakso tega urada ni vezana, je pa vezana na sodbe SEU. Ne strinja se, da argument družine znamk ni povezan z zamenljivo podobnostjo znamk in verjetnost zmede. Če ni podana podobnost znamk, sam argument družine znamk ne vpliva na verjetnost zmede na trgu oziroma podobnost znamk. Zgolj obstoj družine znamk ni argument, ki bi terjal drugačno presojo verjetnosti ustvarjanja zmede (I U 1470/2010), kot tudi ni mogoče širiti njihovega varstva preko zakonskih meja (U 1477/99 in I Up 664/2002, C-234/06). Predlagala je zavrnitev tožbe.

5. Tožnik je v pripravljalni vlogi prerekal navedbe toženke v odgovoru na tožbo, izpostavil, da glede na druge odločbe toženke ne obstaja ločena grafična primerjava znamk, temveč je pravilno, da toženka v zvezi z vizualnim vidikom upošteva in primerja vse znamke, ne glede na tip znamke. Besedna znamka OBI ni niti navedena v izpodbijani odločbi. Nadalje ne sme navedba dominantnih in primerjalnih elementov znamk nadomestiti pravilne vizualne primerjave znamk, ki mora vključevati primerjavo vseh predhodnih znamk, ne pa le tistih, ki imajo grafične elemente. Ker je ugovorni postopek pred EUIPO vsebinsko enak ugovornemu postopku pred toženko, so Smernice s temeljnimi načeli več kot le koristna referenca, četudi kot celota niso pravno zavezujoča. Načela, izoblikovana v praksi SEU, so za nacionalne organe zavezujoča, vključno z načelom soodvisnosti, ki pomeni, da se okviru ocene verjetnosti zmede upošteva številne dejavniki, ki so med seboj soodvisni, vključno s prepoznavnostjo znamke na trgu (C-39/97). V zvezi z argumentom družine znamk se toženka očitno strinja z njim. In ker tu ni govora o zamenljivi podobnosti znamk, zadošča že nižja stopnja podobnosti znamk oziroma neka značilnost, ki lahko v potrošnikovi zavesti sproži asociacijo na družino znamk nasprotne strani. Glede na to, da znamka HOBI studio v celoti povzema dominantni element predhodnih znamk, da posnema oranžno barvo figurativnih predhodnih znamk, za katero je toženka potrdila, da je vpadljiva, in da imajo predhodne znamke povečan razlikovalni učinek in so v slovenski javnosti znane kot znamke, ki označujejo trgovino z materialom in orodji za vrt, dom, itd., kar vključuje tudi materiale za HOBI-je, lahko primerjava med prijavljeno znamko in družino znamk OBI kot celoto pokaže, da prijavljena znamka kaže tiste značilnosti, ki bi lahko sprožile povezavo z družino znamk tožnika v mislih potrošnikov. V takem primeru pa obstaja verjetnost zmede.

6. Stranka z interesom Ivertek d.o.o. na tožbo v danem roku ni odgovorila.

**Glavna obravnava in dokazni postopek**

7. Sodišče je 7. 12. 2023 opravilo narok za glavno obravnavo. Naroka za glavno obravnavo se je udeležil pooblaščenec tožnika, naknadno je pristopila tudi zakonita zastopnica stranke z interesom. Toženka se naroka ni udeležila zaradi bolezni. Tožnik je še dodal, da toženka nedvomno ni upoštevala povečane razlikovalnosti predhodnih znamk, kar je ob podani visoki stopnji podobnosti blaga in storitev odločilnega pomena (sodbi Splošnega sodišča, T-281/13, tč. 57, T-102/14, tč. 67). Stranka z interesom je navedla, da je bilo v postopku pravilno ugotovljeno, da si znaki niso podobni in ugovor pravilno zavrnjen. Sklicevala se je na obrazložitev odločbe.

8. Sodišče je v dokaznem postopku vpogledalo v izpodbijano odločbo, vse ostale listine v upravnem spisu ter odločbo toženke, št. 31213-4/2020-3 z dne 30. 5. 2022. Odločba toženke, št. 31213-4/2020-3 z dne 30. 5. 2022, je bila priložena k pripravljalni vlogi tožnika, torej po poteku prekluzivnega roka za tožbo (28. člen ZUS-1), vendar gre za trditve in dokaze tožnika, ki so bili podani kot odgovor na odgovor na tožbo toženke1. **K I. točki izreka:**

9. Tožba je utemeljena.

**Splošno**

10. V primeru gre za vprašanje pravilnosti in zakonitosti odločbe, s katero je organ zavrnil ugovor tožnika zoper registracijo znamke v sliki ''HOBI STUDIO'' št. 201971276. Ta je bila vložena za storitve iz razredov 19 (les, les za izdelavo gospodinjskih potrebščin, lesne obloge, letve, itd.), 20 (čajne servirne mizice, delovne mize, kartotečne omare, klopi (pohištvo), knjižne police, komode, predalniki, obešalniki za oblačila, itd.) in 37 (gradbeno svetovanje, informacije o gradbenih delih, informacije o popravilih, instalacija kuhinjske opreme, itd.) NK.

11. Organ se je pri odločitvi oprl na b.) točko prvega odstavka 44. člena ZIL-1. 12. Po prvem odstavku 44. člena ZIL-1 (relativni razlogi za zavrnitev znamke) se znamka, če je vložen ugovor v skladu s 101. členom tega zakona, ne registrira za znak: b) če zaradi enakosti ali podobnosti z znakom prejšnje znamke in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, na katere se nanašata znak in znamka, obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

13. Sodišče ugotavlja, da tožnik pritrjuje organu, da so blago in storitve pri primerjanih znakih enake ali se celo štejejo za enake, in, da imajo znamke tožnika povečan (pridobljen) razlikovalni učinek. Ugovarja pa primerjavi znakov, neupoštevanju nadpovprečne stopnje razlikovalnega učinka prejšnje znamke, neopredelitvi do določenih argumentov tožnika v ugovornem postopku in presoji organa glede uveljavljane družine znamk.

**O primerjavi znakov**

14. Tožnik uvodoma ugovarja, da toženka pri primerjavi znakov ni upoštevala njegove predhodne znamke št. 0646003 OBI v besedi, kar kaže obrazložitev toženke pri primerjavi znakov z vizualnega vidika. Posledično je bila po mnenju tožnika primerjava znakov nepopolno oziroma napačno opravljena.

15. Iz obrazložitve izpodbijane odločbe izhaja naslednje: da je tožnik ugovarjal prijavljenemu znaku s svojimi predhodnimi znamkami, med drugim z znamko št. 0646003 OBI v besedi z običajnimi črkami, da je toženka pri primerjavi blaga in storitev prijavljenega znaka s posameznimi predhodnimi znamkami tožnika upoštevala blago in storitve, ki jih pokriva mednarodna znamka št. 0646003 OBI, in da je v uvodnem delu obrazložitve pri primerjavi znakov (II.) med naštetimi znaki, ki jih je obravnavala, naštela tudi mednarodno znamko št. 0646003 OBI in jo opredelila kot znamko v običajnih črkah. V delu obrazložitve, kjer je primerjala znake z vizualnega vidika, je najprej navedla, da prijavljeni znak oziroma njegov dominantni del beseda HOBI v celoti vsebuje besedo OBI, ki je edini besedni element prejšnjih znamk, da črka H, ki predstavlja razliko med obema besedama, stoji na začetku besede HOBI, začetni deli besed pa imajo, tako vizualno kot zvočno praviloma večji vpliv pri dojemanju znamk, obe besedi sta tudi kratki in pri slednjih je vpliv vsake črke večji kot pri drugih, posebno v vizualnem smislu. Nadaljevala je, da ''so vsi primerjani znaki figurativni, da znaki znamk vložnika ugovora vsebujejo le besedo OBI v posebni grafični izvedbi (več odtenkov oranžne barve, ena od znamk je registrirana v črno-beli tehniki, kjer barve niso navedene), medtem ko prijavljeni znak vsebuje še druge besedne in slikovne elemente ter je sestavljen iz dveh barv''.

16. Tudi po presoji sodišča je bila ugotovitev toženke, da je dominantni element prijavljene znamke beseda HOBI, ki v celoti vsebuje besedo OBI, ta pa je dominantni element znamk tožnika, pravilna. Hkrati pa pritrjuje tožniku, da je iz obrazložitve odločbe izostala primerjava med prijavljenim znakom in predhodno znamko tožnika št. 0646003 v besedi. Po oceni sodišča namreč ni mogoče šteti, da je organ opravil vizualno primerjavo med vsemi predhodnimi znamkami in prijavljenim znakom, če te primerjave ni opravil tudi med zgoraj navedeno znamko in prijavljenim znakom, ne glede na tip znamke, kot pravilno opozarja tožnik. Zgolj primerjava med besednimi elementi prijavljenega znaka z besedno znamko tožnika zato ne zadošča, saj prijavljeni znak vsebuje več kot le besedno zvezo, kar je tudi opisano in pravilno povzeto v izpodbijani odločbi. Že povedano kaže na pomanjkljivost obrazložitve in s tem na nezakonitost izpodbijane odločbe.

17. Tožnik tudi ugovarja, da se organ ni opredelil do dveh pomembnih argumentov tožnika.

18. V 101. in 102. členu ZIL-1 je predpisan postopek ugovora pri registraciji znamke. Tako je najprej določeno, da lahko imetnik prejšnje znamke v treh mesecih od dneva objave prijave znamke pri uradu vloži pisni ugovor zoper registracijo znamke, ki lahko temelji le na razlogih iz 44. člena tega zakona in mora vsebovati ustrezne dokaze, ugovor lahko temelji na eni ali več prejšnjih pravicah, če je njihov imetnik isti in če se v delu ali v celoti nanašajo na blago ali storitve, za katere je prijavljena znamka, zoper katero je vložen ugovor (prvi in drugi odstavek 101. člena ZIL-1). V nadaljnjih odstavkih so predpisani nadaljnji pogoji pri obravnavi ugovora. Urad obvesti prijavitelja znamka o vloženem ugovoru, prijavitelj se lahko v treh mesecih od prejema obvestila izreče o razlogih iz ugovora (102. člen ZIL-1). Urad preveri, ali je ugovor utemeljen, v mejah navedb vložnika ugovora in navedb prijavitelja znamke ter predloženih dokazov (prvi odstavek 102. c člena ZIL-1). Če Urad ugotovi, da ugovor ni utemeljen, ga z odločbo zavrne in nadaljuje postopek registracije znamke (drugi odstavek 102. c člena ZIL-1). Če Urad ugotovi, da je ugovor utemeljen in da znamke ni dovoljeno registrirati za vse blago ali storitve, za katere je znak prijavljen, z odločbo zavrne prijavo znamke v celoti (tretji odstavek 102. c člena ZIL-1). Če Urad ugotovi, da je ugovor utemeljen in da znamke ni dovoljeno registrirati za nekatero blago ali nekatere storitve, za katere je znak prijavljen, z odločbo zavrne prijavo znamke za to blago ali storitve, za preostalo blago ali storitve pa se postopek registracije znamke nadaljuje (četrti odstavek 102. c člena ZIL-1).

19. Iz povzetih določb ZIL-1 torej izhaja, da je upravni organ v postopku preizkusa prijave v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije vezan na ugovor. Povedano drugače: pri preizkusu ugovora je vezan na dejansko stanje, ki ga je dolžan ugotavljati zgolj v okviru dejstev in dokazov, ki jih ponudijo stranke, pri čemer pa mora obrazložitev odločitve vsebovati vse razloge, kot to terja 214. člen ZUP2 v zvezi s prvim odstavkom 6. člena ZIL-1. 20. Sodišče pritrjuje tožniku, da iz obrazložitve izpodbijane odločbe ni razvidno, da bi se organ opredelil do argumenta tožnika v zvezi z oranžno barvo črk, tako pri predhodnih znamkah, kot tudi v prijavljenem znaku stranke z interesom. V obrazložitvi je organ sicer pri opredelitvi razlikovalnih in dominantnih elementov znakov navedel, da je ''v prijavljenem znaku dominantni element beseda HOBI, prikazana v velikih tiskanih črkah velikih dimenzij in v vpadljivi oranžni barvi (prva in zadnji dve črki)''. V delu, kjer je opravil vizualno primerjavo primerjanih znakov, pa pri opisu prijavljenega znaka (z barvnega vidika, kar je pomemben element pri vizualni primerjavi) izostane navedba barve, za razliko od opisa znakov predhodnih znamk tožnika, kjer je ta navedena. Tako je po oceni sodišča vizualna primerjava znakov tudi v tem pogledu pomanjkljiva, še zlasti ob upoštevanju ugovornih navedb tožnika s tem v zvezi v postopku pred izdajo izpodbijane odločbe. Sodišče se namreč strinja tudi z razlogovanjem tožnika, da povprečni slovenski potrošnik zelo dobro pozna oranžno barvo predhodnih slikovnih znamk OBI (kar predstavlja dominantni del predhodnih znamk). In ker je tudi dominantni del prijavljenega znaka (oziroma večji del dominantnega dela prijavljenega znaka - tri črke od štirih) zapisan z oranžno barvo, bi se moral organ že pri vizualni primerjavi znakov opredeliti do tega elementa primerjanih znakov. Kot pravilno opozarja tudi tožnik, mora biti opravljena celovita presoja vizualne, zvočne ali pojmovne podobnosti zadevnih znamk, z upoštevanjem zlasti njunih distinktivnih in prevladujočih elementov3. Opredelitev organa je izostala tudi pri argumentu o poznavanju oranžne barve predhodnih slikovnih znamk OBI pri slovenskem potrošniku.

21. Hkrati je utemeljen še nadaljnji tožbeni očitek, da se organ ni opredelil do argumenta tožnika pri pomenskem vidiku primerjanih znakov. Tožnik je namreč - glede na (po njegovem mnenju) pridobljen povečan razlikovalni učinek predhodnih znamk - v ugovornem postopku opozoril, da ima za slovenskega potrošnika znamka OBI zelo verjetno tudi sekundarni pomen, ki se navezuje na blago in storitve, ki jih pokriva, zaradi česar bo prišlo do povezave z istim pomenom besed OBI in HOBI. Iz obrazložitve odločbe pa s tem v zvezi zgolj izhaja, da je organ po opredelitvi delov primerjanih znakov s pomenom zaključil, da je beseda OBI (ki sicer pomeni pas pri kimonu) v razmerju do blaga in storitev fantazijska, besedi HOBI in STUDIO pa imata povsem jasen pomen za potrošnika, tj. konjiček, najljubše delo v prostem času (za besedo HOBI) in prostor, v katerem se snemajo igralci, nastopajoči, idr. (za besedo STUDIO). Na tej podlagi je organ zaključil, da so si primerjani znaki pomensko različni. Tak zaključek pa je glede na vse povedano napačen oziroma vsaj preuranjen, še zlasti, če se upošteva pritrditev organa tožniku, da so njegove predhodne znamke pridobile povečan razlikovalni učinek.

22. Ker torej primerjava znakov ni bila v celoti opravljena, zaključek organa, da si primerjani znaki niso podobni, pa napačen oziroma preuranjen, se sodišče ne more opredeliti do ugovora tožnika v zvezi z družino znamk, se bo pa moral do tega ugovora opredeliti organ, ko bo ponovno odločal o zadevi.

23. Glede na povedano je sodišče tožbi tožnika ugodilo, izpodbijano odločbo na podlagi 3. in posledično 2. točke prvega odstavka 64. člena ZUS-1 odpravilo ter zadevo, sledeč četrtemu in petemu odstavku istega člena, vrnilo organu v ponovni postopek. V ponovnem postopku bo moral organ odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti postopka, opraviti primerjavo med vsemi predhodnimi znamkami tožnika in prijavljenim znakom, se opredeliti do vseh argumentov tožnika, ugotoviti pravilno dejansko stanje in o zadevi, sledeč relevantnim materialnim predpisom, ponovno odločiti.

24. Sodišče je odločilo na podlagi opravljene glavne obravnave (51. člen ZUS-1).

**K II. točki izreka:**

25. Odločitev o ugoditvi stroškovnega zahtevka tožnika temelji na tretjem odstavku 25. člena ZUS-1 in na njegovi podlagi izdanega Pravilnika o povrnitvi stroškov tožnika v upravnem sporu (četrti odstavek 3. člena in 4. člen), po katerem se tožniku v primeru, če je bila zadeva rešena na glavni obravnavi in je tožnika v postopku zastopal pooblaščenec, ki je odvetnik (kar v tem primeru velja tudi za pooblaščenca tožnika v tem sporu), priznajo stroški za tožbo v višini 450 EUR, 45 EUR za pripravljalno vlogo z dne 3. 3. 2022, vse skupaj povečano za 22 % DDV, ker je pooblaščenec zavezanec za plačilo DDV, tj. 603,90 EUR.

1 Glej sklep Vrhovnega sodišča RS, I Up 334/2016 z dne 14. 6. 2017 2 Obrazložitev odločba obsega: 1. razložitev zahtevkov strank in njihove navedbe o dejstvih; 2. ugotovljeno dejansko stanje in dokaze, na katere je le-to oprto; 3. razloge, odločilne za presojo posameznih dokazov; 4. navedbo določb predpisov, na katere se opira odločba; 5. razloge, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo takšno odločbo, in 6. razloge, zaradi katerih ni bilo ugodeno kakšnemu zahtevku strank. 3 Sodba Sodišča EU, C-251/95;