Jedro

Zaradi v bistvenem enake pravne ureditve ni razloga, da bi določbo 8(1)(b) Uredbe 40/94 razlagali drugače, kot (za obravnavano zadevo relevantno) določbo b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 ter da je tudi v zvezi z uporabo domačega prava mogoče uporabljati judikaturo Sodišča EU kot prepričevalni argument. Upoštevajoč navedeno ter okoliščino, da je tožnik v ugovoru za prejšnje znamke, za katere je navajal, da tvorijo družino znamk ALPEN, zatrjeval in dokazoval tudi relevantno dejstvo, da gre za znamke v uporabi, gre po presoji sodišča pri sklicevanju tožnika na družino znamk, ki uživa močnejšo zaščito, za navedbe, ki so za oceno obstoja verjetnosti zmede v javnosti zaradi enakosti ali podobnosti znamk in blaga, ki ga pokrivajo in torej za odločitev v zadevi bistvenega pomena ter bi se urad do njih moral v odločbi izrecno opredeliti. Ker tako ni ravnal, izpodbijane odločbe ni mogoče preizkusiti, kar predstavlja absolutno bistveno kršitev pravil postopka.

Izrek

I. Tožbi se ugodi, odločba Urada RS za intelektualno lastnino št. 31207-1640/2012 z dne 23. 9. 2014 se odpravi ter se zadeva vrne istemu organu v ponovni postopek.

II. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške tega postopka v znesku 285,00 EUR v roku 15 dni od vročitve te sodbe, od poteka tega roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Obrazložitev

1. Urad RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju urad) je z izpodbijano odločbo zavrnil ugovor tožnika z dne 23. 5. 2013 zoper registracijo znamke „ALPENHOF“ št. Z-201271640. Iz obrazložitve odločbe izhaja, da je urad 14. 12. 2012 prejel prijavo za registracijo znamke ALPENHOF za blago iz razreda 32 Nicejske klasifikacije za potrebe registracije znamk (v nadaljevanju NK). Ker je prijavljeni znak ustrezal pogojem iz drugega odstavka 99. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1), je urad prijavo znamke objavil v uradnem glasilu. V roku treh mesecev od objave prijave znamke pa je tožnik vložil ugovor zoper registracijo znamke. V njem je navedel, da je imetnik starejših besednih znamk Skupnosti, in sicer ALPEN št. 011115912 za blago iz razredov 29, 30 in 32 NK, ALPEN št. 000042697 za blago iz razreda 30 NK, ALPEN GROOVE št. 006077028 za blago iz razreda 30 NK, ALPEN HI-FRUIT št. 006077416 za blago iz razreda 30 NK, ALPEN LIGHT št. 004805081, tudi za blago iz razreda 30 NK. V ugovoru je navajal, da je prijavljena znamka vizualno, fonetično in pomensko podobna njegovim prej registriranim znamkam, navaja, da je imetnik družine znamk ALPEN ter se sklicuje na določbo točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Urad je na podlagi navedb iz ugovora in navedb iz odgovora prijavitelja preizkusil utemeljenost ugovora in zaključil, da ni utemeljen. Pri primerjavi znakov je upošteval štiri prej registrirane znamke tožnika, kajti ob pregledu pravnega statusa znamk je ugotovil, da je bila prijava za znamko Skupnosti št. 011115912 (ALPEN, v besedi) za blago iz razredov 29, 30 in 32 NK 12. 5. 2014 umaknjena. Pri ugotavljanju podobnosti znakov je urad uporabil načelo celovite presoje, ki vključuje vizualno, fonetično in pomensko analizo. Ugotovil je, da primerjava prijavljenega znaka ALPENHOF in prejšnjih znamk tožnika z vizualnega vidika pokaže določeno podobnost. S fonetičnega vidika je podobnost precej manjša. S pomenskega vidika so si primerjani znaki delno podobni. Gledano v celoti urad zaključuje, da med prijavljenim znakom (ALPENHOF) in znamkami tožnika obstaja nizka stopnja podobnosti. Pri primerjavi blaga pa urad izhaja iz izhodišča, da so vse znamke tožnika, ki imajo status veljavne prejšnje znamke, registrirane za blago iz razreda 30 NK, prijavljena znamka pa vsebuje blago iz razreda 32 NK. Po opravljeni primerjavi blaga urad zaključuje, da se ne strinja z argumenti tožnika, da gre za podobno blago, saj razen kriterija istega proizvajalca (tovarna A.) ostali kriteriji primerjave, kot so: namen blaga, narava blaga, komplementarnost, distribucijski kanali, prodajna mesta, kažejo, da gre za blago, ki ga ni mogoče šteti za podobnega. Urad zaključuje, da glede na nekatere elemente podobnosti med znamkami ter ob tem, ko je blago prijavljene znamke zelo različno od blaga prejšnjih znamk tožnika, ugotovljena različnost blaga prispeva k temu, da bo potrošnik lahko določil izvor blaga, zato ocenjuje, da ni verjetnosti zmede v javnosti.

2. Tožnik v tožbi navaja, da ga urad ni obvestil o svoji ugotovitvi, da naj bi bila prijava znamke ALPEN št. 011115912 umaknjena. S tem pa tožniku ni bila dana možnost, da se izreče o dejstvih in okoliščinah, bistvenih za izdajo izpodbijane odločbe. Navedena znamka tožnika je namreč prijavljena za enako in podobno blago kot znamka ALPENHOF, zato je vprašanje veljavnosti tožnikove znamke bistveno za odločitev. Glede na navedeno je urad kršil 9. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP). Urad pa je tudi sicer nepravilno oziroma nepopolno ugotovil dejansko stanje. Tožnik je namreč na podlagi 112. člena Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. 2. 2009 (v nadaljevanju Uredba 207/2009) pravočasno zaprosil za konverzijo prijave skupnostne znamke št. 011115912 ALPEN v prijavo slovenske znamke. Konverzija je bila s strani OHIM dovoljena, kar pomeni, da je prijava skupnostne znamke konvertirala v slovensko prijavo znamke. Urad je bil o konverziji znamke tudi pravilno in pravočasno obveščen, in sicer je OHIM uradu 25. 6. 2014 posredoval obvestilo, da je odobril prošnjo za konverzijo znamke. Po mnenju tožnika urad tudi ni pooblaščen, da bi sam preverjal status prijave znamke pred OHIM; če pa je to že storil, bi moral upoštevati vsa pomembna dejstva. Tožnik obvestilo OHIM z dne 25. 6. 2014 prilaga tožbi ter opravičuje naknadno predložitev dokaza z navedbami, da pred izdajo izpodbijane odločbe ni vedel za dejstva, ki jih bo urad štel za pomembna v zadevi. Meni pa tudi, da rezultat preizkusa podobnosti prijavljenega znaka in prejšnjih znamk ni pravilen; meni, da je očitno, da gre za vizualno, fonetično in pomensko izrazito podobnost. Tožnik pa se je v svojem ugovoru skliceval tudi na okoliščino, da predhodne znamke tvorijo družino znamk ALPEN, ker vse vsebujejo besedo ALPEN in ščitijo prehrambeno blago. Ker je tožnik nosilec družine znamk, je obseg zaščite njegovih znamk še širši in močnejši, kot če bi imel registrirano le eno ali dve znamki. Tožnik se pri tem sklicuje na sodbo Sodišča EU C-234/06 z dne 13. 9. 2007. Navaja, da se urad do teh navedb tožnika v izpodbijani odločbi sploh ni opredelil ter odločbe v tem delu tako ni mogoče preizkusiti, kar predstavlja absolutno bistveno kršitev pravil postopka po 7. točki drugega odstavka 237. člena ZUP. Tožnik pa se z uradom tudi ne strinja, da si blago iz razreda 30 NK, za katero so registrirane predhodne znamke, ni podobno blagu iz razreda 32 NK, ki ga pokriva prijavljena znamka. Tožnik sodišču predlaga, naj izpodbijano odločbo odpravi in zavrne registracijo znamke št. Z-201271640 na območju Republike Slovenije v celoti, oziroma podrejeno, naj sodišče odpravi izpodbijano odločbo ter zadevo vrne uradu v ponovni postopek. Zahteva tudi povrnitev stroškov postopka.

3. Toženka v odgovoru na tožbo prereka tožbene navedbe in se sklicuje na razloge izpodbijane odločbe. Meni, da je bilo ravnanje urada v zvezi s konvertirano znamko pravilno. Navaja, da je znamka, ki izhaja iz konverzije, nova pravica, ki v državi, za katero je konverzija zahtevana, dobi nacionalno identifikacijsko številko, ohrani pa datum vložitve prijave znamke Skupnosti in prednost starejše znamke z učinkom v tej državi, če se je ta zahtevala. Pri tem se sklicuje na Smernice Urada za harmonizacijo na notranjem trgu za preizkušanje glede znamk Skupnosti (v nadaljevanju Smernice). Tožnik pa uradu tudi ni sporočil, da se namerava opreti na pravico iz konverzije prijave znamke Skupnosti št. 011115912, zaradi česar ta okoliščina pri odločanju ni mogla biti upoštevana. V zvezi s tožbenimi navedbami o seriji oziroma družini znamk, katerih imetnik tožnik je, pa toženka odgovarja, da iz ZIL-1 ne izhaja, da bi družina znamk uživala poseben, razširjen obseg varstva. Sodišču predlaga, naj tožbo kot neutemeljeno zavrne.

4. V naknadni pripravljalni vlogi tožnik navaja, da Smernice, na katere se opira toženka, urejajo postopek pri OHIM. Nacionalni urad, ki za konverzijo ve, pa lahko ravna tudi drugače, v skladu z načelom varstva pravic strank. Poleg tega pa smernice niso zakonodajno besedilo in niso zavezujoče. Dodaja še, da je OHIM Smernice sicer naknadno spremenil tako, da mora zdaj nacionalni urad pozvati vložnika ugovora, da ta navede, ali se namerava sklicevati na nacionalno prijavo, ki izhaja iz konverzije prejšnje znamke Skupnosti. Opozarja, da toženka v odgovoru na tožbo prvič navaja dejstvo, na katerem temelji izpodbijana odločba, in sicer da naj bi beseda ALPEN imela šibkejši razlikovalni učinek zaradi opisnosti. Gre za novo dejstvo v smislu tretjega odstavka 20. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1), saj v izpodbijani odločbi to dejstvo ni navedeno. Poleg tega je ta argument vsebinsko napačen, saj beseda ALPEN ni opisna. Tožnik vztraja pri povedanem ter predlaganih dokazih in tožbenem predlogu.

5. Sodišče je tožbo poslalo v odgovor tudi prijavitelju znamke kot stranki z interesom, vendar odgovora na tožbo ni podal. 6. Tožba je utemeljena.

7. V obravnavani zadevi je sporna odločitev urada, da se zavrne ugovor tožnika zoper registracijo znamke ALPENHOF št. Z-201271640, ki ga je ta opiral na določbo b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Tožnik v tožbi ugovarja, da bi urad pri primerjavi podobnosti prijavljene in prejšnjih njegovih znamk moral upoštevati tudi njegovo znamko št. 011115912 ALPEN, da se urad ni niti opredelil do njegove navedbe, da njegove prejšnje znamke tvorijo družino znamk ter da je obseg zaščite njegovih znamk zato močnejši, in da rezultat primerjave prijavljene in njegovih prejšnjih znamk ni pravilen, saj gre za izrazito podobne znamke in podobno blago, ki ga pokrivajo.

8. Sodišče se s tožnikom ne strinja, da bi urad pri primerjavi podobnosti prijavljene in prejšnjih njegovih znamk ter blaga, ki ga pokrivajo, moral upoštevati tožnikovo znamko št. 011115912 ALPEN. V ugovoru z dne 23. 5. 2013 je zatrjeval obstoj petih svojih prejšnjih znamk Skupnosti in zanje navedel datume prijave oziroma registracije. Iz navedb v ugovoru ter prilog je razvidno, da je za znamko št. 011115912 ALPEN navedel (in izkazal) prijavo z dne 13. 8. 2012. V tožbi pa navaja, da je prijava te skupnostne znamke konvertirala v slovensko prijavo znamke, o čemer je OHIM urad obvestil 25. 6. 2014 ter naj bi urad glede na to ne imel podlage za upoštevanje statusa te znamke, kot da gre za umaknjeno prijavo znamke Skupnosti. Vendar so po presoji sodišča njegove navedbe neutemeljene. Po 101. členu ZIL-1 pisni ugovor zoper registracijo znamke lahko temelji le na razlogih 44. člena tega zakona in mora vsebovati ustrezne dokaze (drugi odstavek). Iz te določbe izhaja, da je na vložniku ugovora trditveno (in dokazno) breme glede dejstev, ki utemeljujejo obstoj uveljavljanega ugovornega razloga. Če se je status znamke št. 011115912 ALPEN po vložitvi ugovora spremenil, in to niti ni sporno, saj tožnik sam navaja v tožbi, da je v skladu s 112. členom Uredbe 207/2009 na podlagi njegove prošnje in dovoljenja OHIM prijava skupnostne znamke št. 011115912 ALPEN konvertirala v slovensko prijavo znamke, bi tožnik moral – z vlogo za dopolnitev ugovora zaradi spremenjenih okoliščin, ki jih ob vložitvi ugovora ni mogel uveljavljati - zatrjevati in izkazati nov status te znamke. Sodišče se namreč strinja s toženko, da je znamka, ki izhaja iz konverzije, nova pravica, nacionalna znamka, ki izhaja iz konverzije znamke Skupnosti, ob tem ko je znamka Skupnosti, na podlagi katere je tožnik vložil ugovor, prenehala. Prenehanje znamke Skupnosti ali zavrnitev oziroma umik prijave znamke Skupnosti (pa) je sploh pogoj, da imetnik znamke Skupnosti lahko zaprosi za konverzijo (112. člen Uredbe 207/2009).

9. Glede na to, kako je postopek odločanja o ugovoru zoper registracijo znamke v ZIL-1 urejen (102. člen), namreč kot strogo formalen, in sicer da se prijavitelj lahko v treh mesecih izreče o razlogih iz ugovora ter da urad na podlagi ugovora in morebitnega mnenja prijavitelja preveri utemeljenost navedb v ugovoru, pa sodišče tožniku tudi ne pritrjuje, da bi mu urad moral pred odločitvijo v zadevi dati možnost izjave o odločilnih dejstvih. Po navedenem bi tožnik kot vložnik ugovora relevantna dejstva in dokaze zanje mogel podati le v ugovoru in dopolnitvi ugovora zaradi spremenjenih okoliščin. Uradu pa glede na ureditev ugovornega postopka v citiranih določbah 101. in 102. člena tudi ni mogoče očitati, da je, ker ni sam – brez podaje dejstev in dokazov tožnika kot vložnika ugovora - dopolnjeval dejanskega stanja v smeri ugotavljanja aktualnega statusa znamke št. 011115912 ALPEN, odločil na podlagi nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja.

10. Strinja pa se sodišče s tožnikom, da je urad kršil pravila postopka, ker se ni opredelil do navedb tožnika v ugovoru, da njegove prejšnje znamke tvorijo družino znamk ALPEN (ker vse vsebujejo besedo ALPEN in ščitijo prehrambeno blago ter da je zato obseg zaščite njegovih znamk širši in močnejši, kot če bi imel registrirano le eno ali dve taki znamki), ki se dejansko uporabljajo na trgu, o čemer prilaga dokaze, in ki se je pri tem skliceval na sodbo Sodišča EU C – 234/06 z dne 13. 9. 2007. 11. Iz navedene sodbe C – 234/06 z dne 13. 9. 2007 izhaja, da verjetnost zmede v smislu določbe 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (v nadaljevanju Uredba 40/94) obstaja, ko javnost lahko verjame, da zadevni proizvodi ali storitve izhajajo iz istega podjetja ali glede na okoliščine primera iz ekonomsko povezanih podjetij; kadar gre za „družino“ ali „serijo“ znamk, verjetnost tveganja natančneje izhaja iz možnosti, da se potrošnik moti glede izvora ali porekla proizvodov ali storitev, za katere velja znamka, katere registracija se zahteva, in napačno meni, da je del te družine ali serije znamk (točka 63). Da bi obstajala verjetnost, da se javnost moti glede tega, ali znamka, katere registracija se zahteva, sodi v „družino“ ali „serijo“, morajo biti prejšnje znamke, ki so del te „družine“ ali „serije“, prisotne na trgu (točka 64).

12. Sodišče meni, da zaradi v bistvenem enake pravne ureditve ni razloga, da bi določbo 8(1)(b) Uredbe 40/94 (ki določa kot relativni razlog za zavrnitev znamke Skupnosti: če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko) razlagali drugače, kot (za obravnavano zadevo relevantno) določbo b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 (ki določa, da se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko) ter da je tudi v zvezi z uporabo domačega prava mogoče uporabljati judikaturo Sodišča EU kot prepričevalni argument. Upoštevajoč navedeno ter okoliščino, da je tožnik v ugovoru za prejšnje znamke, za katere je navajal, da tvorijo družino znamk ALPEN, zatrjeval in dokazoval tudi (glede na sodbo C – 234/06) relevantno dejstvo, da gre za znamke v uporabi, gre po presoji sodišča pri sklicevanju tožnika na družino znamk, ki uživa močnejšo zaščito, za navedbe, ki so za oceno obstoja verjetnosti zmede v javnosti zaradi enakosti ali podobnosti znamk in blaga, ki ga pokrivajo in torej za odločitev v zadevi bistvenega pomena ter bi se urad do njih moral v odločbi izrecno opredeliti. Ker tako ni ravnal, izpodbijane odločbe ni mogoče preizkusiti, kar predstavlja absolutno bistveno kršitev pravil postopka (7. točka drugega odstavka 237. člena ZUP) in razlog za ugoditev tožbi in odpravo odločbe (3. točka prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu, v nadaljevanju ZUS-1) ter posledično za vrnitev zadeve v ponovni postopek (tretji odstavek 64. člena ZUS-1).

13. Po navedenem v tej sodbi in glede na določbo četrtega odstavka 64. člena ZUS-1 urad (tudi) v ponovnem postopku odločanja o ugovoru tožnika zoper registracijo znamke ALPENHOF, in v katerem bo upošteval oziroma presodil tudi posamezne navedbe prijavitelja o razlogih iz ugovora (102. člen ZIL-1), ne bo upošteval kot prejšnje znamke prijave skupnostne znamke št. 011115912 ALPEN, na katero se je sicer (tudi) skliceval v ugovoru, in ki je konvertirala v slovensko prijavo znamke (oziroma je bila registrirana kot nacionalna znamka). V okviru ocene verjetnosti zmede v smislu določbe b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 v ponovnem postopku pa bo moral opraviti (tudi) presojo tožnikovih navedb v ugovoru, da njegove prejšnje znamke tvorijo družino znamk ter da gre pri tem za znamke v uporabi; pri oceni verjetnosti zmede pa bo urad upošteval tudi odvisnost kriterijev podobnosti znamk in podobnosti blaga ter relevantno sodno prakso Sodišča EU (zlasti v zvezi z razlago Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami), predvsem sodbi, na kateri se sklicuje ugovor: C – 342/97 in C – 39/97. Pri tem bo organ lahko izhajal iz rezultatov primerjave enakosti oziroma podobnosti med znamkami in blagom, ki jo je opravil v postopku za izdajo izpodbijane odločbe. Sodišče se namreč ne strinja s tožnikom, da so prejšnje tožnikove in prijavljena znamka izrazito podobne z vseh vidikov primerjave (vizualno, fonetično in pomensko) ter pritrjuje rezultatom primerjave podobnosti urada, ki je zadovoljivo obrazložena in prepričljiva (urad je ugotovil določeno stopnjo vizualne podobnosti, nižjo stopnjo fonetične podobnosti in delno pomensko podobnost ter ob primerjavi znakov kot celote nizko stopnjo podobnosti). Prav tako se sodišče s tožnikom ne strinja, da bi bilo blago, ki ga prijavljena ter prejšnje tožnikove znamke ščitijo, podobno. Ob tem ko znamke št. 011115912 ALPEN iz ugovora po povedanem ni mogoče upoštevati, je treba primerjati blago iz razredov 29 in 30 NK, ki ga ščitijo predhodne tožnikove znamke, in blago iz razreda 32 NK, ki ga ščiti prijavljena znamka. Tako je urad tudi ravnal ter blago primerjal po uveljavljenih kriterijih, ki jih je v svoji praksi razvilo Sodišče EU. Pri tem je zaključil, da podobnosti med blagom ni, primerjavo podobnosti blaga je tudi ustrezno obrazložil ter je po presoji sodišča v tem prepričljiv.

14. O stroških postopka je sodišče odločilo na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUS-1 ter tožniku odmerilo stroške po drugem odstavku 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu.