Jedro

Znaki, ki so običajni v jezikovni rabi ali so običajni v dobroverni in ustaljeni praksi trgovanja, morajo biti na voljo tudi drugim trgovcem. Pri tem je bistveno, da je nek znak z uporabo postal običajna označba za neko vrsto proizvoda ali storitve, ne pa za poseben proizvod/storitev, ki izvira iz določenega vira. Ko namreč nek znak postane orodje za opisovanje nekega razreda proizvodov, se ne more več razlikovati med proizvodi, ki so v tem razredu. Določbe točke e) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 torej ni mogoče uporabljati abstraktno (kot denimo absolutni zavrnilni razlog odsotnosti razlikovalnega učinka ali razlog opisnosti), temveč le v povezavi s konkretnim blagom ali storitvami, kar tudi omejuje obseg te določbe.

Izrek

1. Tožba se zavrne.

2. Zahtevek tožeče stranke za povrnitev stroškov postopka se zavrne.

Obrazložitev

Z izpodbijano odločbo je tožena stranka prijavo znamke "TELEKOM" št. ... z dne 11. 12. 2003 zavrnila za blago in storitve iz razredov 9, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45 po Nicejski klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92, v nadaljevanju: NK), ki so navedene v izreku izpodbijane odločbe pod točko 1., postopek registracije izpodbijane znamke pa nadaljevala za preostalo blago in storitve iz razredov 7, 16, 25, 28, 39, 41 in 43 NK, navedeno v 2. točki izreka izpodbijane odločbe. V obrazložitvi izpodbijane odločbe je tožena stranka navedla, da je dne 11. 12. 2003 prejela prijavo znamke "TELEKOM", ki jo vodi pod številko ..., in sicer za blago in storitve, razvrščene v razrede 7, 9, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 in 45 NK, navedene na začetku obrazložitve izpodbijane odločbe. V postopku je tožena stranka ugotovila, da znamke za prijavljeni znak za blago in storitve, razvrščene v razrede 7, 9, 28 (igre), 35, 36, 37, 38, 39 (dostava sporočil), 41, 42, 43 (hotelske rezervacije, rezervacije začasnih prenočišč, nudenje konferenčnih prostorov) in 45 NK ne sme registrirati, ker so podani zavrnilni razlogi po točkah e) in h) prvega odstavka 43. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju: ZIL-1). V odgovoru na poziv tožene stranke je prijavitelj - sedaj tožeča stranka - navedel, da se ne strinja z razlogi tožene stranke za delno zavrnitev prijave izpodbijane znamke. Kot razlog navaja anketo, s katero je poskušal dokazati, da je znak "TELEKOM" pridobil razlikovalno sposobnost na osnovi uporabe, razen tega pa še navaja, da "ne gre spregledati, da je nemški nacionalni urad svojemu nacionalnemu operaterju Deutsche Telekom dovolil registracijo znamke". Glede navedbe točke h) prvega odstavka 43. člena ZIL kot podlage za zavrnitev tožeča stranka meni, da jo je tožena stranka uporabila povsem pavšalno in da bi morala za vsako posamezno postavko v seznamu dokazati, da nasprotuje tej točki. Na koncu tožeča stranka navaja, da je pri družbi B.B.B. naročila še eno anketo, s katero je ta poskušala ugotoviti, ali povprečni potrošnik zamenjuje izraza "TELEKOM" in "TELEKOM SLOVENIJE". Glede na rezultate ankete tožeča stranka ugotavlja, da sta ta dva izraza za potrošnike povsem isto; rezultat ankete po mnenju tožeče stranke dokazuje, da le 12% anketirancev meni, da je beseda "TELEKOM" generična, za ostale pa je povezana s takšnim ali drugačnim podjetjem (več kot dve tretjini jih meni, da s podjetjem A.A.A.). Tožena stranka je preverila argumente tožeče stranke, a je še vedno menila, da so za izpodbijani znak podani zavrnilni razlogi po več osnovah 43. člena ZIL-1. Izpodbijani znak je tožeča stranka prijavila v besedi z običajnimi črkami, tako, da razen svoje vsebine nima nobenega drugega razlikovalnega elementa. Beseda "TELEKOM", ki je edini element izpodbijanega znaka, je že pred časom v Sloveniji postala običajna v jezikovni rabi in dobroverni ustaljeni praksi trgovanja kot sinonim za družbe, ki se ukvarjajo s telekomunikacijami (beseda "TELEKOM" je le skrajšana verzija besede "telekomunikacije"). Tako danes govorimo o raznih "telekomih", posebej če govorimo o tovrstnih družbah na nacionalni ravni, zaenkrat pa se taka opredelitev pojma v generičnem smislu pojavlja med pisanimi viri, predvsem v dnevnem časopisju, kot tudi v pogovornem jeziku. V člankih se beseda "TELEKOM" pojavlja kot samostalnik - generik za določeno vrsto gospodarske družbe in se kot besedna vrsta - samostalnik - v slovničnem smislu tudi uporablja (pisana je z malo začetnico in sploh z malimi črkami, se sklanja, uporablja v edninski ali drugih oblikah, itd.). Kadarkoli pa se uporablja beseda "TELEKOM" v povezavi z imenom konkretne družbe, pa je ustrezno tudi napisana (napisano je celotno ime družbe, uporablja se velika začetnica). Tako je jasno začrtana razlika med zapisom imen družb, ki so običajno registrirana tudi kot znamke in uporabo besede "TELEKOM" kot pojma, ki je postal običajen v jezikovni rabi in tudi dobroverni in ustaljeni praksi trgovanja. Nadalje je v Sloveniji veljavnih že kar veliko številko znamk različnih imetnikov, v katerih je med drugim uporabljena beseda "TELEKOM" (in njene različice v različnih drugih jezikih). Tožena stranka je predčasno že zavrnila registracijo znamke "TELEKOM" (v besedi z običajnimi črkami) prijavitelja C.C.C. iz natanko istih razlogov, kot so navedeni pri zavrnitvi te prijave. Beseda "TELEKOM" sama po sebi ni registrabilna kot znamka, ampak taka postane šele v kombinaciji z drugimi elementi, predvsem z drugimi tekstualnimi elementi, ki ji dajejo razlikovalni značaj. Priznanje znamke za znak "TELEKOM" v besedi z običajnimi črkami bi pomenilo, da tožena stranka daje monopol nad to besedo enemu tržnemu subjektu, ki bi lahko preprečeval registracije vseh kasneje prijavljenih znamk, ki bi vsebovale besedo "TELEKOM". Tožeča stranka je prijavo dopolnila z izsledki dveh anket, katerih cilj je bil dokazati, da je znak "TELEKOM" pridobil med slovenskimi potrošniki z uporabo razlikovalnost, ki jo mora znamka imeti. Prva anketa naj bi dokazovala, da slovenski potrošniki besedo "TELEKOM" povezujejo v pretežni meri s A.A.A. in naj bi zato služila kot dokaz, da je znak "TELEKOM" z uporabo dobil atribute znamke, da ga torej potrošniki dojemajo kot znamko tožeče stranke. Druga anketa pa je imela namen ugotoviti, ali povprečni slovenski potrošnik zamenjuje izraza TELEKOM in TELEKOM SLOVENIJE. Rezultati prve ankete so bili dobljeni na osnovi dveh vprašanj, in sicer: "Katero podjetje v Sloveniji prepoznate pod nazivom "TELEKOM"?" in "Katero podjetje trži v Sloveniji svoje storitve in blago pod znamko "TELEKOM"?". Vprašanji sta povsem sugestibilni, medseboj povezani in je bilo praktično nemogoče dobiti drugačne rezultate, kot so bili dobljeni. Prvo vprašanje je z vidika ugotavljanja uporabe in doživljanja nekega znaka kot znamke irelevantno, ker se nanaša na ime podjetja (ime podjetja in znamka pa nista istovrstni kategoriji). Razen tega je povsem sugestibilno, saj je jasno, da je prva asociacija imena v Sloveniji z besedo "TELEKOM" prav podjetje A.A.A. Tožeča stranka je s tem odgovorila na vprašanje, ali Slovenci poznajo podjetje A.A.A., ne pa, ali jim beseda predstavlja znamko podjetja A.A.A. Drugo vprašanje bi lahko bilo bližje postavljenemu cilju, saj se nanaša na znamko, vendar je njegova vrednost zaradi prvega vprašanja povsem izgubljena. Tožena stranka je v svojem pozivu pojasnila tožeči stranki, da bi le-ta morala dokazati, da je resnično uporabljala znak "TELEKOM" kot znamko, kajti šele v tem primeru bi sploh lahko začela postopek dokazovanja, da javnost ta znak dojema kot njeno znamko in ne le kot oznako vrste družbe za telekomunikacije. Tožeča stranka namreč v dokaznem gradivu ni niti navedla, da je uporabljala znak "TELEKOM" kot znamko (s čimer bi eventualno lahko uveljavljala določilo drugega odstavka 43. člena ZIL-1, po katerem se za znamke, ki so dobile razlikovalni učinek z dolgotrajno uporabo, ne uporabljajo točke b), c) in e) prvega odstavka istega člena). Namesto, da bi tožeča stranka to zatrjevala in dokazovala, je dala narediti še eno anketo, ki pa vsebinsko ni bistveno različna od prve, zato tudi ta ne more služiti kot dokaz, da je znak "TELEKOM" z uporabo dobil razlikovalnost kot znamka. Anketa daje le odgovor na vprašanje, ali javnost pozna besedo "TELEKOM" in s čim jo povezuje. Postavljeni vprašanji sta bili: "Ali ste že slišali besedo telekom?" in "Ali povezujete besedo telekom s katerim podjetjem?". Zadnje vprašanje pa se je glasilo: "Lahko poveste, kakšno je polno ime podjetja A.A.A.". Tožena stranka meni, da rezultati te ankete ne dokazujejo, da javnost znak "TELEKOM" dojema kot znamko prijavitelja, pač pa dokazujejo le, da je javnost že slišala za besedo telekom, kar seveda ni noben dokaz, da jo dojema kot znamko nekega subjekta. V pozivu za izjavitev je tožena stranka tožeči stranki pojasnila, da bi le-ta morala dokazati naslednje: da je znak "TELEKOM" res kdaj uporabljala kot znamko, se pravi, da je svoje storitve in blago res kdaj označevala z znamko "TELEKOM", ter da sam pojem "TELEKOM" potrošniki takoj dojamejo kot znak A.A.A., zato pa bi morala vprašanje v anketi postaviti zelo nevtralno in ne v povezavi z imenom podjetja v Sloveniji. V odgovoru na poziv je tožeča stranka trdila, da so postavljena vprašanja prava in da so odgovori dokazali, da je izpodbijani znak iz naslova uporabe pridobil razlikovalnost kot znamka. Tožena stranka pa meni drugače in vztraja pri svojem prvotnem mnenju, zavrača pa navedbo tožeče stranke, naj tožena stranka sama izvede anketo, v kolikor dosedanje niso ustrezne, saj je tožeča stranka tista, ki mora dokazati pridobljeno razlikovalnost izpodbijanega znaka. Tožena stranka že ves čas zatrjuje, da znak ni primeren za registracijo, ni pa njena dolžnost preverjati, če je morda z uporabo pridobil ustrezno razlikovalnost, ampak preverja le dokaze, ki ji jih dostavi prijavitelj - tožeča stranka. Tožena stranka torej na osnovi rezultatov zgoraj navedenih anket ni mogla sprejeti ugotovitve, da je izpodbijana znamka pridobila razlikovalni učinek z dolgotrajno uporabo, zaradi česar pri svoji odločitvi ne bi upoštevala točke e) prvega odstavka 43. člena ZIL-1. Zavrnilni razlogi iz točke e) se nanašajo na vse prijavljeno blago in storitve, ki so blago in storitve s področja telekomunikacij ali v kakršnikoli povezavi s tovrstnimi storitvami; gre za storitve, ki se izvajajo s pomočjo telekomunikacij, sestavne dele telekomunikacijskega omrežja, storitve, ki so neposredno namenjene področju telekomunikacij, na primer razvoj, usposabljanje, predstavitve, vzdrževanje, itd., oziroma njim komplementarne storitve oziroma blago - to so blago in storitve, ki so tako tesno povezane s telekomunikacijami, da so v medsebojni soodvisnosti. Gre za večino blaga in storitev iz razredov 9, 35, 37, 38, 41 in 42 NK, ki so navedene na straneh 15, 16 in 17 izpodbijane odločbe do 1. odstavka na strani 17. Za nekatero prijavljeno blago in storitve pa so podani zavrnilni razlogi iz točke h) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 (zavajanje). Glede na znak bi bilo namreč verjetno, da bodo potrošniki pričakovali, da gre za blago in storitve, povezane s področjem telekomunikacij ali namenjene temu področju oziroma izvajanje samo ali pretežno s pomočjo telekomunikacijskih sistemov, četudi blago in storitve niso eksplicitno navedeni kot blago in storitve s področja telekomunikacij, zaradi zelo široke opredelitve pa so prav tako lahko s tega področja in le - to iz njihove definicije ni izključeno. Gre za blago in storitve iz razredov 9, 28, 35, 36, 41, 42, 43 in 45 NK, ki so navedene na strani 17 izpodbijane odločbe od 1. odstavka naprej, na strani 18 in na strani 19 pa do prvega odstavka izpodbijane odločbe. Za drugo prijavljeno blago in storitve se postopek registracije izpodbijane znamke po mnenju tožene stranke lahko nadaljuje. Gre za vse blago in storitve iz razredov 7, 25, 28 (razen: igre), 39 (razen: dostava sporočil), 41 (samo: prevajanje; izposoja športne opreme (razen vozil); storitve igrišč za tenis; strokovno vodenje interdisciplinarnih ekskurzij) in 43 NK (razen: hotelske rezervacije; rezervacije začasnih prenočišč; nudenje konferenčnih prostorov). To blago in storitve po mnenju tožene stranke niso v nobeni povezavi s telekomunikacijskimi storitvami in zato povprečni potrošnik tudi ne bo pričakoval, da se bodo za njihovo izvajanje uporabljale telekomunikacijske storitve, prav tako pa tudi ne gre za blago, ki je namenjeno izvajanju telekomunikacijskih storitev. V zvezi z njimi deluje beseda oziroma znak "TELEKOM" fantazijsko, zato je tožena stranka za to blago in storitve postopek registracije znamke nadaljevala.

Zoper tako odločitev je tožeča stranka vložila tožbo zaradi nepravilne ugotovitve dejanskega stanja in nepravilne uporabe materialnega prava. Tožeča stranka sodišču predlaga, da odpravi izpodbijano odločbo v delu, kjer je tožena stranka delno zavrnila prijavo izpodbijane znamke in jo v tem delu vrne toženi stranki v ponovno presojo, zahteva pa tudi povrnitev njenih stroškov postopka. Tožeča stranka v tožbi navaja, da mora tožena stranka upoštevati zatečeno dejansko stanje, ali pa se do njega opredeliti, ter da mora hkrati izdati odločbo tako, da jo je mogoče preizkusiti glede vseh navedenih razlogov. Dalje navaja, da svojo pravico do znamke utemeljuje na podlagi splošne prepoznavnosti besede "TELEKOM" kot znamke tožnice. V Sloveniji ni niti enega subjekta, ki pod nazivom "TELEKOM", kolikor gre za storitve telekomunikacij, ne bi pomislil prav na tožnico, kar smiselno priznava tudi tožena stranka, le da trdi, da gre v bistvu za firmo tožnice. Tožeča stranka je svoja stališča utemeljevala s številnimi anketami. Ne strinja se s toženo stranko, da bi bili vprašanji, ki jih je med drugim zastavila anketirancem in ki sta se glasili: "Katero podjetje v Sloveniji prepoznate pod nazivom "TELEKOM"? in "Katero podjetje trži v Sloveniji svoje storitve in blago pod znamko "TELEKOM"?" sugestibilni in medsebojno povezani. Strinja pa se, da je bilo praktično nemogoče dobiti drugačne rezultate, glede na to, da je bila v letu 2003 tožeča stranka edina, ki je tako znamko uporabljala in ker je bilo splošno znano, da beseda "TELEKOM" v Sloveniji pomeni storitve tožnice in nikogar drugega. Tožena stranka se je vnaprej odločila, da znaka "TELEKOM" ne bo priznala kot znamke in zelo dobre rezultate ankete reinterpretira tako, da oceni, da so posledica nepravilnega vprašanja, namesto, da bi poskusila oceniti vrednost odgovorov anketirancev. Bistvo znamke je sposobnost razlikovanja istovrstnih storitev različnih podjetij, to sposobnost pa lahko tožnica dokazuje zlasti z dejanskimi okoliščinami. Povsem logično je, da je tožnica anketirance vprašala, katero podjetje prepoznajo pod znakom "TELEKOM", iz ankete pa je razvidno, da obstaja eno samo podjetje, ki je po tej znamki prepoznavno. Ker gre za slovensko znamko, je nadalje povsem logično, da se je v vprašanju tožnica omejila na Slovenijo. Tožnica je prepričana, da vrstni red vprašanj nima nobene veze z odgovori. Če bi tožena stranka želela dokazati nevrednost zelo prepričljivih odgovorov, bi morala sama opraviti anketo, vendar tega ni storila. Odgovori na obe postavljeni vprašanji jasno kažeta na dejstvo, da povprečni potrošnik dojema znak "TELEKOM" kot znamko tožeče stranke za številne storitve in blago, med drugim za vse zavrnjene storitve in vse zavrnjeno blago. V nadaljevanju tožeča stranka ponavlja svoje dosedanje razlogovanje v zvezi z vprašanji iz prve ankete. Tožnica meni, da je z navedeno anketo uspela dokazati, da povprečni potrošnik izraz "TELEKOM" povezuje s podjetjem tožnice, nadalje, da tega izraza ne povezuje s katerimkoli drugim podjetjem, ter da ga dojema kot znamko tožnice, ne glede na dejstvo, da le-ta še ni znamka tožnice. Z drugo anketo pa je tožeča stranka najprej sistematično ugotovila, ali povprečni potrošnik sploh prepozna besedo "TELEKOM" kot znamko, in nato, ali jo povezuje s tožečo stranko. Tožeča stranka ne razume graje tožene stranke, ko ta zapiše, da naj bi odgovori na četrto vprašanje ("Ali lahko poveste, kakšno je polno ime podjetja A.A.A.?") ilustrirali neko preverjanje znanja anketirancev in sugesitije o obstoju podjetja A.A.A., saj je tožena stranka najprej nasprotovala vrstnemu redu vprašanj iz prve ankete, potem pa ugovarjala zoper dejstvo, da je tožnica upoštevala njen ugovor in najprej preverila znamko, ter nato ime podjetja. Nato tožnica povzame svoja stališča iz svojih dosedanjih vlog, v nadaljevanju pa sledijo njene navedbe v zvezi z zatrjevano nepravilno uporabo materialnega prava ter napačno uporabo postopkovnih določb. Navaja, da je tožena stranka v izpodbijani odločbi zapisala eno od dejanskih okoliščin, ko je navedla, da "je na področju stacionarne telefonije tožeča stranka popoln monopolist". Ta trditev je zmotna, hkrati pa dokazuje, da tudi tožena stranka prepozna znak "TELEKOM" kot znamko tožeče stranke. Tožena stranka je od tožnice pričakovala izvedbo nemogočega dokaza, ko je v odločbi zapisala, da bi morala tožnica vprašanje v anketi postaviti zelo nevtralno in ne v povezavi z imenom podjetja v Sloveniji; takega vprašanja namreč tožnica ne more postaviti, saj je prijavljena znamka del njene firme. Poleg tega je tako stališče tudi nedosledno, saj je sama tožena stranka v preteklosti dovolila registracijo kar nekaj znamk, kjer so znamke del ali celo celotno ime posameznega prijavitelja. V zvezi z napačno uporabo postopkovnih določb pa tožeča stranka navaja, da se je tožena stranka očitno odločila, da znamke ne bo priznala, zato tudi ni zapisala, na katera vprašanja hoče odgovore, ker bi v takem primeru tožeča stranka ta vprašanja podala anketirancem. Tožena stranka mora v postopku priznanja znamke upoštevati določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP), v kolikor vprašanja niso urejena z ZIL-1. Dokazovanje z ZIL-1 ni urejeno in je potrebno upoštevati pravila ZUP. 10. člen ZUP določa, da sme upravni organ odločiti o dokazanih dejstvih samo na podlagi drugih dokazov v spisu, 139. člen ZUP pa določa, da mora upravni organ odrediti izvedbo dokaza, če je to potrebno za razjasnitev stvari. V konkretni zadevi je upravni organ očitno ugotovil, da je dokaz potreben, a njegove izvedbe ni odredil oziroma je preprosto odločil, da z dokazom, ki ga je na predlog tožene stranke izvedla tožeča stranka, pač ni zadovoljen. Upravni organ ne more venomer znova zavračati dokaznih predlogov, ne da bi pojasnil, zakaj to počne in zahtevati boljših dokazov s splošnimi stališči, ne glede na določbe 10. člena ZUP. Nadalje bi morala tožena stranka prav za vsako storitev, ki jo je zavrnila po točki e) prvega odstavka 43. člena ZIL-1, izdelati analizo, zakaj jo je zavrnila. Tožena stranka se je temu izognila tako, da je pavšalno zapisala, da gre pri vsaki od v odločbi naštetih storitev za "popolnoma enake ugotovitve", čemur pa ne gre pritrditi. Tožeča stranka meni, da tega dela odločbe ni mogoče preizkusiti, ker za to niso podani pogoji. Nadalje bi morala tožena stranka prav za vsako storitev, ki jo je zavrnila po točki h) prvega odstavka 43. člena ZIL-1, prav tako izdelati analizo.

Tožena stranka je v odgovoru na tožbo navedla, da je svoje razloge za odločitev podrobno obrazložila že v izpodbijani odločbi, v nadaljevanju pa odgovarja le na posamezne navedbe tožeče stranke. Tožena stranka trdi, da ni dolžna upoštevati "zatečenega dejanskega stanja", kot to v tožbi zahteva tožeča stranka, pač pa ravnati v skladu z zakoni in načeli ter ustaljeno prakso na področju prava znamk. V izpodbijani odločbi in v postopku pred izdajo te odločbe je tožena stranka natančno obrazložila, zakaj znaka "TELEKOM" ne more registrirati kot znamke za nekatero prijavljeno blago in storitve. Meni namreč, da so podani zavrnilni razlogi po točkah e) in h) 44. člena ZIL-1, saj bi z registracijo prijavljenega znaka tožena stranka dodelila neupravičen monopol uporabe termina "TELEKOM" le enemu tržnemu subjektu, kar pa je v neskladju s temeljnimi načeli v pravu znamk. Znamka "TELEKOM" tudi ne bi izpolnjevala osnovne funkcije znamk, to je razlikovanje enakega ali podobnega blaga in storitev različnih tržnih subjektov. Že v izpodbijani odločbi in samem postopku reševanja ugovora je tožena stranka tožečo stranko opozorila na dejstvo, da bi bilo zelo sporno, če bi besedo, ki je postala "običajna v jezikovni rabi ali dobroverni in ustaljeni praksi trgovanja" in je del že registriranih znamk, kasneje v obliki besede z običajnimi črkami registrirala kot znamko le enega subjekta. Tožena stranka še enkrat poudarja, da po njeni presoji rezultati anket, ki jih je tožeča stranka dala izdelati z namenom dokazati pridobljeno razlikovalnost znaka "TELEKOM", ne dokazujejo, da je tožeča stranka v gospodarskem prometu sploh kdaj uporabljala znak oziroma neregistrirano znamko "TELEKOM", pač pa le, da določen del populacije (le telefonski naročniki) besedo "TELEKOM" povezuje z družbo A.A.A., d.d. (tožečo stranko), kar pa ni isto kot dokaz pridobljene razlikovalnosti neregistriranega znaka. Tožeča stranka je torej povezovanje besede "TELEKOM" z družbo A.A.A. d.d. enostavno vzela za dokaz pridobljene razlikovalnosti znamke. Povezavo med poznavanjem besede "TELEKOM" in istoimenskim znakom je tožeča stranka v sami anketi izvedla mimogrede in na način, da ni videti vsebinske razlike med besedo "TELEKOM" in znakom (neregistrirano znamko) "TELEKOM". Tožena stranka meni, da je pridobljeno razlikovalnost zelo težko dokazovati oziroma dokazati le z anketami; zelo odprta vprašanja namreč ne dajo uporabnih odgovorov oziroma tudi niso odraz realnega stanja. V večini primerov pa so vprašanja postavljena tako, da enostavno sugerirajo odgovor, kar pa ne more služiti kot dokaz pridobljene razlikovalnosti po zakonu sicer neregistrabilnega znaka. V zvezi z zahtevo tožeče stranke, da naj se tožena stranka opredeli do vsakega od prijavljenih proizvodov in storitev in navede razloge za zavrnitev, tožena stranka meni, da je taka zahteva glede na izjemno veliko številno posameznih zelo podobnih postavk neracionalna in bi bilo njeno upoštevanje v nasprotju z načelom ekonomičnosti postopka, hkrati pa ne bi prispevalo k drugačni odločitvi. Pogosto so namreč ti proizvodi in storitve opredeljeni le na različnih nivojih natančnosti, od zelo podrobno opredeljenih proizvodov in storitev, pa vse do najbolj splošnega nivoja, zajetega na primer v pojmu telekomunikacije - v bistvu pa gre za istovrstne ali zelo podobne proizvode in storitve. Tožena stranka bi v svojem argumentiranju uporabila povsem enake argumente, kot jih je navedla za skupino proizvodov in storitev, le da bi jih namesto enkrat navedla tolikokrat, kot je število posameznih postavk v seznamu, kar pa ne bi bilo v skladu z načelom ekonomičnosti postopka, po drugi strani pa meni, da zaradi upoštevanja tega načela ni sprejela nezakonite odločitve. Tožena stranka sodišču predlaga, da tožbo zavrne in potrdi izpodbijano odločbo.

Tožeča stranka je v pripravljalni vlogi z dne 29. 1. 2007 še navedla, da se je tožena stranka že od samega začetka postavila na a priori stališče, da ne bo dopustila registracije znamke "TELEKOM". Tožena stranka se je že od samega začetka poskusila zavarovati tako, da ni dala jasnih napotkov, temveč je zahtevala od tožnice, da ugane, katera bi bila primerna vprašanja, nato pa sumarno in kapriciozno zavrnila odgovore kot neverodostojne in to namreč zato, ker naj vprašanja ne bi bila postavljena v pravilnem zaporedju. Povprečnega potrošnika se ne da zmesti z zaporedjem postavljanja vprašanj, potrebno pa je, da so vprašanja razumljiva. Povprečni potrošnik se tudi ne ukvarja z vprašanji, kaj so in kaj niso znamke. Zanj je v bistvu pomemben odgovor na vprašanje: "Ali določen znak loči med dvema podobnima storitvama do take mere, da je jasno in nedvoumno razvidno, kaj je izvor posamezne storitve?". Tako vprašanje pa je bilo potrebno preoblikovati v zaporedje vprašanj, ki so bila anketirancem postavljena, v spis vložene ankete pa odgovarjajo na ta vprašanja tako, da je vsakomur jasno, da povprečni potrošnik prepozna znak "TELEKOM" kot znak A.A.A. d.d., da ta znak prepozna kot znak, ki opisuje storitve telefonije A.A.A. d.d., ter da ta znak prepozna kot znak, ki opisuje samo storitve A.A.A. d.d. in nobenega drugega podjetja. Kako je povprečni potrošnik prišel do tega prepričanja, pa je z vidika ZIL-1 povsem nepomembno. Tožnica navaja, da je uporabila povsem analogna vprašanja, kot so bila uporabljena v zadevi "Čudežni nederček" (WONDER BRA, št. znamke 9570211), v kateri je tožena stranka sama postavila temelje za relevantna vprašanja. Na osnovi odgovorov na ta vprašanja pa tožeča stranka trdi, da ni nikogar v Sloveniji, ki bi glede znaka "TELEKOM" ne pomislil zgolj in izključno na A.A.A. d.d. Ta znak ni uporabljan s strani nobene od konkurenčnih družb. Tožena stranka bi morala presojati sposobnost za znamko v času vložitve prijave, saj so sicer v prednosti tisti prijavitelji, ki dosežejo hitrejšo obravnavo pred toženo stranko, kar je v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom. Še v času pisanja te vloge iskalnik Google po spletnih straneh v Sloveniji najde za ključno besedo "TELEKOM" več kot 500.000 zadetkov, ki se skoraj vsi nanašajo na A.A.A., celo borzni posredniki pa povsem jasno govorijo samo o A.A.A., ko omenjajo A.A.A. d.d. Tožena stranka predlaga, kot doslej.

K 1. točki izreka: Tožba ni utemeljena.

Predmet presoje v tem upravnem sporu je, ali za prijavljeni znak "TELEKOM" v obsegu zavrnilnega dela izpodbijane odločbe, za katerega je tožena stranka ugotovila obstoj absolutnih zavrnilnih razlogov po točkah e) in h) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 (Uradni list RS, št. 51/06), v zvezi s točko e) obstaja izjema, določena v drugem odstavku 43. člena ZIL-1, ko se točke e) ne more uporabiti in ali je pravilno ugotovljena podanost zavrnilnega razloga po točki h) 1. odstavka 43. člena ZIL-1. Materialnopravna podlaga za odločitev v obravnavani zadevi so torej določbe točke e) prvega odstavka 43. člena ZIL-1, po katerih se kot znamka ne sme registrirati znak, ki sestoji izključno iz znakov ali označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali dobroverni in ustaljeni praksi trgovanja, ter določbe točke h) prvega odstavka 43. člena ZIL-1, po katerih se kot znamka ne sme registrirati znak, ki zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitev. V drugem odstavku navedenega zakonskega določila pa je določeno, da se za znamke, ki so pridobile razlikovalni učinek z dolgotrajno uporabo, ne uporabljajo določbe (med drugimi) točke e) prvega odstavka. To pa pomeni, da mora tožena stranka, ki uporabi točko e) zgoraj navedenega zakonskega določila, najprej ugotoviti, da je znak, ki ga presoja na absolutne zavrnilne razloge, postal običajen v jezikovni rabi ali dobroverni in ustaljeni praksi trgovanja za označevanje določenega blaga oziroma storitev, vendar pa absolutni zavrnilni razlog po tej točki ni podan, če gre za znamko, ki je pridobila razlikovalni učinek z dolgotrajno uporabo. Dokazno breme, da gre za tako znamko (ki je torej pridobila razlikovalni učinek z dolgotrajno uporabo) pa je tudi po mnenju sodišča na stranki, ki tak status določene znamke - ki je pravzaprav še neregistrirani znak - zatrjuje.

Sodišče nima pomislekov v zvezi z določitvijo obravnavanega znaka "TELEKOM", ki ni prestal preizkusa na absolutne zavrnilne razloge, za znak, ki je postal običajen v jezikovni rabi ali dobroverni in ustaljeni praksi trgovanja (kar pravzaprav niti ni sporno), po njegovi presoji pa je pravilen tudi zaključek tožene stranke, da iz izvedenih dokazov v upravnih spisih ne izhaja, da gre v obravnavanem primeru za znamko, ki je pridobila razlikovalni učinek z dolgotrajno uporabo. Sodišče pa se tudi sicer strinja z razlogi tožene stranke iz izpodbijane odločbe in se nanje sklicuje (2. odstavek 71. člena Zakona o upravnem sporu, ZUS-1, Uradni list RS, št. 105/06, 26/07-skl.US, v zvezi z 2. odstavkom 105. člena istega zakona), glede tožbenih ugovorov pa dodaja: Znaki, ki so običajni v jezikovni rabi ali so običajni v dobroverni in ustaljeni praksi trgovanja, morajo biti na voljo tudi drugim trgovcem. Pri tem je bistveno, da je nek znak z uporabo postal običajna označba za neko vrsto proizvoda ali storitve, ne pa za poseben proizvod/storitev, ki izvira iz določenega vira. Ko namreč nek znak postane orodje za opisovanje nekega razreda proizvodov (to je tistih, za katere se zahteva registracija), se ne more več razlikovati med proizvodi, ki so v tem razredu. Določbe točke e) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 torej ni mogoče uporabljati abstraktno (kot denimo absolutni zavrnilni razlog odsotnosti razlikovalnega učinka ali razlog opisnosti), temveč le v povezavi s konkretnim blagom ali storitvami, kar tudi omejuje obseg te določbe. Tožena stranka je ugotovila, da je za storitve telekomunikacij v najširšem smislu, kot tudi za vse posamezno blago in storitve, na katere se ta pojem še razteza, izraz "TELEKOM" postal običajen v jezikovni rabi in dobroverni in ustaljeni praksi trgovanja kot sinonim za družbe, ki se ukvarjajo s telekomunikacijami (ugotovitve tožene stranke v izpodbijani odločbi v zvezi s tem, da se opredelitev pojma v generičnem smislu pojavlja med pisanimi viri, predvsem v dnevnem časopisju, kot tudi v pogovornem jeziku). Tožena stranka je tudi ugotovila, da je jasno začrtana razlika med zapisom imen družb, ki so običajno registrirana tudi kot znamke, ter uporabo besede "TELEKOM" kot pojma, ki je postal običajen v jezikovni rabi in tudi dobroverni in ustaljeni praksi trgovanja. Tožeča stranka, ki je skušala dokazati, da je prijavljeni znak pridobil razlikovalni učinek z dolgotrajno uporabo, pa je tudi po mnenju sodišča dokazovanje z anketami vodila v smeri ugotavljanja, ali je beseda "TELEKOM" postala razlikovalna kot običajna označba vira blaga in storitev (družbe A.A.A. d.d.), namesto da bi skušala dokazati, da je prijavljeni znak že pred prijavo pri toženi stranki uporabljala kot znamko in sicer prav za tiste vrste storitev in blaga, ki so predmet prijave. Zato niso upoštevne tožbene navedbe, da tožeča stranka svojo pravico do znamke utemeljuje na podlagi splošne prepoznavnosti besede "TELEKOM" kot znamke tožnice, ter da v Sloveniji ni niti enega subjekta, ki pod nazivom "TELEKOM", kolikor gre za storitve telekomunikacij, ne bi pomislil prav na tožnico; ni namreč firma tožeče stranke tista, ki je po povedanem relevantna v smislu obravnavanih zakonskih določb, saj tožeča stranka predstavlja vir blaga in storitev, pač pa je relevantno, ali je znak "TELEKOM", ki je postal običajna označba za tiste vrste storitev in proizvodov, za katere se zahteva registracija, v najširšem smislu torej za telekomunikacije, za obravnavano vrsto blaga in storitev pridobil razlikovalni učinek z dolgotrajno uporabo. Sodišče se strinja s toženo stranko, da tega tožeči stranki z izvedenimi anketami ni uspelo dokazati, saj sta vprašanji iz prve ankete (1. "Katero podjetje prepoznate pod nazivom "TELEKOM"?" in 2. "Katero podjetje trži svoje storitve in blago pod znamko "TELEKOM"?") usmerjeni k preverjanju besede "TELEKOM" v povezavi s firmo in podjetjem tožnice, torej virom blaga in storitev, kar pa velja tudi za vprašanja iz druge ankete (1. "Ali ste že slišali besedo "TELEKOM"?", 2. "Ali povezujete besedo "TELEKOM" s katerim podjetjem?", 3. enako vprašanje, kot 2., le da so ponujeni odgovori naštetih podjetij, ter 4." Ali lahko poveste, kakšno je polno ime podjetja A.A.A.?"). Neupoštevne in povsem pavšalne pa so navedbe tožeče stranke, da se je tožena stranka vnaprej odločila, da prijavljenega znaka ne bo priznala kot znamke, ter da ni poskusila oceniti vrednosti odgovorov anketirancev; tožena stranka se je do anket in odgovorov anketirancev opredelila, le da jih razume drugače, kot tožeča stranka. Sodišče sicer meni, da je pridobljen razlikovalni učinek še neregistriranega znaka res težko dokazati, kar je nedvomno še oteženo, ker je beseda obravnavanega znaka vsebovana tudi v firmi tožeče stranke, vendar to ne pomeni, da bi bila tožeča stranka svojega dokaznega bremena v zvezi z zatrjevano lastnostjo znaka lahko razbremenjena; na njej je, da predloži dokaze za svoje trditve, v njeni prosti izbiri pa je, za kakšne vrste dokazovanja se bo odločila. Neutemeljeno torej tožeča stranka očita toženi stranki, da naj sama opravi ankete, v kolikor z opravljenini anketami ni zadovoljna, saj je imela v postopku možnost postavljanja poljubnih dokaznih predlogov, seveda pa o tem, katera dejstva je šteti za dokazana, odloči tožena stranka. Tudi tožnica navaja, da meni, da je s prvo anketo uspela dokazati, da povprečni potrošnik izraz "TELEKOM" povezuje s podjetjem tožnice, nadalje, da tega izraza ne povezuje s katerimkoli drugim podjetjem, ter da ga dojema kot znamko tožnice, ne glede na dejstvo, da le-ta še ni znamka tožnice, s čimer pa tudi po mnenju sodišča prvenstveno preverja izraz glede na firmo in podjetje tožeče stranke, nazadnje pa mu sugerira, da gre za njeno znamko. Sodišče pa pritrjuje toženi stranki tudi pri ocenjevanju druge ankete, saj odgovori na prvo vprašanje "Ali ste že slišali besedo "TELEKOM"? lahko povedo le, da je javnost že slišala besedo "TELEKOM", naslednja vprašanja pa so spet usmerjena k preverjanju te besede v zvezi s firmo in podjetjem tožnice in tudi po presoji sodišča torej ne dokazujejo, da javnost obravnavani znak dojema kot znamko tožeče stranke. Po povedanem tudi sodišče meni, tako kot tožena stranka, da je tožeča stranka povezovanje besede "TELEKOM" z družbo A.A.A. d.d. zmotno vzela za dokaz pridobljene razlikovalnosti (sicer istoimenskega) neregistriranega znaka. Nadalje sodišče zavrača tudi tožbene ugovore, da bi morala tožena stranka prav za vsako storitev, ki jo je zavrnila po točki e) in h) prvega odstavka 43. člena ZIL-1, izdelati analizo, zakaj jo je zavrnila, saj posledica združevanja dejavnosti v sklope, ko je tožena stranka v odločbi le enkrat za posamezni sklop dejavnosti zapisala razloge, ni niti to, da tega dela odločbe ne bi bilo mogoče preizkusiti, niti ni posledica upoštevanja načela ekonomičnosti postopka, ki je pri tako velikem številu (sorodnih) dejavnosti upravičeno, nezakonita odločba.

Ker je tožena stranka ob preizkusu prijavljene znamke na absolutne zavrnilne razloge ob upoštevanju 43. člena ZIL-1 ugotovila, da prijavljenega znaka ni mogoče registrirati kot znamke iz razlogov po točkah e) in h) prvega odstavka, tožeča stranka pa ni uspela dokazati, da bi obravnavana še neregistrirana znamka pridobila razlikovalni učinek z dolgotrajno uporabo, je tožena stranka prijavo predmetne znamke v delu, kot izhaja iz izreka izpodbijane odločbe, pravilno zavrnila (prvi in tretji odstavek 99. člena ZIL-1).

K 2. točki izreka: Ker je sodišče tožbo zavrnilo, je zavrnilo tudi zahtevek tožeče stranke za povrnitev stroškov postopka, saj na podlagi 4. odstavka 25. člena ZUS-1 v tem primeru vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Sodi šče je ZUS-1 uporabilo na podlagi prehodne določbe 2. odstavka 105. člena ZUS-1.