Jedro

Uvodoma je urad navedel, da podobnost blaga ugotavlja na podlagi kriterijev, kot so: kraj proizvodnje, kraj prodaje, sestavine proizvodov, namen proizvodov, povezanost proizvodov, potrošniki, tržni kanali, gospodarska panoga, komplementarnost in konkurenčnost blaga ter da si je blago podobno, če lahko najdemo skupne lastnosti po več kriterijih istočasno. Vendar urad primerjave po vseh navedenih kriterijih ni opravil, pri tem pa tudi ni obrazložil, zakaj popolnejše primerjave blaga ni opravil.

Izrek

I. Tožbi se ugodi, odločba Urada RS za intelektualno lastnino št. 31207-938/2013 z dne 3. 12. 2015 se odpravi ter se zadeva vrne istemu organu v ponovni postopek.

II. Tožena stranka je dolžna povrniti tožeči stranki stroške tega postopka v znesku 347,70 EUR v 15 dneh od vročitve te sodbe, od poteka tega roka dalj do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

III. Stroškovni zahtevek stranke z interesom A., se zavrne.

Obrazložitev

1. Urad RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju urad) je z izpodbijano odločbo zavrnil ugovor tožnice zoper registracijo znamke prolife št. Z-201370938 prijavitelja A. (v tem upravnem sporu stranka z interesom). Iz obrazložitve odločbe izhaja, da je urad 2. 8. 2013 prejel prijavo znamke št. 201370938 za znak prolife za tam navedeno blago iz razreda 31 po Nicejski klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (v nadaljevanju NK). Ker je prijavljeni znak ustrezal zahtevam iz 99. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1), je urad prijavo znamke objavil v uradnem glasilu. V zakonskem roku treh mesecev je ugovor zoper registracijo znamke vložila tožnica, ki se je pri tem sklicevala na svojo prejšnjo figurativno znamko Skupnosti številka 2166403 prolife. Meni, da sta si podobna tako znaka obeh znamk kot blago, čeprav je le-to razvrščeno v različna razreda, 5 oziroma 31 NK. Po mnenju tožnice je zato podan zavrnilni razlog po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Po mnenju prijavitelja znamke pa je ugovor neutemeljen, saj si znaka nista zavajajoče podobna, blago pa tudi ni ne komplementarno, ne razvrščeno v isti razred NK ter se razlikuje po več kriterijih, po katerih se primerja blago. Prijavitelj se sklicuje tudi na primer znamke Skupnosti „Natural Line“. Ko organ obrazlaga svojo presojo verjetnosti zmede v smislu točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, uvodoma navaja, da mora biti presoja celovita ter mora upoštevati zaznavo upoštevne javnosti tako glede znakov kot glede blaga. Sklicuje se na sodbi Splošnega sodišča T-162/01 z dne 9. 7. 2003 in T-112/06 z dne 16. 1. 2008. Celovita presoja implicira tudi upoštevanje medsebojne odvisnosti upoštevnih faktorjev, tako da se lahko šibka stopnja podobnosti med proizvodi in storitvami izravna z višjo stopnjo podobnosti med znaki, in obratno (T-388/00). Po primerjavi blaga urad ugotavlja, da prejšnja in prijavljena znamka pokrivata blago različnih razredov. Vendar navedena razvrstitev blaga ne prejudicira podobnosti oziroma različnosti blaga. Pri primerjavi blaga po več kriterijih (namen uporabe, proizvajalci, prodajna mesta, način trženja, končni potrošniki, distribucijske poti itd.) urad zaključuje, da je blago pri prijavljeni znamki različno od blaga pri prejšnji znamki ter da tako eden od pogojev za zavrnitev znamke po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, namreč pogoj enakosti ali podobnosti blaga, ni izpolnjen ter da zato prijavljene znamke na tej podlagi ni mogoče zavrniti. V zvezi z navedbami tožnice v ugovoru o tem, da presoja podobnosti blaga ni neodvisna od presoje podobnosti oziroma enakosti znakov ter da gre za medsebojno povezanost presoje, urad navaja, da je blago pri primerjanih znamkah različno; ker je blago različno, eden od pogojev za verjetnost zmede ni podan.

2. Tožnica v tožbi navaja, da je urad primerjal blago predhodne in prijavljene znamke ter nepravilno ugotovil, da gre v celoti za različno blago ter je posledično ugovor tožnice v celoti zavrnil. Zaključkov o nepodobnosti blaga pa urad ni zadostno obrazložil, zato je izpodbijana odločba pomanjkljiva ter se je ne da preizkusiti. Iz obrazložitve izpodbijane odločbe izhaja, da je urad bodisi izrecno bodisi posredno ugotovil, da je primerjano blago po številnih kriterijih enako ali podobno, vendar je kljub temu sprejel sklep o nepodobnosti blaga ter je zavrnil ugovor tožnice, tako da sta izrek in obrazložitev izpodbijane odločbe drug z drugim v nasprotju. Poleg tega je urad odločal na podlagi nepravilno oziroma nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja. Če bi pravilno in popolno ugotovil dejansko stanje, bi ugotovil, da je ugovor (vsaj v določenem delu) utemeljen, kajti urad sam v obrazložitvi navaja, da sta znaka nedvomno podobna, iz česar bi sledil sklep o verjetnosti obstoja zmede v javnosti, posledično pa bi bila registracija znamke delno ali v celoti zavrnjena. Ker je urad sam pravilno ugotovil, da sta znaka predhodne in prijavljene znamke nedvomno podobna, bi že v primeru, da bi urad vsaj za eno blago primerjanih znamk ugotovil podobnost, moral registracijo prijavljene znamke v tem obsegu zavrniti. V zvezi z opravljeno primerjavo blaga predhodne in prijavljene znamke tožnica uradu očita, da je sklep o domnevni nepodobnosti blaga obrazloženo utemeljil zgolj pri dveh kriterijih (namen blaga in prisotnost/odsotnost strokovnjakov pri trženju blaga), sklepa o razlikovanju blaga po drugih kriterijih pa urad ni obrazložil. Ugotovitev o nepodobnosti blaga in zaključnega sklepa o domnevni nepodobnosti blaga urad ni zadosti obrazložil, zato je izpodbijana odločba pomanjkljiva ter se je ne da preizkusiti. Tožnica dalje navaja, da je pri primerjavi blaga urad uporabljal izraza „praviloma“ in „v večini primerov“, kar pomeni, da ugotovitev ne velja absolutno oziroma ne velja za vse obravnavano blago. Ne glede na to pa je urad nato sprejel vsebinsko napačen sklep, da naj bi bilo vse primerjano blago različno; s tem pa sta izrek in obrazložitev izpodbijane odločbe drug z drugim v nasprotju. Poleg tega je urad ugotovil in v obrazložitvi izpodbijane odločbe izrecno navedel, da je primerjano blago po številnih kriterijih podobno (po zgolj dveh kriterijih različno), a je v nadaljevanju nepravilno sklenil, da naj blago sploh ne bi bilo podobno. Iz izpodbijane odločbe izhaja, da je urad ugotovil podobnost določenega blaga s seznama primerjanih znamk po naslednjih kriterijih: npr. da so pripravki za farmacevtske in medicinske namene, ki jih pokriva predhodna znamka, lahko namenjeni tudi živalim, da se končni potrošniki blaga v razredu 5 in blaga v razredu 31 deloma prekrivajo, da se nekatere izdelke iz razreda 5 in nekatere iz razreda 31 da dobiti na istih prodajnih mestih. Ne glede na to je urad nato sprejel nepravilen sklep, da naj ne bi obstajala verjetnost zmede. Glede na navedeno je po mnenju tožnice sklep urada o nepodobnosti blaga in neobstoju zmede vsebinsko napačen, izpodbijana odločba pa nepravilna in nezakonita. Tožnica sodišču predlaga, naj vpogleda v upravni spis v zadevi ter odloči, da se izpodbijana odločba odpravi ter registracija prijavljene znamke na območju Republike Slovenije v celoti zavrne oziroma podrejeno, da sodišče po odpravi izpodbijane odločbe zadevo vrne organu v ponovni postopek; zahteva pa tudi povrnitev stroškov postopka, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

3. Toženka v odgovoru na tožbo prereka tožbene navedbe ter vztraja pri odločitvi in razlogih izpodbijane odločbe. Dodatno pojasnjuje, da vsi kriteriji, ki se uporabljajo za primerjavo blaga, nimajo pri vseh primerjavah enake teže ter da je teža posameznega kriterija odvisna od njegovega vpliva na verjetnost zmede glede izvora blaga. Urad je pri primerjavi blaga upošteval smernice OHIM oziroma EUIPO.

4. Sodišče je tožbo poslalo v odgovor tudi prijavitelju znamke kot stranki z interesom v tem upravnem sporu. Stranka z interesom obrazloženo prereka tožbene navedbe, se sklicuje med drugim na sodbo SEU C-307/10 „IP Translator“ ter sodišču predlaga, naj tožbo kot neutemeljeno zavrne. Zahteva pa tudi povrnitev stroškov postopka.

5. V nadaljnjih pripravljalnih vlogah tožnica in stranka z interesom vztrajata pri svojih stališčih in predlogih sodišču, kako naj odloči. Tožnica se med drugim sklicuje na sodbe T-258/09, T-118/06 in C-282/09 P. Stranka z interesom pa upoštevanju sodbe T-258/09 nasprotuje, ker praksa OHIM ni obvezna ter ker za obravnavani primer tudi ni relevantna.

6. Tožba je utemeljena.

7. V obravnavani zadevi je sporna odločitev urada, da zavrne ugovor tožnice zoper registracijo znamke prolife za blago iz razreda 31 NK, ki ga je ta oprla na točko b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 ter se pri tem sklicevala na svojo prejšnjo znamko Skupnosti prolife, registrirano za blago iz razreda 5 NK. V ugovoru je tožnica navajala, da prijavljeni znak in prejšnje znamka pokrivata podobno (v nekaterih primerih celo enako) blago, upoštevaje pri tem več kriterijev za primerjavo, ter da sta prijavljeni znak in prejšnja znamka podobna (vizualno podobna, fonetično in pomensko enaka), glede na medsebojno povezanost presoj pa obstaja verjetnost zmede v javnosti. Prijavitelj znamke je v odgovoru menil nasprotno, da si nista podobna niti prijavljeni znak in prejšnja znamka, in tudi ne blago, ki ga pokrivata. Urad (pa) je pri odločanju po 102. členu ZIL-1 ugovor tožnice zavrnil na podlagi zaključka, da je blago, ki ga pokrivata prijavljeni znak in prejšnja znamka, različno, zaradi česar eden od dveh pogojev (enakost/podobnost znakov in enakost/podobnost blaga), ki morata biti za zavrnitev registracije znamke po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 podana kumulativno, ni izpolnjen.

8. Tožnica v tožbi ugovarja, da je nepravilen zaključek urada, da je blago, ki ga ščitita prijavljena in prejšnja znamka, različno, in da temelji na nepravilno in nepopolno ugotovljenem dejanskem stanju; poleg tega ugotovitve urada v obrazložitvi odločbe ne podpirajo njegovega zaključka o različnosti blaga, s čemer je organ kršil tudi pravila postopka.

9. Po določbi b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

10. Iz izpodbijane odločbe izhaja, da je urad v okviru opravljanja primerjave blaga uvodoma povzel (obsežna) seznama blaga iz razreda 5 NK, za katero je registrirana prejšnja tožničina znamka (ki se prične z navedbo proteinske hrane za medicinske namene) in blaga iz razreda 31, ki ga pokriva prijavljena znamka (in ki se prične z navedbo hrane za živali) ter zavrnil navedbe prijavitelja znamke, da je blago različno že glede na to, da je razvrščeno v različna razreda NK. Z navedenim stališčem urada, da razvrstitev blaga v različna razreda ne prejudicira ugotovitve o različnosti oziroma podobnosti blaga, se sodišče strinja.

V nadaljevanju je urad primerjal blago prejšnje in prijavljene znamke po različnih kriterijih. Pri primerjavi po namenu je razlogoval, da se blago prejšnje znamke (iz razreda 5) pretežno uporablja za farmacevtske in medicinske namene, pri čemer so nekateri izdelki namenjeni izključno ljudem (npr. hrana za dojenčke), nekateri pa lahko tudi živalim. Blago prijavljene znamke (iz razreda 31) pa obsega hrano za živali organskega izvora, ki je namenjena prehrani zdravih živali ter razne poljedelske, vrtnarske in gozdarske proizvode. Urad zaključuje, da je namen blaga glede na navedeno različen.

Urad dalje ugotavlja, da ima v večini primerov blago prijavljene in prejšnje znamke tudi različno naravo; takega zaključka urad ne obrazloži. Nadalje ugotavlja, da je primerjano blago produkt različnih proizvajalcev in se praviloma pojavlja na različnih prodajnih mestih, v nekaterih primerih pa tudi na istih (npr. zeliščni pripravki, mineralni pripravki, pripravki na osnovi vitaminov in hrana za živali), in se različno trži, blago iz razreda 5 na osnovi receptov ali vsaj mnenja strokovnjakov (veterinarjev, farmacevtov), kar za blago iz razreda 31 ne velja. Zaključuje, da so praviloma mesta in način prodaje in distribucijske poti različne. Končni potrošniki blaga pa se delno prekrivajo, saj so to pri blagu iz razreda 5 poleg najširše publike tudi strokovnjaki z veterinarskega in farmacevtskega področja.

Dalje ugotavlja, da primerjano blago ni medsebojno zamenljivo in torej ni v konkurenci, prav tako ni komplementarno.

Zaključuje, da je glede na navedeno blago pri prijavljeni znamki in prejšnji znamki tožnice različno.

11. Sodišče se s tožnico strinja, da je navedena primerjava blaga prijavljene in prejšnje znamke nepopolna in nezadostna, zaključki v okviru uporabe posameznega kriterija in vseh kriterijev skupaj pa nepopolno oziroma splošno obrazloženi, zaradi česar odločbe glede njene materialne zakonitosti ni mogoče preizkusiti niti v obsegu opravljene primerjave podobnosti blaga. Uvodoma je urad navedel, da podobnost blaga ugotavlja na podlagi kriterijev, kot so: kraj proizvodnje, kraj prodaje, sestavine proizvodov, namen proizvodov, povezanost proizvodov, potrošniki, tržni kanali, gospodarska panoga, komplementarnost in konkurenčnost blaga ter da si je blago podobno, če lahko najdemo skupne lastnosti po več kriterijih istočasno. Vendar urad primerjave po vseh navedenih kriterijih, kot je razvidno iz obsega in vsebine primerjave, ki jo je sodišče povzelo v predhodni točki obrazložitve te sodbe, nepravilno ni opravil, pri tem pa tudi ni obrazložil, zakaj popolnejše primerjave blaga ni opravil. Stališče, da je treba pri presoji podobnosti blaga upoštevati vse relevantne dejavnike, je razvilo v svoji praksi SEU in se nanj sklicuje vse od sodbe v zadevi C-39/97 z dne 29. 9. 1998. 12. Poleg tega se sodišče s tožnico strinja, da je opravljena primerjava podobnosti blaga prijavljene in prejšnje znamke nepopolna tudi z vidika posameznih proizvodov, ki jih je zajela. Sodišče je že navedlo, da znamki ščitita obsežna seznama blaga, zlasti je obsežen seznam blaga (iz razreda 5), ki ga pokriva prejšnja tožničina znamka, in ki obsega zelo različne proizvode, npr. živila za dojenčke, analgetike, mineralne pijače, vitaminske napitke, zelišča za zdravilne namene, zdravilna zelišča, zdravila, zdravilna olja, vitaminske preparate, zdravilne preparate za kopanje, farmacevtske izdelke, odvajala, vitamine in minerale itd.. Urad pa je tako različne proizvode po posameznih kriterijih v pretežnem primerjal skupaj kot celoto (blago prejšnje in blago prijavljene znamke) ter nato podal splošno obrazložitev, kar pa bi ne mogel (saj bi primerjava posameznih proizvodov ali skupin proizvodov lahko pokazala drugačen rezultat ter dajala podlago za ugotovitev podobnosti določenih proizvodov ter v nadaljevanju za ugoditev ugovoru glede določenega blaga), poleg tega pa niti ni pojasnil, zakaj meni, da verodostojno primerjavo blaga na ta način lahko opravi. Ugovor zoper registracijo, ki ga je vložila tožnica, je podlago za celovito in podrobno primerjavo podobnosti blaga zagotovo predstavljal, saj so v njem navedbe o podobnostih posameznih proizvodov oziroma skupin proizvodov iz seznamov blaga, ki ga pokrivata znamki, po posameznih kriterijih, in ki vsaj morajo biti preizkušene pri reševanju ugovora.

13. Ker je po navedenem sodišče ugotovilo, da so bila dejstva v bistvenih točkah nepopolno ugotovljena ter kršena pravila postopka, je tožbi ugodilo na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) in izpodbijano odločbo odpravilo, zadevo pa na podlagi tretjega ter v smislu četrtega odstavka tega člena vrnilo uradu v ponovni postopek.

14. V ponovnem postopku bo moral urad v primerjavo podobnosti blaga zajeti vse posamezne proizvode prijavljene in prejšnje znamke, pri čemer bo primerjava lahko opravljena tudi po posameznih skupinah proizvodov, ki tvorijo dovolj homogeno kategorijo, da se primerjava po posameznem kriteriju za to skupino proizvodov lahko opravi skupaj. Primerjavo bo tudi treba opraviti z uporabo vseh kriterijev, po katerih se opravlja primerjava podobnosti blaga (in ki jih je organ v izpodbijani odločbi že navedel). Opravljena primerjava pa bo morala biti tudi ustrezno obrazložena, tako da bo možen preizkus odločbe. Splošna (skupna) obrazložitev bo mogla biti podana (le) glede posameznih skupin proizvodov, dovolj homogenih, da bo lahko opravljena skupna primerjava. Pri tem je lahko v pomoč zgledovanje po stališčih v sodbah SEU npr. T-118/06 z dne 2. 4. 2009, C-282/09 z dne 18. 3. 2010 itd., ki sicer nista formalni pravni vir in se tudi nanašata na druge (absolutne) razloge za zavrnitev registracije znamke, vendar sta v obravnavanem primeru kot zgled lahko relevantni z vidika vprašanj, kako opraviti primerjavo podobnosti velikega števila proizvodov in kako jo ustrezno obrazložiti. Če bo primerjava blaga za določene proizvode pokazala določeno stopnjo podobnosti, pa bo treba opraviti še primerjavo znakov prijavljene in prejšnje znamke ter v nadaljevanju upoštevati tudi stališče sodne prakse SEU o tem, da „celovita presoja verjetnosti zmede implicira določeno soodvisnost upoštevnih dejavnikov, še zlasti podobnosti med znamkami ter podobnosti blaga in storitev; v posledici lahko nižjo stopnjo podobnosti med tem blagom in storitvami odtehta višja stopnja podobnosti med znamkami, in obrnjeno“ (C-39/97 z dne 29. 9. 1998, C-342/97 z dne 22. 6. 1999).

15. Stroškovnemu zahtevku tožnice je sodišče ugodilo na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUS-1 ter tožnici priznalo stroške na podlagi drugega odstavka 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu, povečane za 22 % DDV, ker je družba B. d.o.o. zavezanec za DDV.

16. Stroškovni zahtevek stranke z interesom pa je sodišče zavrnilo na podlagi prvega odstavka 154. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1, ob razlogovanju z arg. a contrario, glede na to, da je stranka nastopala na strani toženke, ki v tem upravnem sporu ni uspela.