Jedro

Za ugotovitev, da je izraz običajen oziroma generičen, mora bit dokazano, da se ti izrazi običajno pojavljajo na področju, za katero blago ali storitve naj bi se znamka uporabljala ter ne zadošča zgolj dokaz, da se taki izrazi pogosto uporabljajo za blago ali storitve, ki so predmet prijave. Dokazati je treba, da se široko uporabljajo za označevanje posebnih značilnosti blaga ali storitev, ki so predmet prijave. Razlogov za opisnost besed FRESH BREEZE in FULL FLAVOUR toženka ne navaja, zato je v tem okviru nepopolno ugotovila dejansko stanje in posledično napačno uporabila materialno pravo, ko je ob primerjavi znakov eliminirala dodatni besedi iz razloga opisnosti.

Izrek

Tožbi se ugodi, odločba Urada RS za intelektualno lastnino, št. 31207-675/2011-17 z dne 4. 4. 2014 se odpravi in se zadeva vrne istemu organu v ponoven postopek.

Tožena stranka je dolžna povrniti tožeči stranki stroške postopka v odmerjeni višini 347,70 EUR v roku 15 dni od vročitve sodbe, od poteka tega roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Obrazložitev

Upravni organ je z izpodbijano odločbo zavrnil tožnikovo prijavo znamke „style“. V obrazložitvi je navedel, da je prejel tožnikovo prijavo znamke za blago razvrščeno v razred 34 NK. Registraciji je ugovarjala stranka z interesom v tem postopku na podlagi svojih dveh prejšnjih registriranih mednarodnih znamk IR 897752 in IR 897754 za znak STYLE v grafizmu, ki sta zaščiteni za blago iz razreda 34 NK, na podlagi b) točke prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1). V zvezi s primerjavo blaga in storitev meni, da gre za enako oziroma zelo podobno blago. V zvezi s primerjavo znakov pa toženka pri vizualni primerjavi ugotovi, da je dominantni del obeh znakov besedilo STYLE, ki je v vseh primerjanih znamkah na pomembnem levo sredinskem delu znakov. Grafični elementi obeh znakov so opazni, vendar jih ne opredeli za dominanten del znaka. Ostalo besedilo v prijavljenem znaku FRESH BREEZE je v primerjavi z besedo STYLE zapisano v neprimerno manjši pisavi, tako tudi besedilo vložnika ugovora FULL FLAVOUR. Kljub figurativnim elementom, barvam in dodatnim besedilom je pri primerjanih znakih beseda STYLE njihov najdominantnejši del, kar pomeni, da so si primerjane znamke vizualno zelo podobne. V zvezi s pomensko primerjavo ugotovi, da je pomensko najdominantnejši del znakov beseda STYLE identična. Dodatni besedili FRESH BREEZE in FULL FAVOUR pa sta povsem običajni in opisovalni za prijavljeno blago. Celostno zaključuje, da so primerjane znamke pomensko podobne. Tudi na podlagi fonetične primerjave ugotavlja, da je prijavljeni znak identičen najdominantnejšemu delu znamk vložnika ugovora. Potrošnik bo znamke največkrat poimenoval samo po dominantnem besednem delu STYLE ne glede na to, da imajo primerjani znaki še druge tekstualne dele, ker je beseda STYLE v vizualnem kot pomenskem smislu najbolj dominantna. Ocenjuje, da so znamke nedvomno tudi fonetično zelo podobne. Glede na navedene analize meni, da je prijavljeni znak zamenljivo podoben znamkama vložnika ugovora in to v taki meri, da ocenjuje verjetnost zmede v javnosti ter se za prijavljeno blago ne sme registrirati.

Tožnik v tožbi povzema, da je toženka primerjavo med znamkama (na podlagi vseh analiz) opravila z izključnim poudarkom na njihovem besednem delu, torej STYLE FRESH BREEZE in STYLE FULL FLAVOUR, presoji podobnosti med ostalimi grafičnimi elementi pa je posvetila zgolj obrobno pozornost. Še več, znamke je zreducirala le na en besedni del STYLE, kar pa je v nasprotju s pravilom, da se znamke primerjajo z vidika njihove celostne podobe, upoštevajoč njihove dominantne dele, če jih je mogoče določiti. Toženka, ki najprej pritrjuje temu, da je potrebno vsak primer presojati posebej, je nato hitro sprejela, generalno odločitev o obstoju podobnosti znamk zgolj na podlagi dejstva, da primerjane znamke koincidirajo v besedi STYLE. Močne razlike med ostalimi tako besednimi kot tudi grafičnimi elementi pa povsem zanemari. Očitno je, da toženka grafičnih elementov ne bi smela zanemariti, ker gre za dominantne dele. Res, da je pri kombiniranih znamkah pogosto mogoče ugotoviti, da je njihov najbolj dominantni del prav besedni del, vendar to ne velja v vseh primerih. Znamke so si lahko zadosti različne zaradi ostalih figurativnih elementov, kljub temu, da vsebujejo eno skupno besedo. To izhaja tudi iz prakse slovenskih sodišč, npr. Upravnega sodišča U 1656/2008 ter evropske prakse. V obravnavanem primeru je nevarno pavšalno zatrjevati, da gre zaradi ene skupne besede, ki je za relevantno blago še celo povsem opisna, za verjetnost zmede med primerjanimi znamkami. Napačna je vizualna analiza. Besedni deli znamk se prekrivajo le v petih črkah od skupno 16. Primerjane znamke pa se očitno razlikujejo po grafičnih elementih. Tudi pri fonetični primerjavi je toženka napačno začela primerjavo le z besedo STYLE. Pri celostni primerjavi z upoštevanjem vseh elementov, se besedni elementi obeh znamk izgovorijo v celoti, kar pomeni, da se prekrivajo le v izgovorjavi besede STYLE, kar pa še daleč ne zadostuje za ugotovitev, da so si znamke tudi fonetično zamenljivo podobne. Napačna je tudi trditev, da bo potrošnik znamke največkrat poimenoval samo po dominantnem besednem delu STYLE. Pri tem toženka ni upoštevala končnega potrošnika relevantnega blaga, to je kadilca, ki je navajen, da so znamke tobačnih izdelkov sestavljene iz večih delov in pogosto vsebujejo določene identifikatorje, ki predstavljajo specifičen izdelek, v preteklosti na primer z oznakami barv (red, blue), intenzivnostjo (light, super light). Pri pomenski analizi se je toženka osredotočila izključno na besedni del znamk oziroma na skupni element STYLE, temeljite presoje ostalih elementov pa ni opravila. Navaja, da so z vidika vsebinske primerjave besede FRESH BREEZE (slovenski prevod „svež vetrič“) in FULL FLAVOUR (slovenski prevod „poln okus“) povsem običajne in opisovalne za tovrstno blago, tako da je beseda STYLE povsem razlikovalna za relevantno blago, kar je napačno. Meni, da toženka sama prizna, da je beseda STYLE za relevantno blago povsem opisna in ima posledično šibak razlikovalni učinek. Takšnemu stališču se lahko pritrdi tudi po pregledu spletne baze znamk OHIM, iz katere je razvidno, da več kot 2000 znamk Evropske Skupnosti vsebuje besedo STYLE. Zato iz odločbe nikakor ni razvidno, zakaj je prav besedni element STYLE tisti, ki je najbolj razlikovalen in posledično najbolj dominanten. Beseda STYLE je namreč opisna za mnoge izdelke in storitve, zagotovo tudi za tobačne izdelke. Ker je edini element, ki je skupen vsem znamkam, v celoti opisen za relevantno blago, se ne more trditi, da gre za najbolj distinktiven in dominanten del vseh treh znamk ter da bo posledično končni vtis na potrošnika enak oziroma podoben pri vseh treh znamkah, saj razen besede STYLE nimajo nobenega drugega skupnega elementa. V primeru, ko je edini skupni besedni del primerjanih znamk opisen, se ne more govoriti o tem, da je ta besedni del dominanten ter da se zaščita slikovne znamke razširi na zaščito ene besede, ki je ta znamka v sliki vsebuje. Meni, da bi bila prijava znamke v besedi STYLE za blago iz razreda 34 NK zavrnjena s strani toženke zaradi neizpolnjevanja absolutnih pogojev za registracijo, to je opisnosti. Pri ocenjevanju verjetnosti nastanka zmede v javnosti opozarja, da gre pri proizvodih iz razreda 34 NK za zelo specifično blago, za katerega velja poseben režim prodaje. Posledično je verjetnost nastanka zmede manjša. Razen tega so potrošniki – kadilci zelo zvesti določenim znamkam in pogosto kupujejo izdelke izključno enega proizvajalca. Opozarja tudi na dejstvo, da ima prijavitelj veljavne štiri znamke skupnosti, ki prav tako vsebujejo besedo STYLE in podobo metulja in so veljavne za identično blago v razredu 34 kot prijavljena znamka STYLE FRESH BREEZE v barvni sliki. Meni, da med prijavljeno in ugovarjano znamko ne obstaja taka mera podobnosti, da registracija po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 ne bi bila mogoča. Predhodni znamki vložnika ugovora imata zelo šibek razlikovalni učinek za proizvode v razredu 34, zato se lahko drobna podobnost izpodbijane znamke s starejšimi znamkami vložnika ugovora tolerira. Predlaga odpravo izpodbijane odločbe in zahteva povrnitev stroškov postopka.

Toženka v odgovoru na tožbo prereka tožbene navedbe in se sklicuje na popolno in pravilno ugotovitev dejanskega stanja in uporabo materialnega prava. Ne soglaša s stališčem, da je beseda STYLE opisna za tobačne izdelke. Meni, da je pravilno odločila in prejšnjima znamkama določila normalno razlikovalno moč. Način prodaje v Sloveniji je tak, da je zlasti pomemben njihov fonetični vidik. Znamka dobi ime po svojem besednem delu. Potrošnik bo primerjane znamke cigaret praviloma naročal kot cigarete STYLE, zaradi česar obstaja velika verjetnost, da bo na trgu prihajalo do zmede, predvsem ker so znamke namenjene označevanju enakega blaga. Ni pa dovoljeno upoštevati argumenta, da podobne znamke na slovenskem trgu že sedaj soobstajajo in da zmede na trgu ni.

Stranka z interesom v tem postopku na tožbo ni odgovorila.

Tožba je utemeljena.

V obravnavani zadevi je sporna zavrnitev prijave znamke iz razloga po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, po kateri se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

Nesporna v zadevi je enakost oziroma podobnost blaga.

Celovita presoja primerjanih znakov uvodoma temelji na ugotovitvi toženke, da je najbolj dominanten del, sicer figurativnih znakov, beseda STYLE. Po opravljenih vizualni, fonetični in pomenski analizi, ki so vse temeljile na opredelitvi dominantnega dela znakov, je ugotovila, da je prijavljen znak zamenljivo podoben znamkam vložnika ugovora, kar je bilo podlaga za zavrnitev.

Tožnik uvodoma ugovarja opredelitvi besede STYLE kot dominantne v primerjanih znakih, ker meni, da gre za opisno besedo, ki ima povezavo z relevantnim blagom.

Toženka se je v okviru pomenske primerjave opredelila, da beseda STYLE v slovenskem jeziku nima pomena, ima pa ga v angleškem in pomeni nekaj, kar je modno, stilsko, elegantno ipd. ter besede ne šteje za opisne. Ob tožbenem ugovoru, da je beseda STYLE opisna v zvezi z blagom - tobačnimi izdelki, pa bi sodišče soglašalo s toženko, da ne gre za opisen oziroma generičen pojem v zvezi s temi izdelki, iz razlogov, ki jih je toženka navedla. Ugovor, da beseda STYLE ne more biti dominantna iz razloga opisnosti, torej ni utemeljen.

Drugače pa sodišče meni v zvezi z dodatnimi besedami v primerjanih znakih FRESH BREEZE in FULL FLAVOUR. Toženka sicer pomena ne pojasni, vendar zatrjuje, da sta uporabljena izraza običajna in opisovalna za tovrstno blago. Argumentacija toženke v zvezi z opisnostjo spornih besed v primerjanih znakih ni prepričljiva zaradi odsotnosti argumentov. Glede na pravno teorijo mora biti za ugotovitev, da je izraz običajen oziroma generičen, dokazano, da se ti izrazi običajno pojavljajo na področju, za katero blago ali storitve naj bi se znamka uporabljala ter ne zadošča zgolj dokaz, da se taki izrazi pogosto uporabljajo za blago ali storitve, ki so predmet prijave. Dokazati je treba, da se široko uporabljajo za označevanje posebnih značilnosti blaga ali storitev, ki so predmet prijave (primer sodba Sodišča ES C 517/99). Razlogov za opisnost besed FRESH BREEZE in FULL FLAVOUR toženka ne navaja, zato je v tem okviru nepopolno ugotovila dejansko stanje in posledično napačno uporabila materialno pravo, ko je ob primerjavi znakov eliminirala dodatni besedi iz razloga opisnosti.

Ker pa je toženka opravila analizo med znaki izključno ob primerjavi besednih delov grafičnih znamk, pri tem pa eliminirala tudi ostale dele besedila, razen besede STYLE iz razloga opisnosti, bo morala v ponovnem postopku reševanja zadeve ponovno opraviti vse tri relevantne analize v zvezi s podobnostjo znakov, pri tem pa upoštevati stališče sodišča v zvezi z opisnostjo dodatnih besednih elementov. Iz navedenega razloga, ker je toženka že v izhodišču napačno opravila relevantne analize in ni upoštevala vseh sestavnih delov znakov, se sodišče ne opredeljuje v tej fazi, ko vrača zadevo v nov postopek, do stališč toženke glede pravilnosti določitve dominantnega dela znakov in zaključkov iz posameznih analiz, ki na tem temeljijo.

V zvezi z dolžnostjo toženke, da opravi celovito presojo, pri kateri se znamke upoštevajo kot celote, pa bi sodišče v zvezi z besedo STYLE še opozorilo, da je toženka pri uporabi točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 dolžna pretehtati razlikovalnost prejšnje znamke. Toženka se je postavila na stališče, da imata prejšnji, ugovarjani znamki normalno razlikovalno moč. Po mnenju sodišča pa presoja razlikovalnosti prejšnjih znamk ni pravilna, predvsem zaradi napačne presoje zmožnosti razlikovalnosti besede STYLE. Beseda sicer za prijavljeno blago ni opisna, vendar je ugotoviti, da ni tudi izmišljena beseda, temveč običajna beseda, ki se pogosto uporablja. Tožnik v zvezi s tem opozarja na spletno bazo znamk OHIM, ter tudi na svoje znamke, ki vsebujejo besedo STYLE in se uporabljajo na istem trgu kot prejšnji znamki vložnika ugovora. Za presojo podobnosti med znaki je pomembna opredelitev razlikovalnosti prejšnje znamke, tudi presoja razlikovalnosti besednega dominantnega dela. Sodišče namreč soglaša s stališčem toženke v odgovoru na tožbo, da ima lahko tudi del znamke s šibkim razlikovalnim učinkom dominanten položaj.

Velja pravilo, da manjša je razlikovalnost prejšnje znamke, manjša besedna ali vizualna sprememba kasnejšega znaka je potrebna za ugotovitev, da znak in prejšnja znamka nista podobna. Pri ponovni analizi bo morala zato toženka v skladu s tem pravilom ponovno presoditi vlogo grafičnih elementov in tudi dodatnih besednih elementov v znakih in jih v skladu s tem pravilom ponovno ovrednotiti.

Presoja stopnje razlikovalnosti prejšnje znamke je pomembna tudi pri presoji verjetnosti zmede. Verjetnost zmede se ocenjuje globalno, kar pomeni presojo znamkinega splošnega učinka za razlikovanje na trgu (ne zgolj v odnosu med primerjanimi znamkami) ter se upošteva, da bolj razlikovalna je znamka, večja je verjetnost nastanka zmede (Pravo blagovnih in storitvenih znamk, str.140; Martina Repas). Seveda bo morala ponovno ovrednotiti tudi način prodaje tobačnih izdelkov in pozornost relevantnega kupca teh izdelkov.

V obravnavanem postopku je bilo dejansko stanje nepopolno ugotovljeno ter posledično tudi napačno uporabljeno materialno pravo. Odločba toženke je zato nezakonita. Sodišče jo je na podlagi 2. in 4. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) odpravilo ter zadevo v smislu tretjega odstavka istega člena vrnilo toženki v ponovni postopek.

Ker je tožnik v tem upravnem sporu uspel, mu je sodišče odmerilo stroške postopka v višini 285,00 EUR (25. člen ZUS-1 v zvezi s Pravilnikom o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu), povečane za 22% DDV. Stroške mu je dolžna povrniti toženka v roku 15 dni od prejema sodbe. Sodna taksa bo povrnjena po uradni dolžnosti.