Jedro

Sodišče se strinja s tožnikom, da toženka pri primerjavi znakov v prijavljeni znamki stranke z interesom nepravilno ni upoštevala tudi besede "leskovački", ki jo poleg zapisa "Z´dežele", zelenega polja pravokotne oblike, z notranjim pravokotnikom svetlejše zelene barve in srca rožnate barve, vsebuje prijavljena znamka. V obravnavani zadevi namreč beseda "leskovački" v sporni znamki, ne glede na velikost pisave, v kateri je napisana, in njeno pozicijo v prijavljeni znamki, po presoji sodišča ohranja svoj samostojen razlikovalen značaj, zato jo je pri primerjavi znakov treba upoštevati. Znake je treba namreč načeloma primerjati v celoti in v primerjavo vključiti vse njihove elemente oziroma sestavne dele. Morebitne zanemarljive elemente v znakih je treba ozko razlagati.

Izrek

I. Tožbi se ugodi, odločba Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. 31207-736/2019-12 z dne 2. 12. 2020 se odpravi in se zadeva vrne istemu organu v ponoven postopek.

II. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka v znesku 516,67 EUR v roku 15 dni od vročitve te sodbe, od poteka tega roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

III. Stroškovni zahtevek stranke z interesom A., d. o. o. se zavrne.

Obrazložitev

**Potek upravnega postopka**

1. Z izpodbijano odločbo je toženka zavrnila tožnikov ugovor zoper registracijo znamke Z`dežele št. Z-201970736, ki jo je vložila stranka z interesom, ker je presodila, da zavrnilni razlog po točki b) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1) ni podan. Iz obrazložitve izhaja, da je stranka z interesom vložila prijavo znamke za znak "Z`dežele" za blago in storitve iz razredov 29, 35, in 43 po mednarodni klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (v nadaljevanju NK). Zoper registracijo te znamke je tožnik vložil ugovor, ker meni, da je prijavljena znamka zamenljivo podobna njegovi starejši mednarodni znamki št. IR 1330644, ki velja tudi v Sloveniji. Toženka je najprej določila dominantni in razlikovalni del obeh znamk. Kot dominantni del prijavljenega znaka je določila zeleno polje s srcem in napis "Z´dežele˝, kot dominantni del tožnikovega znaka pa grafično podobo kot celoto. Zaključila je, da sta si primerjana znaka vizualno popolnoma različna, da med njima, upoštevaje razlikovalne dele znakov, ni pomenske oziroma konceptualne podobnosti in da si tudi fonetično nista podobna. Dodala je, da droben napis "leskovački" v prijavljeni znamki predstavlja generično označbo, ker potrošnik to označbo dojame kot opis vrste ali lastnosti proizvoda. Tudi besedilo tožnikove znamke "leskovačko roštilj meso" po mnenju toženke ni razlikovalno, ker potrošniku pove le to, da gre za meso za žar, pripravljeno na leskovački način. Vprašanje je tudi, ali bo potrošnik to besedilo, ki je v cirilici, znal prebrati. V takem primeru bi potrošnik napis dojel le kot grafični element brez posebnega pomena. Po mnenju toženke tudi ne gre za starejšo znamko, vsebovano v prijavljeni znamki, saj gre le za delček starejše znamke in še to za nerazlikovalen element. Geografska označba, na katero se sklicuje tožnik, pa je veljavna v Republiki Srbiji in ne na ozemlju Slovenije, zato ne predstavlja relevantnega razloga za zavrnitev prijavljene znamke. V zvezi s primerjavo blaga in storitev je toženka ugotovila, da so prijavljeno blago in storitve enake oziroma podobne blagu in storitvam, ki jih pokriva tožnikova znamka, vendar kljub temu meni, da povprečno pozoren potrošnik pri tako različnih znakih ne bo zmeden in zaveden.

**Bistvene navedbe strank v upravnem sporu**

2. Tožnik v tožbi navaja, da znamka stranke z interesom poleg zapisa "Z`dežele" vsebuje tudi napis "leskovački", ki je praktično enaka beseda, kot jo vsebuje njegova predhodna znamka. V obeh primerih gre za pridevnik, ki napotuje na kraj Leskovac. Meni, da je bistven del prijavljene znamke napis "leskovački", dominantni del njegove predhodne znamke pa besedni element "leskovačko". Dominantna dela obeh primerjanih znamk sta enaka, razlika je le v zadnji črki "o" oziroma "i", kar ne zadostuje za to, da bi bili znamki dovolj različni. Besedi "leskovačko" oziroma "leskovački" nosita sporočilno vrednost in sta si vizualno in fonetično zamenljivo podobni. Znamki sta podobni tudi pomensko. Izraz "leskovačko" oziroma "leskovački" bo povprečen potrošnik povezal z območjem v Srbiji, ki je znano po svojih mesnih izdelkih za žar. Tožnik navaja, da je imetnik geografske označbe za blago "Leskovačko roštilj meso". Potrošnik pod znamko "leskovačko" oziroma "leskovački" pričakuje proizvod, ki ustreza zahtevanim specifikacijam, torej da je izdelan iz govejega mesa in začimb ter z bistveno manj ostalih pripravkov, ki jih sicer vsebujejo drugi podobni proizvodi. Izdelki stranke z interesom, ki se označujejo z "leskovački", teh kriterijev ne izpolnjujejo. Povprečen potrošnik bo zmeden in bo verjetno kupil cenejši izdelek v prepričanju, da kupuje leskovačke pleskavice ali čevapčiče, izdelane iz telečjega mesa. Zato prijavljena znamka zavaja javnost glede narave, kakovosti in geografskega izvora blaga in storitev, zaradi česar ne izpolnjuje zakonskih pogojev za registracijo iz točke h) prvega odstavka 43. člena ZIL-1. Potrošniki bi lahko zapis "leskovački", ki je bistven element v prijavljeni znamki, dojeli tudi kot opis blaga ali storitev in ne kot blagovno znamko, kar dodatno napotuje na zavrnitev prijave znamke. Poleg tega predhodna znamka pokriva isti oziroma podoben seznam blaga kot prijavljena znamka. Glede na to predlaga, naj sodišče tožbi ugodi in registracijo sporne znamke zavrne oziroma podrejeno, naj tožbi ugodi, izpodbijano odločbo odpravi in vrne zadevo toženki v ponovno odločanje. Zahteva tudi povrnitev stroškov postopka.

3. Toženka v odgovoru na tožbo prereka tožbene navedbe in se sklicuje na izpodbijano odločbo. Predlaga zavrnitev tožbe.

4. Stranka z interesom v odgovoru na tožbo prereka tožnikove navedbe, se strinja z razlogi iz izpodbijane odločbe in pojasnjuje svoja stališča. Predlaga zavrnitev tožbe in zahteva povrnitev stroškov tega postopka.

5. Tožnik v naknadnih pripravljalnih vlogah vztraja pri svojih podanih navedbah in dodatno pojasnjuje svoja naziranja. Prilaga odločbo EUIPO z dne 18. 1. 2022 in navaja, da iz nje izhaja, da EUIPO stranki z interesom ni dovolil registracije znamke, ki vsebuje besedi "Z´dežele" in "leskovački".

6. Stranka z interesom je vložila še pripravljalno vlogo z dne 14. 3. 2022. 7. Na poziv sodišča je tožnik vložil še vlogo z dne 24. 10. 2023, v kateri je navedel, da je EUIPO ugodil njegovemu ugovoru, ki ga je vložil v postopku registracije identične znamke na evropski ravni. EUIPO stranki z interesom ni dopustil registracije iste blagovne znamke za določene kategorije proizvodov iz razreda 29 po NK. Stranka z interesom ima obravnavano blagovno znamko na ravni EU registrirano za druge kategorije izdelkov, kot ji je toženka dopustila v Sloveniji, čeprav je tudi na evropski ravni poskusila isto znamko zavarovati za iste kategorije produktov kot v Sloveniji. Okoliščina, da bi stranka z interesom lahko v Sloveniji tržila določene izdelke pod obravnavano znamko, na ravni EU pa ne, je neskladna z načelom enotnega trga v EU in v nasprotju s pravom EU.

**Odločanje po sodnici posameznici**

8. Na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) je v zadevi odločala sodnica posameznica. Tožnikov pooblaščenec na izrecno vprašanje sodnice na naroku za glavno obravnavo 26. 10. 2023 sestavi sodišča ni ugovarjal, enako tudi ne toženka in stranka z interesom do izdaje te sodbe.

**Glavna obravnava**

9. Sodišče je 26. 10. 2023 izvedlo javno glavno obravnavo, ki se jo je udeležil tožnikov pooblaščenec, toženka in stranka z interesom pa kljub pravilnemu vabljenju ne. Toženka je z vlogo z dne 26. 9. 2023 sodišču sicer sporočila, da se glavni obravnavi odpoveduje.

**Dokazni postopek**

10. Sodišče je v dokaznem postopku vpogledalo v naslednje listine, katerih vpogled je predlagal tožnik, in sicer v: izpodbijano odločbo št. 31207-736/2019-12 (priloga A2), listino iz Bisnode s podatki tožnika - naziv, naslov, matična številka, TRR, zastopnik itd. (priloga A3), ugovor tožeče stranke z dne 13. 1. 2020 (priloga A4), certifikat WIPO o mednarodni registraciji znamke št. 1330644 tožeče stranke (priloga A4), obvestilo Urada EU za intelektualno lastnino o razlogih za zavrnitev prijave znamke družbe A., d. o. o. z dne 18. 11. 2019 (priloga A4), deklaracijo izdelkov družbe A., d. o. o. (priloga A4), dokazilo o veljavi znamke 1330644 z dne 18. 10. 2017 (priloga A5), opozorilni dopis z dne 30. 5. 2019 (priloga A5), opozorilo odvetnika B. B. družbi A., d. o. o. (priloga A5), Decission No B 3 129 920 z dne 18. 1. 2022 (priloga A6), odločbo EUIPO z dne 18. 1. 2022 - Decission No B 3 129 920 z dne 18. 1. 2022 s prevodom sodnega tolmača v slovenščino (priloga A7) ter v izpis iz registra EUIPO o registraciji blagovne znamke št. o17930688 (ŽAR Z DEŽELE CELJSKE MESNINE LESKOVAČKI).

11. Sodišče je vpogledalo tudi v listino, katere vpogled je predlagala stranka z interesom, in sicer v odgovor na ugovor stranke z interesom v upravnem postopku št. Z-201970736 s prilogami, kar je sicer sestavni del upravnega spisa. Sodišče je vpogledalo tudi v vse ostale listine upravnega spisa.

12. Sodišče je kot nerelevantne zavrnilo tožnikove dokazne predloge po vpogledu v opozorilo odvetnika B. B. družbi C., d. o. o. (priloga A5) in v opozorilo odvetnika B. B. družbi D., d. o. o. (priloga A5), ker se navedeni listini ne nanašata na stranke tega upravnega spora, temveč na drugi pravni osebi, ki nista stranki predmetnega upravnega spora.

13. Dokazne predloge za vpoglede v spletne strani www.zis.gov.rs/prava-intelektualne-svojine/oznake-geografskog-porijekla/spisak-ogp.953.html; http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf_ogp/G%2045%20Leskovacko%20rostilj%20meso.pdf in http://www.infocentarjug.rs/leskovacki-specijaliteti-sa-rostilja-od-danas-pod-zastitom/ je tožnik z vlogo z dne 24. 10. 2023 v celoti umaknil. **K točki I. izreka**

14. Tožba je utemeljena.

15. V obravnavani zadevi je sporno, ali je toženka pravilno presodila, da med prijavljenim znakom stranke z interesom in tožnikovo predhodno znamko ni podobnosti in da zato ne more priti do zmede na trgu v smislu točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. 16. Če je vložen ugovor, se kot znamka ne registrira znak, če zaradi enakosti ali podobnosti z znakom prejšnje znamke in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, na katere se nanašata znak in znamka, obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko (točka b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1). Funkcija znamke je namreč ravno razlikovanje blaga in storitev enega podjetja od blaga in storitev drugega.1

17. Presoja, ali se znak lahko registrira kot znamka, torej ali izpolnjuje pravila iz prej citirane točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, obsega oceno: ali (1) je enak ali podoben prehodni znamki, ali (2) so blago ali storitve, na katere se nanašajo znak in predhodna znamka, enaki ali podobni, in ali (3) zaradi tega obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s predhodno znamko.

18. Tožnik v bistvenem ugovarja, da sporna znamka stranke z interesom poleg zapisa "Z`dežele" vsebuje tudi besedo "leskovački", ki pa je praktično enaka beseda, kot jo vsebuje njegova predhodna znamka (tj. beseda "leskovačko"). V obeh primerih gre za pridevnik, ki napotuje na kraj Leskovac oziroma na območje v Srbiji, ki je znano po svojih mesnih izdelkih za žar. Meni, da besedi "leskovačko" oziroma "leskovački" nosita sporočilno vrednost in da sta tako vizualno kot fonetično zamenljivo podobni.

19. Sodišče se strinja s tožnikom, da toženka pri primerjavi znakov v prijavljeni znamki stranke z interesom nepravilno ni upoštevala tudi besede "leskovački", ki jo poleg zapisa "Z´dežele", zelenega polja pravokotne oblike, z notranjim pravokotnikom svetlejše zelene barve in srca rožnate barve, vsebuje prijavljena znamka. V obravnavani zadevi namreč beseda "leskovački" v sporni znamki, ne glede na velikost pisave, v kateri je napisana, in njeno pozicijo v prijavljeni znamki, po presoji sodišča ohranja svoj samostojen razlikovalen značaj, zato jo je pri primerjavi znakov treba upoštevati. Znake je treba namreč načeloma primerjati v celoti in v primerjavo vključiti vse njihove elemente oziroma sestavne dele. Morebitne zanemarljive elemente v znakih je treba ozko razlagati.2

20. Ker toženka navedenega ni upoštevala, je posledično nepravilno presodila, da sta si primerjana znaka vizualno popolnoma različna. Nepravilna je namreč njena ugotovitev, da napis "leskovački" v prijavljeni znamki vizualno ni podoben napisu "leskovačko" v tožnikovi predhodni znamki. Besedni element "leskovački", ki jo vsebuje sporna znamka stranke z interesom, je po črkah "e, ko, a, k" podoben črkam v besedi "leskovačko" v tožnikovi predhodni znamki, četudi je slednja napisana v cirilici. To pomeni, da zaključek toženke, da primerjana znaka vizualno nista podobna v nobenem posameznem elementu in tudi ne kot celoti, ni utemeljen.

21. Nepravilna je tudi toženkina presoja, da si primerjana znaka slušno nista podobna. Toženka namreč, kot rečeno, pri tej primerjavi ni upoštevala tudi besede "leskovački" v prijavljeni znamki, čeprav bi jo kot njen sestavni del morala. Pri besedah "leskovački" v prijavljeni znamki in "leskovačko" v tožnikovi predhodni znamki gre namreč tudi po presoji sodišča s fonetičnega vidika za enake zvoke. Razlika je le v končnih črkah "i" oziroma "o" in dodatni besedi "Z`dežele" v prijavljeni znamki. Pri tem pa po oceni sodišča črki "i" oziroma "o" na koncu besed "leskovački" oziroma "leskovačko" ne ustvarjata visoke stopnje fonetične razlike med primerjanima znakoma, sploh pa ne take, da si znaka slušno ne bi bila podobna. Po oceni sodišča je tudi malo verjetno, da bi potrošniki v predhodni znamki izgovarjali element "roštilj meso" zaradi njegovega podrejenega značaja. Bistveno torej je, da je beseda "leskovačko" kot prevladujoči element v tožnikovi predhodni znamki, ne glede na to, da je zapisana v cirilici, skoraj v celoti zvočno reproducirana v besedi "leskovački", ki je sestavni del sporne znamke stranke z interesom. Proizvajalci namreč lahko spremenijo besedne elemente v različne pisave z namenom usmerjanja na različne geografske trge.

22. Upoštevaje ugotovitev toženke v izpodbijani odločbi, da so blago in storitve prijavljene znamke delno enake oziroma podobne blagu in storitvam, ki jih pokriva tožnikova predhodna znamka3, pa bi morala toženka pri presoji dosledno upoštevati pravilo, ki ga je postavilo Sodišče EU (tedaj še Sodišče ES), po katerem sta podobnost med znamkama in podobnost blaga ali storitev odvisna kriterija4. Elementi pravila podobnosti v smislu točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 so med seboj odvisni, kar pomeni, da ima v primeru, ko so blago in storitve, na katere se prijavljeni znak in predhodna znamka nanašata, enake ali podobne, tudi morebitna nižja stopnja podobnosti med znakoma pomembno težo v smislu izravnave, ter se v tem oziru, ob upoštevanju relevantne javnosti in stopnje pozornosti upoštevnih potrošnikov, ustrezno opredeliti do verjetnosti nastanka zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

23. Sodišče dodaja, da v tem primeru prijavljena in predhodna znamka zajemata (tudi) blago vsakodnevne in splošne potrošnje, kar pomeni, da relevantno javnost predstavlja splošna javnost s povprečnim potrošnikom, katerega pozornost ob nakupu takega blaga oziroma storitev ne odstopa od povprečne ali pa je celo nižja od povprečne, saj potrošniki to blago kupujejo hitreje in v naglici. Poleg tega se verjetnost zmede praviloma presoja glede na dojemanje tistega dela javnosti, ki kaže nižjo stopnjo pozornosti, saj je zanj verjetnost povezovanja s predhodno znamko verjetnejša. 24. Glede na obrazloženo sodišče zaključuje, da je toženka v obravnavani zadevi materialno pravo napačno uporabila in da je posledično tudi dejansko stanje zmotno in nepopolno ugotovila, zato je sodišče na podlagi 4. in 3. točke prvega odstavka 64. člena ZUS-1 tožbi ugodilo, izpodbijano odločbo odpravilo in zadevo na podlagi tretjega odstavka tega člena vrnilo toženki v ponoven postopek. V ponovnem postopku bo morala toženka skladno s četrtim odstavkom 64. člena ZUS-1 upoštevati mnenje sodišča, kot ga je zavzelo v tej sodbi, dejstva pravilno in popolno ugotoviti ter nato ponovno odločiti o zadevi. Toženka bo morala opraviti primerjavo spornih znakov tako, da bo primerjava obsegala natančno in celovito presojo vidne, slušne in pomenske podobnosti zadevnih znakov, upoštevaje vse elemente primerjanih znakov, ter svoje ugotovitve povezati v celovito presojo vtisa, ki ga znak naredi na relevantnega potrošnika.

**K točki II. izreka**

25. Ker je sodišče tožbi ugodilo, je tožnik po tretjem odstavku 25. člena ZUS-1 upravičen do povračila stroškov postopka v pavšalnem znesku po Pravilniku o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu (Pravilnik). Zadeva je bila rešena po glavni obravnavi, tožnika pa je v postopku zastopal odvetnik, zato se mu priznajo stroški upravnega spora v višini 385,00 EUR (četrti odstavek 3. člena Pravilnika), povečano za 10 % za nadaljnjo pripravljalno vlogo (4. člen Pravilnika), in vse skupaj povečano še za 22 % DDV (odvetniška pisarna je zavezanec za DDV), kar skupaj znaša 516,67 EUR. Priznane stroške mora toženka plačati tožniku v 15 dneh od vročitve te sodbe (313. člen Zakona o pravdnem postopku - ZPP, v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1), v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

26. Vrnitev sodne takse po določbah ZST-1 odredi sodišče po uradni dolžnosti.

**K točki III. izreka**

27. Odločitev o zavrnitvi stroškovnega zahtevka stranke z interesom, ki se je zavzemala za zavrnitev tožbe in je torej zastopala interes toženke, ki v tem sporu ni uspela, temelji na 154. členu ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1. 1 Glej prvi odstavek 42. člena ZIL-1 in sodbe Sodišča EU, npr. v zadevah C-39/97 z dne 29. 9. 1998, 28. točka obrazložitve, in C-517/99 z dne 4. 10. 2001, 22. točka obrazložitve. Enako tudi Vrhovno sodišče RS v sodbi III Ips 111/2016 z dne 23. 1. 2018, 15. točka obrazložitve. 2 Primerjaj s sodbo Sodišča EU v zadevi C-334/05 P z dne 12. 6. 2007, 41. in 42. točka obrazložitve. 3 Drugi odstavek v Zaključku izpodbijane odločbe (stran 6): "pogoj podobnosti blaga je delno izpolnjen..." 4 Glej sodbo Sodišča ES C-39/97 z dne 19. 9. 1998, tč. 17