Jedro

Pogojev enakosti oziroma podobnosti znakov in enakosti oziroma podobnosti blaga in storitev ni mogoče šteti kot absolutno neodvisnih. Pogoja sta soodvisna in se lahko nizka stopnja podobnosti med znakoma nadomesti z visoko stopnjo podobnosti med blagom ali storitvami in obratno. Šele primerjava obeh podobnosti bi bila v konkretnem primeru lahko podlaga za ugotavljanje verjetnosti ustvarjanja zmede kot tretjega elementa, ki mora po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 biti izpolnjen za (ne)registracijo znamke.

Izrek

Tožbi se ugodi in se odločba Urada RS za intelektualno lastnino št. 31207-812/2009-15 z dne 27. 9. 2010 odpravi in se zadeva vrne upravnemu organu v ponovni postopek.

Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka v upravnem sporu v znesku 350,00 EUR z 20% DDV v 15-ih dneh od vročitve sodbe, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Obrazložitev

Z izpodbijano odločbo je Urad RS za intelektualno lastnino (urad) zavrnil ugovor tožeče stranke zoper registracijo znamke št. Z-200970812, ki jo je vložil A. d.d. za blago in storitve, razvrščeno v razrede 1, 2, 17 in 19 NK. Tožeča stranka je vložila ugovor zoper registracijo znamke, v katerem je navedla, da je imetnica prej prijavljene in registrirane znamke Skupnosti št. 001069491 THERMOSAN, z učinkom v Sloveniji od 1. 5. 2004 za blago iz razreda 2 NK, pri čemer je prijavljena znamka tako podobna njeni znamki, blago iz razreda 2 NK pa je tudi podobno ali enako, da so podani zavrnilni razlogi po točki b) 1. odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06-uradno prečiščeno besedilo, ZIL-1). Na podlagi ugovora in mnenja prijavitelja je urad preveril utemeljenost navedb v ugovoru in ugotovil, da ugovor ni utemeljen in da je znamko mogoče registrirati za vse prijavljeno blago in storitve. Ugotavlja, da je prijavljeni znak TERMOTAN izrazito figurativni znak, znak tožeče stranke THERMOSAN pa je besedni znak, ki ne vsebuje drugih elementov. Kot dominantni del znakov je določil besedi THERMOSAN in TERMOTAN, pri čemer navaja, da je treba poudariti končnico besedila TAN, saj je izpisana v zeleni barvi in daje vtis dokaj samostojnega besednega dela. Po opravljeni črkovni analizi dominantnih delov ugotavlja, da sta znaka približno enako dolga (9 oziroma 8 črk), vsebujeta precej enakih črk, ki so razporejene na enakih mestih. Zlasti sta znaka podobna v prvem delu (thermo/termo), vendar ker gre za opisni pomen (termo se nanaša na izolacijske lastnosti blaga), ta nima večje razlikovalne vrednosti. Povprečni potrošnik v tem očitno opisnem delu znakov ne bo videl ali iskal izvora blaga, zaradi česar ne obstaja verjetnost zavajanja potrošnika ali zamenjave znakov. Za ugotavljanje podobnosti med znaki z opisno predpono je zelo pomemben del, ki se navezuje nanjo, v konkretnem primeru pa sta to črkovna sklopa SAN in TAN, ki pa ne kažeta take podobnosti, ki bi lahko v hipu povzročila zamenljivost. V primeru kratkih znakov namreč že razlika v eni črki zadostuje za ločevanje oziroma razlikovanje (npr. vas/čas; ker/ter; rak/mak). Na celoten vtis, ki ga znak naredi na povprečnega potrošnika, zelo vplivajo dodani elementi, kot so barve, slike, grafizmi, tipografija črk. V konkretnem primeru ima prijavljeni znak množico elementov, ki jih je potrebno upoštevati, ne glede na to, da jih ni možno primerjati z znakom tožeče stranke. Pri fonetični primerjavi urad ugotavlja, da sta si znaka precej različna. Ker povprečni potrošnik v opisnem delu THERMO oziroma TERMO ne bo v hipu „videl“ oziroma slišal znamke, bo bolj osredotočen na SAN in TAN. Ta dva dela sicer pokažeta določeno zvočno podobnost, vendar ker gre za blago, ki ni del dnevnih, hipnih nakupov, je pričakovati, da bo potrošnik ob ustni ponudbi ali reklamiranju bolj pozoren. Primerjana znaka sta namreč namenjena blagu kot so barve, laki, sredstva za konzerviranje lesa, smole, premazi (razred 2 NK), ki ga običajno kupujejo strokovnjaki. Pri pomenski primerjavi urad ugotavlja, da znaka v povezavi z blagom navajata, da gre za blago, ki ima izolacijske lastnosti (predpona THERMO oziroma TERMO), zato gre iz tega vidika za podobna znaka, vendar gre za pojem, ki je opisne narave, in je kot tak na voljo vsem udeležencem v gospodarskem prometu, ki izdelujejo ali tržijo blago, ki ima termo lastnosti. Zato dejstvo, da sta si oba znaka pomensko blizu, po mnenju urada ne more povzročiti zmede v javnosti ali povezovanja dveh znamk. Ker pogoj podobnosti znakov ni izpolnjen, prijavljene znamke ni mogoče zavrniti na nobeni od osnov, opredeljenih v 1. odstavku 44. člena ZIL-1, torej tudi ne na osnovi točke b) 1. odstavka tega člena, ne glede na podobnost ali celo istovrstnost blaga in storitev, zaradi česar urad zaradi ekonomičnosti postopka podrobnejše analize podobnosti blaga ni izvedel (sodbe U 1736/2008, U 2314/2002, U 1328/2003, U 1722/2007, U 1413/2007).

Tožeča stranka vlaga tožbo, ker je mnenja, da je tožena stranka izpodbijano odločbo izdala v nasprotju s temeljnimi načeli prava industrijske lastnine. Pravilna je ugotovitev tožene stranke, da se predponi „THERMO“ in „TERMO“ dejansko ne razlikujeta po pomenu, vizualno in fonetično, in že ta zaključek napotuje na zamenljivo podobnost obeh znakov. Razlogi tožene stranke o pomembnih razlikovalnih elementih obeh znamk so pravno nevzdržni. Znaka se razlikujeta le v eni črki na koncu besede „S“ oziroma „T“, ki pa si v abecedi sledita ena za drugo, kar ni nepomembno. V nadaljevanju se tožeča stranka sklicuje na komentar Zakona o industrijski lastnini s komentarjem (ČZ Uradni list RS, letnik 1994) in na komentar Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1; UBP1-GV Založba 2003) in citira tam navedeno sodno prakso o primerih podobnih in zamenljivih znamk. Po mnenju tožeče stranke so v celoti izpolnjeni relativni razlogi za zavrnitev znamke v razredu 2 Nicejske klasifikacije proizvodov, in sicer iz razloga po točki b) 44. člena ZIL-1, ker gre za znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe, ker so proizvodi enaki, zaradi česar obstaja nevarnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko, in iz točke c) istega člena, saj gre tudi za znak, ki je enak ali podoben znamki tožeče stranke, ker gre za blago, ki je enako ali podobno blagu, za katero je bila registracija zahtevana, uporaba takega znaka pa bi brez upravičenega razloga izkoristila in oškodovala razlikovalni značaj in ugled prejšnje znamke in bi nakazovala povezanost med blagom tožeče stranke, kar bi škodovalo njenim interesom. Ko se bodo na tržišču poleg blaga, označenega z že poznano znamko „THERMOSAN“, pojavili še izdelki, označeni z znamko „TERMOTAN“, bo povprečni potrošnik znamko in znak takoj povezal in prepričan bo, da gre za blago že poznane znamke, katere imetnik je tožeča stranka. Odločbo tožene stranke izpodbija iz razloga zmotno ali nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja in s tem napačne uporabe materialnega prava, in sodišču predlaga, da izpodbijano odločbo odpravi, toženi stranki pa naloži dolžnost povračila stroškov postopka tožeči stranki.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo v celoti izpodbija tožbene navedbe in meni, da je odločila pravilno in zakonito. V zvezi s tožbenimi navedbami odgovarja, da v izpodbijani odločbi ni zapisala, da je znak izpodbijane znamke vizualno, pomensko in fonetično podoben znamki tožeče stranke. Znake je analizirala tako po posameznih delih ali sklopih, kot tudi glede na celoten vtis. Analiza posameznih delov je sicer pokazala, da imata znaka določene dele podobne, vendar zgolj to dejstvo še ne pomeni, da sta si znaka kot celoti podobna. Primeri, ki jih v tožbi citira tožeča stranka iz tuje sodne prakse, ne morejo vplivati na ta spor, saj gre za primere, ki glede dejanskega stanja ne ustrezajo primeru izpodbijane znamke TERMOTAN. Tožena stranka tudi opozarja, da se tožeča stranka ob vložitvi ugovora ni sklicevala na zavrnilni razlog, ki je naveden v točki c) 1. odstavka 44. člena ZIL-1, zato se na to točko v tožbi ne more sklicevati. Sodišču predlaga, da tožbo zavrne kot neutemeljeno.

A. d.d. kot stranka z interesom v tem upravnem sporu odgovora na tožbo ni podala.

Tožba je utemeljena.

V obravnavani zadevi je sporna zavrnitev ugovora tožeče stranke kot imetnice predhodne znamke THERMOSAN zoper registracijo znamke TERMOTAN, vloženega iz razloga po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Po tej določbi se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Urad je odločitev oprl na oceno, da si znaka glede na celoten vtis, ki ga dajeta, in glede na posamezne vidike podobnosti nista zamenljivo podobna in da ne obstaja verjetnost, da bi ju potrošnik zamenjeval. Ob ugotovljeni nepodobnosti znakov urad ni ugotavljal (ne)podobnosti blaga ali storitev. Odločitvi urada po presoji sodišča tožeča stranka utemeljeno ugovarja.

Podobnost znakov se ugotavlja s primerjavo znakov kot celot, z upoštevanjem njihovih dominantnih delov, če jih je mogoče določiti. V obravnavanem primeru je prijavljeni znak figurativen, sestavljen je iz pravokotnika, ki ima na levi strani navpično besedilo TERMOTAN v kombinaciji bele barve (TERMO) in zelene barve (TAN), dodani pa so še grafični elementi (elipsa modre in bele barve), dočim je znak tožeče stranke besedni znak. Urad je pravilno določil dominantna dela znakov, in sicer sta to besedi TERMOTAN oziroma THERMOSAN, vendar pa je tudi po presoji sodišča po opravljeni vizualni, fonetični in pomenski analizi neprepričljivo utemeljil, da si znaka nista zamenljivo podobna, oziroma da kot celoti nista tako podobna, da bi v javnosti lahko prišlo do zmede ali povezovanja znamk in njihovih imetnikov. Sodišče pritrjuje uradu, da je začetni del besed (TERMO/THERMO) opisne narave in gre za pogosto uporabljeno besedo, ki označuje lastnost blaga. Vendar pa sodišče pritrjuje tožeči stranki, da končni del besede TAN oziroma SAN, ki naj bi znakoma dajal razlikovalen element, te razlikovalne funkcije dovolj ne poudari. Končnici se namreč razlikujeta le v črki T/S, zadnji del besede, ki je tudi sicer bolj poudarjen, pa je v obeh primerih enak (AN). Sodišče se zato ne strinja z uradom, da sta fonetično znaka precej različna, tudi v primeru, če se potrošnik osredotoči le na končnici, za kateri pa je tudi sam urad ugotovil, da je med njima določena zvočna podobnost. Glede na navedeno, ob določenih podobnostih in določenih razlikah, ki jih, kot izhaja iz izpodbijane odločbe, urad pri primerjanju znakov ni dovolj upošteval, sodišče ne more sprejeti njegovega zaključka, da si znaka nista zamenljivo podobna in ne obstaja verjetnost zmede v javnosti. Po presoji sodišča v zvezi s tem urad tak zaključek brez prave podlage opira na navedbe, da je pri nakupu proizvodov iz razreda 2 NK povprečni potrošnik bolj pozoren. V razredu 2 NK ima prijavitelj med drugim prijavljeno blago kot so barve, laki, sredstva za zaščito proti rji in sredstva za konzerviranje lesa, antikorodivna sredstva in premazi ter belila, to pa so proizvodi, ki so namenjeni tudi potrošniku povprečne pazljivosti in znanja. Pri tem je urad neutemeljeno odklonil tudi primerjavo blaga in storitev. Pogojev enakosti oziroma podobnosti znakov in enakosti oziroma podobnosti blaga in storitev namreč ni mogoče šteti kot absolutno neodvisnih. Pogoja sta soodvisna in se lahko nizka stopnja podobnosti med znakoma nadomesti z visoko stopnjo podobnosti med blagom ali storitvami in obratno (glej tudi sodbo Sodišča EU C-39/97 z dne 29. 9. 1998). Ker je v obravnavanem primeru urad preuranjeno ocenil, da si znaka nista zamenljivo podobna, po presoji sodišča pa okoliščine, na katero je že opozorilo, kažejo na določeno stopnjo podobnosti, bi moral primerjati tudi blago in storitve. Šele primerjava obojne podobnosti bi bila v konkretnem primeru lahko podlaga za ugotavljanje verjetnosti ustvarjanja zmede kot tretjega elementa, ki mora po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 biti izpolnjen za (ne)registracijo znamke. Neutemeljeno pa tožnik ugovarja podobnost znakov tudi po točki c) 1. odstavka 44. člena ZIL-1, saj gre v tem primeru za nedovoljeno tožbeno novoto v smislu 52. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10, v nadaljevanju ZUS-1).

Sodišče je tožbi ugodilo in izpodbijano odločbo odpravilo na podlagi 2. točke 1. odstavka 64. člena ZUS-1, ker je ugotovilo, da na podlagi dejanskega stanja, ki je bilo ugotovljeno v postopku izdaje izpodbijane odločbe, ne more rešiti spora, ker je dejansko stanje v bistvenih točkah nepopolno ugotovljeno. Zadevo je na podlagi 3. in v smislu 4. odstavka tega člena vrnilo uradu v ponovni postopek.

Stroškovnemu zahtevku tožnika je sodišče ugodilo na podlagi 3. odstavka 25. člena ZUS-1, ter ji priznalo stroške po 2. odstavku 30. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu (Uradni list RS, št. 24/07).