Jedro

Po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

Z vidika dojemanja primerjanih prijavljene s predhodnima znamkama tožeče stranke kot celote s strani povprečnega slovenskega potrošnika med njimi ni zamenljive podobnosti, kar dopušča oceno o tem, da povprečni slovenski potrošnik ne bo v zmedi glede izvora blaga in storitev. Ob taki oceni pa po ustaljeni upravno sodni praksi organu ni bilo treba opraviti še primerjave blaga in storitev, na katere se nanašajo primerjane znamke.

Izrek

Tožba se zavrne.

Stroškovna zahtevka tožeče stranke in A. d.d. Zagreb se zavrneta.

Obrazložitev

Urad RS za intelektualno lastnino (upravni organ) je z izpodbijano odločbo zavrnil prijavo znamke „Metronet“ št. Z-200771463 z dne 12. 10. 2007 za naslednje storitve: 37 – popravila, storitve v zvezi z montažo; 38 – telekomunikacije; 42 – tehnološke storitve ter pripadajoče storitve raziskav in oblikovanja (v 1. točki izreka) in odločil o nadaljevanju postopka registracije znamke za preostalo blago in storitve – razredi: 09, 35, 36, 37, 41 in 42 (v 2. točki izreka) ter ugotovil, da posebni stroški v tem postopku niso nastali (v 3. točki izreka). V obrazložitvi organ navaja, da je dne 12. 10. 2007 prejel prijavo znamke „Metronet“, za blago in storitve po mednarodni klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamke (NK), razvrščene v razrede: 09, 35, 36, 37, 38, 41 in 42. Ker je prijavljeni znak ustrezal zahtevam iz 99. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1), je organ dne 31. 12. 2007 v uradnem glasilu objavil prijavo znamke. Dne 26. 3. 2008 je tožeča stranka vložila ugovor zoper navedeno prijavo. V ugovoru je navedla, da je imetnica prejšnjih znamk, in sicer znamke skupnosti CTM št. 00779116 in mednarodno registrirane znamke IR št. 852751, obe figurativni znamki „METRO“ za istovrstno ali podobno blago in storitve. Ugovor je vložila na podlagi točke b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Menila je, da je prijavljeni znak v obliki besede z običajnimi črkami zamenljivo podoben znakoma njenih znamk. Znaka njenih znamk sta v zelo neizraziti grafični izvedbi, tako da je bistven del njun tekstualni del, beseda METRO. Navajala je, da črkovna analiza tekstualnih delov primerjanih znamk pokaže, da je beseda METRO v celoti povzeta v besedi METRONET in postavljena na začetek te besede, kar pomeni, da je beseda METRONET dve tretjini enaka besedi METRO. Nadalje je navajala, da je beseda METRO domišljijska beseda glede na blago in storitve, NET pa je opisne narave (NET je sinonim za splet in tako povsem nerazlikovalni del skovanke METRONET). Jasno naj bi bilo, da primerjane znake veže skupna beseda METRO, ki je dominantni del besede METRONET, kar je pomembno predvsem s pomenskega vidika – povprečni potrošnik bo po mnenju tožeče stranke prepričan, da gre pri prijavljeni znamki za izpeljanko njenih znamk, z dodatnim grafičnim elementom. Zmeda bo še večja, ker je „METRO“ tudi homonimna znamka, ki zagotavlja tudi kakovost blaga in storitev. Tožnica je organu predlagala, naj zavrne registracijo prijavljene znamke v celoti. Dne 28. 3. 2008 pa je ugovor vložil tudi B. d.o.o.. Organ je o vloženih ugovorih obvestil prijavitelja, ki se ni izjavil. Na podlagi ugovorov je organ preveril utemeljenost navedbe v njih in ugotovil, da je ugovor tožeče stranke neutemeljen, ugovor drugega vložnika ugovora pa za del blaga in storitev utemeljen. Organ je prijavljeno znamko zavrnil za vse storitve iz razreda 38, delno pa tudi v razredih 37 in 42. Organ v nadaljevanju navaja, da je podobnost znakov ugotavljal tako, da je primerjal znake kot celote, z upoštevanjem njihovih najbolj dominantnih delov, če jih je mogoče določiti. Pri besednih ali kombiniranih znakih (kjer je del znaka tekst) so besede ali besedne zveze praviloma najbolj dominanten del znaka, ker je znak tako tudi poimenovan. Znake je primerjal z vizualnega, fonetičnega in pomenskega vidika. V zvezi s primerjavo prijavljenega znaka METRONET z znakoma znamk tožeče stranke navaja, da je najdominantnejši del prijavljenega znaka beseda METRONET, znakov znamk tožeče stranke pa beseda METRO. Pri vizualni primerjavi je ugotovil, da je prijavljeni znak v obliki besede z običajnimi (standardnimi) črkami, sestavljen iz besede METRONET (male tiskane črke z veliko začetnico). Znaka znamk tožeče stranke pa sestavlja predvsem beseda METRO v odebeljenih velikih tiskanih črkah, pri znamki št. 851751 (IR) so črke rumene, beseda METRO pa na podlagi, ki jo predstavlja pravokotnik modre barve, pri znamki CTM št. 000779116 pa znak sestavlja le beseda METRO v črkah enake grafične izvedbe kot v prej obravnavani znamki, le da ni na podlagi; črke so rumeno oranžne barve. Edino podobnost med primerjanimi znaki predstavlja dejstvo, da je prvi del besede METRONET glede na črkovno primerjavo enak besedi METRO. Vendar je grafična izvedba besede METRONET takšna, da je ne moremo razdeliti na besedi METRO in NET, pač pa jo moramo obravnavati kot enovito besedo, katere prvi del so črke M,E,T,R in O. Takšnih besed pa je več, METRO je namreč lahko tudi predpona, ki izhaja iz grške besede „metron“ (mera) in se pojavlja v besedah kot na primer metronom, lahko pa se kot prepona pojavlja v drugem pomenu, izhajajoč iz grške besede „metra“ (maternica), v besedah kot na primer metroskop. Po logiki tožeče stranke bi si bile torej podobne vse besede, katerih prvih pet črk bi bile črke M, E, T, R in O, na primer metrologija, metromanija, metrometer, metropola, metropolit itd., kar je nesprejemljivo. Prijavljeni znak kot celota vizualno ni podoben znakoma znamk tožeče stranke. Dejstvo, da je prvih pet črk v besedi METRONET črkovno enakih tekstualnemu delu znakov znamk tožeče stranke, še ne pomeni, da je prijavljeni znak kot celota vizualno podoben tema znakoma. Pri fonetični primerjavi je organ primerjal METRÓ in MÉTRONET. Organ meni, da povprečni slovenski potrošnik besedo METRO izgovarja s poudarjenim naglasom na zadnjem samoglasniku (o), in sicer zato, ker jo kot samostojno besedo pozna kot električno podzemno železnico v večjih mestih (Pariz, Moskva...), po slovarju tujk je beseda nastala iz francoskega poimenovanja prestolnične (podzemne) železnice. Organ pa dalje meni, da bo povprečni potrošnik METRONET prebral oziroma izgovarjal s poudarkom na prvem E; beseda je namreč napisana kot enovita beseda in ne kot dve besedi. Naglas pri besedah, ki se začenjajo na METRO, je namreč vedno na prvem in ne na drugem samoglasniku (na črki E in ne na črki O) in ni pričakovati, da bi povprečni potrošnik besedo METRONET izgovarjal drugače. Zaradi različnega naglasa oziroma naglasa na različnih zlogih besedi METRO in METRONET nista fonetično tako podobni, da bi lahko govorili o zamenljivi podobnosti, čeprav predstavlja prvi del besede METRONET prav beseda METRO, prvi glasovi pa so običajno pomembnejši kot naslednji. V zvezi s pomensko primerjavo znakov organ navaja, da je beseda METRO najbolj znana kot oznaka za podzemno železnico, pojavlja se sicer tudi kot predpona z različnimi pomenskimi konotacijami, vendar v tem primeru predstavlja le del besed in v primeru znamk tožeče stranke ni relevantna, saj se pojavlja kot samostojna beseda. Besedo METRONET je treba v prijavljenem stavku obravnavati kot eno besedo, sestavljenko iz dveh besed, METRO in NET, vendar ne v smislu METRÓ z opisovalnim dodatkom NET, kot trdi tožeča stranka, pač pa kot besedo z drugačno pomensko konotacijo. Beseda METRONET kot enovita beseda ne predstavlja kakšnega generičnega pojma, je izmišljena. Glede na to, da je lahko METRO tudi predpona drugih besed, v smislu meriti ali maternica, kar je lahko tudi sinonim za nekaj središčnega, centralnega, izhodiščnega, bi beseda METRONET lahko asocirala na nekaj kot središčna, osrednja mreža ali mreža mer ali kaj podobnega, vendar le za tiste potrošnike, ki poznajo pomen predpone "metro". Bolj verjetno je, da bo povprečni potrošnik besedo METRONET enostavno doživljal kot izmišljeno besedo. Sklepno v zvezi s primerjavo znakov organ navaja, da meni, da povprečni potrošnik, tudi če pozna znamke „METRO“, prijavljene znamke ne bo imel za različico teh znamk, saj njena grafična podoba nikakor ne spominja na te znamke, prav tako pa si znamke niso fonetično podobno. Organ meni, da si znaki primerjanih znamk niso podobni, da torej ni izpolnjen pogoj podobnosti znakov, kar pomeni, da prijavljene znamke ne more zavrniti na podlagi nobene pravne podlage iz 1. odstavka 44. člena ZIL-1, torej tudi ne na podlagi točke b) 1. odstavka tega člena. Organ zato tudi ni preizkusil navedb tožeče stranke glede istovrstnosti ali podobnosti blaga in storitev, saj rezultati, dobljeni na osnovi tega preizkusa, ne bi vplivali na ugotovitve glede utemeljenosti ugovora o podobnosti znakov. Da bi organ zavrnil prijavljeno znamko na podlagi točke b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1, bi moral ugotovitvi, da je znak prijavljene znamke podoben znakom znamk tožeče stranke do te mere (ob hkratni ugotovitvi istovrstnosti ali podobnosti blaga in storitev), da bi bila v primeru registracije oziroma uporabe te znamke podana verjetnost zmede v javnosti in verjetnost povezovanja znamk. Ker pa pogoj istovetnosti ali podobnosti znakov ni bil izpolnjen, organ zaradi načela ekonomičnosti ni preizkusil morebitne istovrstnosti ali podobnosti blaga in storitev. Organ v nadaljevanju izpodbijane odločbe tudi obrazloži, zakaj je presodil ugovor drugega vložnika ugovora zoper prijavljeno znamko kot delno utemeljen.

Tožeča stranka v tožbi navaja, da je organ nepravilno ugotovil dejansko stanje in nepravilno uporabil materialno pravo, in sicer je napačna njegova presoja glede nepodobnosti med predhodnima znamkama „METRO“ in prijavljeno znamko „METRONET“, in da ta znamka ni upravičena niti do delne registracije v Republiki Sloveniji. Tožeča stranka se ne more strinjati z oceno organa o nepodobnosti znakov primerjanih znamk. Izpodbijana znamka „Metronet“ je znamka v besedi in predstavlja le-to besedo v standardnih črkah, brez vsakršnih drugih delov ali elementov. Predhodni znamki tožeče stranke prav tako razen besede METRO, izpisane v grafizmu, ne vsebujeta drugih distinktivnih elementov, razen pravokotnika pri eni od znamk. Izpisani sta sicer v grafizmu, a ne v nekem posebnem tipu črk, kar bi bistveno razlikovalo ti dve starejši znamki od prijavljene besedne znamke. V konkretnem primeru je zato bistvena primerjava besed, in sicer METRO proti Metronet, pri čemer je pri znamki Metronet prvi del METRO udarni in bistveni razlikovalni del te besede, zlasti ob primerjavi z znamkama METRO. Ob primerjavi kasnejše znamke Metronet ni mogoče prezreti, da ta v celoti povzame ali vsrka v svoji vsebini obe starejši enobesedni znamki tožeče stranke. Prav tako ni mogoče zanemariti dejstva, da bi znamka Metronet pridobila zaščito za to besedo v običajnih črkah in s tem maksimalno zaščito glede svojega videza, kar pomeni, da bi lahko nastopila na trgu tudi v obliki črk ali grafizmov, kot sta to predstavljeni predhodni znamki tožeče stranke. Zato je nedopustno, da je organ dopustil varstvo takšni znamki, ki lahko povsem povzame videz znamke METRO. Ker je beseda METRO v besedi Metronet na prvi poziciji, končnica pa nima takšnega razlikovalnega učinka, da bi jasno to besedo razlikovala od predhodnih znamk METRO, je zmeda med znamko Metronet in starejšima registriranima znamkama METRO več kot podana in očitna, odločba organa, ki je temu nasprotna, pa nepravilna. Besedni del znamke METRO in Metronet se torej loči le v dodani končnici kasnejše znamke – NET, ki je po svoji vsebini opisna in v običajni rabi za mrežo, omrežje, splet itd. Kasnejša znamka Metronet torej povsem povzame vsebino predhodnih znamk "METRO", kar neizbežno vodi v njihovo zamenljivo podobnost in veliko verjetnost, da bi ob soobstoju za rabo enakih in podobnih proizvodov in storitev prišlo do zamenjevanja in povezovanja med njimi. Beseda METRO je namreč vizualna, fonetična in močna pomenska skupna točka primerjanih znamk, zaradi česar je mogoče pričakovati, da bo povprečni relevantni potrošnik znamko "Metronet" dojel le kot inačico ali verzijo starejših znamk "METRO" tožeče stranke. Zaradi skupne besede METRO je znamka "Metronet" zavajujoče vizualno in fonetično podobna znamkama "METRO" tožnika, prav tako pa obstaja med njimi tudi miselna ali konceptualna vez. Glede na te ugotovitve se tožeča stranka ne more strinjati z argumenti organa v izpodbijani odločbi. Ti zlasti ne vzdržijo v delu, ko organ navaja, da je znamka Metronet enovita in da iz nje na prvem mestu ne izstopa beseda METRO, da gre za enovito skovanko, v kateri nihče ne bo prepoznal besede METRO, in da se razlikuje od znamk METRO zato, ker je v besedi v običajnih črkah. Slednje je absurd glede na to, da je organ z znamko Metronet tako podelil znamko v standardnih črkah, ki povzema celotno vsebino predhodnih znamk METRO, in s tem dopustil nedovoljen poseg v pravice starejših znamk METRO. Ob znamkah Metronet in MERTO bo vsakdo pomislil, da gre za isti izvor teh znamk, istega imetnika ali kar serijo znamk, ki pripadajo istemu imetniku. Ni mogoče pričakovati, da bo potrošnik zaradi generičnega in opisnega dela NET v izpodbijani znamki, to znamko jasno razlikoval od predhodnih znamk METRO; končnica NET v znamki Metronet namreč ne daje neke nove vsebine ali dodatnega razlikovalnega značaja v primerjavi z besedo METRO. Ni verjetno, da bi povprečni potrošnik sprejemal besedo Metronet kot neko enovito besedo z novo vsebino in pri tem ignoriral prvi del znamke METRO, ki je identičen predhodnim znamkam METRO. Še vedno je osnovni del in "baza" izpodbijane znamke beseda METRO in nič drugega, besedica NET pa je le nekakšen dodatek z opisno vsebino, kar pa pomeni, da je beseda Metronet v direktni navezi s predhodnima znamkama METRO. Povprečnemu slovenskemu potrošniku pomeni, ki jih za posamezne sklope znamke Metronet navaja organ, ne pomenijo nič, ker bi moral najprej pogledati v določene slovarje, to pa ni več merilo povprečnega potrošnika ob presoji podobnosti znamk, ki je relevantno tudi za ta primer. Organ je tako napačno delil besedo Metronet na neke pomenske sklope, ki niso relevantni za povprečnega potrošnika in še manj za konkretni primer, kjer je jasno, da beseda Metronet vsebuje pomen prejšnjih znamk, ki izhajajo iz nedvoumnega pomena besede METRO (metro = podzemna železnica). Kakorkoli že organ deli besedo Metronet, pri čemer celo razlaga, da gre za enovito skovanko, in si prizadeva iskati pomene besede METRO v nerelevantnih kontekstih, povprečni slovenski potrošnik razume besedo "metro" kot podzemno železnico in ne kot kaj drugega, in sicer enako v znamkah METRO tožeče stranke kot tudi v znamki Metronet. Ni verjetno, da se bo povprečni potrošnik ukvarjal s tako različnimi in podrobnimi pomenskimi sklopi besede Metronet, kot to razlaga organ, takšnega pomenskega seciranja besede Metronet s strani povprečnega slovenskega potrošnika ni mogoče pričakovati. Če pa jo primerjamo po pomenu še z znamkama "METRO", je jasno, da bo besedo "Metronet" povezal s predhodnima znamkama "METRO" zaradi njene besede METRO, z njenim jasnim in nedvoumnim pomenom. V nadaljnje razčlenjevanje po različnih možnih pomenih ali asociacijah besede Metronet pa se slovenski potrošnik sploh ne bo spustil. Zato pa obstaja nesporna pomenska vez med znamkama METRO in izpodbijano znamko Metronet. Končno je primerjava znamke METRO z besedami metroskop, metropola, metrometer itd., ki imajo že same po sebi kot celota določen ali direkten pomen, za konkretni primer primerjave brezpredmetna. Tudi pri izgovorjavi ni res, da bi se beseda METRO kot posamična beseda izgovorila drugače, kot v besedni zvezi Metronet. Izgovarjava besede METRO je v obeh primerih enaka, in tako jo izgovori tudi povprečni slovenski potrošnik, še zlasti, če ju vidi istočasno. Zato sta besedi METRO in Metronet tudi fonetično podobni. Beseda Metronet ni nič drugega, kot izpeljanka besede "Metro" - znamk tožeče stranke, vsaj tako učinkuje za slovenskega povprečnega potrošnika. Končnica NET v znamki Metronet ne zadostuje, da bi lahko izključili verjetnost povezovanja znamk "METRO" in "Metronet" s strani povprečnega slovenskega potrošnika. Zaradi navedenega je mogoče utemeljeno pričakovati, da bo ob sočasni uporabi primerjanih znamk prišlo do zmede v javnosti oziroma na trgu, ki vključuje možnost povezovanja med znamkami. Zaradi skupne besede "METRO" bo znamka "Metronet" pritegnila pozornost povprečnega kupca vsaj tako, da bo pomisli, da gre le za predhodno znamko "METRO" tožeče stranke in s tem za proizvode ali storitve tožeče stranke. Nenazadnje je mogoče pričakovati, da bo kupec znamki zmotno zamenjeval tudi glede proizvajalca, saj je mogoče, da bo pod znamko "Metronet" pričakoval proizvod ali storitev tožeče stranke. Da je verjetnost zmede še večja, potrjuje to, da je beseda METRO hkrati del firmskega imena tožeče stranke, kar pomeni, da je % verjetnosti zmotnega povezovanja produktov in storitev pod znamko "Metronet" s tožečo stranko in njenimi produkti in storitvami še toliko večji. Ker je organ v izpodbijani odločbi zaključil, da znamka "Metronet" ni zavajujoče podobna prej registriranima znamkama "METRO", je napačna tudi njegova odločitev o tem, da ni bilo potrebno razsojati, ali se znamki nanašata na enako ali podobno blago in storitve. Šele po presoji obeh pogojev točke b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 bi bil pravilen zaključek o obstoju zavrnilnih razlogov po citirani določbi, ki jih je uveljavljala tožeča stranka v svojem ugovoru, brez tega pa je izpodbijana odločba pomanjkljiva oziroma dejansko stanje glede ugovora tožnika sploh ni bilo v celoti razjasnjeno. Zato v postopku za izdajo izpodbijane odločbe tudi zakon ni bil pravilno uporabljen. Izpodbijana odločba organa pa v konkretni zadevi tudi odstopa od zavezujoče prakse Sodišča EU, ki narekuje, da je ob ugotovitvi verjetnosti zmede na trgu ob primerjavi znamk potrebno upoštevati njihov celokupni videz in celotni vtis z vizualnega, fonetičnega in konceptualnega vidika. Primerjava mora temeljiti na celotnem vtisu, ki ga dajejo znamke, upoštevaje zlasti njihove distinktivne in dominantne dele (primer C - 251/95). Organ pa je pri izdaji izpodbijane odločbe navedeno pravilo ignoriral in odstopil od ustaljene lastne prakse in prakse OHIM in Sodišča EU; o tem pričajo tudi nekateri primeri, kjer je enako, kot v obravnavanem primeru, ko kasnejša znamka v celoti povzame dominantni del predhodne znamke; OHIM je takšno kasnejšo znamko zavrnil v celoti ali delno. Organ pa je nasprotno temu v konkretnem primeru znamko "Metronet" ocenil kot nepodobno znamkama "METRO" tožnika, ne glede na dejstvo, da ta v celoti povzame tekst prehodnih znamk in njen dominantni del METRO. Poleg tega je OHIM zavrnil tudi vrsto znamk z vsebovano besedo METRO v primerih, kjer je bila osnova ugovoru predhodna znamka "METRO", tako da odločitev organa v konkretnem primeru preseneča. Med temi so znamke kot na primer METROMET, METRONAPS, METRON, MetroTile, MetroShake itd.. V ta namen tožeča stranka prilaga izpis znamk, ki so bile napadane z ugovorom na osnovi znamk "METRO" in vsebujejo besedo METRO - večino teh je, kot rečeno, OHIM zavrnil. Tožeča stranka še opozarja sodišče, da navajanje prakse OHIM ne predstavlja navajanja prepovedanih novih dejstev, saj gre le za opozarjanje na ustaljeno prakso OHIM in Sodišča EU, ki ji je organ dolžan slediti že po uradni dolžnosti.

Ta je tudi javno dostopna. Sicer pa je bila tožeča stranka tudi presenečena nad odločitvijo organa o nepodobnosti primerjanih znamk, ki očitno odstopa od splošno znane sprejete prakse, zato slednjega ni predhodno navajala v postopku ugovora. Glede na povedano tožeča stranka sodišču predlaga, da tožbi ugodi in odpravi izpodbijano odločbo o delni registraciji znamke "Metronet" in vrne zadevo v ponovno odločanje oziroma podrejeno, naj samo odloči o zadevi in ugovoru tožeče stranke ugodi, registracijo znamke "Metronet" pa posledično zato v celoti zavrne. Zahteva tudi povrnitev stroškov postopka.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo prereka tožbene navedbe in meni, da je odločila pravilno in zakonito. Navaja, da je ugovor tožeče stranke zavrnila, ker je z analizo podobnosti znakov ugotovila, da znak prijavljene znamke ni zamenljivo podoben znaku znamk tožeče stranke. Enakosti ali podobnosti blaga in storitev zaradi upoštevanja načela ekonomičnosti postopka ni ugotavljala (enako je stališče Upravnega sodišča v več njegovih sodbah), ker bi morala biti za zavrnitev prijavljene znamke izpolnjena oba pogoja iz točke b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1, pogoj enakosti ali podobnosti znakov pa po mnenju tožene stranke ni bil izpolnjen ter bi tudi ugotovitev enakosti ali podobnosti blaga in storitev ne bila zadostna podlaga za zavrnitev prijavljene znamke. Tožena stranka pa se s tožečo stranko tudi ne strinja, da bi ne bil pravilen njen zaključek o nepodobnosti znakov primerjanih znamk. Na tožbene navedbe odgovarja, da besedica NET ni nujno opisovalnega značaja - to lahko velja za nekatero blago in storitve, nikakor pa ne za vse po vrsti. Tožena stranka vztraja, da besede oziroma znaka METRONET ne moremo obravnavati po sestavnih delih, pač ga je treba obravnavati kot celoto, kot novo besedo. Grafična izvedba znaka namreč ne daje osnove za kaj takega. Tožena stranka je že v izpodbijani odločbi navedla, da obstaja veliko primerov, ko ena beseda vsebuje drugo, pa jih vendar ne moremo šteti za podobne ali trditi, da ena posnema drugo. S primeri, ki jih je navedla, je želela ilustrirati svoje mnenje. Tožena stranka ne meni, da povprečni potrošnik pozna razne latinske besede, iz katerih izhajajo besede, ki se začnejo na METRO. Hotela je le pojasniti, da beseda METRO kot del raznih besed izvira iz različnih latinskih besed, ki opredeljujejo tudi pomen teh besed in pojasnjujejo njihov nastanek. Tožena stranka je prepričana, da povprečni potrošnik vsake besede, ki vsebuje besedico METRO, ne povezuje z njenim pomenom podzemne železnice in je ne doživlja kot izpeljanke te besede. Prav tako tožena stranka v nasprotju s tožečo stranko meni, da povprečni potrošnik besede METRONET ne bo izgovoril kot dve besedi (METRÓ NET), pač pa kot eno, s poudarkom na prvem e, in da sta znaka v fonetičnem smislu povsem različna. Tožeča stranka brez podlage očita toženi stranki, da ne upošteva načela celovite presoje znakov. Tožeča stranka v tožbi navaja, da bo prijavitelj znamke "Metronet" zato, ker je znak prijavljen v obliki besede z običajnimi črkami, lahko uporabljal povsem enako grafično izvedbo svoje znamke, kot je grafična izvedba njenih znamk. To ne drži. Tovrstno posnemanje bi pomenilo kršitev pravic druge, prejšnje znamke. Uporaba znamke, registrirane v obliki besede z običajnimi črkami, ne daje pravice imetniku take znamke uporabljati svoje znamke v kakršnikoli grafični obliki, čeprav se uporaba v praksi ne omejuje le na standardne črke. Ne sme pa kršiti pravic drugih znamk. Tožena stranka dalje navaja, da je odločbe OHIM ne zavezujejo, ker gre le za enega izmed uradov na območju Evropske skupnosti, ki nima glede odločitev večjih kompetenc kot drugi, nacionalni uradi. Meni pa, da ne ravna v nasprotju z odločitvami Sodišča EU. Dodaja še, da je zelo težko enačiti različne primere, saj gre pri vsakem za vrsto faktorjev, ki jih je pri odločitvi treba upoštevati. Sodišču predlaga, naj tožbo zavrne.

Sodišče je tožbo v odgovor poslalo tudi prijavitelju znamke "Metronet". Ta v odgovoru v celoti nasprotuje tožbi ter meni, da je odločitev tožene stranke pravilna in zakonita ter sodišču predlaga, naj tožbo zavrne, zahteva pa tudi povrnitev stroškov postopka. Navaja, da je znak METRONET nedvomno enovita beseda, kar v nobenem primeru ne dovoljuje njegovega deljenja in parcialne obravnave. Navaja, da imetnik znamke METRO ne more imeti monopola nad vsemi besedami, ki se začnejo s temi petimi črkami. Stranka z interesom pritrjuje tudi oceni tožene stranke glede izgovorjave besed METRO in METRONET. Po mnenju stranke z interesom je evidentno, da si besedi nista podobni niti pomensko, saj ima beseda METRO določen pomen (podzemna železnica), medtem ko je beseda METRONET fantazijska beseda, ki nima nikakršnega pomena, in jo bo povprečni potrošnik kot tako tudi doživljal. Navaja, da sta obe znamki tožeče stranke izpisani v distinktivnem grafizmu in v barvi, kar je verjetno posledica dejstva, da se sama beseda METRO med povprečnimi potrošniki izredno pogosto uporablja in zato znaka METRO v besedi z običajnimi črkami zelo verjetno sploh ne bi bilo mogoče registrirati kot znamko.

Tožba ni utemeljena.

V obravnavani zadevi je sporna zavrnitev ugovora tožeče stranke kot imetnice predhodnih znamk - znamke Skupnosti CTM št. 00779116 in mednarodno registrirane znamke IR št. 852751, obe figurativni znamki "METRO", zoper registracijo znamke "Metronet" št. Z-200771463, besedna znamka, na podlagi točke b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 (Uradni list RS, št. 51/2006, ZIL-1-UPB 3) se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

Po presoji sodišča tožeča stranka neutemeljeno ugovarja, da je organ nepravilno presodil podobnost znaka prijavljene ter njenih predhodnih znamk. Sodišče ne pritrjuje tožeči stranki, da bi bila podana vizualna podobnost primerjanih znaka in znamk ter se strinja z oceno organa, da si zgolj glede na črkovno primerjavo ugotovljen enak začetni del sicer enovite besede prijavljenega besednega znaka "metronet" - z besedo "metro" predhodnih znamk tožeče stranke, ko ne izvedba zapisa, ne pomenski razlogi ne dajejo podlage za obravnavo besede "Metronet" kot neenovite (torej da bi jo povprečni potrošnik zaznaval kot tvorjeno iz besede „metro“ in opisovalnega dodatka „net“), in ob tem ko sta znamki tožeče stranke izpisani v grafizmu (kar je distinktivni element), znak prijavljene znamke pa le v običajnih standardnih črkah (malih tiskanih črkah z veliko začetnico), znaki prijavljene in predhodnih znamk tožeče stranke vizualno niso podobni. Na drugačno presojo ne more vplivati niti tožbeno zatrjevanje o tem, da prijavljeni znak v celoti povzame enobesedni znak njenih predhodnih znamk, in sicer glede na različen končni del besed primerjanih znaka prijavljene in predhodnih znamk ter različno število črk in zlogov primerjanih znaka in predhodnih znamk, in glede na pomen (razlikovalni element), ki ga ima za vizualno zaznavanje primerjanih znamk izpis besed znamk tožeče stranke v grafizmu. Prav tako je zmotno zatrjevanje tožeče stranke, da bo prijavljena znamka pridobila z registracijo tako zaščito, da bo na trgu lahko uporabljena v obliki črk in grafizmov, kot je grafična izvedba njenih predhodnih znamk, saj bi taka uporaba prijavljene znamke pomenila kršitev pravic iz znamke tožeče stranke (47. člen ZIL-1). Sodišče se s tožečo stranko tudi ne strinja, da je nepravilna presoja organa o fonetični nepodobnosti primerjanih znaka prijavljene in predhodnih znamk; neprepričljivo zatrjuje že, da bi povprečni potrošnik besedo "Metronet" izgovoril s poudarkom na istem samoglasniku, kot besedo predhodnih znamk „METRO“, saj za tako sklepanje ne daje podlage že njen zapis (ki je brez vezaja in brez grafičnega oblikovanja, ki bi na neenovito besedo nakazovala), na sklep o fonetični različnosti pa navajajo tudi naslednje okoliščine: različna dolžina besed, različno število zlogov in različen konec. Sodišče pa se strinja tudi s pomensko presojo podobnosti primerjanih prijavljene in predhodnih znamk, kot jo je napravil organ, da namreč take podobnosti ni, ker gre pri znaku prijavljene znamke za izmišljeno besedo (ki je tudi ni v Slovarju slovenskega knjižnega jezika), pri znakih predhodnih znamk tožeče stranke pa za besedo v pomenu, ki je splošno znan (podzemna železnica) in jo bo tako povprečni potrošnik tudi dojel. Zato je tudi po presoji sodišča pravilen zaključek organa, da z vidika dojemanja primerjanih prijavljene s predhodnima znamkama tožeče stranke kot celote s strani povprečnega slovenskega potrošnika med njimi ni zamenljive podobnosti, kar dopušča oceno o tem, da povprečni slovenski potrošnik ne bo v zmedi v glede izvora blaga in storitev. Ob taki oceni, ki je po presoji sodišča pravilna, pa po ustaljeni upravno sodni praksi organu ni bilo treba opraviti še primerjave blaga in storitev, na katere se nanašajo primerjane znamke.

Neutemeljeno tožeča stranka tudi ugovarja, da naj bi organ ravnal v nasprotju s sodno prakso Sodišča EU ter se pri tem sklicuje na sodbo C-251/95, saj iz izpodbijane odločbe izhaja, da je pri primerjavi upošteval celotni vtis znakov primerjanih znamk ter dominantne in tudi distinktivne dele. Sodišče še dodaja, da za besedo „metro“ niti tožeča stranka ne trdi, da bi šlo za fantazijsko, izmišljeno in neobičajno besedo, ki se ne uporablja pogosto ter s tem bolj razlikovalno besedo – v tem primeru pa tudi po praksi Sodišča EU velja, da ob manj razlikovalni predhodni znamki že manjša vizualna drugačnost kasnejšega znaka zadostuje za ugotovitev, da si kasnejši znak in predhodna znamka nista podobna. Tudi kolikor se tožeča stranka sklicuje na to, da gre pri njenih znamkah za del firmskega imena, pa tudi ta navedba na drugačno presojo sodišča ne more vplivati, saj posebnega razlikovalnega učinka njenih znamk na tej podlagi, npr. da gre pri (relevantni) javnosti za posebej znano znamko ali znamko, ki uživa v (relevantni) javnosti poseben ugled, tožeča stranka (že) v ugovoru ni niti zatrjevala, niti dokazovala. Tožeča stranka pa tudi ne more uspeti s svojim zatrjevanjem, da je praksa OHIM drugačna kot praksa organa, saj le-ta organa pri odločanju formalno ne veže, poleg tega pa je presoja podobnosti znamk v vsakem posameznem primeru odvisna od vseh dejanskih okoliščin, ki se v postopku zatrjujejo, dokazujejo in ugotavljajo.

Ker je po presoji sodišča izpodbijana odločba pravilna in na zakonu utemeljena, tožbene navedbe pa neutemeljene, je sodišče na podlagi 1. odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 119/08 odl. US, 107/09 odl. US, ZUS-1) tožbo kot neutemeljeno zavrnilo.

Stroškovna zahtevka tožnika in stranke z interesom pa je sodišče zavrnilo na podlagi 4. odstavka 25. člena ZUS-1, po katerem v primeru, kadar sodišče tožbo zavrne, nosi vsaka stranka svoje stroške postopka.