Jedro

Tožeča stranka bi se na uporabo 74. člena ZIL lahko uspešno sklicevala le, če bi bila prijava izuma za varstvo v Republiki Sloveniji vložena v tujini po mednarodni pogodbi ali po konvenciji, h kateri je Republika Slovenija pristopila (3. odstavek 4. člena ZIL). Evropski patent je v tem primeru lahko dokazilo iz 72. člena ZIL, ki pa ga je bila tožeča stranka dolžna predložiti toženi stranki najkasneje do izteka devetega leta trajanja patenta, to je do 18. 10. 2000. Med strankama ni sporno, da tega ni storila, zato je po presoji sodišča tožena stranka z njeno zahtevo za izdajo odločbe po 73. členu ZIL pravilno postopala in jo zavrgla.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

Tožena stranka je z izpodbijanim sklepom zavrgla zahtevo za izdajo odločbe po 73. členu zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju: ZIL) pri patentu. Svojo odločitev je utemeljila s tem, da je bila ta zahteva glede na 71. člen ZIL prepozna. Patentni prijavi, na podlagi katere je bil podeljen patent, je bil priznan datum prijave 17. 10. 1991. Deveto leto trajanja patenta je izteklo 18. 10. 2000, zahtevo za izdajo odločbe pa je prejela dne 19. 2. 2001, torej po izteku zakonskega roka.

Tožeča stranka vlaga tožbo zaradi nepravilne uporabe materialnega prava. Navaja, da je sporni patent tudi evropski patent, in to od leta 1995, saj je bil 3. 5. 1995 objavljen v European Patent Specification. Slovenija se je z Evropskim sporazumom o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (v nadaljevanju: Pridružitveni sporazum) zavezala, da bo od začetka veljavnosti sporazuma varovala pravice intelektualne, industrijske in poslovne lastnine na ravni varstva, ki je podobno varstvu v Skupnosti, vključno z učinkovitimi ukrepi za uveljavljanje takih pravic. Z Evropsko patentno organizacijo je Slovenija sklenila sporazum o sodelovanju na področju patentov. Glede na navedeno je bila tožeča stranka v dobri veri, da bo njen patent ustrezno obravnavan, najmanj pa, da ga bo tožena stranka štela za znan patent. Predložitev dokaza v smislu drugega odstavka 71. člena ZIL je zato štela kot formalnost, ki v nobenem primeru ne more vplivati na varstvo njenih pravic v Sloveniji. Patent je bil objavljen več kot pet let pred rokom, ko naj bi bil ustrezni dokument predložen toženi stranki, da bi lahko preverila, ali izpolnjuje pogoje po ZIL. Glede na 74. člen ZIL bi tožena stranka avtomatično izdala ugotovitveno odločbo, saj je presoja izpolnjevanja pogojev v tem primeru omejena na formalni pregled predloženih listin. Deveto leto trajanja patenta je izteklo 18. 10. 2000, dne 19. 2. 2001 pa je toženi stranki posredovala evropski patent. Res je sicer zamudila rok za predložitev dokazil po 73. členu ZIL, vendar tožena stranka glede na drugi odstavek 68. člena Pridružitvenega sporazuma njen zahtevek ne bi smela zavreči. Z dokazilom je bila seznanjena indirektno, saj ji je bil dokument dostopen na dan izteka devetega leta veljavnosti patenta, dokument pa je še vedno prejela v roku, ki bi še omogočal obravnavo, saj deseto leto veljavnosti patenta izteče 18. 10. 2001. Tožeča stranka predlaga, da sodišče izpodbijani sklep odpravi ter ugotovi, da izum, za katerega je bil dne 17. 9. 1997 podeljen patent ter zahtevki iz tega patenta v celoti izpolnjujejo pogoje novosti, ustvarjalnosti na ravni izumiteljstva ter industrijske uporabljivosti, in toženi stranki naloži povrnitev stroškov. Podrejeno pa predlaga, da se izpodbijani sklep odpravi in zadeva vrne toženi stranki v ponovno odločanje, ter se ji naloži povrnitev stroškov postopka.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo opisuje potek postopka. Navaja, da je Republika Slovenija na področju patentov pristopila k Pogodbi o sodelovanju na področju patentov, sklenila Sporazum o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo, ter za njegovo izvedbo sporazum o izvajanju tretjega odstavka 3. člena tega sporazuma in sprejela uredbo o razširitvi evropskih patentov na Slovenijo za izvajanje prej navedenega sporazuma. Vendar v času vložitve evropske patentne prijave ti sporazumi še niso bili sklenjeni in še niso veljali, zato prijava ni mogla biti vložena po mednarodni pogodbi ali konvenciji, h kateri je pristopila Republika Slovenija.

Zastopnik javnega interesa je prijavil udeležbo v postopku.

Tožba ni utemeljena.

V navedeni zadevi je sporno, ali bi tožena stranka morala odločiti na podlagi 74. člena ZIL (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93, 34/97-odl. US in 75/97), ali pa uporabiti le 71. in 72. člen ZIL. Po presoji sodišča je njena odločitev o zavrženju zahteve, oprta na 71. člen ZIL, pravilna.

Prvi odstavek 71. člena ZIL določa, da je nosilec patenta ali nosilec izključne pravice iz patenta najkasneje do izteka devetega leta trajanja patenta dolžan toženi stranki predložiti pisno dokazilo o tem, da patentirani izum izpolnjuje vse zahteve po določilih 8., 9. in 11. člena tega zakona. To dokazilo je po 72. členu ZIL podeljen patent za identični izum, ki ga je po popolnem preizkusu priznal katerikoli državni ali mednarodni patentni urad, ki ima po 32. členu Konvencije o sodelovanju na področju patentov status mednarodne ustanove za predhodno preizkušanje, ali drug patentni urad, s katerim je sklenjen ustrezen sporazum, ali strokovno poročilo o preizkusu novosti, ki ga je izdala katerakoli ustanova, ki ima po 16. členu Konvencije o sodelovanju na področju patentov status ustanove za poizvedbe, ali drug patentni urad, s katerim je sklenjen ustrezen sporazum. Po 74. členu se šteje, da so za patent, ki je veljaven v Republiki Sloveniji na podlagi prijave, vložene v tujini v skladu s tretjim odstavkom 4. člena tega zakona, določbe 71. in 72. člena tega zakona neposredno izpolnjene, če je patent po opravljenem popolnem preizkusu podelil tuj državni ali mednarodni patentni urad, ki ima po 32. členu Konvencije o sodelovanju na področju patentov status mednarodne ustanove za predhodno preizkušanje. Odločba o podelitvi za takšen patent neposredno velja kot ugotovitvena odločba po 73. členu ZIL. Po tretjem odstavku 4. člena ZIL se varstvo izumov v Republiki Sloveniji lahko zahteva tudi s prijavo, vloženo v tujini, če je tako določeno z mednarodno pogodbo ali konvencijo, h kateri je pristopila Republika Slovenija.

Iz spisnih podatkov je razvidno, da je izumitelj AA, ki je leta 1995 prenesel vse svoje pravice iz patenta na tožečo stranko, dne 17. 10. 1991 pri Zveznem zavodu za patente v Beogradu vložil zahtevo za priznanje patenta za navedeni izum in v njej uveljavljal prednostno pravico na podlagi italijanske prijave z dne 19. 10. 1990. Dne 22. 2. 1994 je pri toženi stranki vložil zahtevo za prenos objavljenih pravic in nadaljevanje postopka. Tožena stranka je z odločbo z dne 17. 9. 1997 za navedeni izum podelila patent. Tožeča stranka je ugotovitveno odločbo po 73. členu ZIL zahtevala z vlogo z dne 19. 2. 2001 in kot dokazilo za izdajo odločbe predložila evropski patent za isti izum, podeljen na podlagi evropske patentne prijave z dne 4. 10. 1991 in s prednostno pravico na podlagi italijanske prijave z dne 19. 10. 1990. Tožeča stranka bi se na uporabo 74. člena ZIL lahko uspešno sklicevala le, če bi bila prijava izuma za varstvo v Republiki Sloveniji vložena v tujini po mednarodni pogodbi ali po konvenciji, h kateri je Republika Slovenija pristopila (tretji odstavek 4. člena ZIL). Republika Slovenija je leta 2002 ratificirala Pogodbo o patentnem pravu (Uradni list RS-MP, št. 4/02) in Konvencijo o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS-MP, št. 19/02). Za evropske patentne prijave, za katere je bila vložena zahteva za razširitev evropskega patenta pred dnevom uveljavitve konvencije, torej v času, ko je v tej zadevi odločala tožena stranka, so glede mednarodnega patentnega varstva veljali Sporazum o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo (Uradni list RS-MP, št. 15/93), Sporazum o izvajanju tretjega odstavka 3. člena Sporazuma o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo (Uradni list RS-MP, št. 2/94) in Uredba o razširitvi evropskih patentov na Slovenijo za izvajanje Sporazuma o izvajanju tretjega odstavka 3. člena Sporazuma o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo (Uradni list RS, št. 6/94, 90/98, 78/99-obv. razl). Tudi po teh aktih se je zahteva za razširitev štela za vloženo z vsako evropsko patentno prijavo, ki bo vložena na dan ali po 1. 3. 1994. Ker je prijavitelj evropsko patentno prijavo vložil 4. 10. 1991 in v njej ni (ni mogel) zahtevati patentnega varstva v Republiki Sloveniji, to prijavo ni mogoče šteti za prijavo po tretjem odstavku 4. člena ZIL. Če pa to ni ta prijava, pa tudi ne gre za situacijo iz drugega odstavka 74. člena ZIL, ko se določbe 71. in 72. člena ZIL štejejo za neposredno izpolnjene. Evropski patent je v tem primeru lahko dokazilo iz 72. člena ZIL, ki pa ga je bila tožeča stranka dolžna predložiti toženi stranki najkasneje do izteka devetega leta trajanja patenta, to je do 18. 10. 2000. Med strankama ni sporno, da tega ni storila, zato je po presoji sodišča tožena stranka z njeno zahtevo za izdajo odločbe po 73. členu ZIL pravilno postopala in jo zavrgla. Tožena stranka pravnega učinka zamude ne more preprečiti s sklicevanjem na Pridružitveni sporazum, ki za obravnavano materijo nima neposredno uporabljivih norm, temveč napotila za normativno urejanje patentnega varstva.

Ker je sodišče presodilo, da je bil postopek pred izdajo izpodbijanega sklepa pravilen in je sklep pravilen in na zakonu utemeljen, je na podlagi prvega odstavka 59. člena zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in 70/00, v nadaljevanju ZUS) tožbo kot neutemeljeno zavrnilo. Zavrnitev tožbe vključuje tudi zavrnitev stroškovnega zahtevka. Ta odločitev temelji na tretjem odstavku 23. člena ZUS, po katerem v primeru, če sodišče odloča le o zakonitosti izpodbijanega upravnega akta, trpi vsaka stranka svoje stroške postopka.