Jedro

Že slušna podobnost med razlikovalnima znakoma utegne med potrošniki povzročiti zmedo pri razlikovanju znakov in s tem proizvodov, ki jih znaka označujeta.

Izrek

Tožbi se ugodi, odločba Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, št. 31207-835/2008-12 z dne 26. 8. 2009 se odpravi in se zadeva vrne temu uradu v ponovni postopek.

Toženka je dolžna povrniti tožniku stroške postopka v višini 350 EUR v 15-ih dneh od vročitve te sodbe, z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od poteka paricijskega roka do plačila.

Obrazložitev

Toženka je z izpodbijano odločbo zavrnila ugovor tožnika zoper registracijo znamke SMART (ACTIVE), prijavitelja A. d.d., prijavljeno za blago iz razreda 32 Nicejske klasifikacije (sprejete z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk - Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92, v nadaljevanju NK) in sicer: mineralne in gazirane vode ter ostale brezalkoholne pijače, sadni napitki in sadni sokovi, sirupi in ostali pripravki za pripravo napitkov. V obrazložitvi izpodbijane odločbe toženka zaključuje, da niso podani razlogi za zavrnitev registracije znamke po točki b) 1. odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1). Ob primerjavi znakov prijavljene znamke, ki je figurativni, in prejšnje tožnikove znamke Skupnosti SMART WATER, ki je besedni, ugotavlja najprej, da je v prijavljenem znaku beseda SMART dominantni del, ker je tekstualni element, in ker je glede na drugi tekstualni element (ACTIVE) bolj vidna. Znak znamke tožnika pa je sestavljen iz dveh besed, ki tvorita vsebinsko celoto, med njima tudi ni razlike v grafični izvedbi, zato ni mogoče zaključiti, da je katera od besed dominantnejša od druge. Glede na to, da je eden od znakov v besedi z običajnimi črkami, brez drugih grafičnih elementov, je pri vizualni primerjavi mogoče primerjati znaka le v tekstualnih delih s pomočjo črkovne analize. Ne glede na skupno začetno besedo SMART pa je drugi del v znakih različen (ACTIVE – WATER), saj gre za različni besedi. Znaka kot celoti sta vizualno povsem različna. Prijavljeni znak je izrazit figurativni znak, sestavlja ga oranžen pokonci postavljen pravokotnik z velikim belim klicajem, v spodnji četrtini pa sta pozicionirani besedi SMART (v črni barvi, enostavne velike tiskane črke) in pod njo v oglatem oklepaju še beseda ACTIVE (oklepaj in črke v besedi so bele barve), črke v tej besedi pa so nekoliko manjše dimenzije, vendar prav tako velike tiskane črke enostavnega fonta. Znak znamke tožnika pa je registriran v obliki besed z običajnimi črkami in je vizualno povsem različen od prijavljenega znaka. Poleg tega, da ima prijavljeni znak vrsto zelo poudarjenih grafičnih elementov, se znaka ne ujemata niti v tekstu. Prijavljeni znak zato nikakor ne deluje kot figurativna različica znamke tožnika. Ob fonetični primerjavi znakov toženka ugotavlja delno podobnost, glede na skupno začetno besedo SMART, ki je kot prva najbolj slišna. Drugi besedi v znakih sta fonetično povsem različni; povprečni potrošnik ju bo izgovarjal po fonetičnih pravilih angleškega jezika, saj gre za pogosto uporabljani besedi, ki ju pozna tudi potrošnik, ki ne obvlada najbolje angleškega jezika. Pri pomenski primerjavi znakov ugotavlja, da je beseda SMART angleška beseda z več pomeni, pri čemer jo potrošnik pozna predvsem v smislu pameten, beseda pa se v glavnem pojavlja na področju informacijske tehnologije. Zvezi z besedo WATER, ki je angleška beseda za vodo, besedna zveza SMART WATER pomeni „pametna voda“ oziroma voda, ki ima posebne lastnosti; taka je po mnenju toženke najbolj verjetna njena razlaga, čeprav je možnih pomenov sicer več. V prijavljenem znaku se beseda SMART pojavlja samostojno, kljub temu beseda ACTIVE v oklepaju pomensko nekako dopolnjuje njen pomen in ji daje nekoliko drugačno pomensko konotacijo (energičen, aktiven), predvsem pa se ne nanaša le na vodo, kot v besedni zvezi SMART WATER. Beseda SMART se pogosto uporablja in je postala v navadi za označevanje posebnih lastnosti blaga oziroma storitev ter nima več tolikšne fantazijskosti, kot pred leti; čeprav ni mogoče reči, da je povsem opisovalna ali celo generična za katerokoli vrsto blaga in storitev, pa je izgubila večji del razlikovalnega naboja; dokaz za to je vrsta znamk, ki vsebujejo to besedo – v bazi Skupnosti se pojavlja preko 2000 znamk, ki vsebujejo to besedo ali njeno izpeljanko SMARTER. Glede na navedeno toženka meni, da si primerjana znaka v pomenskem smislu nista zamenljivo podobna. Kot sklepno toženka zaključuje, da znamk z besedo SMART povprečni potrošnik že dolgo več ne pripisuje istemu viru oziroma istemu tržnemu subjektu in da tudi iz primerjave znakov izhaja, da med njima ni podobnosti oziroma vsaj ne tolikšne, ki bi povzročala zmedo v javnosti. Ob primerjavi blaga prijavljene ter prejšnje znamke toženka ugotavlja delno podobnost. Ker pa je ugotovila, da si že znaka nista zamenljivo podobna, natančnega preizkusa glede podobnosti blaga iz razlogov ekonomičnosti ni napravila. Blago je primerjala le do te mere, da je ugotovila, da so podani elementi podobnosti, saj ji v nasprotnem primeru enakosti oziroma podobnosti znakov ne bi bilo treba ugotavljati. Ob ugotovljeni določeni stopnji podobnosti blaga in znakov pa toženka zaključuje, da podobnost ni tolikšna, da bi bila podana verjetnost zmede v javnosti ali verjetnost povezovanja znamk.

Tožnik zoper izpodbijano odločbo vlaga tožbo zaradi napačne ugotovitve dejanskega stanja in napačne uporabe materialnega prava. Napačna je presoja toženke glede nepodobnosti konkurirajočih znakov, zlasti se tožnik z njo ne strinja, da beseda SMART ni najbolj distinktivni del obeh primerjanih znamk. Iz celotnega videza prijavljene znamke evidentno izstopa beseda SMART izpisana v črnem grafizmu, ki je tudi po pomenu razpoznavna s strani slovenskega povprečnega potrošnika, ki si bo po besedi SMART zapomnil prijavljeno znamko, saj nima drugih očitno izstopajočih elementov ali opornih točk, ki bi si jih lahko v tej znamki zapomnil povprečni potrošnik. Ker gre za etiketo za steklenice ali plastenke pijač, je to še bolj očitno. Tudi beseda ACTIVE, izpisana pod besedo SMART, nima nikakršnega bistvenega razlikovalnega učinka v tej znamki, saj je izpisana v svetlem manjšem grafizmu in to še v oglatem oklepaju, ki potencira manjvredno distinktivno vlogo besede ACTIVE v znamki. Beseda ACTIVE ob besedi SMART tudi pomensko ni vplivna oziroma nima bistvenega razlikovalnega učinka, saj je po svoji vsebini opisovalna glede na proizvode razreda 32. Zlasti v zvezi s pijačami, ki delujejo energetsko, se ta beseda pogosto pojavi in je njen razlikovalni učinek zato manj učinkovit od konkretno besede SMART v prijavljeni znamki. Tako kljub ostalim elementom in barvam ter besedi ACTIVE ostaja dominantni in bistveni del te znamke beseda SMART. Zato je nesprejemljivo, da je toženka dopustila registracijo znamke SMART ACTIVE, saj je SMART hkrati udarni in najpomembnejši distinktivni del znaka predhodne znamke tožnika SMART WATER. Beseda SMART je udarna tudi v tej besedni kombinaciji zato, ker je na prvem mestu, po drugi strani pa beseda WATER, kot jasen izraz za vrsto blaga, ne more imeti bistvenega razlikovalnega značaja v tej besedni zvezi, kot to napačno razlaga toženka. WATER pomeni voda, torej proizvod, ki je zaščiten z znamko tožnika in s tem predstavlja povsem opisen, generičen del znamke. Če imata znamki dominantni del, ga je treba upoštevati. Sicer pa je pri registraciji določene znamke treba zlasti preudariti njeno podobnost oziroma različnost glede na prejšnje znamke in ne obratno. Poleg tega je prejšnja znamka v besedi, kar pomeni, da je s tem zaščita te znamke toliko večja, z njo sta varovani obe besedi, kombinacija teh in se lahko pojavita v kakršnikoli obliki – nasproti prijavljeni znamki je to pomembna okoliščina, če je jasno, da povzame bistveno in dominantno besedo SMART iz predhodne tožnikove znamke. Tožnik navaja, da ni mogoče spregledati, da bo ti primerjani znamki relevantni potrošnik blaga iz razreda 32 (pijače) povezoval zaradi skupne besede SMART, ki je kot povedano v obeh znamkah razlikovalno najbolj učinkovita. Beseda SMART tako pogojuje zamenljivo vizualno kot fonetično podobnost med obema znamkama in nesporno tudi pomensko. Pri pijačah in proizvodih iz razreda 32 je pomembna še okoliščina, da povprečni potrošniki proizvode poimenujejo po najbolj distinktivno učinkovitem elementu znamke in to je v obeh nasprotujočih si znamkah ravno beseda SMART. Ker je bistveno pomensko sporočilo, vsebovano v obeh znamkah v besedi SMART, sta torej ti dve znamki direktno pomensko povezani. Merilo podobnosti in verjetnosti zamenjave znamk je vedno relevantni povprečni potrošnik in ta ne razčlenjuje besed in teksta znamk, kot je to storila toženka v izpodbijani odločbi. Pozornost potrošnika je usmerjena v najbolj distinktivne dele znamke, to pa je v danem primeru ravno besedica SMART. Potrošnik se tudi ne bo ukvarjal z besedico ACTIVE iz prijavljenega znaka, saj gre za njen opisni del. Primerjani znamki bo potrošnik dojemal kot SMART, pri tem pa bo zanj vprašanje, ali gre za vodo ali aktivno učinkovino, nepomembno. Drugi del teksta obeh znamk je namreč opisen – nedistinktiven. Zaradi sočasne uporabe obeh konfrontiranih znamk je tako mogoče pričakovati, da bo prišlo do zmede v javnosti oziroma na trgu, ki vključuje možnost povezovanja med znamkami. Zaradi skupne besede SMART bo znamka SMART ACTIVE pritegnila pozornost povprečnemu kupcu vsaj tako, da bo ta pomislil, da gre za proizvod istega proizvajalca pijač in isti izvor kot pri znamki SMART WATER. Toženka pa v zadevi tudi ne bi mogla odločiti, ne da bi opravila tudi primerjavo blaga obeh znamk, kot to terja zakon. Glede na navedeno tožnik predlaga, da sodišče tožbi ugodi, izpodbijano odločbo odpravi in vrne zadevo v ponovno odločanje toženki, podrejeno pa, da samo odloči o ugovoru tožnika in mu ugodi, registracijo znamke SMART (ACTIVE) pa posledično v celoti zavrne. Prav tako zahteva tožnik tudi povrnitev stroškov tega postopka z zakonitimi obrestmi od poteka izpolnitvenega roka do plačila.

V odgovoru na tožbo toženka prereka navedbe tožnika v tožbi in sodišču predlaga, da tožbo kot neutemeljeno zavrne. Navaja, da je prijavljeni znak v zelo izraziti figurativni oziroma grafični obliki, z nekaj poudarjenimi elementi (velik klicaj bele barve na oranžni podlagi, besedi SMART v črni in ACTIVE v beli barvi, ki je v oglatem oklepaju). Toženka navaja, da oglati oklepaj daje besedi ACTIVE prepoznaven, poseben značaj - kot element znakov je oglati oklepaj zelo redek in zato precej razlikovalen element, ki kot tak ni zanemarljiv oziroma brez vrednosti. Beseda ACTIVE sicer ni posebej fantazijska, ni pa skoraj nič bolj opisovalna in zato slabo ali celo ne-razlikovalna za blago, ki naj bi ga prijavitelj sporne znamke označeval s prijavljenim znakom, kot beseda SMART, ki je v zadnjem času zelo pogost element znakov znamk za najrazličnejše blago ali storitve, zaradi česar je svojo ekskluzivnost in razlikovalni značaj v precejšnji meri že izgubila. Dominantne dele znakov pa je določila in pri odločanju upoštevala, vendar je morala upoštevati tudi druge pomembne elemente, saj je treba znake pri primerjavi obravnavati kot celote; vztraja, da sta sestavna dela znaka tožnikove znamke vizualno in fonetično približno enake teže, glede pomenske primerjave pa prav tako, da beseda SMART že dolgo ni več povsem fantazijska in jo potrošniki bolj doživljajo kot besedo z določenim pomenom za katerokoli blago ter potrošnik, ki vidi proizvod, opremljen z znakom, ki vsebuje besedo SMART, z veliko verjetnostjo pričakuje proizvod s posebnimi lastnostmi, ne pa proizvod določenega proizvajalca. Toženka meni, da beseda SMART ne kaže na izvor blaga (kar je funkcija znamke), ampak bolj na določene lastnosti ali vsebnosti blaga. Prijavljeni znak vsebuje veliko zelo izrazitih elementov (nikakor ga ne opredeljuje le beseda SMART) in v nobenem smislu ni zamenljivo podoben znaku znamke tožnika. Potrošnik, ki bo videl blago obeh znamk na isti polici, ga ne bo pripisoval istemu proizvajalcu, enako pa ga, ko bo videl en znak, to ne bo spomnilo na drugo znamko oziroma tudi v tem primeru znamk ne bo povezoval. Toženka tudi vztraja, da ji primerjave blaga glede na ugotovitev o nepodobnosti znakov ni bilo potrebno opraviti.

Tožba je utemeljena.

V predmetni zadevi je med strankama sporno, ali je podan relativni zavrnilni razlog za registracijo znamke SMART (ACTIVE) po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 (Uradni list RS, št. 45/01, 96/02, 37/04, 20/06). Glede na to določbo se kot znamka ne more registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

Iz izpodbijane odločbe izhaja, da je toženka na podlagi primerjave konkurirajočih si znakov prejšnje znamke tožnika SMART WATER in prijavljene znamke ugotovila, da med njima ni zamenljive podobnosti, zaradi česar ji primerjave blaga, na katero se nanašata znak prijavljene in prejšnja tožnikova znamka, ni bilo treba opraviti; na tej podlagi je zaključila, da ni podan razlog po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 za zavrnitev registracije prijavljene znamke SMART (ACTIVE). Pri primerjavi znakov je ocenila, da je v prijavljenem znaku nekoliko dominantnejši del beseda SMART, v znaku prejšnje znamke pa noben besedni del ni dominantnejši od drugega. Podobnost med konkurirajočima si znakoma je toženka ugotavljala po ustaljeni metodi celovite presoje, ki vsebuje vizualno, fonetično (slušno) in pomensko analizo in ugotovila, da med znakoma sicer obstaja določena stopnja slušne podobnosti, ni pa ugotovila vizualne in pomenske podobnosti znakov ter zaključila, da prijavljeni znak ni zamenljivo podoben znaku prejšnje znamke tožnika; tudi kolikor je beseda SMART njun skupni element, pa ta beseda zaradi pogoste uporabe in posebne pomenske konotacije nima več posebne razlikovalne moči in fantazijskosti ter znakov s to besedo potrošnik že dolgo več ne pripisuje istemu viru oziroma istemu tržnemu subjektu.

V posledici zadnje navedene presoje toženke bi prejšnja znamka torej mogla uživati šibkejšo zaščito pri preizkusu obstoja uveljavljanega zavrnilnega razloga; vendar pa je tudi to presojo po mnenju sodišča treba vezati na blago, na katero se prejšnja znamka nanaša (razred 32 po NK - pijače), zato se sodišče z njo ne more strinjati (in se po njegovi presoji tudi zgrešeno opira na oceno, da ob znaku z besedo SMART potrošniki z veliko verjetnostjo pričakujejo proizvod s posebnimi lastnostmi, ne pa proizvoda določenega proizvajalca, če gre za istovrstno ali podobno blago, ki ga pokrivata prijavljeni znak in prejšnja znamka). Ni mogoče prezreti, da so po sodni praksi Sodišča EU elementi pravila podobnosti (v ZIL-1 tč. b) 1. odstavka 44. člena) med seboj odvisni ter da se glede na to nizka stopnja podobnosti med znakom in znamko lahko nadomesti z visoko stopnjo podobnosti med blagom, na katero se znak in znamka nanašata ter obratno (sodba C-39/97, ki jo je to sodišče izdalo v postopku predhodnega odločanja zaradi razlage člena 4(1) b Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami). To pa pomeni, da bi tudi po presoji sodišča, ki se v tem s tožečo stranko strinja, toženka morala opraviti tudi (natančno) primerjavo blaga, da bi ugotovila, za kakšno stopnjo podobnosti gre, zlasti, ker je že ob grobi primerjavi določeno stopnjo podobnosti ugotovila, kot izhaja iz izpodbijane odločbe, in šele na tej podlagi zaključevati o tem, ali obstaja verjetnost povezovanja prijavljene s prejšnjo znamko.

Prav tako je toženka sama ugotovila določeno stopnjo slušne podobnosti pri primerjavi prijavljenega znaka s prejšnjo tožnikovo znamko. Sodišče EU pa je npr. v sodbi C-342/97 navedlo, da je možno, da sama slušna podobnost ustvari verjetnost zmede; bolj ko podobno blago pokriva prejšnja znamka in bolj ko razlikovalni značaj ima, večja je verjetnost zmede; pri ocenjevanju, ali je razlikovalnost znaka velika, je treba upoštevati večjo ali manjšo zmožnost znamke, da razlikuje blago, za katero je registrirana, da prihaja iz določenega podjetja, od blaga drugih podjetij; med relevantnimi dejstvi pa je treba upoštevati tudi, ali vsebuje opisne elemente za blago, za katero je registrirana.

Poleg tega tudi po sodbi sodišča prve stopnje Sodišča EU (T-99/01) za blago iz razreda 32 NK že slušna podobnost med znakoma zadostuje za verjetnost povzročanja zmede v javnosti (v obravnavani zadevi med znakoma ni bilo niti pomenske, niti vizualne podobnosti, ugotovljena pa je bila slušna podobnost ter je bilo to dejstvo na področju pijač ocenjeno kot zadostno za tako stopnjo podobnosti, da lahko nastane verjetnost ustvarjanja zmede v javnosti). Sodišče to razlogovanje v celoti sprejema; to pa pomeni, da je tudi za obravnavano zadevo treba presoditi pomembnost ugotovljene slušne podobnosti znakov, kolikor drugačna podobnost znakov ne bo ugotovljena, za zaključek o tem, ali obstoja verjetnost zmede v javnosti, vključno s povezovanjem prijavljene s prejšnjo znamko. Ker se prijavljeni znak in prejšnja znamka tožnika nanašata na pijače, te pa se lahko tržijo tudi tako, da potrošnik blaga ne vidi, pač pa se ga naroča, bi utegnil biti pri primerjavi zamenljive podobnosti znakov slušni vidik zelo pomemben.

Sicer pa so po presoji sodišča sploh zaključki toženke, ob ugotovljenih dejstvih, o delni slušni podobnosti znakov ter pomenski nepodobnosti znakov neprepričljivi. Po mnenju sodišča je tako pri ugotavljanju slušne podobnosti znakov, ker je beseda SMART v prejšnji znamki začetni in tako najbolj slišen del, kar ugotavlja tudi sama toženka, tej besedi treba priznati dominantnost, enako kot velja za prijavljeni znak, da je ta njegov besedni del dominantnejši od besede ACTIVE. Enako sodišče meni, da je tudi pri pomenski primerjavi znakov treba besedi SMART prejšnje znamke pripisati dominantnost (glede na drugo besedo v znaku, ki je opisovalna), enako kot tej besedi v prijavljenem znaku, in tej besedi pripisati, da daje vsakemu od znakov odločilen pomen, po katerem bo povprečni potrošnik dojel ter si zapomnil znak, saj je malo verjetno, da bi za vsakega od znakov iskal pomen ob upoštevanju celotnega besedila znakov ter ob ugotavljanju pomenskih konotacij med besednimi deli, ki niso očitne.

Izpodbijana odločba je v delu, ki se nanaša na ugotovitev, da v predmetni zadevi ni podana verjetnost povezovanja prijavljenega znaka s prejšnjo znamko, oprta na nepravilno ter nepopolno ugotovljeno dejansko stanje. Sodišče je zato tožbi ugodilo in izpodbijano odločbo na podlagi 2. točke 1. odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 119/08 odl. US, 107/09 odl. US, 62/2010, ZUS-1) odpravilo in zadevo vrnilo toženki v ponovni postopek. Toženka bo morala v ponovnem postopku postopati v skladu s 4. odstavkom citiranega člena. Pri primerjavi blaga, ki ga pokrivata prijavljena in prejšnja znamka, pa bo morala upoštevati vse relevantne dejavnike, ki karakterizirajo odnos med konkurirajočimi proizvodi, predvsem pa, kakšne vrste so, njihove končne uporabnike, način uporabe in ali so si proizvodi suplementarni ali komplementarni. Šele po tem bo toženka lahko zaključila, ali je podan uveljavljani zavrnilni razlog po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1. O stroškovnem zahtevku tožnika je sodišče odločilo na podlagi 3. odstavka 25. člena ZUS-1 ter na podlagi 2. odstavka 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu (Uradni list RS, št. 24/07), ki določa, da če je bila zadeva rešena na seji in je tožnika v postopku zastopal pooblaščenec, ki je odvetnik, se mu priznajo stroški v višini 350 EUR in v zvezi s 3. členom Tarife o pravnih storitvah B. d.o.o., Ljubljana (Uradni list RS, 92/03), ki določa, da se za ovrednotenje storitev po tej tarifi smiselno uporabljajo določila Odvetniške tarife. Glede na navedeno mora toženka tožniku povrniti stroške nastale v zvezi s pravnim zastopanjem v višini 350 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči po poteku 15 dni od vročitve te sodbe toženi stranki in tečejo do plačila.