Jedro

Dominanten del sestavljenega znaka mora prevladati nad vtisom celotnega znaka do te mere, da ostali sestavni deli postanejo nepomembni v okviru ustvarjenega vtisa. Prijavljeni znak je treba tudi v okviru pomenske analize primerjati kot celoto, ker ne vsebuje dominantnega dela, ob taki primerjavi pa je nesporno, da si primerjana znaka nista tudi pomensko podobna. Enako velja za fonetično primerjavo.

Izrek

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

Urad RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju tožena stranka) je z izpodbijano odločbo zavrnil ugovor tožeče stranke z dne 29. 1. 2010 zoper registracijo znamke ORTO MUZIQ GETAWAY št. Z-200970984. V obrazložitvi je primerjal prijavljeni znak ORTO MUZIQ GETAWAY z znamko vložnika ugovora ORTO. V okviru vizualne analize je ugotovil, da dominantnega dela ni mogoče določiti. Znaka kot celoti pa si nista podobna tako z vidika primerjave besedil znakov kot celoti, ki jo opredeljujejo likovno-grafični elementi. V okviru pomenske primerjave je ugotovil, da je beseda ORTO glede na slovar SKJ pridevniška beseda, glede na slengovski izraz pa pomeni tisto pravo stvar. Take izraze je v preteklosti Urad zavrnil (npr. MEGA). Vendar je poleg besede ORTO še MUZIQ, svoboden domišljijski zapis angleške besede MUSIC – glasba, ter GETAWAY slengovski izraz za besedo „zbežati“, „popihati“, kar skupaj z glasbo pomeni „pobeg – beg v glasbo“. Zveza MUZIQ GETAWAY – je domišljijska in neobičajna za prijavljene proizvode in zato ni opisovalna, kot navaja tožeča stranka v ugovoru. Kot celota ugotovi, da si pomensko nista podobni. Pomen besede orto je širok v smislu nečesa „tapravega“. ORTO MUZIQ GETAWAY pa bolj konkretno spominja na „orto pobeg v glasbo“ oziroma „tapravi pobeg v glasbo“. Tudi v okviru fonetične primerjave si besedi nista podobni. Besedo ORTO se izgovarja z „orto“, ORTO MUZIQ GETAWAY pa „orto muzik getevei“, ker brez presledka ni razloga, da bi poprečni potrošnik izgovarjal le prvi del znaka – ORTO. Kljub enaki prvi besedi sta torej znaka fonetično različna. Ker je tožena stranka ugotovila različnost tako vizualne kot fonetične in pomenske analize, je ugotovila, da ne obstaja verjetnost zmede v javnosti, vključno z verjetnostjo povezovanja s prejšnjo znamko ugovornika, tudi če bi bilo z znamkama označeno popolnoma enako ali podobno blago. V nadaljevanju je opravila tudi primerjavo blaga in storitev po kriterijih, ki jih je navedla. V zvezi z razlogom tožeče stranke – ugovornika po točkah c) in d) prvega odstavka 44. člena ZIL pa navaja, da je ugotovila, da ni izpolnjen pogoj enakosti ali podobnosti znamk, zato tudi ni verjetnosti povezovanja znamk, zmede na trgu oziroma oškodovanja in izkoriščanja ugleda, kar bi lahko škodilo interesom imetnika prejšnje znamke. Tako pogoji iz točk c) in d) prvega odstavka 44. člena ZIL niso izpolnjeni.

Tožeča stranka v tožbi navaja, da je tožena stranka naredila napačen sklep o nepodobnosti znakov. Ugotovila je, da v besedah ne more najti dominantnega znaka, vendar je beseda ORTO dominantna, saj stoji na prvem mestu, besedi MUZIQ in GETAWAY pa sta opisni vsaj za en del proizvodov. Prevelik poudarek je dala grafičnim elementom in celotnemu vtisu znamke. Znaka sta si v resnici podobna. Strinja se s pomenom besedne zveze MUZIQ GETAWAY „beg v glasbo“, kar posledično pomeni, da je ta besedna zveza opisna v odnosu do številnih prijavljenih izdelkov in storitev. Sama beseda GETAWAY pa asocira na znano video igrico The Getaway, zato ima opisni značaj tudi za prijavljene storitve in izdelke, ki se nanašajo na video igrice. Brezpredmetna je navedba, da je besedna zveza MUZIQ GETAWAY neobičajna in izvirna. V tej zvezi se sklicuje na odločbo T 38/06 (SUN – SUNPLUS). Beseda MUSIC je za izdelke in storitve povezane z glasbo šibko razlikovalna, kot izhaja iz odločb OHIM-a. Zato je lahko le beseda ORTO v znaku prijavitelja zmožna razlikovanja, ker pa obstaja predhodna znamka tožeče stranke pa je ni mogoče zavarovati. Sklicuje se na primer (MINISTREL MUSIC HALL – MINISTREL) in (ARISTO MUSIC – ARISTA). Gre za odločbi OHIM-a, ki sta uporabljivi, kljub temu, da je beseda MUSIC v obravnavanem primeru pisana z MUZIQ, ker se brez težav prepozna, da gre za glasbo. Pa tudi zapis besede je že uveljavljen na trgu npr. telefoni, spletna stran, založba. Nadalje izpodbija odločbo, ker je odločba presenečenje, ker je pred mesecem in pol pred izdajo izpodbijane odločbe tožena stranka zavrnila prijavo za zelo podobno znamko stranki z interesom ORTO MUZIQ GETAWAY, ker je ugotovila podobnost z znamko ORTO. Pri tej presoji je izhajala iz dejstva, da je beseda ORTO dominantna, MUZIQ GETAWAY pa pomensko navaja na glasbo in na ime računalniške igrice. Nadalje opozarja tudi na nepravilnosti pri ugotovljenih podobnostih pri izdelkih in storitvah. Meni tudi, da je nepravilno, ker se tožena stranka ni opredelila do ugovora po točki c) in d) prvega odstavka 44. člena ZIL, saj je standard podobnosti po b) drugačen kot po točkah c) in d). Predlaga, da sodišče odpravi izpodbijano odločbo in zavrne registracijo predlagane znamke oziroma podrejeno, da odpravi odločbo tožene stranke in zadevo vrne toženi stranki v ponovno odločanje ter zahteva povrnitev stroškov postopka.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo predlaga zavrnitev tožbe.

Stranka z interesom na tožbo ni odgovorila.

Tožba ni utemeljena.

Tožeča stranka je v postopku pred toženo stranko uveljavljala ugovor po točki b), c) in d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Tožena stranka je ugovor po vseh treh pravnih podlagah zavrnila.

V okviru obravnave ugovora po točki b) je med strankama sporna ugotovljena nepodobnost med prijavljenim znakom in znamko tožeče stranke, kar je bila podlaga za odločitev, da zavrnilni razlogi za prijavo znamke po točki b) niso podani. Po tej določbi se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetno zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Za obstoj zavrnilnih razlogov za registracijo znamke po zgoraj citirani zakonski določbi morata biti hkrati izpolnjena oba pogoja enakost oziroma podobnost prijavljenega znaka in registrirane znamke ter enakost oziroma podobnost blaga/storitev, na katere se nanašata prijavljeni znak in registrirana znamka, pri čemer mora biti ta podobnost takšna, da obstaja verjetnost zmede v javnosti, vključno z verjetnostjo povezovanja s prejšnjo znamko.

Tožeča stranka ugovarja zaključku, da si znaka nista podobna. Že v ugovoru je utemeljevala, da je pri prijavljenem znaku dominanti del ORTO, ki je enak njeni znamki. Tožena stranka ugovoru ni sledila in je ugotovila, da vizualna in pomenska analiza kažeta, da se v prijavljenem znaku ne more določiti dominantnega dela znaka (bolj razlikovalnega dela glede na celoto). V okviru obeh analiz je navedla tudi razloge, s katerimi se sodišče v celoti strinja in zavrača ugovor tožeče stranke, da grafični elementi prijavljene znamke in celoten vtis znamke kot sestavljene znamke nimajo pomena, kot ga je ocenila tožena stranka, torej da beseda „ORTO“ ne izstopa v vizualnem pogledu kot dominantna. Dominanten del sestavljenega znaka mora prevladati nad vtisom celotnega znaka do te mere, da ostali sestavni deli postanejo nepomembni v okviru ustvarjenega vtisa. Enako velja za rezultat pomenske analize. Sodišče soglaša s toženo stranko, da je trditev tožeče stranke, ki jo je podala v ugovoru, da naj bi bila beseda ORTO neopisovalna, besedna zveza MUZIQ GETAWAY pa opisovalna v povezavi z blagom/storitvami, brez tehtne obrazložitve. Sodišče soglaša z navedenimi pomeni, ki jih je tožena stranka navedla v obrazložitvi ter se ne strinja s tožbeno trditvijo, da je le beseda ORTO tudi v prijavljenem znaku zmožna razlikovanja, ker pa obstaja predhodna znamka tožeče stranke, pa registracija ni mogoča. Prijavljeni znak je treba tudi v okviru pomenske analize primerjati kot celoto, ker ne vsebuje dominantnega dela, ob taki primerjavi pa je nesporno, da si primerjana znaka nista tudi pomensko podobna. Enako velja za fonetično primerjavo. V celoti sodišče soglaša tudi z zaključkom in razlogi, ki jih je navedla tožena stranka, da si primerjana znaka po opravljenih analizah (ob predpostavki, da v prijavljenem znaku ni dominantnega dela), nista podobna. Konkretnih ugovorov zoper to primerjavo pa tožeča stranka tako nima.

Ker v prijavljenem znaku ni mogoče določiti dominantnega dela, v obravnavani zadevi ni podan dejanski stan kot v odločbah OHIM, na katere se tožeča stranka sklicuje. Razlog za drugačno razumevanje obravnavanega dejanskega stanja in pravnih zaključkov tožene stranke, tudi ni odločba tožene stranke, št. 31207-690/2009-16 z dne 1. 7. 2011, ki ni predmet presoje v tem upravnem sporu.

Nadalje tožeča stranka ugovarja nepravilnosti pri ugotovljenih podobnostih pri izdelkih in storitvah. Sodišče se v podrobno analizo ugovorov ne spušča in sledi razlogom tožene stranke. Meni pa, da ob ugotovljeni visoki stopnji nepodobnosti obeh znakov tudi morebitna nepravilno ugotovljena nepodobnost v sferi posameznega blaga/storitev ni relevantna, glede na materialno določbo točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. V ugovoru je tožeča stranka uveljavljala tudi zavrnilne razloge po točki c) in d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Po obeh uveljavljenih pravnih podlagah je eden izmed kumulativno določenih pogojev za zavrnitev registracije pogoj enakosti oziroma podobnosti primerjanih znakov. Sodišče soglaša s toženo stranko in razlogi, ki jih je ob primerjavi znakov navedla, ter njenim zaključkom, da znaka nista podobna. Zavrača ugovor tožeče stranke, da je standard podobnosti (v okviru primerjave znakov pri točki b) drugačen kot po točki c) in d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1). Tudi po točki c) in d) je za zavrnitev uvodoma zahtevana ugotovitev enakosti oziroma podobnosti znakov. V nadaljevanju pa je kumulativno potrebno izpolniti tudi ostale alternativne pogoje, ki se od točke b) razlikujejo.

Glede na navedeno je sodišče tožbo zavrnilo kot neutemeljeno na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1), ker je ugotovilo, da je bil postopek pred izdajo izpodbijane odločbe pravilen ter da je odločba pravilna in na zakonu utemeljena.

Zahtevo za povrnitev stroškov postopka je sodišče zavrnilo na podlagi četrtega odstavka 25. člena ZUS-1.